Överklagande ingett den 28 mars 2013 av Fercal — Consultadoria e Serviços L.da av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 24 januari 2013 i mål T-474/09, Fercal mot harmoniseringsbyrån — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

(Mål C-159/13 P)

2013/C 171/36

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Klagande: Fercal — Consultadoria e Serviços L.da (ombud: A.J. Rodrigues, advogado)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

Grunder och huvudargument

Det är ostridigt att det finns grafiska och fonetiska likheter mellan namnen JACKSON och JACSON. Jämförelsen av dessa ska därför göras med utgångspunkt i uttrycken JACKSON SHOES och JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Av artikel 4.1 b i rådets direktiv 89/104/EEG (1) av den 21 december 1988 framgår att det vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken är av avgörande betydelse hur genomsnittskonsumenten uppfattar varumärkena.

En genomsnittskonsument som gör en helhetsbedömning av kännetecken i fråga kan med lätthet se att det är fråga om två olika kännetecken av olika typ: ett varumärke och en firma — i detta fall genom att förkortning ”AB” har lagts till, vilken bidrar till att förhindra varje risk att genomsnittskonsumenten förväxlar detta med varumärket ”JACKSON SHOES”.

Detta är enligt klaganden av betydelse i målet, eftersom det i artikel 4.1 b i direktivet föreskrivs att genomsnittskonsumentens uppfattning av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.

Det är fråga om kännetecken med klart definierade och åtskilda funktioner. Ett varumärke är ett kännetecken som är ägnat att särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags (artikel 4 in fine i varumärkesförordningen) medan en firma identifierar ett företag så att det kan särskiljas från andra företag.

Användningen av liknande namn — som är gängse i olika länder — kan inte ge upphov till en förväxlingsrisk, när de kombineras med andra element och därigenom inte kan skapa osäkerhet hos genomsnittskonsumenten och således inte kan ge upphov till en illojal konkurrens genom att det uppstår en risk för förväxling mellan klagandens och motparternas varor.

Det är inte möjligt att tillerkänna (på grundval av endast en firma i Sverige) en exklusiv nyttjanderätt (i samtliga medlemsstater i Europeiska unionen) till ett namn som är allmänt använt i många andra länder inom EU, av tusentals personer och även av andra företag.

Motparten kan inte tillerkännas rätten att förhindra att klaganden registrerar, i klass 25, varumärket JACKSON SHOES, när det de facto har registrerats andra varumärken i klass 25 innehållande detta namn.

Dessutom har motparten medgett att de olika varumärken som klaganden angett och beskrivit samexisterat på marknaden. Motparten har aldrig ifrågasatt deras existens och har aldrig påstått att något av dem skulle kunna skapa en förväxlingsrisk hos genomsnittskonsumenten eller att de skulle vara oförenliga på något sätt.

Den som, som kännetecken, väljer ett element som har svag särskiljningsförmåga och som även återfinns i många andra kännetecken tillhöriga tredje man, kan inte förhindra att detta kännetecken (eller ett liknande) på nytt används av tredje man, i förening med andra element.

Det finns inget hinder mot en samexistens — som tvärtom redan föreligger — av kännetecken som innehåller liknande namn, under förutsättning att de skiljer sig åt vid en helhetsbedömning.

Klaganden har, tvärtemot vad motparten hävdat, styrkt att kännetecknet existerar och använts i kommersiell verksamhet inte bara inom hela gemenskapen utan även i länder i Nordamerika och Nordafrika. Bevisningen avser inte den ifrågasatta katalogen, som endast avfattats på modersmålet och därigenom har en geografisk begränsning, utan avser det förhållandet att kännetecknet använts på många olika språk genom presentationer på de viktigaste skomässorna i världen.

Gemenskapsvarumärket JACKSON SHOES kan inte förväxlas med firman JACSON OF SCANDIAVIA AB. Detta framgår redan av den omständigheten att de sedan lång tid existerar sida vid sida och av att ingen av parterna har påstått sig lida någon skada härav eller har påstått det råda konkurrens mellan produkterna i fråga. Det står även klart att en konsument som ställs inför kännetecknen med lätthet förstår att det är fråga om ett varumärke och en firma, dvs. två kännetecken som obestridligen är av olika typ.

Såsom konstaterats i domen och vitsordats av parterna finns det ingen förväxlingsrisk hos genomsnittskonsumenten när denne ställs inför båda kännetecknen på samma gång. De kan därför inte blandas samman och ”prövningen av varumärkenas likhet ska grunda sig på det helhetsintryck de åstadkommer” (se tribunalens dom av den 12 november 2009 i mål T-438/07, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV mot harmoniseringsbyrån — De Francesco Import (SpagO), (REG 2009, s. II-4115), punkt 23 och där angiven rättspraxis).

Av stor betydelse för ett korrekt avgörande i målet är även att motparten, harmoniseringsbyrån, tillåtit registrering av flera olika varumärken innehållande ordet ”JAKSON” som beteckning för skor. Den kan inte helt bortse från detta förhållande när den prövar en ansökan om registrering av ett nytt gemenskapsvarumärke innehållande samma (vanliga) namn ”JAKSON”.

Genom att bortse från detta förhållande har harmoniseringsbyrån gjort en godtycklig bedömning som strider mot likabehandlingsprincipen.

Det angripna avgörandet strider mot artiklarna 8.4 och 53.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

(1)  Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT 1989, L 40, s. 1).