Fercal — Consultadoria e Serviços, L.da28. märtsil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 24. jaanuari 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-474/09: Fercal versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

(Kohtuasi C-159/13 P)

2013/C 171/36

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Apellant: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (esindaja: advokaat A. J. Rodrigues)

Teine menetlusosaline: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Apellandi nõuded

Väited ja peamised argumendid

Ehkki on selge, et nimed JACKSON ja JACSON on kirjapildilt ja foneetiliselt sarnased, tuleb vastandatud tähiseid kõrvutada terviklikul kujul: JACKSON SHOES ja JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ (1) artikli 4 lõike 1 punktist b tuleneb, et kaubamärkide tajumine keskmise tarbija poolt on otsustava tähtsusega segiajamise tõenäosuse üldisel hindamisel.

Keskmine tarbija, kes hindab üldiselt vastandatud tähiseid, tajub hõlpsalt, et tegemist on kahe eri liiki eristava tähisega: üks kujutab endast kaubamärki ja teine ärinime — see on käesoleval juhul tingitud sellest, et ühele neist on lisatud lühend AB, mis aitab kaasa sellele, et on välistatud mis tahes võimalus, et kaubamärk „JACKSON SHOES” keskmist tarbijat eksitab.

Apellant on seisukohal, et see asjaolu on olulise tähtsusega, sest direktiivi 89/104/EMÜ artikli 4 lõike 1 punkt b sätestab, et kaubamärkide tajumine keskmise tarbija poolt on otsustava tähtsusega segiajamise tõenäosuse üldisel hindamisel.

Tegemist on tähistega, mille ülesanded on selgelt piiritletud ja väga erinevad: kaubamärk on tähis, mida kasutatakse ühe ettevõtja toodete ja teenuste eristamiseks teiste ettevõtjate toodetest ja teenustest (kaubamärgimääruse artikli 4 lõpp), samas kui ärinime kasutatakse teatud ettevõtja identifitseerimiseks viisil, mis võimaldab teda eristada ülejäänud ettevõtjatest.

Teiselt poolt ei tingi sarnaste nimede — mis on laialt levinud mitmes riigis — kasutamine segiajamise tõenäosust, kui neid kombineeritakse teiste elementidega nii, et need keskmist tarbijat ei eksita ega põhjusta ka ebalojaalset konkurentsi seeläbi, et apellandi ja teise tähise omaniku kaupu võidakse segi ajada.

Kasutamise ainuõiguse olemasolu ei saa tuvastada (Rootsis kasutatava lihtsa ärinime alusel ja kõiki Euroopa Liidu liikmesriike puudutavas!) nime alusel, mis on laialt levinud mitmes muus Euroopa Liidu liikmesriigis nii tuhandete füüsiliste isikute kui ka teiste ettevõtjate nimena.

Samuti ei saa tunnustada teise tähise omaniku õigust keelata apellandil registreerida kaubamärk JACKSON SHOES klassis 25, sest tegelikult on klassis 25 registreeritud juba muid sama nime sisaldavaid ühenduse kaubamärke.

Lisaks sellele on teise tähise omanik möönnud, et turul esinevad kõrvuti erinevad kaubamärgid, mida apellant nimetas ja kirjeldas; teise tähise omanik ei ole neid kaubamärke kunagi vaidlustanud ega ole nendega seoses kunagi väitnud, et mõni neist võiks eksitada keskmist tarbijat või et mõne sellise kaubamärgi ja tema tähise vahel esineks mingisugune vastuolu.

See, kes võtab eristava tähisena kasutusele elemendi, millel on nõrk eristusvõime ja mida on lisaks kasutatud paljudes muudes kolmandate isikute eristavates tähistes, ei saa keelata selle sama (või sarnase) tähise uut kasutamist kolmandate isikute poolt, kui see on kombineeritud muude elementidega.

Miski ei takista selliste eristavate tähiste kõrvuti esinemist, mis sisaldavad sarnaseid nimesid — see pealegi tegelikult juba nii ongi —, kui need on üksteisest terviklikul kujul eristatavad.

Vastupidi teise tähise omaniku väidetele on tõendatud, et apellant esitas arvukalt tõendeid oma olemasolu ja äritegevuse kohta mitte ainuüksi ühenduse piires, vaid ka Põhja-Ameerika ja Põhja-Aafrika riikides, ehkki ta ei teinud seda oma kataloogi abil (nagu teise tähise omanik), sest need koostatakse ühes keeles ning on seega geograafiliselt piiratud ulatusega, vaid mitmekeelsele tegevusele viidates, mis hõlmab osalemist kõige tähtsamatel jalatsimessidel maailmas.

Ühenduse kaubamärki JACKSON SHOES ei ole võimalik segi ajada ärinimega JACSON OF SCANDINAVIA AB seda enam, et need kaks tähist esinevad kõrvuti juba pikemat aega ja ükski pooltest ei ole viidanud sellisest kõrvuti esinemisest tulenevale kahjule ega vaidlustanud asjaolu, et tooted omavahel konkureerivad; lisaks sellele tuleb võtta arvesse asjaolu, et tarbija tajub vastandatavate tähiste puhul hõlpsalt, et tegemist on kaubamärgi ja ärinimega, st vaieldamatult kahe eri liiki eristava tähisega.

Lisaks sellele, nagu tuvastati kohtuotsuses ja nagu möönsid pooled, kui tarbija seisab silmitsi asjaomase kaubamärgi ja asjaomase ärinimega, ei ole nende kahe tähise segiajamine võimalik; sellele tuleb lisada, et „kaubamärkide sarnasuse kontrollimisel tuleb võtta arvesse nendest jäävat tervikmuljet” (vt Üldkohtu 12. novembri 2009. aasta otsus kohtuasjas T-438/07: Spa Monopole vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — De Francesco Import (SpagO), kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 23 ja seal viidatud kohtupraktika).

Teiselt poolt — ja see on käesoleva kohtuasja õige lahenduse seisukohast olulise tähtsusega — registreeris teine menetlusosaline käesolevas kohtumenetluses, st Siseturu Ühtlustamise Amet, mitu sõna „JAKSON” sisaldavat kaubamärki jalatsite tarvis, mistõttu ei saa ta sellisest tegelikkusest täielikult kõrvale vaadata, kui ta teeb otsuse uue, sama (tavalist) nime „JAKSON” sisaldava ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kohta.

Sellisest tegelikkusest kõrvale vaadates toimis Siseturu Ühtlustamise Amet omavoliliselt ning eiras võrdsuse põhimõtet.

Vaidlustatud kohtuotsusega rikutakse nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (2) artikli 8 lõikes 4 ja artikli 53 lõike 1 punktis c sätestatut.

(1)  Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

(2)  ELT L 78, lk 1.