Överklagande ingett den 24 november 2011 av Omnicare Inc. av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 9 september 2011 i mål T-289/09, Omnicare inc. mot byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Astellas Pharma GmbH

(Mål C-587/11 P)

(2012/C 25/76)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Omnicare Inc. (ombud: M. Edenborough QC)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Astellas Pharma GmbH

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska upphäva den överklagade domen, och besluta om att klaganden ska få ersättning för sina rättegångskostnader i båda instanser.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar en enda grund till stöd för sin talan. Tribunalen påstås felaktigt ha tillämpat artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 (1) (den nya förordningen). Målet rör en invändning från Astellas Pharma Gmbh (tidigare Yamanouchi Pharma GmbH) (invändande part) som grundade sig på den invändade partens tyska varumärkesregistrering nr 394 01 348 och ett påstående om att det förelåg risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i rådets förordning nr (EG) nr 40/94 (2) (den gamla förordningen) (men som är identisk med de relevanta delarna i den nya förordningen). Eftersom det äldre varumärket hade registreras mer än fem år innan invändningsförfarandet inleddes, var det nödvändigt för den invändande parten att visa att varumärket verkligen hade använts för att kunna använda det som grund för en invändning.

Det påstås att tribunalen felaktigt fann att det äldre varumärke till vilket den invändade parten hänvisade, rättsligt sett, verkligen hade använts. Det är utrett att varumärket i fråga verkligen hade använts i handeln av den invändande parten eller med dennes samtycke för de tjänster för vilket det var registrerat. Användningen rörde emellertid tjänster som tillhandahölls gratis. Sådan användning kan, enligt lag, inte åberopas i syfte att visa att varumärket verkligen har använts. Denna fråga har behandlats i rättspraxis som, enligt klaganden, a) tribunalen har tillämpat felaktigt och som b) i vart fall är inkonsekvent. Det ankommer därför på domstolen att fastställa de rättsliga konsekvenserna av dessa faktiska omständigheter.

(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1).