Recurso interposto em 24 de novembro de 2011 pela Omnicare, Inc. do acórdão proferido pelo Tribunal Geral (Primeira Secção) em 9 de setembro de 2011 no processo T-289/09, Omnicare, Inc./Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), Astellas Pharma GmbH

(Processo C-587/11 P)

(2012/C 25/76)

Língua do processo: inglês

Partes

Recorrente: Omnicare, Inc. (representante: M. Edenborough QC)

Outras partes no processo: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), Astellas Pharma GmbH

Pedidos da recorrente

A recorrente pede que o Tribunal de Justiça se digne anular o acórdão recorrido. Além disso, a recorrente pede que o recorrido seja condenado nas despesas efetuadas tanto neste recurso como no processo no Tribunal Geral.

Fundamentos e principais argumentos

A recorrente invoca apenas um fundamento, a saber, que o Tribunal Geral aplicou erradamente o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho (1) (a seguir «novo regulamento»). O presente processo é relativo a uma oposição deduzida pela Astellas Pharma GmbH (antiga Yamanouchi Pharma GmbH) (a seguir «oponente») com base no registo da sua marca alemã n.o 394 01348 e na alegação da existência de um risco de confusão nos termos do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho (2) (a seguir «antigo regulamento») (cujas disposições pertinentes são, todavia, idênticas às do novo regulamento). Uma vez que a marca anterior tinha sido registada há mais de cinco anos antes da dedução da oposição, a oponente devia provar que a marca tinha sido objeto de uma utilização séria de forma a poder invocá-la como fundamento da oposição.

A recorrente alega que o Tribunal Geral declarou erradamente que a marca anterior invocada pela oponente foi objeto de uma utilização séria, em conformidade com a lei. É pacífico que a marca em questão foi efetivamente utilizada no quadro de operações comerciais pela oponente, ou com o seu consentimento, em relação aos serviços para os quais foi registada. Todavia, essa utilização correspondia à prestação de serviços a título gratuito. Assim, à face da lei, essa utilização não pode ser invocada para demonstrar que a marca foi objeto de uma utilização séria. Este aspeto foi objeto de jurisprudência que, segundo a recorrente, (a) foi erradamente aplicada pelo Tribunal Geral e (b) é, em todo o caso, contraditória. Por conseguinte, a questão das consequências jurídicas a retirar destes factos deve ser resolvida pelo Tribunal de Justiça.

(1)  Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária

OJ L 78, p. 1

(2)  Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária

OJ L 11, p. 1