1)

Annullare la sentenza del Tribunale 29 settembre 2011, nella causa T-415/09 e

2.

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.

—

La presa in considerazione di prove supplementari relative all’utilizzazione presentate dopo la scadenza del termine stabilito dall’Ufficio per presentare tali prove integra una violazione degli articoli 42, nn. 2 e 3, 76, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario (RMC) (1) (già articoli 43, nn. 2 e 3, 74, n. 2, del RMC) e della Regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario (REMC).

—

La produzione di prove che dimostrino un’effettiva utilizzazione del marchio su cui si fonda l'opposizione è soggetta unicamente alla Regola 22, n. 2, del REMC. La formulazione di tale Regola non conferisce discrezionalità. Pertanto, l’articolo 76, n. 2, del RMC non trova applicazione. Nel caso in cui l’utilizzazione effettiva del marchio non sia stata dimostrata entro i termini stabiliti dall’Ufficio ai sensi della regola 22, n. 2, prima frase, del REMC, l’opposizione deve essere respinta.

—

Di conseguenza, qualora l’Ufficio inviti l’opponente a presentare osservazioni per replicare agli argomenti del richiedente relativi alla prova dell’utilizzo presentata, in conformità all’articolo 75 del RMC e alla Regola 20, n. 4, del REMC, l’opponente può presentare le sue osservazioni. Tuttavia, non possono essere prese in considerazione ulteriori prove dell’utilizzo se presentate dopo la scadenza del termine. Tenendo conto delle prove prodotte tardivamente, esso ha violato l’articolo 42, nn. 2 e 3, del RMC e la Regola 22, n. 2, del REMC.

—

La mera presentazione di osservazioni da parte del richiedente in cui egli lamenta l’insufficienza delle prove presentate nei termini non giustifica che siano assunte ulteriori prove dell’utilizzazione.

—

Anche se si considerasse applicabile l’articolo 76, n. 2 del RMC per quanto riguarda la prova supplementare dell’utilizzo prodotta dopo la scadenza del termine previsto dalla Regola 22, n. 2, del REMC, nella causa in esame sono stati violati gli articoli 42, nn. 2 e 3, 76, n. 2, del RMC e la Regola 22, n. 2, del REMC.

—

Le prove presentate successivamente non costituiscono prove supplementari. Affinché si tratti di una prova supplementare è necessario che la prova prodotta entro il primo termine dimostri l’utilizzazione effettiva del marchio oggetto di opposizione e che la prova presentata successivamente si limiti a corroborare i fatti già dimostrati. Il Tribunale ha pertanto violato l’articolo 76, n. 2, del RMC, autorizzando l’applicazione di tale disposizione nel procedimento di ricorso.

—

Si è verificato un abuso della discrezionalità conferita dall’articolo 76, n. 2, del RMC. L’Ufficio ha abusato della propria discrezionalità già per il fatto di aver preso in considerazione la circostanza che la presentazione di ulteriori esempi di utilizzazione era necessaria per l’opponente. La circostanza che la presentazione di prove supplementari sia o meno necessaria per una parte del procedimento non è un fattore di cui il convenuto deve tener conto. Tale questione deve essere risolta dalla parte interessata per proprio conto. Inoltre, l’Ufficio non ha preso in considerazione altre circostanze. Esso non ha neppure considerato il valore del materiale prodotto in prima battuta. Il Tribunale ha violato il diritto applicabile dichiarando che non si è verificato alcun abuso della discrezionalità.