Recurso de casación interpuesto el 27 de julio de 2012 por Harald Wohlfahrt contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 16 de mayo de 2012 en el asunto T-580/10, Harald Wohlfahrt/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-357/12 P)

2012/C 287/55

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Harald Wohlfahrt (representantes: M. Loschelder y V. Schoene, Rechtsanwälte)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), Ferrero SpA

Pretensiones de la parte recurrente

Motivos y principales alegaciones

La OAMI y el Tribunal General deniegan el registro de la marca «Kindertraum» para productos de las clases 16 y 28, solicitada por el demandante y ahora recurrente, porque la coadyuvante de la demandada, titular de la marca denominativa italiana anterior «kinder», entre otros para productos de las referidas clases, había formulado oposición.

El recurrente invoca tres motivos:

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento no 207/2009  (1)

Alega que el Tribunal General consideró que no resulta decisivo si, en el momento de recaer la resolución sobre la oposición, se usa la marca invocada en oposición registrada hace 8 años o no. Según el artículo 42, apartado 3, en relación con el artículo 42, apartado 2, del Reglamento no 207/2009, únicamente ha de demostrarse el uso de la marca invocada en oposición, si lleva 5 años registrada en el momento de publicación de la solicitud de la marca comunitaria. El recurrente entiende que existe una contradicción con la finalidad de la obligación de uso, con la que se pretende garantizar que, una vez transcurrido el plazo de protección de cinco años, no se puedan basar derechos en marcas anteriores en desuso. A diferencia de lo que considera el Tribunal General, la laguna existente en el artículo 42 del Reglamento no 207/2009 ha de colmarse mediante una interpretación teleológica, teniendo en cuenta las disposiciones del Derecho de marcas alemán o italiano. Asimismo, en el artículo 42 del Reglamento no 207/2009 ha de atenderse a la situación de uso en el momento en que se pone fin al procedimiento de oposición.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 75, segunda frase, del Reglamento no 207/2009, carácter abusivo del Derecho de la marca invocada en oposición

El recurrente invoca que la Sala de Recurso no había considerado la alegación del demandante de que la solicitud de la marca italiana invocada en oposición constituye un abuso de Derecho. El recurrente imputa al Tribunal General no haber admitido indebidamente la objeción de abuso de Derecho. Dicha objeción es parte del Derecho comunitario y, por lo tanto, del Derecho de marcas comunitario. En el presente asunto es aplicable, habida cuenta de que el comportamiento de la opositora en lo que a la solicitud respecta tiene por objeto evitar de modo general, mediante marcas en desuso, el uso de la palabra «kinder» sin que exista ningún interés económico digno de protección que lo exija.

Tercer motivo, basado en la aplicación errónea del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009

El recurrente alega que el Tribunal General afirmó erróneamente que existe riesgo de confusión entre la marca de la coadyuvante invocada en oposición y la marca solicitada. En primer lugar, el Tribunal General hizo una valoración errónea de las alegaciones del demandante y entendió erróneamente que éste no se había opuesto a la declaración de la Sala de Recurso de que las marcas controvertidas eran similares. En realidad, sí lo hizo. Las marcas no son similares, puesto que el componente «kinder» en la marca invocada en oposición presenta, a lo sumo, un escaso carácter distintivo.

(1)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).