Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2011 Omnicare, Inc. proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 9. září 2011 ve věci T-289/09, Omnicare, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Astellas Pharma GmbH

(Věc C-587/11 P)

(2012/C 25/76)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Omnicare, Inc. (zástupce: M. Edenborough QC)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Astellas Pharma GmbH

Návrhová žádání účastnice podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky)

Navrhovatelka se domáhá zrušení napadeného rozsudku. Krom toho požaduje, aby jí byly uhrazeny náklady tohoto řízení o kasačním opravném prostředku a řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka vznáší jediný důvod kasačního opravného prostředku, a to že Tribunál nesprávně uplatnil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 (1) (dále jen („nové nařízení“). Věc se týká námitek podaných společností Astellas Pharma GmbH (dříve Yamanouchi Pharma GmbH) (dále jen „odpůrkyně“) vycházejících ze zápisu německé ochranné známky č. 394 01 348, jejíž majitelkou je odpůrkyně, a tvrzení o existenci nebezpečí záměny podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 (2) (dále jen „staré nařízení“) (ale které je, pokud jde o relevantní části, s novým nařízením totožné). Vzhledem k tomu, že starší ochranná známka byla zapsána více než pět let před podáním námitek, bylo nutné, aby odpůrkyně prokázala, že ochranná známka byla skutečně užívána, aby mohla být důvodem pro námitky.

Navrhovatelka tvrdí, že Tribunál nesprávně rozhodl, že starší ochranná známka, které se odpůrkyně dovolávala, byla po právní stránce skutečně užívána. Je sice nesporné, že dotčená ochranná známka byla skutečně užívána v obchodním styku nebo se souhlasem odpůrce pro služby, pro které byla zapsána. Toto užívání se však týkalo služeb, které byly poskytovány bezplatně. Takového užívání se tudíž nelze právoplatně dovolávat za účelem prokázání, že ochranná znána byla skutečně užívána. Tato otázka byla předmětem judikatury, kterou podle názoru navrhovatelky a) Tribunál nesprávně použil a která b) je s jeho rozhodnutím v rozporu. Právní následky, jenž je třeba za takových skutkových okolností vyvodit, musí posoudit Soudní dvůr.

(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146)