1. 

Court of Appeal (England & Wales) s tem predlogom za sprejetje predhodne odločbe postavlja Sodišču vprašanja, ki se nanašajo na razlago člena 5 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ( 2 ) in člena 3a(1) Direktive Sveta 84/450/EGS z dne o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju, ( 3 ) kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne . ( 4 )

2.

V členu 5 Direktive 89/104, ( 5 ) naslovljenem „Pravice iz znamke“, je določeno:

„1.   Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

2.   Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3.   Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

[…]“.

3.

V členu 6(1) Direktive 89/104, naslovljenem „Omejitev učinkov znamke“, je določeno, da „[z]namka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu:

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.“

4.

Z Direktivo št. 97/55 je bila Direktiva št. 84/450, ki se je sprva nanašala le na zavajajoče oglaševanje, dopolnjena z več določbami s področja primerjalnega oglaševanja.

5.

V členu 2, točka 2a, Direktive 84/450, kot je bila spremenjena z Direktivo 97/55 (v nadaljevanju: Direktiva 84/450), ( 6 ) je opredeljeno, da pomeni v tej direktivi „primerjalno oglaševanje […] vsako oglaševanje, ki izrecno ali z nakazovanjem določa identiteto konkurenta ali blaga oziroma storitev, ki jih ponuja konkurent“.

6.

V členu 3a(1) Direktive 84/450 je določeno:

„Kar zadeva primerjavo, se dovoli primerjalno oglaševanje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

[…]

[…]

7.

L’Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie in Laboratoires Garnier & Cie (v nadaljevanju za vse: družba L’Oréal) so družbe skupine L’Oréal, ki se med drugim ukvarja tudi s proizvodnjo in trženjem luksuznih parfumov.

8.

Družba L’Oréal je predvsem imetnica naslednjih nacionalnih (britanskih) in mednarodnih blagovnih znamk ter znamk Skupnosti, registriranih za parfume in druge dišave:

9.

Bellure NV, družba belgijskega prava, je v letih 1996 in 2001 na evropskih trgih začela tržiti parfume iz serij Creation Lamis ter Dorall, ki so bili za njen račun in po njenih navodilih glede dizajna proizvedeni v državi nečlanici. Družba Starion International Ltd (v nadaljevanju: družba Starion) je te parfume nabavljala pri družbi Bellure in jih distribuirala grosistom ali diskontnim trgovinam v Združenem kraljestvu. Družba Starion je v tej državi opravljala tudi distribucijo parfumov iz serije Stitch. Družba Malaika Investments Ltd, ki je poslovala pod trgovskim imenom Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (v nadaljevanju: družba Malaika), je v Združenem kraljestvu opravljala grosistično prodajo parfumov iz serije Creation Lamis, ki jih je zanjo dobavljala družba Starion. Parfumi iz navedenih treh serij so posnemali vonje uveljavljenih parfumov, v maloprodaji pa so bili prodani po izjemno nizkih cenah (manj kot 4 GBP).

10.

Družbi Starion in Malaika sta pri trženju teh parfumov v Združenem kraljestvu uporabljali in svojim trgovcem pošiljali primerjalne sezname, iz katerih je bilo razvidno, kateremu izmed luksuznih parfumov, določenih z njihovo besedno blagovno znamko, so glede na vonj podobni posamezni parfumi, ki sta jih tržili (v nadaljevanju: primerjalni seznami). V teh seznamih so bile navedene tudi besedne znamke Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs in Noa Noa družbe L’Oréal.

11.

Poleg tega so bili štirje parfumi iz serije Creation Lamis in en parfum iz serije Dorall v prodaji v stekleničkah ter škatlicah, ki so bile na splošno podobne stekleničkam in škatlicam parfumov Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs ali Noa, čeprav ni sporno, da ta podobnost ni bila tolikšna, da bi lahko trgovce ali potrošnike zavajala glede izvora proizvoda.

12.

Družba L’Oréal je pri High Court of Justice (England & Wales) vložila tožbo zaradi kršitev blagovne znamke proti, med drugimi, družbam Bellure, Starion in Malaika. Zatrjevala je, prvič, da sta družbi Starion in Malaika, s tem, da sta uporabljali primerjalne sezname, kršili pravice, ki izhajajo iz njenih besednih znamk Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs in Noa Noa, ter iz besednih in slikovnih znamk Noa, kar je v nasprotju s členom 10(1) Trade Mark Act 1994 (v nadaljevanju: TMA), s katerim je bil v notranji pravni red prenesen člen 5(1)(a) Direktive 89/104. Drugič, družba L’Oréal je trdila, da je imitacija imen, stekleničk in škatlic njenih parfumov Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs in Noa ter prodaja parfumov v takih stekleničkah in škatlicah kršitev pravic, ki izhajajo zlasti iz njenih besednih znamk Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs in Noa Noa ter znamk stekleničke in škatlice Trésor in Miracle, kar je v nasprotju s členom 10(3) TMA, s katerim je bil v notranji pravni red prenesen člen 5(2) Direktive 89/104.

13.

High Court je ugodilo zahtevku v zvezi z uporabo primerjalnih seznamov, ki je temeljil na členu 10(1) TMA, medtem ko je zahtevku, ki je temeljil na členu 10(3) TMA, ugodilo le deloma, saj je ugotovilo, da sta bili kršeni le znamka škatlice Trésor in znamka stekleničke Miracle.

14.

Družbi Starion in Malaika (v nadaljevanju: družbi pritožnici) sta se zoper odločbo High Court pritožili na Court of Appeal. Družba L’Oréal pa je vložila nasprotno pritožbo in temu sodišču predlagala, naj ugotovi, da so bile kršene besedni znamki Trésor ter Miracle, znamka stekleničke Trésor in znamka škatlice Miracle.

15.

Court of Appeal je nasprotno pritožbo, ki jo je vložila družba L’Oréal, zavrnilo in ugotovilo, da je treba za rešitev spora v preostalem delu Sodišču v predhodno odločanje predložiti ta vprašanja:

16.

Predložitveno sodišče je zato, ker je menilo, da so zadevni primerjalni seznami primerjalno oglaševanje v smislu Direktive 84/450, pojasnilo, da so prva štiri vprašanja postavljena, da bi na podlagi odgovorov nanje lahko presodilo o dopustnosti uporabe besednih znamk družbe L’Oréal v primerjalnih seznamih družb pritožnic.

17.

Peto vprašanje za predhodno odločanje pa je pomembno za presojo, ali je dopustna njuna uporaba stekleničk in škatlic, podobnih tistim, ki so zaščitene z znamko škatlice Trésor ter znamko stekleničke Miracle.

18.

Prva štiri vprašanja za predhodno odločanje se vsa nanašajo na oglaševalčevo uporabo znamke drugega v primerjalnem oglaševanju, pri katerem gre zlasti za primerjalne sezname, kot so zadevni. V teh okoliščinah je znamka drugega uporabljena za določitev proizvodov, čeprav ne tistih, ki jih oglašuje oglaševalec, temveč proizvodov imetnika znamke.

19.

Predložitveno sodišče meni, da je razdeljevanje takih primerjalnih seznamov trgovcem oglaševanje v skladu s členom 2(1) Direktive 84/450. Dejansko gre za sporočilo, ki se razširja pri opravljanju trgovske dejavnosti z namenom pospeševanja dobave blaga.

20.

Navedeno sodišče, kot sem poudaril zgoraj, poleg tega meni, da gre pri tem oglaševanju za primerjalno oglaševanje v skladu s členom 2, točka 2a, iste direktive, to je za pojem, pri opredelitvi katerega je med drugim zahtevan obstoj konkurenčnega odnosa med oglaševalcem in podjetjem, katerega identiteta (ali identiteta njegovega blaga ali storitev) je določena v oglasnem sporočilu. Prvo vprašanje za predhodno odločanje, ki ni osredotočeno na določbe Direktive 84/450, se nanaša na uporabo znamke, katere imetnik je „konkurent“.

21.

Iz ugotovitev tega sodišča glede dejanskega stanja dejansko izhaja, da „proizvodi strank med seboj niso konkurenčni, saj spadajo v različna cenovne in tržne sektorje“. ( 7 ) Ta sklep po mojem mnenju ne preprečuje ugotovitve, da gre v obravnavanem primeru za primerjalno oglaševanje v skladu s členom 2, točka 2a, Direktive 84/450, če upoštevamo širok obseg, ki ga je treba priznati konkurenčnemu odnosu, katerega obstoj je zahtevan v tej določbi. V zvezi s tem naj le napotim na ugotovitve, ki sem jih navedel v točkah od 63 do 90 sklepnih predlogov, predstavljenih v zadevi De Landtsheer Emmanuel, ( 8 ) in na točke od 32 do 42 sodbe, ki je bila izdana v tem postopku, ( 9 ) ter poudarim zlasti, da so v teh okoliščinah pomembni tudi položaji potencialne konkurence in možnosti za razvoj sedanjega stanja na trgu ter obstoječih potrošniških navad. Poleg tega, kot je pravilno poudarila družba L’Oréal, je treba upoštevati tudi konkurenčni odnos, ki obstaja le na vmesni ravni distribucijske verige (na primer na ravni prodaje na debelo). Morebitna podrobnejša preučitev vprašanja v zvezi z obstojem v tem primeru konkurenčnega odnosa, zahtevanega v navedeni določbi, pa bo – ob upoštevanju meril za razlago, določenih v navedeni sodbi – naloga predložitvenega sodišča.

22.

Ob pomanjkanju dejavnikov, ki bi očitno dokazovali nasprotno, se je torej treba za namene tega postopka opreti na izhodišče predložitvenega sodišča, ki meni, da so zadevni primerjalni seznami primerjalno oglaševanje v skladu s členom 2, točka 2a, Direktive 84/450, zato ni mogoče dvomiti o dopustnosti tretjega in četrtega vprašanja za predhodno odločanje s stališča njune uporabnosti glede na predmet spora, o katerem mora odločiti nacionalno sodišče.

23.

Da bi lahko odgovorili na obravnavana štiri vprašanja za predhodno odločanje in zlasti na prvi dve, je treba predhodno določiti, kako so – glede na nasprotujoči si potrebi po varstvu blagovne znamke in po olajšanju uporabe primerjalnega oglaševanja – med seboj usklajene določbe o varstvu blagovnih znamk, vsebovane po eni strani v Direktivi 89/104, zlasti v členih 5 in 6, in po drugi strani v Direktivi 84/450, zlasti v členu 3a(1).

24.

V zvezi s tem je Sodišče oblikovalo nekaj pomembnih pojasnil v pred kratkim izdani sodbi v zadevi O2. ( 10 ) Natančneje, opozorilo je na to, da:

25.

Oglaševalec se torej lahko utemeljeno sklicuje na izpolnjevanje teh pogojev v obrambi zoper tožbo, ki temelji na nacionalnih določbah, sprejetih za izvajanje člena 5(1) ali (2) Direktive 89/104. V zvezi s tem menim, da ni niti pravilna niti potrebna razlaga, ki je predlagana v predložitveni odločbi in s katero soglaša družba L’Oréal, da ugotovitev o izpolnjevanju navedenih pogojev omogoča le sklep, da je uporaba registrirane blagovne znamke (v nadaljevanju, na kratko: znamka) drugega v primerjalnem oglaševanju dovoljena na podlagi člena 6(1) Direktive 89/104. Lahko bi sicer trdili, da je taka uporaba, ki izpolnjuje pogoje iz člena 3a Direktive 84/450, „v skladu z dobrimi poslovnimi običaji“ vendar je treba upoštevati, da je v določbah o omejitvi učinkov znamke iz člena 6(1) Direktive 89/104 predvideno tudi, da mora biti izpolnjen eden izmed pogojev, naštetih v točkah od (a) do (c) tega člena. Zdi se mi, da v obravnavanem primeru ni izpolnjen noben izmed teh pogojev, zato je lahko razlog za nasprotovanje tožbi, ki temelji na izpolnjevanju pogojev iz člena 3a(1) Direktive 84/450, „gostujoči“ element Direktive 89/104. Strinjam se zlasti s stališčem, ki ga je na obravnavi predstavil zastopnik Komisije, v skladu s katerim se člen 6(1)(b) nanaša le na uporabo tistih sestavin znamke, ki opisujejo eno izmed lastnosti proizvoda ali storitve, naštetih v določbi (opisne „označbe“). Zdi se mi, da ga potrjuje tudi sodba v zadevi adidas in Adidas Benelux, v kateri je navedeno, da je „[n]amen člena 6(1)(b) Direktive […] ohraniti možnost, da vsi gospodarski subjekti uporabljajo opisne označbe“, in da „je ta določba torej izraz zahteve po razpoložljivosti“. ( 13 ) Izpolnjevanje pogojev dopustnosti iz člena 3a(1) Direktive 84/450 je torej po mojem mnenju veljaven in samostojen razlog, naveden v obrambo, ki se prišteva k razlogom iz členov 6 in 7(1) Direktive 89/104 ter ki lahko uspešno nasprotuje zahtevkom tožbe proti primerjalnemu oglaševanju, utemeljene na nacionalnih določbah, s katerimi je v notranji red prenesen člen 5(1) ali (2) Direktive 89/104.

26.

Ker torej uporaba znaka, ki je enak ali podoben znamki konkurenta, ni izvzeta s področja uporabe člena 5(1) Direktive 89/104 le zato, ker gre za uporabo v primerjalnem oglaševanju, temveč je lahko – pod določenimi pogoji – prepovedana na podlagi zgoraj navedene določbe, je treba na prvi dve vprašanji za predhodno odločanje odgovoriti prav na podlagi preučitve teh pogojev in ob upoštevanju dejavnikov, navedenih v vprašanjih.

27.

Kot je poudarilo predložitveno sodišče, je bilo Sodišču prvo vprašanje za predhodno odločanje že zastavljeno prav z njegovim predlogom za sprejetje predhodne odločbe, o katerem je bilo odločeno s sodbo O2. V primeru, ki je bil temelj tistega predloga, je predložitveno sodišče ugotovilo, da je bila lastnost, ki je bila predmet primerjave med storitvami (mobilne telefonije) oglaševalca in storitvami imetnika znamke, ki jo je oglaševalec uporabil v primerjalnem oglaševanju, cena, v obravnavanem primeru pa je ugotovilo, da je lastnost, ki je predmet primerjave, vonj (parfumov).

28.

Druga razlika med dejanskima stanjema je ta, da so se v zadevi O2 očitki tožnice v postopku pred nacionalnim sodiščem nanašali na oglaševalčevo uporabo znaka, ki ni bil enak, temveč podoben znamki konkurenta, medtem ko so bile storitve prvega in drugega, ki so bile predstavljene v oglasu, enake. Zato je Sodišče v sodbi O2 na prvo vprašanje za predhodno odločanje, ki je bilo v bistvu oblikovano enako kot prvo vprašanje v tem postopku, odgovorilo tako, da je razložilo le točko (b) člena 5(1) Direktive 89/104, saj je menilo, da razlaga točke (a) tega istega člena ni potrebna. V obravnavanem primeru pa je v postopku pred nacionalnim sodiščem s tožbo proti primerjalnim seznamom, ki jih uporabljata družbi pritožnici, oglaševalcu očitano, da je uporabil znak, ki je enak znamki drugega, in sicer za proizvode, ki so enaki ( 14 ) tistim, označenim s to znamko.

29.

Posledično je treba prvo vprašanje, obravnavano v tem postopku, v katerem je naveden celoten člen 5(1) Direktive 89/104, razumeti tako, da predložitveno sodišče sprašuje, ali je treba točko (a) te določbe razlagati tako, da ima imetnik znamke pravico tretji osebi prepovedati, da v primerjalnem oglaševanju uporabi znak, ki je enak tej znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki proizvodom ali storitvam, za katere je bila znamka registrirana, tudi takrat, kadar ta uporaba ne povzroča zmede v javnosti glede izvora zadevnih proizvodov ali storitev.

30.

Po drugi strani predložitveno sodišče z drugim vprašanjem za predhodno odločanje izrecno prosi le za razlago točke (a) člena 5(1) Direktive 89/104, da bi izvedelo, ali lahko na podlagi te točke imetnik ugledne znamke tretji osebi prepove, da pri trženju, zlasti v primerjalnem oglaševanju, uporabi znak, ki je enak tej znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je bila znamka registrirana, tudi takrat, kadar ta uporaba – čeprav je pomembna za promocijo proizvodov tretje osebe – ne povzroča zmede v javnosti glede izvora zadevnih proizvodov ali storitev, ne vpliva na prodajo proizvodov ali storitev, označenih z navedeno znamko, in na noben način ne oškoduje ugleda znamke.

31.

V skladu s sodno prakso Sodišča mora biti obstoj tveganja zmede v javnosti glede izvora izdelkov ali storitev, to je verjetnosti, da bo javnost verjela, da proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali morda iz gospodarsko povezanih podjetij, obvezno izkazan, da lahko štejemo, da je uporaba znaka, ki je enak ali podoben tuji znamki, prepovedana na podlagi člena 5(1)(b) Direktive 89/104. Povedano drugače, prepoved iz tega člena velja le, kadar obstaja tveganje, da bo zadevna raba škodovala bistveni nalogi znamke, ki je prav v tem, da potrošnikom zagotavlja izvor proizvodov ali storitev. ( 15 )

32.

Ali velja enak sklep tudi v zvezi s prepovedjo, določeno v členu 5(1)(a) navedene direktive?

33.

Komisija na to vprašanje – na katerega je treba, kot navajata družbi pritožnici, na podlagi sodbe O2 odgovoriti ne glede na možnost, da se proti zadevni prepovedi v obrambo uveljavlja razloge, utemeljene na členu 6 Direktive 89/104 ali na členu 3a(1) Direktive 84/450 – odgovarja pritrdilno. Po njenem mnenju je namen člena 5(1) Direktive 89/104, upoštevanega v celoti, zagotoviti varstvo bistvene naloge znamke, ki je, kot že navedeno, javnosti zagotavljati identiteto izvora proizvodov, označenih s to znamko. Komisija se v podporo temu stališču sklicuje zlasti na sodbe v zadevah Arsenal, Anheuser-Busch in Adam Opel. ( 16 ) Na prvo vprašanje za predhodno odločanje bi bilo torej treba odgovoriti nikalno. Enakega mnenja sta tudi družbi pritožnici.

34.

Družba L’Oréal in francoska vlada pa na prvo vprašanje za predhodno odločanje predlagata pritrdilen odgovor, pri čemer poudarjata, da namen člena 5(1)(a) Direktive 89/104 ni le varstvo naloge znamke, da javnosti zagotavlja identiteto izvora proizvodov, označenih z znamko, temveč tudi varstvo drugih njenih nalog. V zvezi s tem se sklicujeta na deseto uvodno izjavo te direktive in na zgoraj navedene sodbe Arsenal, Anheuser-Busch in Adam Opel. Družba L’Oréal trdi, da navedena določba varuje zlasti „naloge sporočanja“ znamke, kot naj bi izhajalo iz sodb Sodišča v zadevah Parfums Christian Dior ( 17 ) ter Boehringer Inghelheim in drugi ( 18 ) ter iz sodbe „VIPS“ Sodišča prve stopnje. ( 19 ) Tudi francoska vlada, ki poudarja nalogo znamke, „da njenemu imetniku omogoča nadzor in varstvo podobe njegove znamke pri potrošnikih“, se sklicuje na sodbo Parfums Christian Dior, v kateri naj bi bila ta naloga priznana prav z zvezi z uglednimi znamkami, ki označujejo luksuzne parfume.

35.

Spomnim naj, da je v skladu z deveto uvodno izjavo Direktive 89/104 „za zagotovitev prostega pretoka blaga in storitev bistvenega pomena zagotoviti, da registrirane znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo“, in da „to ne sme preprečiti državam članicam, da po lastni izbiri določijo večji obseg varstva blagovnim znamkam, ki imajo ugled“.

36.

Glede prve trditve je treba ugotoviti, da izhaja obseg usklajenega varstva blagovnih znamk, ki ga določa Direktiva 89/104, predvsem iz njenega člena 5(1) in (3) ter iz omejitev, določenih v členih 6 in 7 te direktive.

37.

V zvezi z drugo trditvijo pa člen 5(2) direktive državam članicam dopušča, da uglednim znamkam zagotovijo večje varstvo od tistega, določenega v členu 5(1). V nasprotju s to določbo namreč člen 5(2) državam članicam ne nalaga, naj v svoj pravni red prenesejo ureditev v zvezi z varstvom, ki ga določa, temveč se omejuje na to, da jim dopušča možnost uvedbe takega varstva. Če je torej država članica to možnost izkoristila, ugledne znamke na njenem ozemlju uživajo tako varstvo, določeno v členu 5(1), kot varstvo, ki izhaja iz člena 5(2) direktive. ( 20 )

38.

V zvezi z varstvom, ki ga je treba obvezno zagotoviti blagovni znamki na podlagi člena 5(1) Direktive 89/104, gotovo ni osamljeno stališče Komisije, v skladu s katerim je namen te določbe zavarovati le nalogo znamke kot označbe izvora. V deseti uvodni izjavi Direktive 89/104, ki na splošno obravnava „varstvo, ki ga zagotovi registrirana znamka“, je navedeno – pri čemer se očitno ne nanaša le na primere podobnosti med znamko in znakom ter blagom ali storitvami – da „verjetnost zmede […] pomeni poseben pogoj […] varstva“. Dejstvo, da je v skladu z besedilom te uvodne izjave varstvo „absolutn[o] v primeru enakosti znamke in znaka ter blaga ali storitev“, bi lahko preprosto razlagali tako, da v tem primeru imetnik znamke ni dolžan dokazati verjetnosti zmede, ( 21 ) saj se domneva, da je podana, ( 22 ) in ne nujno tako, da je lahko uporaba znamke prepovedana tudi takrat, kadar te verjetnosti ni. V sodbi adidas in Adidas Benelux ( 23 ) je ugotovljeno, da je „[v]erjetnost zmede […] poseben pogoj varstva, ki ga daje registrirana znamka, zlasti proti uporabi znakov, ki niso enaki, s strani tretjih oseb“.

39.

Vendar iz desete uvodne izjave dejansko izhaja, da je namen zadevnega varstva „še posebno zagotavljanje znamke kot označbe izvora“. ( 24 )

40.

Sodišče je tudi ob upoštevanju tega elementa razlage v sodbi Arsenal ( 25 ) prvič potrdilo, da „je izključna pravica iz člena 5(1)(a) Direktive določena s tem namenom, da imetniku znamke omogoči varstvo njegovih posebnih interesov, ki jih ima kot imetnik znamke, torej da mu zagotavlja, da lahko znamka izpolni svoje funkcije“, in da mora biti zato „[i]zvrševanje te pravice […] omejeno na primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke, zlasti pa v njeno bistveno funkcijo, ki je v tem, da potrošnikom zagotavlja izvor blaga“.

41.

Čeprav je Sodišče te ugotovitve potrdilo v poznejših sodbah Anheuser Busch ( 26 ) in Adam Opel, ( 27 ) pa jih je glede njihovega obsega nekoliko razvilo.

42.

V sodbi Arsenal je bilo Sodišče zlasti pozvano, naj „ugotovi[…], ali člen 5(1)(a) Direktive omogoča imetniku znamke, da prepove vsakršno uporabo s strani tretjih oseb v gospodarskem prometu glede znaka, ki je enak znamki, za blago, ki je enako blagu, za katerega je znamka registrirana, oziroma če je za izvrševanje pravice do [prepovedi] treba izkazati poseben interes imetnika kot imetnika znamke, ki je v tem, da bi uporaba zadevnega znaka s strani tretje osebe morala vplivati ali bi lahko vplivala na eno od funkcij znamke“. ( 28 )

43.

V teh okoliščinah je Sodišče ugotovilo, kot je navedeno v točki 40, in sklenilo, da „[i]metnik […] ne more prepovedati uporabe znaka, ki je enak znamki, za blago, ki je enako blagu, za katerega je znamka registrirana, če ta uporaba ne posega v njegove interese kot imetnika glede na funkcije znamke“. ( 29 )

44.

Če povzamem, je bistvena ugotovitev, ki izhaja iz sodbe Arsenal, da uporaba znaka, ki je enak znamki, za proizvode, enake tistim, za katere je bila registrirana znamka, ne povzroči nujno oškodovanja znamke ali tveganja, da bo škodovala nalogam znamke, in da je lahko uporaba znaka, ki je enak znamki, s strani tretje osebe, prepovedana na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 89/104 le takrat, ko je ena izmed nalog znamke oškodovana ali obstaja tveganje za oškodovanje (uveljavljanje izključne pravice je torej „rezervirano“ za te primere). Sodišče je iz tega razloga menilo, da so določene uporabe, ki imajo le opisni namen, izključene s področja uporabe člena 5(1) Direktive: te namreč ne posegajo v nobenega od interesov, ki jih ta člen varuje, in zato ne sodijo pod pojem uporabe v skladu z navedeno določbo. ( 30 )

45.

Kot je navedeno v točki 16 sodbe Céline, ( 31 ) je bilo torej v sodbi Arsenal oškodovanje (ali tveganje zanj) ene izmed nalog znamke določeno kot pogoj za uveljavljanje izključne pravice v skladu s členom 5(1)(a). Vendar se po temeljitejšem razmisleku izkaže, da to še ne dopušča sklepa, da je lahko na podlagi navedene določbe uporaba znamke s strani tretjega prepovedana, kadar ta škoduje ali obstaja tveganje, da bo škodovala kateri koli nalogi znamke, ali – povedano drugače – da so vse naloge, ki jih ima lahko znamka, pravno varovane s to določbo. V sodbi Arsenal različne naloge znamke niso opredeljene, niti ni jasno navedeno, da so vse pravno varovane na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 89/104. Poleg tega je Sodišče glede dejanskega stanja v postopku v glavni stvari, ki je bilo predmet te sodbe, ugotovilo, da je bila oškodovana (ali da je za to obstajalo tveganje) bistvena naloga znamke, ki je „zagotavljanje izvora“ proizvoda. ( 32 ) Zato bi lahko sklepali, da Sodišče v sodbi Arsenal ni nameravalo izključiti, ne da bi ga priznalo, varstva, ki ga imajo na podlagi navedene določbe tiste naloge znamke, ki so drugačne od bistvene, pri čemer pa dokončnega odgovora na to vprašanje še ni dalo.

46.

Vendar se mi zdi, da je Sodišče v sodbi Adam Opel naredilo korak naprej k priznanju varstva – na podlagi zadevne določbe – tudi tistim nalogam znamke, ki niso bistvene.

47.

Sodišče je v tej sodbi svoje ugotovitve, navedene v točki 40, razvilo, pri čemer je najprej poudarilo, da „je namestitev – s strani tretjega – znaka, enakega znamki, registrirani za igrače, na pomanjšane modele vozil te znamke mogoče na [podlagi] člena 5(1)(a) Direktive prepovedati samo, če vpliva ali bi lahko vplivala na naloge te znamke“, ( 33 ) nato pa v sklepu to razlago povzelo, vendar pri tem izpustilo izraz „samo“, saj je navedlo, da – „če je znamka varovana hkrati za motorna vozila, glede katerih ima ugled, in za igrače – dejstvo, da tretji brez dovoljenja imetnika znamke na pomanjšane modele vozil te znamke zaradi doslednega posnemanja teh vozil namesti znak, enak tej znamki, in da se prodaja te pomanjšane modele [,] v skladu s členom 5(1)(a) Direktive pomeni uporabo, ki jo ima imetnik znamke pravico prepovedati, če ta uporaba vpliva ali lahko vpliva na naloge znamke kot znamke, registrirane za igrače“. ( 34 ) Ne zdi se mi samovoljen sklep, da to stališče ni enako trditvi, da pravice varstva iz člena 5(1)(a) ni mogoče uveljavljati, če ni oškodovana (ali če ni tveganja za to) ena izmed nalog znamke (to je, da se ne zagotavlja nobenega varstva, če ni oškodovana vsaj ena naloga znamke ali če za to ni tveganja), saj ga je mogoče povzeti s trditvijo, da je za uveljavljanje navedene pravice pomembno, ali je oškodovana (ali za to obstaja tveganje) katera koli naloga znamke (to je, da je varstvo zagotovljeno, če je oškodovana katera koli naloga znamke ali če za to obstaja tveganje).

48.

Sodišče pa tudi v tej sodbi ni navedlo, katere so tiste naloge znamke, ki so drugačne od bistvene naloge, saj v postopku v glavni stvari tožeča stranka ni zatrjevala, da bi uporaba znamke vplivala „na druge naloge te znamke kot na njeno bistveno nalogo“. ( 35 )

49.

Vendar to postopno pojasnjevanje – v sodni praksi – stališča o varstvu nalog znamke, drugačnih od naloge zagotavljanja izvora, na podlagi člena 5(1)(a), odpira določena pomembna vprašanja, med katera sodi prav opredelitev, katere so te naloge, in preučitev, kako je to varstvo združljivo in v skladu z varstvom znane blagovne znamke iz člena 5(2) obravnavane direktive, saj se zdi, da je ta določba v delu, v katerem se nanaša na oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda znamke, prav tako namenjena varstvu nalog znamke.

50.

Glede prvega vidika je treba ugotoviti, da niti v Direktivi 89/104 niti – kolikor mi je znano – v sodni praksi Sodišča ni bil oblikovan seznam in opis nalog znamke, drugačnih od naloge zagotavljanja izvora.

51.

Uporaben prispevek je glede tega podal generalni pravobranilec Jacobs v sklepnih predlogih za zgoraj navedeno sodbo Parfums Christian Dior. ( 36 ) Potem ko je ugotovil, da „[č]eprav je Sodišče večkrat poudarilo, da je naloga znamke določiti izvor proizvodov, […] ni nameravalo zatrditi, da je mogoče pravice, ki izvirajo iz blagovne znamke, uveljavljati le s ciljem varstva te naloge“, je opozoril na druge naloge znamke, za katere je menil, da dopolnjujejo ali vsaj izhajajo iz bistvene naloge: in sicer na „nalogo znamke v zvezi s kakovostjo“, to je nalogo „simbola kakovosti, ki ga potrošniki povezujejo z določenimi proizvodi ali storitvami“ ter zagotavljanja, „da bodo proizvodi in storitve na ravni pričakovanj“, in na „naloge v zvezi s ‚sporočanjem‘, naložbami ali oglaševanjem“, ki naj bi „izhajale iz dejstva, da se naložba, namenjena promociji proizvoda, razvija okrog znamke“, zaradi česar naj bi imele „vrednost, ki jo je treba kot tako zavarovati, tudi kadar ni podana kršitev, ki izhaja iz neverodostojnega prikaza izvora ali kakovosti“.

52.

Generalni pravobranilec Ruiz-Jarabo Colomer pa je v sklepnih predlogih za zgoraj navedeno sodbo Arsenal ( 37 ) menil, da je „omejevanje nalog znamke na označevanje podjetja izvora preveč ozko in poenostavljeno“ ter poudaril, da „iz izkušenj izhaja, da potrošnik v večini primerov ne pozna identitete proizvajalca blaga, ki ga uporablja“, medtem ko znamka „pridobi svoje življenje, izraža […] kakovost, ugled in v nekaterih primerih določen modus vivendi“. Menil je torej, da ob upoštevanju „sedanjega delovanja trga in obnašanja povprečnega potrošnika“„ni […] nobenega razloga, da ne bi tudi te druge naloge znamke uživale varstva, zagotovljenega nalogi označevanja podjetja izvora blaga ali storitev“. ( 38 )

53.

Glede zagotavljanja kakovosti ali – morda ustrezneje opredeljeno – stalne (ali enotne) kakovosti proizvodov, označenih z znamko, je bilo ugotovljeno, da gre večinoma za sestavino naloge zagotavljanja izvora. ( 39 ) Izključna pravica, ki jo dajejo znamke, varuje interese imetnika znamk in potrošniki se nanjo ne morejo sklicevati, da bi zahtevali določeno kakovost proizvodov. Čeprav je na splošno stalna kakovost v interesu proizvajalca, ki je imetnik znamke, pa kakovosti seveda ne zagotavlja identiteta izvora proizvoda sama po sebi ali posledični enotni nadzor nad kakovostjo proizvoda, ki jo zagotavlja znamka. Kot je pred kratkim ugotovila generalna pravobranilka Kokott, naj bi „[p]ravica iz znamke […] zagotavljala možnost nadzora kakovosti izdelkov, ne pa dejanskega izvajanja tega nadzora“. ( 40 ) Znamka torej njenemu imetniku omogoča, da prepreči pojavljanje blaga, za katerega bi se zdelo, da izvira iz njegovega podjetja, čeprav to ne bi bilo res (naloga zagotavljanja izvora), vendar mu omogoča tudi, da prepreči, da bi bila kakovost njegovega blaga brez njegovega soglasja spremenjena v nadaljnjih fazah trženja, potem ko je bilo blago prvič dano na trg z njegove strani ali z njegovim soglasjem (glej člen 7(2) Direktive 89/104).

54.

V zvezi z nalogami sporočanja, ki jih ima znamka, na katere se sklicuje družba L’Oréal, ni dvoma, da lahko znamka potrošnikom prenaša različna sporočila o proizvodu, ki je z njo označen. Lahko gre za informacije, ki jih neposredno sporoča znak, ki sestavlja znamko (na primer informacije o materialnih lastnosti proizvoda, ki jih prenašajo opisni elementi celostno sestavljene znamke), ali – pogosteje – za informacije o znamki, ki so se „nakopičile“ ( 41 ) kot rezultat dejavnosti promocije in oglaševanja imetnika znamke – na primer sporočil o nematerialnih lastnostih, ki oblikujejo podobo proizvoda ali podjetja v splošnem smislu (na primer o kakovosti, zanesljivosti, resnosti itd.) ali v bolj posebnem smislu (na primer o določenem življenjskem slogu, razkošju, moči). To sporočilno lastnost znamke je treba zavarovati tudi takrat, kadar uporaba znamke s strani tretjega ni taka, da bi lahko povzročila zmedo glede izvora proizvodov ali storitev. ( 42 )

55.

Kot je opozorila družba L’Oréal, je bilo v sodni praksi Sodišča že potrjeno, da je lahko „ugled“ znamke s podelitvijo izključne pravice iz člena 5 Direktive 89/104 upravičeno predmet varstva. Sodišče je ugotovilo, da je lahko „oškodovanje ugleda znamke načeloma […] zakonit razlog v skladu s členom 7(2) Direktive, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji proizvodov, danih na trg Skupnosti s strani imetnika ali z njegovim soglasjem“. ( 43 )

56.

Zakonit razlog je namreč v skladu z navedeno določbo dejstvo, da je predstavitev vnovič pakiranega blaga taka, da škoduje ugledu znamke, s katero je blago označeno. ( 44 ) Tako, na primer, „[p]onovno pakirani farmacevtski proizvod […] ne bi bil predstavljen primerno, kar bi lahko škodilo ugledu znamke, še zlasti, če bi embalaža ali etiketa, čeprav ne bi imela napake ali ne bi bila slabe kakovosti oziroma ne bi bila neurejena, lahko vplivala na vrednost znamke s tem, da bi povzročila škodo resni in kakovostni podobi, ki je povezana s takim proizvodom, in zaupanju, ki ga lahko vzbudi pri zadevni javnosti“. ( 45 ) Poleg tega si mora trgovec, kadar uporablja znamko z namenom promocije nadaljnjega trženja luksuznih in prestižnih proizvodov, označenih s to znamko, prizadevati, „da bi preprečil, da bi njegovo oglaševanje ogrozilo vrednost znamke z oškodovanjem sloga in prestižne podobe zadevnih proizvodov ter sijaja in razkošja, ki jih obdaja“. ( 46 )

57.

Te ugotovitve, čeprav potrjujejo, da varstvo, zagotovljeno znamki s podelitvijo izključne pravice iz člena 5 Direktive 89/104, presega potrebo, da se zagotovi le varstvo naloge zagotavljanja izvora, ki jo ima znamka, in torej preprečevanje tveganja zmede glede izvora proizvodov ali storitev, pa kljub temu puščajo odprto vprašanje glede opredelitve, koliko sodi varstvo nalog sporočanja znamke – in zlasti elementa ugleda te proti uporabi znaka, ki je enak znamki, za označevanje enakih proizvodov – v člen 5(1)(a) Direktive 89/104 (s čimer bi to varstvo veljalo za vse znamke, in ne le za tiste, ki uživajo ugled v javnosti) ter koliko v člen 5(2) navedene direktive, to je določbe, ki v skladu s sodno prakso prav tako – vendar le za znamke z ugledom – zagotavlja varstvo ne glede na obstoj tveganja zmede v javnosti. ( 47 ) To vprašanje je še posebno občutljivo zlasti ob upoštevanju dejstva, da:

58.

Zdi se, da dejstvo, da je bila določitev neobveznega varstva v skladu s členom 5(2) pred oškodovanjem ugleda znamke, povzročenim z uporabo enakega znaka za enake izdelke, nasprotuje stališču, da je člen 5(1)(a) namenjen varovanju vseh nalog znamke proti taki uporabi. V tem smislu bi bilo bolj primerno, če bi pri razlagi obsega te določbe upoštevali pristop, ki mu je Sodišče sledilo v sodbi Arsenal (ne zagotavlja se nobenega varstva, če ni oškodovana vsaj ena naloga znamke ali če za to ni tveganja), in ne tistega, za katerega se zdi, da izhaja iz sodbe Adam Opel (varstvo je zagotovljeno, če je oškodovana katera koli naloga znamke ali če za to obstaja tveganje). Vendar ni mogoče izključiti, da široka razlaga člena 5(2) – ki ji je od sodbe Davidoff, navedene v drugi alinei zgornje točke, sledilo Sodišče v svoji sodni praksi – pokriva, poleg, seveda, v tej določbi izrecno predvidenih položajev, tudi primere uporabe znaka, ki je enak znani znamki, za podobne proizvode ali storitve, uporabe znaka, ki je podoben znani znamki, za enake proizvode in storitve ter uporabe znaka, ki je podoben znani znamki, za podobne proizvode in storitve, vendar ne tudi primera uporabe znaka, ki je enak znani znamki, za enake proizvode in storitve, saj naj bi ta sodil na področje uporabe člena 5(1)(a).

59.

Glede na okoliščine obravnavanega primera pa za odgovor na vprašanja, ki jih je zastavilo Court of Appeal, ni potrebna nadaljnja preučitev težav, povezanih z razlago, ki sem jih opisal v zgornjih dveh točkah, niti oblikovanje izčrpnega seznama nalog znamke, ki jih je mogoče varovati na podlagi člena 5(1)(a).

60.

V zvezi s tem ugotavljam, da je izhodišče prvih dveh vprašanj za predhodno odločanje ugotovitev nacionalnega sodišča, da v obravnavanem primeru ne obstaja niti verjetnost zmede v javnosti glede izvora proizvodov, posledično pa ni oškodovanja bistvene naloge znamk, katerih varstvo se predlaga, niti ni oškodovanja ugleda teh znamk, zato tudi ni oškodovanja nalog (sporočanja), ki jih imajo te znamke na podlagi ugleda. Iz spisa ne izhaja, da bi družba L’Oréal uveljavljala oškodovanje drugih nalog njenih znamk, razen pravkar navedenih. Poleg tega ta družba v svojih pisnih stališčih, potem ko se je sklicevala na naloge sporočanja znamk, varstvo katerih predlaga, ni zatrjevala oškodovanja (ali tveganja zanj) ugleda zadevnih znamk, temveč le to, da očitana uporaba znamk družbama pritožnicama omogoča, da se s tem ugledom nepošteno okoriščata. ( 49 ) Iz dejstva, da je tretja oseba pridobila tako korist, pa ne izhaja – drugače, kot velja v primerih očrnitve ali razvrednotenja znane znamke – da so zaradi te uporabe ogrožene naloge sporočanja, ki jih imajo zadevne znamke na podlagi svojega ugleda, ali da obstaja tveganje, da bodo ogrožene.

61.

Zato menim, da je mogoče na prvo in drugo vprašanje za predhodno odločanje odgovoriti, da je treba člen 5(1)(a) Direktive 89/104 razlagati tako, da imetnik znamke nima pravice tretji osebi prepovedati, da v primerjalnem oglaševanju uporabi znak, ki je enak tej znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je bila znamka registrirana, kadar ta uporaba ne povzroča oškodovanja ali tveganja za oškodovanje, niti bistvene naloge znamke kot zagotovila izvora niti katere koli druge naloge znamke, pa čeprav ima navedena uporaba pomembno vlogo pri promociji proizvoda oglaševalca in mu omogoča zlasti, da se nepošteno okorišča z ugledom te znamke.

62.

Vendar naj takoj pojasnim, da lahko imetnik taki uporabi, ki je torej ni mogoče prepovedati na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 89/104, seveda – če so izpolnjeni pogoji – nasprotuje na podlagi (nacionalnih določb za prenos) členov 5(2) te direktive in/ali 3a(1) Direktive 84/450.

63.

Prav na to določbo se osredotočata tretje in četrto vprašanje za predhodno odločanje, ki ju bom preučil v tem vrstnem redu, a ob predhodni ugotovitvi, da tožba družbe L’Oréal proti zadevnim primerjalnim seznamom temelji – kot izhaja iz predložitvene odločbe – le na nacionalni določbi, s katero je bil v notranji pravni red prenesen člen 5(1)(a) Direktive 89/104 (člen 10(1) TMA), in ne tudi na določbi, s katero je bil prenesen člen 5(2) te direktive, ali neposredno na določbah o primerjalnem oglaševanju.

64.

Če bo predložitveno sodišče menilo, da ob upoštevanju odgovora, ki ga bo dalo Sodišče na prvi dve vprašanji za predhodno odločanje, v obravnavanem primeru niso izpolnjeni pogoji za uporabo člena 10(1) TMA, bo moralo presoditi, ali sta glede na njegovo notranje pravo tretje in četrto vprašanje kljub temu pomembni za rešitev spora v zvezi z dopustnostjo uporabe primerjalnih seznamov, o katerem mora odločiti.

65.

Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem za predhodno odločanje Sodišču predlaga, naj razloži besedno zvezo „se […] okorišča nepošteno z“, uporabljeno v členu 3a(1)(g) Direktive 84/450. Predložitveno sodišče izhaja iz ugotovitve, ki ji družbi pritožnici ne oporekata, da uporaba primerjalnih seznamov navedenim družbam omogoča, da izkoriščata ugled luksuznih parfumov družbe L’Oréal, in poudarja, da pri oglaševanju kakršna koli vrsta primerjave s proizvodom, ki je na trgu dobro poznan, potencialno povzroča pomembne elemente obešanja na ugled („free riding“), zato sprašuje zlasti, in sicer v drugem delu tega vprašanja za predhodno odločanje, ali primerjava z uglednim izdelkom znotraj primerjalnega seznama že sama po sebi oglaševalcu omogoča, da se nepošteno okorišča z ugledom te znamke.

66.

Kot sem v svojih prejšnjih sklepnih predlogih že ugotovil, ( 50 ) je predmet primerjalnega oglaševanja v večini primerov primerjava z bolj uveljavljenim konkurentom, zaradi česar vsebuje določeno stopnjo „naslanjanja“ na njegov ugled ali na ugled zadevnih znakov razlikovanja. Če je zakonodajalec v členu 3a(1)(g) Direktive 84/450 uporabil pridevnik „nepošteno“, je očitno, da je menil, da obstoj okoriščanja oglaševalca z ugledom znakov razlikovanja konkurenta, sam po sebi ne zadošča, da bi upravičil prepoved primerjalnega oglaševanja. ( 51 ) V ta namen mora biti izpolnjen še pogoj, da je mogoče za koristi šteti, da so bile pridobljene „nepošteno“. Ni namreč mogoče zanemariti dejstva, da je v Direktivi 97/55 jasno izražena naklonjenost zakonodajalca Skupnosti primerjalnemu oglaševanju, ki je lahko zakonito sredstvo informiranja potrošnikov in spodbujanja konkurence med dobavitelji blaga ter storitev v korist potrošnikov (glej drugo in peto uvodno izjavo), ( 52 ) zato je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso „pogoje, ki se zahtevajo za primerjalno oglaševanje, razlagati tako, da so zanj najugodnejši“. ( 53 )

67.

Po mojem mnenju je torej treba na drugi del obravnavanega vprašanja za predhodno odločanje odgovoriti nikalno.

68.

Vendar je to vprašanje, splošneje, namenjeno tudi pridobitvi pojasnil o merilih, na podlagi katerih je mogoče okoriščanje z ugledom znamke pri primerjalnem oglaševanju opredeliti kot nepošteno.

69.

Družba L’Oréal se sklicuje na opredelitev iz sklepnih predlogov, ki jih je predstavil generalni pravobranilec Jacobs za sodbo Adidas-Salomon in Adidas Benelux, ( 54 ) v skladu s katero „[n]epošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda je treba razumeti tako, da vključuje ‚primere očitnega izkoriščanja in obešanja na ugled znane znamke ali poskuse izkoriščanja njenega ugleda‘“. ( 55 ) Družba L’Oréal v bistvu trdi, da je korist, ki jo pridobi tretja oseba s povečanjem prodaje in dvigom cen svojega proizvoda, če je to doseženo le z izkoriščanjem trženjskih prizadevanj imetnika znane znamke in brez lastnih naporov, nepoštena. Nepošteno okoriščanje z ugledom naj bi bilo podano, ko primerjava ni potrebna zaradi razločevanja med lastnostmi in prednostmi oglaševanega izdelka ter lastnostmi in prednostmi izdelka, označenega z znamko. Družba L’Oréal opozarja, da v obravnavanem primeru uporaba njenih znanih znamk ni bila nujno potrebna za opis vonja parfumov, ki sta jih prodajali družbi pritožnici, saj bi ga lahko zadovoljivo opisali z navajanjem znanih vonjev (na primer rož, začimb, agrumov).

70.

Družbi pritožnici se sklicujeta na sodbo Siemens, ( 56 ) pri čemer opozarjata zlasti, da je Sodišče v točkah 24 in 18 te Sodbe navedlo, prvič, da „je treba prednost, ki jo ima za potrošnike primerjalno oglaševanje, nujno upoštevati pri presoji nepoštenega okoriščanja, ki ga ima oglaševalec zaradi ugleda blagovne znamke […] konkurenta“, in, drugič, da je treba v zadevnem primeru preveriti, ali se je zaradi tega, ker je oglaševalec prevzel konkurentov osrednji element sistema številk za naročanje „v javnosti, na katero se usmerja oglaševanje […], ustvari[l] vtis o povezanosti med proizvajalcem krmilnikov, ki se obravnavajo v postopku v glavni stvari, […] in konkurenčnim dobaviteljem, ker bi omenjena javnost prenesla ugled proizvodov tega proizvajalca na proizvode, ki jih trži omenjeni dobavitelj“.

71.

Predvsem se strinjam z mnenjem Komisije in vlade Združenega kraljestva, da za besedno zvezo „se […] okorišča nepošteno z“, ki jo je uporabil zakonodajalec Skupnosti, ni mogoče podati splošne opredelitve. Zdi se, da je oblikovana prav z namenom prožne uporabe na podlagi pristopa, ki predvideva ločeno obravnavo in upoštevanje okoliščin dejanskega stanja vsakega posameznega primera. ( 57 )

72.

Glede v točki 69 navedenega dela sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Jacobsa, ki se sicer umešča v kontekst razlage člena 5(2) Direktive 89/104, in ne razlage člena 3a(1)(g) Direktive 84/450, je generalna pravobranilka Sharpston pred kratkim pravilno opozorila, da se ga ne sme razlagati kot opredelitev obsega varstva, ki ga pravo Skupnosti zagotavlja znamkam z ugledom, temveč kot opis zgodovinskih in pojmovnih okoliščin, v katerih je bilo to varstvo priznano, kot pomoč za boljše razumevanje razlogov zanj. ( 58 ) Po drugi strani sta besedni zvezi „obešanj[e] na ugled“ znane znamke in „poskus[…] izkoriščanja njenega ugleda“ prav tako razmeroma slabo opredeljeni ter se ne zdita prav pomembni v okoliščinah primerjalnega oglaševanja, pri katerem – kot sem navedel zgoraj – gre skoraj po definiciji za tem podobna ravnanja oglaševalca.

73.

Sodišče je merilo, na katerega se sklicujeta družbi pritožnici, v zvezi s preverjanjem, ali je v javnosti, na katero je oglaševanje naslovljeno, to ustvarilo tak vtis o povezanosti med imetnikom znamke in oglaševalcem, da bi lahko ta javnost prenesla ugled proizvodov prvega na proizvode drugega (v nadaljevanju, na kratko: povezava s prenosom ugleda) dejansko obravnavalo v sodbah Toshiba ( 59 ) in Siemens, ( 60 ) v katerih je navedlo, da je upoštevno pri preučitvi, ali lahko uporaba tuje znamke v primerjalnem oglaševanju povzroči nepošteno okoriščanje oglaševalca z razlikovalnim značajem ali ugledom znamke. Vendar iz navedenih sodb ne izhaja jasno, kakšna naj bi bila vloga tega merila pri navedeni preučitvi. Na podlagi razmisleka v zvezi z ugotovitvami, predstavljenimi v tem postopku, in razlage člena 5(2) Direktive 89/104, ki sem jo razvil vzporedno, da bi predlagal odgovor na peto vprašanje za predhodno odločanje, sem bolj naklonjen mnenju, da omogoča preverjanje obstoja povezave s prenosom ugleda ugotovitev, ali je podano okoriščanje z ugledom znamke drugega, vendar ne tudi ugotovitve, ali je tako pridobljena korist nepoštena. Sicer ne bi bilo mogoče razumeti, zakaj je Sodišče prav v sodbi Siemens priznalo pomen „prednost[i], ki jo ima za potrošnike primerjalno oglaševanje“ pri presoji o tem, ali je korist, ki jo pridobi oglaševalec zaradi ugleda blagovne znamke konkurenta poštena ali ne, ( 61 ) in sicer, to je treba poudariti, zunaj preučitve, ali je bila povzročena povezava s prenosom ugleda.

74.

Da bi preverili, ali primerjalno oglaševanje omogoča oglaševalcu nepošteno okoriščanje z ugledom znamke, je treba zato predvsem ugotoviti, ali ima lahko zadevno oglaševanje tak učinek, da je v javnosti, na katero je naslovljeno, ustvarilo vtis o povezanosti s prenosom ugleda. Sodišče je razložilo, da je treba pri tem preverjanju „upoštevati celovito predstavitev spornega oglaševanja in lastnosti javnosti, na katero se to oglaševanje usmerja“, ( 62 ) ter navedlo, da je lahko javnost, ki jo sestavljajo specializirani trgovci, v primerjavi s končnimi potrošniki bistveno manj dovzetna za vzpostavljanje povezave s prenosom ugleda. ( 63 )

75.

Tudi če je ugotovljen obstoj takega učinka in posledično koristi, pridobljene zaradi ugleda znamke drugega, ni mogoče samodejno skleniti, da je zadevno oglaševanje v nasprotju s členom 3a(1)(g) Direktive 84/450. Treba je preučiti še lastnost tako pridobljene koristi, to je, ali je nepoštena ali ne. Po mojem mnenju je treba pri tem upoštevati okoliščine vsakega posameznega primera.

76.

V ta namen so, prvič, pomembne prednosti, ki jih ima zadevno primerjalno oglaševanje za potrošnike, ( 64 ) ne glede na to, ali so te vmesne ali končne. Obstoj teh prednosti je povezan s spoštovanjem pogojev za dopustnost primerjalnega oglaševanja iz člena 3a(1), točke od (a) do (d). Vendar je treba po mojem mnenju te prednosti pretehtati tudi glede na druge upoštevne dejavnike, med katere sodi ugled znamke konkurenta v primerjavi z morebitnim ugledom znamke oglaševalca, posebna podoba, ki v dojemanju potrošnikov spremlja proizvod, označen z znano znamko, ter razlogi, zaradi katerih potrošniki kupujejo ta proizvod ali proizvod, ki je predmet oglaševanja, nujnost ali koristnost uporabe znane znamke ali njenih lastnosti glede na informativni namen zadevnega oglaševanja, način vključevanja primerjalnega oglaševanja v trženjsko politiko oglaševalca (zlasti, ali gre za občasne dejavnosti ali se vključuje v bolj razčlenjeno promocijsko dejavnost in ali se navedena trženjska politika sistematično osredotoča na primerjavo s proizvodom, označenim z znano znamko). Obseg koristi, ki jo pridobi oglaševalec, in obseg škode, ki je morda povzročena imetniku ugledne znamke v smislu prevzemanja kupcev, sta sicer lahko upoštevana, vendar bi morala imeti manjšo težo glede na druge dejavnike, upoštevne za presojo o tem, ali je pridobljena korist nepoštena, saj lahko štejemo, da je njun obstoj neločljivo povezan s samo naravo primerjalnega oglaševanja. ( 65 )

77.

Zato torej ni mogoče izključiti, da je lahko tudi oglaševanje, ki predstavlja realno informativno vsebino, tako, da lahko oglaševalcu omogoča nepošteno okoriščanje, če privede do povezave s prenosom ugleda, če je vrednost navedene vsebine objektivno omejena in če ob tem znamka konkurenta uživa visoko raven ugleda, naložbe za promocijo proizvoda oglaševalca pa so omejene na primerjavo s proizvodom, označenim z navedeno znamko.

78.

V nasprotju s predlogi družbe L’Oréal in francoske vlade pa odločilnega pomena ne bi smeli priznati niti dejstvu, da zadevno primerjalno oglaševanje ni namenjeno razločevanju med lastnostmi in prednostmi oglaševanega proizvoda ter lastnostmi in prednostmi proizvoda, označenega z znano znamko, niti dejstvu, da je mogoče lastnosti prvega proizvoda opisati brez sklicevanja na proizvod, označen s to znamko. Glede prvega vidika je namreč Sodišče že dvakrat ugotovilo, da gre tudi pri „trditvi, da imata oba zadevna proizvoda enake tehnične lastnosti“ za „primerjavo med bistvenimi, upoštevnimi, preverljivimi in reprezentativnimi lastnostmi proizvodov v skladu s členom 3a(1)(c) Direktive 84/450“; ( 66 ) v zvezi z drugim vidikom pa je treba pojasniti, da je namen primerjalnega oglaševanja, ki ga je želel zakonodajalec Skupnosti spodbuditi s sprejetjem Direktive 97/55, prav opis oglaševalčevega proizvoda (ali njegovih lastnosti) v relativnem smislu, to je v razmerju do proizvoda enega ali več konkurentov (ali glede na njegove lastnosti), in sicer ne glede na očitno možnost oglaševalca, da proizvod opiše v absolutnem smislu. Vendar je seveda res, da se takrat, kadar „je cilj tega oglaševanja le razločevanje med proizvodi oglaševalca in proizvodi njegovega konkurenta in s tem objektivno poudarjanje razlik“, ne bo moglo šteti, da je korist, ki jo je s tem pridobil oglaševalec, nepoštena. ( 67 )

79.

Nazadnje, ugotavljam, da je treba v zvezi s tem opraviti presojo glede dejanskega stanja, za katero je pristojno predložitveno sodišče. Sodišče je v sodbi Adam Opel, ( 68 ) čeprav pri razlagi člena 5(2) Direktive 89/104, po mojem mnenju pravilno opozorilo, da je predložitveno sodišče tisto, ki ima nalogo, da po potrebi ugotovi, ali uporaba znane znamke, ki je predmet postopka v glavni stvari, omogoča nepošteno okoriščanje z ugledom te znamke. Menim, da je treba enako ugotoviti tudi v zvezi s členom 3a(1)(g) Direktive 84/450.

80.

Zato menim, da je mogoče na tretje vprašanje za predhodno odločanje odgovoriti, da je treba to določbo razlagati tako, da zgolj dejstvo, da se v primerjalnih seznamih proizvod oglašuje s primerjavo s proizvodom, označenim z znano znamko, ne omogoča sklepa, da se je oglaševalec nepošteno okoristil z ugledom te znamke, in da mora – če je pogoj za obstoj tako pridobljene koristi okoliščina, da se v javnosti, na katero je oglas naslovljen, ustvari tak vtis o povezanosti med imetnikom znane znamke in oglaševalcem, da bi lahko ta javnost prenesla ugled proizvodov prvega na proizvode drugega – o nepoštenosti pridobljene koristi presoditi nacionalno sodišče ob upoštevanju vseh okoliščin, ki so pomembne za obravnavano zadevo.

81.

Četrto vprašanje za predhodno odločanje, ki se nanaša na razlago člena 3a(1)(h) Direktive 84/450, po mojem mnenju povzroča manj težav od prejšnjega. Zato bom nanj odgovoril bolj na kratko.

82.

Navedena določba jasno prepoveduje, da se blago ali storitve predstavljajo kot imitacija ali kopija ( 69 ) blaga ali storitev, ki imajo zaščiteno blagovno znamko ali trgovsko ime. Pojma imitacija in kopija se po mojem mnenju nanašata na dejstvo, da proizvajalec pri razvoju svojega proizvoda ni uporabil svoje ustvarjalnosti, temveč mu je poskušal – in s tem samo delno uspel – dati enake lastnosti, kot jih ima proizvod, zaščiten z znamko drugega, ali mu je poskušal – uspešno – dati lastnosti, ki so drugemu proizvodu zelo podobne (v obeh primerih gre za imitacijo), ali je celo uspel v celoti kopirati lastnosti drugega proizvoda (narediti kopijo).

83.

Predmet prepovedi je torej določena predstavitev proizvoda ali storitve. Obravnavana določba se v nasprotju s tem, kar trdita družbi pritožnici, ne nanaša na ponarejene proizvode, da bi prepovedala oglaševanje, namenjeno njihovemu pospeševanju (naj poleg tega omenim, da v skladu z ugotovitvami predložitvenega sodišča, parfumi, ki sta jih ti družbi tržili, niso ponaredki, saj je v Združenem kraljestvu povsem zakonito proizvajanje in prodaja parfumov, ki imajo enak ali podoben vonj kot znani in prestižni parfumi). V nasprotju s trditvami družbe L’Oréal določba ni oblikovana niti tako, da bi prepovedovala primerjalno oglaševanje proizvodov ali storitev, za katere lahko upravičeno trdimo, da so imitacija ali kopija proizvodov ali storitev, zaščitenih z znamkami drugih.

84.

Prav tako se zdi, da namen določbe tudi ni prepovedati trditev o enakosti med oglaševalčevim proizvodom ali njegovo lastnostjo in proizvodom, zaščitenim s tujo znamko, ali njegovo lastnostjo. Zato menim, da takrat, kadar oglaševalec trdi le to, da je njegov proizvod enak (ali ima enako lastnost) proizvodu, zaščitenemu z znamko drugega (ali z njegovo lastnostjo), ne da bi ob tem opozoril na dejstvo, da je ta enakost rezultat kopiranja tega drugega proizvoda (ali njegove lastnosti), ne gre za predstavljanje proizvoda kot imitacije ali kopije drugega proizvoda. Poleg izrecnega priznanja, da gre za imitacijo ali kopijo proizvoda drugega proizvajalca, zaščitenega z znamko, pa gre za prepovedan položaj na primer takrat, kadar so v zvezi z oglaševalčevim proizvodom uporabljeni izrazi, kakršni so „take vrste kot“ ali „v slogu“, ki jim sledi navedba znamke. Poleg tega je mogoče, da se za oglasno sporočilo, čeprav ne vsebuje takih ali drugih izrazov, ki drugače, vendar izrecno opozarjajo na pojem imitacije ali kopije, ob upoštevanju njegove celovite predstavitve in gospodarskih okoliščin, v katere se umešča, izkaže, da je tako, da lahko javnosti, na katero je oglaševanje naslovljeno, ta pojem vendarle prenaša, čeprav le posredno.

85.

Zato menim, da oglaševalec, ki trdi, da je ena bistvenih lastnosti njegovega proizvoda enaka lastnosti proizvoda, zaščitenega z znamko, znano ali ne, samo zaradi tega dejstva še ne krši pogoja iz člena 3a(1)(h) Direktive 84/450. Dodam naj še, da lastnost verodostojnosti te trditve, ki je poudarjena v obravnavanem vprašanju za predhodno odločanje, ni pomembna za uporabo te določbe, upoštevna pa je za uporabo člena 3a(1)(a) navedene direktive.

86.

Družbi pritožnici sta zagovarjali stališče, da člen 3a(1)(h) Direktive 84/450 ne prepoveduje, da se posebna lastnost proizvoda predstavlja kot enaka določeni lastnosti proizvoda, zaščitenega z znamko, ki je predmet primerjave. V obravnavanem primeru naj bi se v primerjalnem oglaševanju vsebovana trditev o enakosti, kakršna je opisana v obravnavanem vprašanju za predhodno odločanje, namreč nanašala na samo eno lastnost (vonj) proizvoda (parfuma), in ne na proizvod kot celoto. Zastopnik Komisije, ki je na obravnavi povzel argument družb pritožnic, je menil, da pogoji za prepoved na podlagi zadevne določbe oglaševanja, ki vsebuje trditev o enakosti le v zvezi z določenimi lastnostmi, niso izpolnjeni, če obstajajo druge lastnosti proizvoda, ki pomembno vplivajo na izbiro potrošnika, in če te niso predmet primerjave.

87.

Ker po mojem mnenju za namene te določbe ni pomembna trditev o enakosti ali o popolni ali delni enakovrednosti proizvodov, temveč sporočanje dejstva, da je bil oglaševani proizvod proizveden s postopkom imitacije ali kopije po vzoru proizvoda, zaščitenega z znamko, se v zvezi z zgoraj navedenimi argumenti zastavlja vprašanje, ali je obravnavani pogoj dopustnosti kršen le, kadar oglaševanje predstavlja oglaševalčev proizvod v celoti kot imitacijo ali kopijo proizvoda, zaščitenega z znamko, ali tudi takrat, kadar kot predmet imitacije ali kopije predstavlja samo eno ali samo nekatere lastnosti proizvoda.

88.

Ker je namen določbe preprečevati prav odkrito „priznanje“, sporočeno pri oglaševanju, o obstoju imitacije ali kopije proizvoda, zaščitenega z znamko, da bi bilo zagotovljeno njeno varstvo, menim, da pogoja dopustnosti ne izpolnjuje tisto sporočilo, ki neposredno ali posredno opozarja, da ena izmed lastnosti oglaševanega proizvoda imitira ali kopira tej ustrezno lastnost proizvoda, zaščitenega z znamko drugega, če gre za lastnost, ki jo javnost, na katero je sporočilo naslovljeno, dojema kot bistveno.

89.

Zato Sodišču predlagam, naj na četrto vprašanje za predhodno odločanje odgovori, da je treba člen 3a(1)(h) Direktive 84/450 razlagati tako,

90.

Peto vprašanje za predhodno odločanje v zvezi z razlago člena 5(2) Direktive 89/104 je zastavljeno v tistem delu spora o glavni stvari, ki se ne nanaša na primerjalne sezname, temveč na pakiranje (škatlica in steklenička) nekaterih parfumov, ki sta jih tržili družbi pritožnici.

91.

Predložitveno sodišče prosi za razlago Sodišča le glede pojma „[nepošteno] izkori[ščanje] ugled[a] znamke“, uporabljenega v členu 5(2) Direktive 89/104, pri čemer sprašuje zlasti, ali uporaba znaka, podobnega znani znamki – ki ne povzroča oškodovanja ali tveganja za oškodovanje naloge zagotavljanja izvora te znamke, razvrednotenja, očrnitve („tarnishment“) ali zabrisa („blurring“) znane znamke, ki ne vpliva negativno niti na prodajo imetnika znamke niti na povrnitev naložb v zvezi z znamko, temveč oglaševalcu, ki ta znak uporablja, prinaša tržno korist zaradi podobnosti med znakom in navedeno znamko – temu oglaševalcu omogoča, da „[nepošteno] izkoristi[…]“ ugled znamke v smislu navedene določbe.

92.

Predložitveno sodišče pri tem vprašanju opozarja zlasti na to, da bi ob ugotovitvi, da se je zaradi podobnosti pakiranja proizvodov družb pritožnic in registriranih znamk družbe ustvaril vtis o povezanosti med navedenimi izdelki in izdelki te družbe, ta povezava povzročila korist za družbi pritožnici, saj bi jima omogočila, da svoje proizvode tržita po višji ceni, kot bi jih lahko sicer. Vendar se predložitvenemu sodišču zdi, da bi z zatrjevanjem, da je v okoliščinah, opisanih v obravnavanem vprašanju za predhodno odločanje, podano nepošteno izkoriščanje, beseda „[nepošteno]“, ki je navedena v členu 5(2) Direktive 89/104, izgubila kakršno koli vlogo.

93.

V točki 57 sem že spomnil, da v skladu s sodno prakso varstvo, ki ga predvideva ta določba, pokriva tudi primere uporabe znaka, ki je podoben ugledni znamki, za enake ali podobne proizvode, in da namen določbe ni le preprečevati tveganje zmede v javnosti.

94.

Pogoj za to varstvo je, da stopnja podobnosti med ugledno znamko in znakom, ki ga uporabi tretja oseba, povzroči, da upoštevna javnost vzpostavi zvezo med znakom in znamko, čeprav ni nujno, da ju pri tem tudi zamenjuje. ( 70 )

95.

Drugi poseben pogoj za to varstvo je uporaba spornega znaka brez razloga, ki omogoča nepošteno izkoriščanje ali oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda znamke. ( 71 ) Gre za različne kršitve, ki lahko v nekaterih okoliščinah nastanejo samostojno, že ena sama pa zadošča, da je obravnavano varstvo upravičeno. ( 72 )

96.

S tem, ko povzemam ugotovitve generalne pravobranilke Sharpston v zvezi s členom 4(4)(a) Direktive 89/104, ( 73 ) poleg tega poudarjam, da se pojem nepoštenega izkoriščanja jasno osredotoča predvsem na koristi znaka, ki ga uporablja tretja oseba, in manj na škodo za ugledno znamko.

97.

Iz zgoraj navedenih ugotovitev izhaja, da okoliščine, ki jih je predložitveno sodišče opisalo v točkah od (a) do (d) obravnavanega vprašanja za predhodno odločanje – to je, da ni oškodovanja (ali tveganja zanj) bistvene naloge znamke kot zagotovila izvora, da ni oškodovanja (ali tveganja zanj) razlikovalnega značaja ali ugleda znamke in da ni vpliva na prodajo proizvodov, označenih z znano blagovno znamko, ali na povrnitev naložb v zvezi s to znamko – niso take, da bi bilo mogoče izključiti, da je lahko korist, ki jo je pridobil oglaševalec, ker je za svoje proizvode uporabljal znak, podoben ugledni znamki drugega, opredeljena kot nepoštena v skladu s členom 5(2) Direktive 89/104.

98.

Vendar pa to ne pomeni, da za tako opredelitev zadošča ugotovitev, da je javnost vzpostavila zgoraj navedeno zvezo med znakom in znamko zaradi njune podobnosti. ( 74 )

99.

Sodišče prve stopnje je v nekaterih sodbah, v katerih je razložilo člen 8(5) Uredbe št. 40/94, zatrdilo, da se „pojem neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, ki naj bi ga povzročila uporaba prijavljene znamke brez utemeljenega razloga, [nanaša na] tveganje, da se podoba ugledne znamke ali značilnosti, ki jih slednja prikazuje, prenesejo na proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, tako da se njihovo trženje olajša z miselnim povezovanjem s prejšnjo ugledno znamko“. ( 75 )

100.

Vendar je Sodišče prve stopnje v teh istih sodbah navedlo tudi, da zadevno tveganje obstaja, „kadar potrošnika, ki nujno ne zamenja trgovskega izvora zadevnega proizvoda ali storitve, prijavljena znamka sama privlači in bo kupil proizvod ali storitev, na katero se ta nanaša, ker nosi znamko, ki je enaka ali podobna prejšnji ugledni znamki“. ( 76 )

101.

V zvezi s tem ugotavljam, da je trditev, navedena v točki 99, da prenos podobe ugledne znamke na proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, olajša trženje teh proizvodov, povsem drugačna od sklepa – ki, kot se zdi, izhaja iz odlomka, navedenega v točki 100 – da se potrošnik samo zaradi tega prenosa odloči za nakup teh proizvodov in ne drugih. To drugo stališče je zelo ozko, saj kot pogoj za varstvo, ki se zagotavlja ugledni znamki proti ravnanjem, pri katerih gre za obešanje na ugled, predvideva dokaz, da potrošnik ne bi kupil proizvoda, na katerega se nanaša prijavljena znamka, če ne bi prišlo do prenosa podobe ugledne znamke na ta proizvod.

102.

V skladu z zgoraj navedenimi ugotovitvami generalne pravobranilke Sharpston – ki jih povzemam tako, da jih iz konteksta obravnave nasprotovanja registraciji znamke s strani imetnika prejšnje ugledne znamke prenašam v obravnavo varstva ugledne znamke proti uporabi znaka, ki je podoben ali enak tej znamki – je treba ugotoviti, ali je „[znak tretjega] zaradi povezave [z ugledno znamko] dobi[l] nekakšen zagon“. ( 77 )

103.

Za ugotovitev, da je bil izkoriščen ugled znamke v skladu s členom 5(2) Direktive 89/104, bi moral po mojem mnenju zadoščati dokaz, da je potrošnika posebno pritegnil znak, ki ga uporablja tretja oseba, in sicer zaradi miselne povezave tega znaka s pozitivnimi enakimi lastnostmi ugledne znamke, ( 78 ) ki je taka, da je potrošnika spodbudila k nakupu proizvodov, označenih s tem znakom.

104.

Vendar ali je treba, če je to dokazano, morda skleniti, da je ta korist sama po sebi nepoštena?

105.

V zvezi s tem se mi zdi pomembno opozoriti predvsem, da vsebuje člen 5(2) Direktive 89/104 – v nasprotju s členom 3a(1)(g) Direktive 84/450 – poleg prislova „[nepošteno]“ tudi besedno zvezo „uporaba […] znaka brez upravičenega razloga“. ( 79 ) Težava, ki se pojavi v primerih obešanja na ugled, obravnavanih v prvi določbi, se nanaša na opredelitev vloge za vsakega izmed teh dveh elementov, za katera se na prvi pogled zdi, da je njuna sočasna navedba nepotrebna in odvečna. Vprašamo se namreč lahko, kako je mogoče ugled znamke izkoristiti tako, da to ni nepošteno, kadar gre za uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, brez upravičenega razloga.

106.

Zdi se mi, da je treba za rešitev te težave šteti, da se prislov „nepošteno“ upošteva le v primeru zatrjevanja in dokazovanja upravičenega razloga za uporabo tega znaka.

107.

Iz tega izhaja, da je treba – kadar „zagon“, ki ga daje znaku tretje osebe njegova zveza z ugledno znamko, kakor sem razložil v točki 103, izvira iz take uporabe tega znaka, ki temelji na upravičenem razlogu – za ugotovitev, ali lahko imetnik znamke to uporabo prepove, preveriti še, ali je korist, ki jo je tako pridobila tretja oseba, poštena ali ne.

108.

Kadar pa oglaševalec ne zatrjuje in ne dokazuje, da je imel za uporabo znaka upravičene razloge (pri čemer zgolj dejstvo, da je nameraval izkoristiti ugled znamke, seveda ne more spadati mednje), lahko imetnik znamke to uporabo prepove, če tretji osebi omogoča, da izkorišča ugled te znamke. Če torej ni upravičenega razloga, je treba šteti, da je ta korist pridobljena neupravičeno. Zato, kot je v bistvu predlagala francoska vlada, bi bilo treba gotovo šteti, da je korist oglaševalca pridobljena nepošteno, če se izkaže, da je edini razlog za uporabo znaka, ki je podoben ugledni znamki, za označevanje oglaševalčevih proizvodov izkoriščanje ugleda ali posebne podobe navedene znamke za pospeševanje prodaje teh proizvodov.

109.

Če pa se oglaševalec dejansko sklicuje na upravičen razlog in to tudi dokaže, ni mogoče samodejno sklepati, da je korist, ki jo je pridobil zaradi ugleda znamke, nepoštena, temveč je treba pošteno ali nepošteno lastnost izkoriščanja preučiti glede na vse okoliščine, pomembne za posamezen primer, ( 80 ) in naravo ugotovljenega upravičenega razloga.

110.

Nacionalno sodišče bo torej moralo preveriti zlasti, ali sta družbi pritožnici navedli upravičen razlog za uporabo stekleničk in škatlic, podobnih znamkam družbe L’Oréal, ter – če bo odgovor na to vprašanje pritrdilen – ali je izkoriščanje ugleda teh znamk s strani navedenih družb pošteno ali ne, in sicer ob upoštevanju navedenega razloga ter vseh okoliščin, pomembnih za obravnavani primer. ( 81 )

111.

Zato Sodišču predlagam, naj na peto vprašanje za predhodno odločanje odgovori, da je treba člen 5(2) Direktive 89/104 razlagati tako:

112.

Glede na zgornje ugotovitve Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je zastavilo Court of Appeal (England & Wales), odgovori: