1. 

Týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania kladie Court of Appeal (England & Wales) Súdnemu dvoru otázky týkajúce sa výkladu článku 5 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok ( 2 ), ako aj článku 3a ods. 1 smernice Rady 84/450/EHS z o klamlivej a porovnávacej reklame ( 3 ), zmenenej a doplnenej smernicou 97/55/ES Európskeho parlamentu a Rady zo  ( 4 ).

2.

Článok 5 smernice 89/104 ( 5 ) s názvom „Práva z ochrannej známky“ znie:

„1.   Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

2.   Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo [neoprávnene získavalo prospech — neoficiálny preklad] z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo [spôsobovalo ujmu — neoficiálny preklad].

3.   V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

…“.

3.

Článok 6 ods. 1 smernice 89/104 s názvom „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ znie: „Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

4.

Smernica 97/55 doplnila do smernice 84/450, ktorá sa pôvodne týkala len klamlivej reklamy, viaceré ustanovenia o porovnávacej reklame.

5.

Článok 2 ods. 2a smernice 84/450, zmenenej a doplnenej smernicou 97/55 (ďalej len „smernica 84/450“) ( 6 ), definuje pojem „porovnávacia reklama“ na účely tejto smernice ako „akúkoľvek reklamu, ktorá explicitne alebo ako samozrejmý dôsledok identifikuje súťažiteľa alebo tovary alebo služby ponúkané súťažiteľom“.

6.

Článok 3a ods. 1 smernice 84/450 znie:

„Porovnávacia reklama, čo sa porovnávania týka, sa povoľuje, ak sú splnené tieto podmienky:

…

7.

L’Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie a Laboratoires Garnier & Cie (ďalej len spoločne „L’Oréal“) sú spoločnosti skupiny L’Oréal, ktorá pôsobí okrem iného v rámci výroby a obchodovania s luxusnými parfumami.

8.

L’Oréal je majiteľkou najmä týchto národných (britských), medzinárodných ochranných známok a ochranných známok Spoločenstva, zapísaných pre parfumy a iné parfumované výrobky:

9.

Bellure NV, spoločnosť podľa belgického práva, v roku 1996 a v roku 2001 začala uvádzať na európske trhy parfumy radu Creation Lamis a Dorall, vyrobené v tretej krajine na jej účet a s dizajnom, ktorý si objednala. Starion International Ltd (ďalej len „Starion“) kupovala tieto parfumy od Bellure, aby ich distribuovala veľkoobchodníkom alebo diskontným obchodníkom v Spojenom kráľovstve. Starion v tomto členskom štáte distribuovala aj parfumy radu Stitch. Malaika Investments Ltd, ktorá pôsobí pod obchodným názvom Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (ďalej len „Malaika“), predávala v rámci veľkoobchodu v Spojenom kráľovstve parfumy radu Creation Lamis, ktoré jej dodávala Starion. Parfumy troch uvedených radov imitovali vôňu úspešných parfumov a predávali sa maloobchodným zákazníkom za veľmi nízku cenu (pod 4 GBP).

10.

V rámci obchodovania s týmito parfumami v Spojenom kráľovstve Starion a Malaika používali porovnávacie zoznamy, ktoré poskytovali svojim predajcom a ktoré uvádzali súlad na základe vône medzi každým z týchto parfumov a nejakým luxusným parfumom určeným pomocou odkazu na slovnú ochrannú známku, ktorou sa označuje (ďalej len „porovnávacie zoznamy“). V týchto zoznamoch boli slovné ochranné známky Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa Noa od L’Oréal.

11.

Okrem toho štyri parfumy radu Creation Lamis a jeden parfum radu Dorall sa predávali vo flakónoch a obaloch, ktoré boli všeobecne podobné s flakónmi a obalmi parfumov Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs alebo Noa, aj keď je nepochybné, že táto podoba nebola taká, aby uviedla predajcov alebo spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide o pôvod výrobku.

12.

L’Oréal podala na High Court of Justice (England & Wales) žalobu pre porušenie práv z jej ochranných známok okrem iných proti spoločnostiam Bellure, Starion a Malaika. Na jednej strane uviedla, že použitie porovnávacích zoznamov zo strany spoločností Starion a Malaika bolo porušením práv vyplývajúcich z jej slovných ochranných známok Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa Noa, ako aj slovných a obrazových ochranných známok Noa, čo je v rozpore s článkom 10 ods. 1 Trade Mark Act 1994 (ďalej len „TMA“), ktorý prevzal do vnútroštátneho práva článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104. Na druhej strane L’Oréal tvrdila, že imitácia mien, flakónov a škatuliek jej parfumov Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa a predaj parfumov v takto imitovaných flakónoch a obaloch je porušením práv vyplývajúcich najmä z jej slovných ochranných známok Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa Noa, ako aj z jej ochranných známok flakónu a obalu Trésor a Miracle, čo je v rozpore s článkom 10 ods. 3 TMA, ktorý prevzal do vnútroštátneho práva článok 5 ods. 2 smernice 89/104.

13.

High Court vyhovela žalobe, ktorá smerovala proti používaniu porovnávacích zoznamov a zakladala sa na článku 10 ods. 1 TMA, ale žalobe, ktorá sa zakladala na článku 10 ods. 3 TMA vyhovela len čiastočne, keďže sa zistilo len porušenie práv ochrannej známky obalu Trésor a ochrannej známky flakónu Miracle.

14.

Starion a Malaika (ďalej len „odvolateľky“) podali odvolanie proti rozhodnutiu High Court na Court of Appeal. L’Oréal podala vzájomné odvolanie, aby získala potvrdenie porušenia slovných ochranných známok Trésor a Miracle, ochrannej známky flakónu Trésor a ochrannej známky obalu Miracle.

15.

Court of Appeal zamietol vzájomné odvolanie, ktoré podala L’Oréal a na účely vyriešenia zvyšnej časti sporu považoval za potrebné položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

16.

Vnútroštátny súd zastáva názor, že predmetné porovnávacie zoznamy predstavujú porovnávaciu reklamu v zmysle smernice 84/450 a spresňuje, že prvé štyri prejudiciálne otázky boli položené na účely posúdenia oprávnenosti používania slovných ochranných známok L’Oréal v porovnávacích zoznamoch odvolateľkami.

17.

Naopak, piata prejudiciálna otázka je položená na účely posúdenia oprávnenosti používania zo strany odvolateliek flakónov a škatuliek podobných tým, ktoré sú chránené ochrannou známkou obalu Trésor a ochrannou známkou flakónu Miracle.

18.

Prvé štyri prejudiciálne otázky sa všetky týkajú použitia cudzej ochrannej známky inzerentom v porovnávacej reklame, ktorú tvoria najmä také porovnávacie zoznamy, ako sú tie v predmetnom prípade. V tejto súvislosti sa cudzia ochranná známka používa na účely rozlíšenia výrobkov, aj keď nie výrobkov inzerenta, ale výrobkov majiteľa tejto ochrannej známky.

19.

Vnútroštátny súd sa domnieva, že rozširovanie takýchto porovnávacích zoznamov u obchodníkov je reklamou v zmysle článku 2 ods. 1 smernice 84/450. Ide totiž o vyhotovenie súvisiace s obchodom, ktorého cieľom je podpora odbytu tovaru.

20.

Ako som uviedol vyššie, tento súd sa okrem iného domnieva, že táto reklama je porovnávacou reklamou v zmysle článku 2 ods. 2a rovnakej smernice, pričom tento pojem si okrem iného vyžaduje existenciu súťažného vzťahu medzi inzerentom a podnikom identifikovaným (alebo ktorého výrobky alebo služby sú identifikované) v reklame. Prvá prejudiciálna otázka, ktorá sa netýka ustanovení smernice 84/450, sa vzťahuje na používanie ochrannej známky, ktorej majiteľom je „súťažiteľ“.

21.

Zo skutkového stavu, ktorý zistil vnútroštátny súd, skutočne vyplýva, že „tieto dva tovary účastníkov konania si nekonkurujú. Sú v rôznom cenovom aj trhovom pásme.“ ( 7 ). Táto úvaha podľa môjho názoru nebráni zisteniu, že v tomto prípade ide o porovnávaciu reklamu v zmysle článku 2 ods. 2a smernice 84/450, ak sa prihliadne na široký rozsah, ktorý je potrebné priznať súťažnému vzťahu, ktorý toto ustanovenie vyžaduje. V tejto súvislosti sa obmedzím na odkaz na úvahy uvedené v bodoch 63 až 90 návrhov, ktoré som predniesol vo veci De Landtsheer Emmanuel ( 8 ) a v bodoch 32 až 42 rozsudku, ktorým bola uvedená vec rozhodnutá ( 9 ), pričom osobitne zdôrazňujem, že v tejto súvislosti majú význam aj situácie potenciálnej konkurencie a možnosti vývoja aktuálneho stavu trhov a spotrebiteľské zvyky. Ako správne zdôraznila L’Oréal, okrem toho má význam aj súťažný vzťah, ktorý existuje len na úrovni sprostredkovateľov v rámci distribučnej reťaze (napríklad veľkoobchodný predaj). Vnútroštátny súd bude prípadne musieť hlbšie preskúmať otázku existencie súťažného vzťahu, ktorý vyžaduje tento predpis v konkrétnom prípade, z hľadiska výkladových kritérií, ktoré poskytuje tento rozsudok.

22.

Na účely tohto konania, pokiaľ neexistujú okolnosti, ktoré by zjavne svedčili o opaku, bude potrebné vychádzať z predpokladu, z ktorého vychádza vnútroštátny súd, a to, že dotknuté porovnávacie zoznamy tvoria porovnávaciu reklamu v zmysle článku 2 ods. 2a smernice 84/450 bez toho, aby to malo za následok pochybnosti o prípustnosti tretej a štvrtej prejudiciálnej otázky z hľadiska ich relevancie vo vzťahu k predmetu konania prebiehajúceho na vnútroštátnom súde.

23.

Na účely odpovedania na štyri predmetné prejudiciálne otázky, najmä na prvé dve, je potrebné najskôr určiť, aký je z hľadiska konfliktu medzi požiadavkou na ochranu ochrannej známky a požiadavkou na uľahčenie použitia porovnávacej reklamy vzájomný vzťah ustanovení týkajúcich sa ochrany ochrannej známky, ktoré sú uvedené jednak v smernici 89/104, najmä v článkoch 5 a 6, a jednak v smernici 84/450, najmä v článku 3a ods. 1.

24.

V nedávnom rozsudku O2 ( 10 ) Súdny dvor už v tejto súvislosti poskytol určité objasnenia. Najmä zdôraznil, že:

25.

Dodržiavanie týchto podmienok je teda pre uvedeného inzerenta platným dôvodom na obranu proti žalobe, ktorá sa zakladá na vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa preberá článok 5 ods. 1 alebo 2 smernice 84/109. V tejto súvislosti sa domnievam, že nie je ani správny, ani potrebný výklad, ktorý je uvedený v návrhu na začatie prejudiciálneho konania a s ktorým súhlasí aj L’Oréal, že zistenie dodržiavania týchto podmienok preto umožňuje len uviesť, že použitie cudzej zapísanej ochrannej známky (ďalej len pre prehľadnosť „ochranná známka“) v porovnávacej reklame je možné na základe článku 6 ods. 1 smernice 89/104. Ak je možné tvrdiť, že takéto použitie, pri ktorom sa dodržiavajú podmienky uvedené v článku 3a smernice 84/450 je „v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode“, takisto platí, že obmedzenie účinku ochrannej známky uvedené v článku 6 ods. 1 smernice 89/104 predpokladá aj to, že sa splní aj niektorá z podmienok uvedených v písmenách a) až c). Zdá sa mi však, že v tomto prípade nie je možné na žiadnu z týchto podmienok prihliadnuť, a preto sa dôvod obrany, ktorý sa zakladá na dodržiavaní podmienok prípustnosti uvedených v článku 3a ods. 1 smernice 84/450, môže „vložiť“ do smernice 89/104. Súhlasím najmä s postojom, ktorý na pojednávaní vyjadril zástupca Komisie, podľa ktorého sa článok 6 ods. 1 písm. b) týka len použitia prvkov ochrannej známky, ktoré opisujú jednu z vlastností tovaru alebo služieb uvedených v tomto ustanovení (opisné „údaje“). Zdá sa mi, že rozsudok Adidas a Adidas Benelux to potvrdzuje, keď uvádza, že „cieľom článku 6 ods. 1 písm. b) smernice je zabezpečiť možnosť pre všetky hospodárske subjekty používať opisné označenia“ a „teda predstavuje… vyjadrenie požiadavky dostupnosti“ ( 13 ). Dodržiavanie podmienok prípustnosti uvedených v článku 3a ods. 1 smernice 84/450 je podľa môjho názoru samostatným dôvodom na obranu, ktorý sa pripája k dôvodom uvedeným v článkoch 6 a 7 ods. 1 smernice 89/104, a ktorý je spôsobilý byť účinne uplatnený voči žalobe proti porovnávacej reklame založenú na vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa preberá článok 5ods. 1 alebo 2 tejto druhej smernice.

26.

Vzhľadom na to, že teda použitie označenia, ktoré je zhodné alebo podobné s ochrannou známkou súťažiteľa, nie je vylúčené z uplatňovania článku 5 ods. 1 smernice 89/104 len z dôvodu, že k nemu dochádza v rámci porovnávacej reklamy, ale môže byť za určitých podmienok zakázané na základe tohto ustanovenia, je potrebné na prvé dve prejudiciálne otázky odpovedať po preskúmaní práve týchto podmienok z hľadiska okolností, ktoré sú uvedené v týchto otázkach.

27.

Ako zdôraznil vnútroštátny súd, prvú prejudiciálnu otázku už v podstate Súdnemu dvoru položil tento istý vnútroštátny súd v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, na základe ktorého bol vyhlásený citovaný rozsudok O2. V uvedenej veci vnútroštátny súd určil, že vlastnosť, ktorá bola predmetom porovnania medzi službami (mobilných telekomunikačných služieb) inzerenta a majiteľa ochrannej známky použitej týmto inzerentom v jednej porovnávacej reklame, spočívala v cene, pričom v tomto prípade spočíva vlastnosť, ktorá je predmetom porovnania, vo vôni (pokiaľ ide o parfumy).

28.

Ďalším rozdielom medzi týmito dvoma prípadmi je, že vo veci O2 sa na vnútroštátnom súde namietalo, že inzerent používa označenie, ktoré nie je zhodné, ale je podobné s ochrannou známkou súťažiteľa, pričom ich služby uvedené v reklame boli rovnaké. Preto Súdny dvor v rozsudku O2 odpovedal na prvú prejudiciálnu otázku formulovanú v podstate rovnako ako prvá prejudiciálna otázka v tomto konaní tak, že poskytol len výklad písmena b) článku 5 ods. 1 smernice 89/104, keďže výklad písmena a) článku 5 ods. 1 nepovažoval za potrebný. V tomto prípade je však predmetom sporu na vnútroštátnom súde v rámci žaloby proti porovnávacím zoznamom používaným odvolateľkami použitie inzerentom označenia zhodného s cudzou ochrannou známkou pre zhodné tovary, ( 14 ) ktoré sú označené touto ochrannou známkou.

29.

V dôsledku toho treba chápať prvú otázku uvedenú v tomto konaní, v ktorej sa odkazuje na článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 v celom rozsahu, v tom zmysle, že vnútroštátny súd sa pýta, či písmeno a) tohto ustanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže zakázať použitie treťou osobou v porovnávacej reklame označenia zhodného s touto ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, aj vtedy, ak toto použitie nespôsobuje pravdepodobnosť zámeny u verejnosti, pokiaľ ide o pôvod dotknutých výrobkov alebo služieb.

30.

Na druhej strane, druhou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd výslovne pýta iba na výklad písmena a) článku 5 ods. 1 smernice 89/104, aby zistil, či na jeho základe majiteľ všeobecne známej ochrannej známky môže zakázať použitie treťou osobou pri predaji, najmä v porovnávacej reklame, označenia zhodného s touto ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, a to aj v prípade, že toto použitie, aj keď zohráva významnú úlohu v propagácii tovaru tretej osoby, nespôsobuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o pôvod dotknutých výrobkov alebo služieb, neovplyvňuje predaj tovarov, na ktoré sa vzťahuje všeobecne známa zapísaná ochranná známka a nepoškodzuje dobré meno tejto ochrannej známky.

31.

Podľa judikatúry Súdneho dvora existencia pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o pôvod výrobkov alebo služieb, a teda pravdepodobnosť, že verejnosť by sa mohla domnievať, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú z toho istého podniku, prípadne z ekonomicky prepojených podnikov, musí nevyhnutne nastať, aby sa použitie označenia, ktoré je zhodné alebo podobné cudzej ochrannej známke mohlo považovať za zakázané na základe článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104. Inými slovami, zákaz uložený týmto predpisom platí len vtedy, ak je pravdepodobné, že bude ohrozená základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zabezpečiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb. ( 15 )

32.

Musí sa dospieť k rovnakému záveru aj v súvislosti so zákazom uloženým v článku 5 ods. 1 písm. a) tejto smernice?

33.

Na túto otázku — na ktorú sa po rozsudku O2 musí odpovedať, ako uviedli odvolateľky, bez ohľadu na možnosť použiť proti takémuto zákazu obranu založenú na článku 6 smernice alebo na článku 3a ods. 1 smernice 84/450 — navrhuje Komisia odpovedať kladne. Podľa jej názoru článok 5 ods. 1 smernice 89/104 vo svojej celistvosti má za cieľ len chrániť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je práve zabezpečiť spotrebiteľom identitu pôvodu výrobkov označených ochrannou známkou. Na podporu tohto stanoviska sa odvoláva najmä na rozsudky Arsenal, Anheuser-Busch a Adam Opel. ( 16 ) Prvá prejudiciálna otázka by preto mala dostať zápornú odpoveď. Odvolateľky majú rovnaký názor.

34.

Naopak, L’Oréal a francúzska vláda navrhujú kladnú odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku, pričom zdôrazňujú, že článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 nemá za cieľ chrániť len funkciu ochrannej známky, ktorá spočíva v zabezpečení identity pôvodu výrobkov označených ochrannou známkou u verejnosti, ale poskytuje ochranu aj iným funkciám ochrannej známky. V tejto súvislosti sa odkazuje na desiate odôvodnenie uvedenej smernice a na citované rozsudky Arsenal, Anheuser-Busch a Adam Opel. L’Oréal tvrdí, že uvedené ustanovenie chráni najmä „komunikačné funkcie“ ochrannej známky, ako vyplýva z rozsudkov Súdneho dvora Parfums Christian Dior ( 17 ) a Boehringer Inghelheim a i. ( 18 ), ako aj z rozsudku Súdu prvého stupňa „VIPS“ ( 19 ). Aj francúzska vláda, ktorá sa odvoláva na funkciu ochrannej známky „spočívajúcu v umožnení jej majiteľovi kontrolovať a chrániť imidž svojej ochrannej známky u spotrebiteľov“, sa odvoláva na rozsudok Parfums Christian Dior, ktorý uznal túto funkciu práve pokiaľ ide o všeobecne známe ochranné známky, ktoré označujú luxusné parfumy.

35.

Pripomínam, že v zmysle deviateho odôvodnenia smernice 89/104 „v záujme uľahčenia voľného pohybu tovaru a služieb je podstatné, aby sa zabezpečilo, aby zapísané ochranné známky odteraz požívali v právnych systémoch všetkých členských štátov tú istú ochranu“ a že „by však toto nemalo brániť členským štátom poskytnúť podľa svojho uváženia rozsiahlu ochranu tým ochranným známkam, ktoré majú dobré meno“.

36.

Z prvého hľadiska je potrebné uviesť, že rozsah harmonizovanej ochrany ochranných známok predpísaný smernicou 89/104 vyplýva v podstate z článku 5 ods. 1 a 3 a z obmedzení uvedených v článkoch 6 a 7 tej istej smernice.

37.

Z druhého hľadiska článok 5 ods. 2 smernice umožňuje členským štátom, aby všeobecne známym ochranným známkam priznali zvýšenú ochranu oproti ochrane, ktorá je upravená v článku 5 ods. 1. Na rozdiel od tohto článku totiž článok 5 ods. 2 neukladá členským štátom povinnosť v ich vnútroštátnom práve stanoviť ochranu upravenú v tomto článku, ale obmedzuje sa na možnosť pre tieto členské štáty takúto ochranu stanoviť. Preto pokiaľ niektorý členský štát využije túto možnosť, ochranné známky, ktoré sú všeobecne známe, sú na jeho území chránené na základe článku 5 ods. 1, ako aj na základe článku 5 ods. 2 smernice ( 20 ).

38.

Pokiaľ ide o ochranu, ktorá musí byť povinne priznaná ochrannej známke na základe článku 5 ods. 1 smernice 89/104, stanovisko Komisie, podľa ktorého má toto ustanovenie za cieľ chrániť len funkciu označenia pôvodu ochrannej známky, nie je určite svojvoľnou konštrukciou. Desiate odôvodnenie smernice 89/104, ktoré sa vo všeobecnosti zaoberá „ochranou poskytnutou zapísanej ochrannej známke“ uvádza bez toho, aby zjavne poukazovalo na prípad podobnosti medzi obchodnou známkou a označením a medzi tovarom alebo službami, „že pravdepodobnosť zámeny… vytvára špecifickú podmienku pre takúto ochranu“. Skutočnosť, že podľa tohto odôvodnenia ochrana „je v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna“, by mohla jednoducho znamenať, že v takom prípade nie je majiteľ ochrannej známky povinný preukázať pravdepodobnosť zámeny ( 21 ), keďže sa to predpokladá ( 22 ), a nie, že nevyhnutne použitie ochrannej známky môže byť zakázané aj v prípade neexistencie tejto pravdepodobnosti. V rozsudku Adidas a Adidas Benelux ( 23 ) je uvedené, že „pravdepodobnosť zámeny vytvára špecifickú podmienku ochrany, ktorá je poskytovaná zapísanej ochrannej známke voči používaniu označení tretími osobami, ktoré s ňou nie sú zhodné“.

39.

Z desiateho odôvodnenia však skutočne vyplýva, že dotknutá ochrana má za cieľ „predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu“ ( 24 ).

40.

Súdny dvor aj na základe posúdenia tohto výkladového prvku v rozsudku Arsenal ( 25 ) po prvý krát uviedol, že „výlučné právo upravené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice bolo poskytnuté, aby umožnilo majiteľovi ochrannej známky chrániť svoje konkrétne záujmy ako majiteľa ochrannej známky, teda zabezpečiť, aby ochranná známka mohla plniť svoje základné funkcie“ a že „výkon tohto práva preto prichádza do úvahy v prípadoch, keď používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky a najmä do jej základnej funkcie, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod výrobku“.

41.

Hoci tieto tvrdenia Súdny dvor zopakoval v nasledujúcich rozsudkoch Anheuser Busch ( 26 ) a Adam Opel ( 27 ), dá sa povedať, že ich pôsobnosť prekonala určitý vývoj.

42.

Vo veci Arsenal mal najmä Súdny dvor „určiť, či oprávňuje článok 5 ods. 1 písm. a) smernice majiteľa ochrannej známky zakázať tretím osobám akékoľvek používanie označenia zhodného s ochrannou známkou pre výrobky zhodné s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, v obchodnom styku, alebo či toto právo zákazu predpokladá prítomnosť konkrétneho záujmu majiteľa ochrannej známky v tom zmysle, že používanie daného označenia treťou osobou musí zasiahnuť alebo byť spôsobilé zasiahnuť do jednej z funkcií ochrannej známky“ ( 28 ).

43.

V tejto súvislosti Súdny dvor uskutočnil úvahy uvedené vyššie v bode 40, pričom dospel k záveru, že „majiteľ ochrannej známky totiž nemôže zakázať používanie označenia zhodného s ochrannou známkou pre výrobky zhodné s výrobkami, pre ktoré bola zapísaná ochranná známka, ak toto používanie nezasahuje do jeho záujmov ako majiteľa ochrannej známky vzhľadom na jej funkcie“ ( 29 ).

44.

Z rozsudku Arsenal sa dá v krátkosti vyvodiť, že použitie označenia zhodného s ochrannou známkou pre tovary, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, nemusí nevyhnutne poškodiť alebo byť schopné poškodiť funkcie ochrannej známky a že len v prípade vzniku škody alebo nebezpečenstva škody niektorej z funkcií ochrannej známky môže byť použitie označenia zhodného s ochrannou známkou treťou osobou zakázané na základe článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 (výkon výlučného práva, a teda „vyhradeného“ pre tieto prípady). Z týchto dôvodov Súdny dvor uviedol, že čisto opisné účely sú vylúčené z pôsobnosti článku 5 ods. 1 smernice: nezasahujú do žiadneho zo záujmov, ktoré toto ustanovenie chráni, a teda nejde o používanie v zmysle uvedeného ustanovenia. ( 30 )

45.

Rozsudok Arsenal urobil z poškodenia (alebo jeho nebezpečenstva) jednej z funkcií ochrannej známky predpoklad výkonu výlučného práva podľa článku 5 ods. 1 písm. a), ako je zdôraznené v bode 16 rozsudku Céline ( 31 ). To však pri dôkladnom pohľade neznamená uznanie, že použitie ochrannej známky treťou osobou môže byť zakázané na základe uvedeného ustanovenia, pokiaľ je poškodené alebo hrozí poškodenie akejkoľvek funkcie ochrannej známky, alebo inými slovami, že všetky funkcie ochrannej známky sú právne chránené týmto ustanovením. V rozsudku Arsenal nie sú identifikované rôzne funkcie ochrannej známky ani nie je jednoznačne uvedené, že tieto funkcie sú všetky právne chránené článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104. Na druhej strane Súdny dvor v uvedenom prípade zistil poškodenie (alebo jeho nebezpečenstvo) základnej funkcie ochrannej známky, ako „záruky pôvodu“ výrobku ( 32 ). Bolo by teda možné sa domnievať, že v rozsudku Arsenal Súdny dvor nechcel vylúčiť ochranu iných ako základných funkcií ochrannej známky na základe vyššie uvedeného ustanovenia, avšak bez toho, aby ju uznal, pričom nakoniec túto otázku ponechal otvorenú.

46.

Zdá sa však, že rozsudkom Adam Opel urobil Súdny dvor ďalší krok vpred v uznávaní ochrany iných ako základných funkcií ochrannej známky na základe tohto ustanovenia.

47.

V uvedenom rozsudku Súdny dvor popri tom, ako rozvinul úvahy uvedené vyššie v bode 40, po prvýkrát zdôraznil, že „umiestneniu označenia zhodného s ochrannou známkou zapísanou pre hračky na zmenšené modely vozidiel treťou osobou môže byť zabránené v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice iba vtedy, ak zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií tejto ochrannej známky“ ( 33 ), a napokon prevzal tento koncept, pričom vynechal slovo „iba“, keď uviedol, že „keď je ochranná známka — s ktorou sa spája dobré meno — zapísaná pre motorové vozidlá a zároveň pre hračky, umiestnenie označenia zhodného s touto ochrannou známkou na zmenšené modely vozidiel uvedenej ochrannej známky treťou osobou bez súhlasu majiteľa ochrannej známky na účely presnej reprodukcie týchto vozidiel a uvádzanie uvedených zmenšených modelov na trh… predstavuje v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice používanie, ktorému má majiteľ ochrannej známky právo zabrániť, ak takéto používanie zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky ako ochrannej známky zapísanej pre hračky“ ( 34 ). Zdá sa, že nie je prejavom svojvôle domnievať sa, že toto stanovisko sa jednoducho nerovná tvrdeniu, podľa ktorého pri neexistencii zásahu (alebo nebezpečenstva zásahu) do funkcie ochrannej známky sa ochrana podľa článku 5 ods. 1 písm. a) nemôže uplatniť (žiadna ochrana, ak ani jedna funkcia ochrannej známky nie je zasiahnutá alebo jej nehrozí nebezpečenstvo zásahu), ale znamená, že na účely uplatniteľnosti tejto ochrany má význam zásah (alebo nebezpečenstvo zásahu) do akejkoľvek funkcie ochrannej známky (ochrana, ak jedna akákoľvek funkcia ochrannej známky bola poškodená alebo hrozí, že bude poškodená).

48.

Ani v tomto rozsudku však Súdny dvor neuviedol, aké sú iné ako základné funkcie ochrannej známky, keďže sa vo veci samej netvrdilo, že dotknuté použitie ochrannej známky zasahuje „do iných funkcií tejto ochrannej známky, ako do jej základnej funkcie“ ( 35 ).

49.

Lenže tento pokrokový výklad judikatúry týkajúci sa myšlienky ochrany podľa článku 5 ods. 1 písm. a), aj pokiaľ ide o iné funkcie, ako je funkcia záruky pôvodu, vyvoláva niektoré dôležité otázky, akou je aj otázka definovania, aké sú tieto funkcie a ďalej otázka overenia, akým spôsobom sa táto ochrana zosúladí a koordinuje s ochranou všeobecnej známej ochrannej známky podľa článku 5 ods. 2 uvedenej smernice, vzhľadom na to, že aj toto druhé ustanovenie sa v časti, v ktorej odkazuje na zásah do rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena tejto ochrannej známky, týka ochrany funkcií ochrannej známky.

50.

Pokiaľ ide o prvé hľadisko, je potrebné uviesť, že podľa môjho názoru ani smernica 89/104, ani judikatúra Súdneho dvora neponúkajú zoznam a opis iných funkcií ochrannej známky, ako je záruka pôvodu.

51.

V tejto súvislosti poskytol užitočný príspevok generálny advokát Jacobs vo svojich návrhoch vo veci, v ktorej bol vyhlásený citovaný rozsudok Parfums Christian Dior ( 36 ). Najskôr uviedol, že „hoci Súdny dvor opakovane zdôraznil funkciu ochrannej známky ako ukazovateľa pôvodu výrobkov…, nemal v úmysle uviesť, že práva priznané ochrannou známkou možno uplatniť len na ochranu tejto funkcie“, potom poukázal na iné možné funkcie ochrannej známky, pričom ich okrem iného považoval za súčasť alebo v každom prípade odvodeninu základnej funkcie: „funkcia ochrannej známky ako prejavu kvality“, alebo „symbol vlastností, ktoré spotrebitelia spájajú s určitými tovarmi alebo službami“ a záruky, „že tovary a služby sú na úrovni očakávaní“ a „funkcie ako prejavu ‚komunikácie‘ investícií alebo reklamy“, ktoré „vyplývajú zo skutočnosti, že investícia určená na podporu výrobku sa vyvíja okolo ochrannej známky“ a teda má „hodnotu, ktorá sa má chrániť ako taká, bez ohľadu na prípadné protiprávne použitie vyplývajúce z nepravdivého údaju o pôvode alebo o kvalite“.

52.

Generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer vo svojich návrhoch, prednesených vo veci, v ktorej bol vyhlásený citovaný rozsudok Arsenal ( 37 ), uviedol, že je „reduktívne a zjednodušujúce obmedziť funkcie ochrannej známky na uvedenie pôvodu podnikateľa“, pričom zdôraznil, že „skúsenosti učia, že vo väčšine prípadov používateľ ignoruje identitu výrobcu spotrebných tovarov“, zatiaľ čo ochranná známka „nadobúda vlastný život, vyjadruje… kvalitu, dobré meno a v niektorých prípadoch aj určitý modus vivendi“. Vzhľadom na „aktuálne fungovanie trhu [a] správanie priemerného spotrebiteľa“, „nevid[el] žiadny dôvod, aby tieto ostatné funkcie ochrannej známky nemali tiež požívať ochranu popri funkcii, ktorá označuje pôvod podnikateľa, výrobkov alebo služieb“ ( 38 ).

53.

Pokiaľ ide o záruku kvality alebo presnejšie, kvalitatívnej stálosti (alebo rovnorodosti) výrobkov označených ochrannou známkou, bolo uvedené, že ide o viac ako jeden aspekt funkcie záruky kvality ( 39 ). Výlučné právo priznané ochrannej známke chráni záujmy majiteľa ochrannej známky a nemôžu sa naň odvolávať spotrebitelia, aby žiadali určitú kvalitu výrobkov. Hoci kvalitatívna stálosť vo všeobecnosti zodpovedá záujmu výrobcu, ktorý je majiteľom ochrannej známky, samozrejme ochranná známka sama o sebe nezabezpečuje identitu pôvodu výrobku a následnú jednotnú kontrolu jeho kvality. Ako nedávno uviedla generálna advokátka Kokott, „práva z ochrannej známky majú zabezpečiť možnosť kontroly kvality tovarov a nie skutočný výkon tejto kontroly“ ( 40 ). Ochranná známka teda svojmu majiteľovi umožňuje nielen vyhnúť sa tomu, aby sa ako jeho tovar objavoval tovar, ktorý nie je jeho (funkcia záruky pôvodu), ale aj vyhnúť sa tomu, aby bola kvalita jeho tovaru vo fázach predaja, ktoré nasledujú po prvom uvedení na trh ním alebo s jeho súhlasom, zmenená bez toho, aby to povolil (pozri článok 7 ods. 2 smernice 89/104).

54.

Zdá sa, že pokiaľ ide o komunikačné funkcie, ktoré má ochranná známka, na ktoré sa odvoláva L’Oréal, je nepochybné, že ochranná známka môže sprostredkovať spotrebiteľom informácie rôznej povahy o výrobku, ktorý označuje. Môže ísť o informácie prenesené priamo označením, ktoré tvorí ochrannú známku (napríklad informácie týkajúce sa materiálových vlastností výrobku vyjadrené opisnými prvkami, prípadne uvedené v kombinovanej ochrannej známke), alebo častejšie, o „akumulované“ informácie ( 41 ) o ochrannej známke ako dôsledok propagačnej a reklamnej činnosti uskutočnenej majiteľom — napríklad odkazy týkajúce sa nehmotných vlastností, ktoré tvoria imidž výrobku alebo podniku vo všeobecnosti (napríklad kvalita, dôveryhodnosť, serióznosť atď.) alebo osobitne (napríklad určitý štýl, luxus, sila). Tento informačný zvyk ochrannej známky si zaslúži ochranu aj vtedy, ak jej používanie treťou osobou nespôsobuje zámenu, pokiaľ ide o pôvod výrobkov alebo služieb ( 42 ).

55.

Ako pripomenula L’Oréal, judikatúra Súdneho dvora už uznala za hodné ochrany a za predmet ochrany „dobré meno“ ochrannej známky prostredníctvom priznania výlučného práva uvedeného v článku 5 smernice 89/104. Súdny dvor uviedol, že „zásah do dobrého mena ochrannej známky môže byť v zásade legitímnym dôvodom v zmysle článku 7 ods. 2 smernice, aby majiteľ namietal proti ďalšiemu predaju výrobkov uvedených na trh v Spoločenstve majiteľom samým alebo s jeho súhlasom“ ( 43 ).

56.

Legitímny dôvod v zmysle tohto ustanovenia predstavuje najmä skutočnosť, že prezentácia výrobku s upraveným obalom je spôsobilá zasiahnuť do dobrého mena ochrannej známky alebo toho, čo je ňou označené ( 44 ). Tak napríklad „farmaceutický výrobok s upraveným balením teda môže mať neadekvátnu prezentáciu, a tým môže poškodzovať dobré meno ochrannej známky, najmä ak obal alebo etiketa, aj keď nie sú poškodené, nekvalitné alebo špinavé, sú spôsobilé mať dosah na hodnotu ochrannej známky tým, že narúšajú predstavu o vážnosti a kvalite spojenú s takýmto výrobkom, ako aj dôveru, ktorú tento výrobok vyvoláva vo vedomí dotknutej verejnosti“ ( 45 ). Okrem toho v prípade, keď predajca používa ochrannú známku na podporu ďalšieho predaja luxusných a prestížnych výrobkov označených samotnou ochrannou známkou, musí sa snažiť „zabrániť tomu, aby jeho reklama ovplyvnila hodnotu ochrannej známky a poškodila štýl a prestížny imidž predmetných výrobkov, ako aj dojem luxusu, ktorý ich obklopuje“ ( 46 ).

57.

Ak tieto úvahy potvrdzujú, že ochrana udelená ochrannej známke prostredníctvom priznania výlučného práva podľa článku 5 smernice 89/104 sa uplatňuje aj nad rámec potreby chrániť funkciu záruky pôvodu ochrannej známky, a teda existenciu pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ide o pôvod výrobkov alebo služieb, ponechávajú však otvorenú otázku určenia, v akom rozsahu spadá ochrana komunikačných funkcií ochrannej známky a najmä jej prvku dobrého mena pred použitím označenia zhodného s ochrannou známkou pre zhodné výrobky, do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 (vzhľadom na všetky ochranné známky a nielen na tie, ktoré sú všeobecne známe) a v akom rozsahu spadá do pôsobnosti článku 5 ods. 2 tejto smernice, pričom ide o ustanovenie, ktoré na základe ustálenej judikatúry ustanovuje ochranu, ale len všeobecne známych ochranných známok, bez ohľadu na existenciu pravdepodobnosti zámeny u verejnosti ( 47 ). Táto otázka je chúlostivá najmä vzhľadom na skutočnosť, že:

58.

Zdá sa, že predpoklad dobrovoľnej ochrany podľa článku 5 ods. 2 pred zásahom do dobrého mena ochrannej známky spôsobeným použitím zhodného označenie pre zhodné výrobky je v rozpore s myšlienkou, podľa ktorej je cieľom článku 5 ods. 1 písm. a) chrániť všetky funkcie ochrannej známky pred takýmto používaním. Zdá sa, že v tejto súvislosti je na základe výkladu rozsahu tohto ustanovenia lepšie pridŕžať sa prístupu uvedeného v rozsudku Arsenal (žiadna ochrana, ak ani jedna funkcia ochrannej známky nie je zasiahnutá alebo jej nehrozí nebezpečenstvo zásahu) a nie prístupu, ktorý sa zdá, že vyplýva z rozsudku Adam Opel (ochrana, ak akákoľvek funkcia ochrannej známky bola poškodená alebo hrozí, že bude poškodená). Nie je však možné vylúčiť, že široký výklad článku 5 ods. 2, ktorý sa uvádza v judikatúre začatej rozsudkom Davidoff, na ktorý som poukázal v druhej zarážke predchádzajúceho bodu, pokryje samozrejme nielen prípady, ktoré sú výslovne uvedené v tomto ustanovení, prípady použitia označenia zhodného so všeobecne známou ochrannou známkou pre podobný výrobok alebo službu, použitia označenia podobného všeobecne známej ochrannej známke pre zhodný výrobok alebo službu a použitia označenia podobného všeobecne známej ochrannej známke pre podobný výrobok alebo službu, ale nie prípady použitia označenia zhodného so všeobecne známou ochrannou známkou pre zhodný výrobok alebo službu, ktoré ostáva predmetom článku 5 ods. 1 písm. a).

59.

Vzhľadom na okolnosti tohto prípadu však na účely odpovedania na otázky, ktoré položil Court of Appeal, nie je potrebné preskúmať skutočnosti uvedené v predchádzajúcich dvoch bodoch ani dospieť k vyčerpávajúcemu opisu funkcií ochrannej známky, ktoré môžu byť chránené podľa článku 5 ods. 1 písm. a).

60.

V tejto súvislosti pripomínam, že prvé dve prejudiciálne otázky vychádzajú z predpokladu, ktorý uviedol vnútroštátny súd, že v tomto prípade neexistuje ani pravdepodobnosť zámeny u verejnosti, pokiaľ ide o pôvod výrobkov, a teda zásah do základnej funkcie ochrannej známky, ktorej ochrana sa žiada, ani zásah do dobrého mena týchto ochranných známok, a teda do (komunikačných) funkcií, ktoré majú vďaka tejto všeobecnej známosti. Nejaví sa, že by L’Oréal uplatňovala poškodenie iných funkcií svojich ochranných známok, ako tých, ktoré boli práve uvedené. Okrem toho vo svojich písomných pripomienkach L’Oréal najskôr poukázala na komunikačné funkcie ochranných známok, pre ktoré žiada ochranu, neuvádza ani jeden zásah (alebo jeho nebezpečenstvo) do dobrého mena týchto ochranných známok, ale len to, že oznámené použitie týchto ochranných známok umožňuje odvolateľkám neoprávnene získavať prospech z tohto dobrého mena ( 49 ). Okolnosť získavania takéhoto prospechu na rozdiel od prípadov poškodzovania alebo oslabovania všeobecne známej ochrannej známky, neznamená, že toto používanie poškodzuje alebo že hrozí nebezpečenstvo zásahu do komunikačných funkcií, ktoré majú tieto ochranné známky vďaka ich dobrému menu.

61.

Domnievam sa preto, že na prvú a na druhú prejudiciálnu otázku sa môže odpovedať tak, že článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky nemôže zakázať použitie treťou osobou v porovnávacej reklame označenia zhodného s touto ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, ak toto použitie ani nepoškodí ani neohrozí základnú funkciu zapísanej ochrannej známky ako záruky pôvodu ani žiadnu inú funkciu tejto ochrannej známky, a to aj vtedy, ak toto použitie zohráva významnú úlohu v propagácii výrobku inzerenta, pričom mu najmä umožňuje neoprávnene získať prospech z dobrého mena tejto ochrannej známky.

62.

Hneď však spresním, že ak toto použitie ochrannej známky nemôže byť zakázané podľa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, bude to možné na základe (ustanovení vnútroštátneho práva, ktorými sa preberá ustanovenie) článku 5 ods. 2 tejto smernice a/alebo článku 3a ods. 1 smernice 84/450, ak budú splnené podmienky.

63.

Práve tohto posledného ustanovenia sa týka tretia a štvrtá prejudiciálna otázka, ktoré postupne preskúmam, s tým, že najskôr uvediem, že žaloba, ktorú podala L’Oréal proti dotknutým porovnávacím zoznamom, je podľa návrhu na začatie prejudiciálneho konania dôvodná len na základe vnútroštátneho ustanovenia, ktoré preberá článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 (článok 10 ods. 1 TMA), a nie na základe ustanovenia, ktorým sa preberá článok 5 ods. 2 tejto smernice alebo priamo na základe ustanovení týkajúcich sa porovnávacej reklamy.

64.

Do pôsobnosti vnútroštátneho súdu bude patriť úloha posúdiť — v prípade, že sa bude potrebné na základe odpovede Súdneho dvora na prvé dve prejudiciálne otázky domnievať, že v tomto prípade neboli splnené podmienky uplatnenia článku 10 ods. 1 TMA — či má, aj vzhľadom na jeho vnútroštátne procesné právo, tretia a štvrtá prejudiciálna otázka rovnaký význam na výsledok sporu, o ktorom má rozhodnúť, pokiaľ ide o prípustnosť používania porovnávacích zoznamov.

65.

Treťou prejudiciálnou otázkou vnútroštátny súd žiada, aby Súdny dvor vyložil pojem „neoprávnene získava prospech“, ktorý je uvedený v článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450. Vychádzajúc z predpokladu, proti ktorému nenamietajú ani odvolateľky, že použitie porovnávacích zoznamov im umožňuje využívať výhodu všeobecnej známosti luxusných parfumov spoločnosti L’Oréal a zdôrazňujúc, že akýkoľvek druh porovnávacej reklamy s výrobkom, ktorý je na trhu všeobecne známy, potenciálne vyvoláva významný prvok „free riding“, vnútroštátny súd sa v druhej časti prejudiciálnej otázky pýta najmä, či porovnanie s výrobkom označeným všeobecne známou ochrannou známkou, uskutočnené v porovnávacom zozname, umožňuje ako také inzerentovi neoprávnene získavať prospech z dobrého mena tejto známky.

66.

Ako som uviedol v predchádzajúcich návrhoch ( 50 ), najčastejším cieľom porovnávacej reklamy je porovnanie s najvýznamnejším súťažiteľom, a tak sama osebe predstavuje určité „spojenie“ s jeho dobrým menom alebo jeho rozlišovacími označeniami. Ak normotvorca v článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450 použil prívlastok „neoprávnený“, je zrejmé, že sa domnieval, že existencia prospechu pre inzerenta, vyplývajúca z dobrého mena označení identifikujúcich súťažiteľa ako taká nestačí na odôvodnenie zákazu porovnávacej reklamy ( 51 ). Na tento účel je potrebné, aby sa prospech dal kvalifikovať ako „neoprávnený“. Nesmie sa totiž opomenúť, že smernica 97/55 vyjadruje jasne kladný postoj normotvorcu Spoločenstva vo vzťahu k porovnávacej reklame, ktorá môže byť legitímnym prostriedkom informovania spotrebiteľov a stimulovať hospodársku súťaž medzi dodávateľmi tovarov a služieb v prospech spotrebiteľov (pozri druhé a piate odôvodnenie) ( 52 ), pričom podľa ustálenej judikatúry „sa podmienky stanovené pre porovnávaciu reklamu majú vykladať v čo najpriaznivejšom zmysle pre túto reklamu“ ( 53 ).

67.

Na druhú časť skúmanej prejudiciálnej otázky je podľa môjho názoru potrebné odpovedať záporne.

68.

Táto otázka sa však všeobecnejšie týka aj zistenia kritérií, ktoré umožňujú kvalifikovať ako neoprávnený taký prospech, ktorý vyplýva z dobrého mena ochrannej známky prostredníctvom porovnávacej reklamy.

69.

L’Oréal poukazuje na definíciu uvedenú v návrhoch, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok Adidas-Salomon a Adidas Benelux ( 54 ), podľa ktorého „pojem neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky musí byť chápaný tak, že zahŕňa ‚prípady, keď došlo k používaniu a zjavnému parazitovaniu na známej ochrannej známky alebo keď dôjde k pokusom o neoprávnené získanie prospechu z jej dobrého mena“ ( 55 ). L’Oréal v podstate tvrdí, že neoprávnene získaným je prospech, ktorý sa dosiahne prostredníctvom nárastu predaja a cien vlastného výrobku jednoduchým používaním marketingového úsilia majiteľa všeobecne známej ochrannej známky bez toho, aby sa vynaložilo vlastné úsilie. O neoprávnené využívanie dobrého mena ide vtedy, ak nie je porovnanie nevyhnutné na rozlíšenie obsahu a výhod reklamovaného výrobku oproti obsahu a výhodám výrobku označeného všeobecne známou ochrannou známkou. L’Oréal poukazuje na to, že v tomto prípade nebolo použitie jej všeobecne známych ochranných známok nevyhnutné na účely opisu vône parfumov predávaných odvolateľkami, ktorá by mohla byť ľahko opísaná pomocou odkazu na známe vône (napríklad kvetinovú, vôňu korenia, citrusových plodov).

70.

Odvolateľky sa odvolávajú na rozsudok Siemens ( 56 ), pričom osobitne pripomínajú, že v bodoch 24 a 18 tohto rozsudku Súdny dvor uviedol, že na jednej strane „výhoda, ktorú prináša porovnávacia reklama spotrebiteľom, musí byť nevyhnutne zohľadnená pri posudzovaní, či je využívanie všeobecnej známosti ochrannej známky… súťažiteľa objednávateľom reklamy nedovolené“ a na druhej strane, že bolo potrebné overiť, či v uvedenom prípade toto prevzatie môže vo verejnosti, ktorej je reklama adresovaná, „vyvolať asociáciu medzi výrobcom… a konkurenčným dodávateľom tým, že by spomínaná verejnosť mohla preniesť všeobecnú známosť výrobkov tohto výrobcu na výrobky predávané týmto konkurenčným dodávateľom“.

71.

Súhlasím predovšetkým s Komisiou a s vládou Spojeného kráľovstva, ktoré sa domnievajú, že výraz „neoprávnene získava prospech“ použitý normotvorcom Spoločenstva sa nedá definovať všeobecne. Zdá sa, že je navrhnutý práve na to, aby sa uplatňoval flexibilne a na základe prístupu prípad od prípadu, vzhľadom na jeho skutkové okolnosti ( 57 ).

72.

Pokiaľ ide o časť návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs, na ktorú sa odkazuje vyššie v bode 69 a ktorá sa okrem iného uvádza v súvislosti s výkladom článku 5 ods. 2 smernice 89/104 a nie v súvislosti s výkladom článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450, podľa názoru, ktorý nedávno uviedla generálna advokátka Sharpston, sa nemá tento výraz vykladať ako definícia rozsahu ochrany poskytovanej právom Spoločenstva ochranným známkam s dobrým menom, ale ako príklad na účely lepšieho pochopenia dôvodov tejto ochrany, historických a pojmových súvislostí, za akých bol prijatý ( 58 ). Na druhej strane výrazy „parazitovanie“ na známej ochrannej známke alebo „pokusy o neoprávnené získanie prospechu z jej dobrého mena“ ostávajú stále nevymedzené a okrem toho sa zdá, že sú málo užitočné v súvislosti s porovnávacou reklamou, ktorá, ako bolo uvedené vyššie, takmer pojmovo vyvoláva podobné správanie zo strany svojho pôvodcu.

73.

Kritérium, na ktoré poukazujú odvolateľky, spočívajúce v overení skutočnosti, či vo verejnosti, ktorej je reklama adresovaná, môže vyvolať asociáciu medzi majiteľom všeobecnej známej ochrannej známky a inzerentom tým, že by spomínaná verejnosť preniesla všeobecnú známosť výrobkov tohto majiteľa ochrannej známky na výrobky predávané týmto inzerentom (ďalej len pre zostručnenie „asociácia s prenesením všeobecnej známosti“), bolo skutočne spomenuté Súdnym dvorom v rozsudkoch Toshiba ( 59 ) a Siemens ( 60 ) ako relevantné v rámci analýzy, ktorej cieľom bolo zistenie, či použitie cudzej ochrannej známky môže neoprávnene získať inzerentovi prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky. Nezdá sa však, že úloha, ktorú by toto kritérium malo zohrávať v rámci tejto analýzy, je z týchto rozsudkov veľmi jasná. Úvaha, ktorá ma viedla k poznámkam uvedeným v tomto konaní a výklad článku 5 ods. 2 smernice 89/104, ktorý bol zároveň uskutočnený na účely poskytnutia odpovede na piatu prejudiciálnu otázku ma vedú k domnienke v tom zmysle, že overenie asociácie s prenesením všeobecnej známosti umožňuje tvrdiť, že existuje výhoda, vyplývajúca z dobrého mena cudzej ochrannej známky, ale nie aj nečestný charakter tejto výhody. Inak by nebol pochopiteľný dôvod, pre ktorý v samotnom rozsudku Siemens Súdny dvor uznal význam „výhod[y], ktorú prináša porovnávacia reklama spotrebiteľom“ na účely posúdenia nečestnosti povahy výhody, ktorá inzerentovi vyplýva z dobrého mena spojeného s identifikačným označením súťažiteľa ( 61 ), a je potrebné zdôrazniť, že k tomu dochádza mimo analýzy týkajúcej sa vytvorenia asociácie s prenesením všeobecnej známosti.

74.

Preto na účely overenia, či porovnávacia reklama umožňuje inzerentovi neoprávnene získavať prospech z dobrého mena ochrannej známky súťažiteľa, bude predovšetkým potrebné zistiť, či vo verejnosti môže spôsobiť vytvorenie asociácie s prenesením všeobecnej známosti. Súdny dvor uviedol, že na účely tohto zistenia „je potrebné zohľadniť celkovú prezentáciu namietanej reklamy a povahu verejnosti, ktorej je táto reklama určená“ ( 62 ), pričom tiež uviedol, že verejnosť tvorená špecializovanými obchodníkmi môže byť oveľa menej náchylná k vytvoreniu asociácie s prenesením všeobecnej známosti, ako koneční spotrebitelia ( 63 ).

75.

Na základe zistenia uvedeného účinku a následne existencie prospechu vyplývajúceho z dobrého mena cudzej ochrannej známky sa nebude dať automaticky dospieť k záveru, že dotknutá reklama je v rozpore s článkom 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450. Ešte bude potrebné posúdiť neoprávnený charakter tohto prospechu. To bude podľa môjho názoru potrebné urobiť podľa okolností každého jednotlivého prípadu.

76.

Na tento účel je in primis podstatná výhoda, ktorú prináša porovnávacia reklama spotrebiteľom ( 64 ), či už sú sprostredkujúci alebo koneční. Existencia tejto výhody spočíva v dodržiavaní podmienok prípustnosti uvedených v článku 3a ods. 1 písm. a) až d) pri tejto reklame. Táto výhoda však musí byť podľa môjho názoru vyvážená inými významnými okolnosťami, akými je stupeň všeobecnej známosti ochrannej známky súťažiteľa v porovnaní s ochrannou známkou inzerenta, osobitný obraz, ktorý sprevádza výrobok označený všeobecne známou ochrannou známkou v mysliach spotrebiteľov, a dôvody, ktoré vedú ku kúpe tohto alebo reklamovaného výrobku, potreba alebo užitočnosť použitia všeobecne známej ochrannej známky alebo príslušné podmienky vo vzťahu k osobitným informačným účelom dotknutej reklamy, spôsob, akým sa porovnávacia reklama začleňuje do obchodnej politiky svojho pôvodcu (najmä či ide o sporadickú iniciatívu alebo o takú, ktorá je v každom prípade zahrnutá do podrobnejšieho rámca propagačných činností alebo či je táto obchodná politika systematicky sústredená na porovnanie s výrobkom označeným všeobecne známou ochrannou známkou). Rozsah výhody, ktorú využíva inzerent, a rozsah straty, ktorú prípadne utrpel majiteľ všeobecne známej ochrannej známky v súvislosti s odklonom klientely, je možné vziať do úvahy, ale mali by mať menšiu váhu oproti iným okolnostiam pri posúdení neoprávnenosti výhody, keďže ich existencia sa môže považovať za vlastnosť samotnej povahy fenoménu porovnávacej reklamy ( 65 ).

77.

Tak nie je vylúčené, že aj reklama, ktorá má skutočný informačný obsah, sa môže považovať za reklamu, ktorá získava svojmu objednávateľovi neoprávnený prospech, pokiaľ sa uskutoční asociácia s prenesením všeobecnej známosti, tento obsah má objektívne obmedzenú hodnotu, ochranná známka súťažiteľa má vysokú všeobecnú známosť a investície určené na propagáciu výrobku inzerenta sa vyčerpajú v rámci porovnávacej reklamy s výrobkom označeným touto ochrannou známkou.

78.

Na rozdiel od toho, čo uvádza L’Oréal a francúzska vláda, nemala by sa priznať rozhodujúca hodnota skutočnosti, že porovnávacia reklama nemá za cieľ rozlíšiť vlastnosti a výhody reklamovaného výrobku vo vzťahu k vlastnostiam a výhodám výrobku označeného všeobecne známou ochrannou známkou, ani skutočnosti, že je možné opísať vlastnosti prvého výrobku bez odkazu na výrobok označený touto ochrannou známkou. Pokiaľ totiž ide o prvé hľadisko, Súdny dvor už dvakrát uviedol, že aj tvrdenie existencie „rovnocennosti technických vlastností oboch dotknutých výrobkov“ predstavuje „porovnanie materiálnych, dôležitých, kontrolovateľných a reprezentatívnych vlastností tovarov a služieb v zmysle článku 3a ods. 1 písm. c) smernice 84/450“ ( 66 ); pokiaľ ide o druhé hľadisko, cieľom porovnávacej reklamy, ktorý chcel normotvorca Spoločenstva uprednostniť prijatím smernice 97/55, je práve opísať vlastný výrobok (alebo jeho vlastnosti) relatívne, a teda vo vzťahu k výrobku jedného alebo viacerých súťažiteľov (alebo k príslušným vlastnostiam), nad rámec samozrejmej možnosti urobiť opis v absolútnych pojmoch. Je však pravdou, že pokiaľ „je cieľom reklamy výlučne odlíšiť výrobky zadávateľa reklamy od výrobkov subjektu, ktorý je s ním v súťaži, a teda objektívne upozorňovať na rozdiely“, prospech, ktorý z toho získa uvedený subjekt sa nebude môcť považovať za neoprávnený ( 67 ).

79.

Napokon zdôrazňujem, že posúdenie, ktoré je potrebné uskutočniť, má skutkový charakter a patrí do právomoci vnútroštátneho súdu. Hoci v rozsudku Adam Opel ( 68 ) Súdny dvor v súvislosti s výkladom článku 5 ods. 2 smernice 89/104 podľa môjho názoru správne zdôraznil, že vnútroštátnemu súdu prináleží prípadne určiť, či dotknuté používanie všeobecne známej ochrannej známky vo veci samej umožňuje neoprávnene získavať prospech z dobrého mena ochrannej známky. To isté je podľa mňa potrebné uviesť vo vzťahu k článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450.

80.

Preto sa domnievam, že na tretiu prejudiciálnu otázku je možné odpovedať tak, že toto ustanovenie sa má vykladať v tom zmysle, že samotná skutočnosť, že prostredníctvom porovnávacích zoznamov sa uskutočňuje porovnávacia reklama s výrobkom označeným všeobecne známou ochrannou známkou, neumožňuje dospieť k záveru, že inzerent neoprávnene získava prospech z dobrého mena ochrannej známky a že pokiaľ existencia tohto prospechu predpokladá, aby sa vo verejnosti vyvolala taká asociácia medzi majiteľom všeobecne známej ochrannej známky a inzerentom, v dôsledku ktorej by spomínaná verejnosť preniesla všeobecnú známosť výrobkov majiteľa ochrannej známky na výrobky predávané inzerentom, neoprávnenosť tohto prospechu bude musieť zistiť vnútroštátny súd podľa jednotlivých relevantných okolností konkrétneho prípadu.

81.

Štvrtá prejudiciálna otázka týkajúca sa výkladu článku 3a ods. 1 písm. h) smernice 84/450 vyvoláva podľa môjho názoru menej ťažkostí oproti predchádzajúcej otázke. Obmedzím sa teda na stručnejšiu odpoveď.

82.

Citované ustanovenie je jasné, pokiaľ ide o zákaz predstavovania tovarov alebo služieb ako imitácie alebo kópie ( 69 ) tovaru alebo služby označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným názvom. Pojmy imitácia a kópia narážajú podľa môjho názoru na skutočnosť, že pri vytváraní výrobku výrobca nepoužil svoju tvorivosť, ale pokúsil sa o to, aby mu dal rovnaké vlastnosti, ako má výrobok chránený cudzou ochrannou známkou, pričom uspel len čiastočne, alebo sa úspešne pokúsil vytvoriť veľmi podobné vlastnosti (oba prípady vedúce k imitácii), alebo sa mu dokonca podarilo celkom zopakovať vlastnosti druhého výrobku (kópia).

83.

Predmetom zákazu je teda určité predstavenie výrobku alebo služby. Na rozdiel od toho, čo uvádzajú odvolateľky, sa skúmané ustanovenie nezaujíma o výrobky, ktoré sú ako také napodobeninami, aby zakázal porovnávaciu reklamu, ktorej cieľom je ich propagácia (napokon je potrebné pripomenúť, že podľa konštatovaní vnútroštátneho súdu nie sú parfumy predávané objednávateľkami napodobeninami v tom zmysle, že v Spojenom kráľovstve je úplne legitímne vyrábať a predávať parfum, ktorý má zhodnú alebo podobnú vôňu ako známy luxusný parfum). Ustanovenie nie je formulované ani tak, aby zakázalo porovnávaciu reklamu výrobkom alebo službám, o ktorých sa dá pravdivo povedať, že predstavujú imitáciu alebo kópiu výrobkov chránených cudzou ochrannou známkou, na rozdiel od toho, čo tvrdí L’Oréal.

84.

Zdá sa, že toto ustanovenie nemá v úmysle ani zakázať tvrdenia o rovnocennosti medzi výrobkom inzerenta alebo jeho vlastnosťou a výrobkom chráneným cudzou ochrannou známkou alebo jeho vlastnosťou. Preto vtedy, keď inzerent tvrdí len to, že jeho výrobok je rovnocenný (alebo má rovnocennú vlastnosť) s výrobkom chráneným cudzou ochrannou známkou (alebo jeho vlastnosťou) bez toho, aby narážal na skutočnosť, že táto rovnocennosť je výsledkom kopírovania tohto druhého výrobku (alebo jeho vlastnosti), nezdá sa mi, že by išlo o predstavenie výrobku ako imitácie alebo kópie druhého výrobku. Naopak, o zakázaný prípad pôjde napríklad — s výnimkou prípadu výslovného uznania imitácie alebo kópie cudzieho výrobku chráneného ochrannou známkou — vtedy, ak sa v súvislosti s výrobkom inzerenta použijú slovné spojenia ako „typ“, alebo „štýl“, ktoré sleduje táto ochranná známka. Okrem toho je možné, že hoci reklama neobsahuje takéto slovné spojenia alebo slovné spojenia, ktoré odkazujú iným spôsobom, ale výslovne, myšlienka imitácie alebo kópie sa prejaví aj tak, vzhľadom na jej celkové predstavenie a na hospodársky kontext, do akého sa začlení, keďže je spôsobilá preniesť túto myšlienku na verejnosť, ktorej je určená, aj implicitne.

85.

Preto sa domnievam, že inzerent, ktorý tvrdí, že jeho výrobok má základnú vlastnosť rovnakú ako výrobok, ktorý je chránený ochrannou známkou, bez ohľadu na to, či je všeobecne známa alebo nie, len z tohto dôvodu neporušuje podmienku uvedenú v článku 3a° ods. 1 písm. h) smernice 84/450. Doplním, že pravdivá povaha tohto tvrdenia, zdôrazneného v skúmanej prejudiciálnej otázke, nie je na účely uplatňovania tohto ustanovenia relevantná, je však relevantná na účely uplatňovania článku 3a° ods. 1 písm. a) uvedenej smernice.

86.

Odvolateľky uviedli, že článok 3a ods. 1 písm. h) smernice 84/450 nezakazuje predstavenie osobitnej vlastnosti výrobku ako rovnocennej s vlastnosťou chránenou ochrannou známkou, s ktorou sa porovnáva. V tomto prípade sa tvrdenie o rovnocennosti uvedené v porovnávacej reklame, na ktorú sa poukazuje v skúmanej prejudiciálnej otázke, týka práve len jednej vlastnosti (vône) výrobku (parfumu) a nie výrobku v jeho celistvosti. Zástupca Komisie, ktorý na pojednávaní poukázal na tvrdenie odvolateliek, uviedol, že ak existujú iné vlastnosti výrobku, ktoré sú významné pre výber spotrebiteľa a ak tieto vlastnosti nie sú v porovnaní uvedené, nie sú splnené podmienky na základe skúmaného ustanovenia pre zákaz reklamy, ktorá uvádza rovnocennosť, len pokiaľ ide o niektoré vlastnosti výrobku.

87.

Podľa môjho názoru na účely tohto ustanovenia nie je dôležité tvrdenie o či už celkovej alebo čiastočnej zhodnosti alebo rovnocennosti medzi výrobkami, ale uvedenie skutočnosti, že propagovaný výrobok bol vyrobený postupom imitácie alebo kópie podľa vzoru, chráneného ochrannou známkou, otázkou, ku ktorej vedú tieto tvrdenia je, či skúmaná podmienka prípustnosti bola porušená len vtedy, ak reklama predstavuje výrobok inzerenta vo svojej celistvosti ako imitáciu alebo kópiu výrobku chráneného ochrannou známkou, alebo aj vtedy, ak sa predstavuje ako predmet imitácie alebo kópie len jedna alebo niektoré vlastnosti výrobku.

88.

V tejto súvislosti, keďže cieľom ustanovenia je práve boj proti otvorenému „priznaniu“ v reklame existencie imitácie alebo kópie výrobku chráneného ochrannou známkou, aby sa chránil takýto výrobok, domnievam sa, že skúmané podmienky prípustnosti nespĺňa reklama, ktorá implicitne alebo explicitne naznačuje, že jedna vlastnosť propagovaného výrobku imituje alebo kopíruje vlastnosť výrobku chráneného cudzou ochrannou známkou, pokiaľ ide o základnú vlastnosť v očiach verejnosti, ktorej je reklama určená.

89.

Preto navrhujem, aby sa na štvrtú prejudiciálnu otázku odpovedalo tak, že článok 3a ods. 1 písm. h) smernice 84/450 sa má vykladať v tom zmysle, že:

90.

Piata prejudiciálna otázka týkajúca sa výkladu článku 5 ods. 2 smernice 89/104 bola položená v súvislosti s časťou konania vo veci samej, ktorá sa netýka porovnávacích zoznamov, ale foriem balenia (obal a flakón) niektorých parfumov predávaných odvolateľkami.

91.

Vnútroštátny súd sa pýta Súdneho dvora len na pojem „neoprávnene získavať prospech z dobrého mena… ochrannej známky“, použitý v článku 5 ods. 2 smernice 89/104, pričom sa najmä pýta, či použitie označenia podobného všeobecne známej ochrannej známke, ktoré neznižuje alebo neohrozuje základnú funkciu záruky pôvodu tejto ochrannej známky, nepoškodzuje („tarnishment“) ani neoslabuje („blurring“) všeobecne známu ochrannú známku, ktoré nemá negatívny vplyv na predaj majiteľa tejto ochrannej známky ani na návrat investícií do tejto ochrannej známky, ale na základe ktorého obchodník získava obchodnú výhodu z používania svojho označenia z dôvodu jeho podobnosti s touto ochrannou známkou, umožňuje tomuto obchodníkovi „neoprávnene získavať prospech“ z dobrého mena zapísanej ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia.

92.

Pri položení tejto otázky vnútroštátny súd najmä uvádza, že pokiaľ sa zistí, že v dôsledku podoby medzi balením výrobkov odvolateliek a registrovanými známkami spoločnosti L’Oréal sa v mysli verejnosti vytvára spojenie medzi týmito výrobkami a touto spoločnosťou, toto spojenie by určovalo výhodu pre odvolateľky, keďže by im umožnilo predávať za vyššiu cenu ako tú, ktorú by mohli mať inak. Vnútroštátnemu súdu sa však zdá, že za okolností, ktoré vznikli v rámci skúmanej prejudiciálnej otázky by tvrdenie o existencii neoprávneného prospechu znamenalo odňať pojmu „neoprávnene“, ktorý sa nachádza aj v článku 5 ods. 2 smernice 89/104 akúkoľvek funkciu.

93.

V bode 57 vyššie som už pripomenul, že ochrana ustanovená týmto ustanovením podľa judikatúry pokrýva aj prípad používania označenia podobného všeobecne známej ochrannej známke pre výrobky, ktoré sú totožné alebo podobné, a nie je ustanovená len na účel boja proti pravdepodobnosti zámeny u verejnosti.

94.

Táto ochrana predpokladá, že stupeň podobnosti medzi všeobecne známou ochrannou známkou a označením použitým treťou osobou má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú súvislosť, ale si ich nemusí nevyhnutne nezamieňať. ( 70 )

95.

Ďalšia špecifická podmienka ochrany spočíva v používaní napadnutého označenia bez náležitého dôvodu, ktoré neoprávnene získava prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena tejto ochrannej známky alebo im škodí ( 71 ). Ide o odlišné prípady, pričom každý z nich môže nastať za určitých okolností bez toho, aby došlo k ďalším, a ako taký odôvodniť uvedenú ochranu ( 72 ).

96.

Parafrázujúc generálnu advokátku Sharpston vo vzťahu k článku 4 ods. 4 písm. a) smernice 89/104 ( 73 ), okrem toho uvádzam, že pojem neoprávnene získaný prospech sa jasne zameriava na výhodu pre označenie použité treťou osobou, a nie na škodu pre majiteľa všeobecne známej ochrannej známky.

97.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že okolnosti, na ktoré odkazuje vnútroštátny súd v písmenách a) až d) skúmanej prejudiciálnej otázky — čiže neexistencia ujmy (alebo nebezpečenstva ujmy) v súvislosti so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je záruka pôvodu, neexistencia ujmy (alebo nebezpečenstva ujmy) v súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou alebo dobrým menom ochrannej známky a neexistencia vplyvu na predaj výrobkov označených všeobecne známou ochrannou známkou alebo na návrat investícií do tejto ochrannej známky — nie sú také, aby vylúčili, že prospech, ktorý obchodník získava z použitia označenia podobného cudzej všeobecnej známej ochrannej známke pre svoje výrobky, môže byť kvalifikovaný ako neoprávnený v zmysle článku 5 ods. 2 smernice 89/104.

98.

To však neznamená, že na takéto kvalifikovanie stačí zistiť, že v mysli verejnosti sa vytvorila vyššie uvedená súvislosť medzi označením a ochrannou známkou v dôsledku podoby medzi nimi ( 74 ).

99.

Súd prvého stupňa v niektorých rozsudkoch, v ktorých vykladal článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, uviedol, že „pojem prospech, ktorý vyplýva z neoprávneného využívania rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, ku ktorému dochádza neoprávneným používaním prihlasovanej ochrannej známky, odkazuje na pravdepodobnosť, že obraz známej ochrannej známky alebo vlastnosti ňou vytvorené budú prenesené na tovary označené prihlasovanou ochrannou známkou tak, že ich obchodovanie by bolo uľahčené touto asociáciou so skoršou známou ochrannou známkou“ ( 75 ).

100.

Okrem toho v rovnakých rozsudkoch Súd prvého stupňa tiež uviedol, že spomínaná pravdepodobnosť existuje, „keď spotrebiteľ bez toho, aby si nutne zamieňal obchodný pôvod predmetného tovaru alebo služby, je zaujatý samotnou prihlasovanou ochrannou známkou a kúpi tovar alebo službu, na ktorú sa vzťahuje, z toho dôvodu, že nesie túto ochrannú známku, ktorá je zhodná alebo podobná so skoršou známou ochrannou známkou“ ( 76 ).

101.

Pripomínam teda, že jedna vec je povedať, ako v časti uvedenej vyššie v bode 99, že účinok imidžu všeobecne známej ochrannej známky na výrobky označené požadovanou ochrannou známkou uľahčuje obchodovanie s nimi a iné je povedať, ako sa zdá, že je možné vyvodiť z časti uvedenej v predchádzajúcom bode, že len na základe tohto účinku je spotrebiteľ vedený ku kúpe týchto a nie iných výrobkov. Toto druhé hľadisko je veľmi obmedzujúce, pričom podmieňuje ochranu priznanú všeobecne známej ochrannej známke pred parazitujúcim správaním preukázaním, že pri neexistencii účinku imidžu všeobecne známej ochrannej známky na výrobok označený požadovanou ochrannou známkou, by tento výrobok spotrebiteľ nekúpil.

102.

Ak by som parafrázoval pripomienky, ktoré uviedla generálna advokátka Sharpston na účely ich premeny z kontextu námietok majiteľa skoršej všeobecne známej ochrannej známky voči zápisu ochrannej známky na kontext ochrany všeobecne známej ochrannej známky pred použitím označenia, ktoré je zhodné alebo podobné tejto ochrannej známke, „musí byť teda preukázané určité posilnenie [označenie tretej osoby] z dôvodu, že existuje jeho súvislosť so skoršou [všeobecne známou] ochrannou známkou“. ( 77 )

103.

Na účely zistenia prospechu z využívania rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 2 smernice 89/104 musí podľa môjho názoru stačiť preukázanie, že spotrebiteľ pociťoval mimoriadne priťahovanie spôsobené označením použitým treťou osobou, ktoré je výsledkom spájania tohto označenia s pozitívnymi kvalitami všeobecne známej ochrannej známky ( 78 ), ktoré vedie spotrebiteľa ku kúpe výrobkov označených týmto označením.

104.

Po poskytnutí tohto dôkazu malo by sa azda dospieť k záveru, že takýto prospech je ako taký neoprávnený?

105.

Zdá sa mi, že v tejto súvislosti je potrebné predovšetkým zdôrazniť, že článok 5 ods. 2 smernice 89/104 na rozdiel od článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450 obsahuje okrem prvku „neoprávnenosti“ aj odkaz na „používanie“ označenia „bez náležitého dôvodu“ (ktorým sa rozumie používanie v zmysle bez právneho dôvodu) ( 79 ). Pokiaľ ide o prípady parazitovania uvedené v prvom ustanovení, nastávajú ťažkosti určiť príslušnú úlohu týchto dvoch prvkov, ktorých vzájomné porovnanie by sa na prvý pohľad mohlo zdať nepotrebné. Skutočne je potrebné sa opýtať, ako by sa dal z dobrého mena ochrannej známky získať prospech, ktorý nie je neoprávnený, pokiaľ sa používa označenie zhodné alebo podobné tejto ochrannej známke bez náležitého dôvodu.

106.

Zdá sa mi, že na vyriešenie týchto ťažkostí je potrebné uviesť, že príslovka „neoprávnene“ zohráva úlohu len vtedy, keď je poukázané na náležitý dôvod pre použitie tohto označenia a ten je preukázaný.

107.

To znamená, že pokiaľ „posilnenie“ označenia tretej osoby z dôvodu, že existuje jej súvislosť so všeobecne známou ochrannou známkou, v zmysle, ktorý som uviedol vyššie v bode 103, vyplýva z použitia tohto označenia, ktoré sa zakladá na oprávnenom dôvode, bude ešte na účely zistenia, či majiteľ dotknutej ochrannej známky môže zakázať také použitie, potrebné overiť, či výhoda, ktorú vyťažila tretia osoba, má alebo nemá neoprávnený charakter.

108.

Pokiaľ sa naopak nepoukáže a nepreukáže náležitý dôvod pre použitie tohto označenia (a jednoduchá skutočnosť získania prospechu z dobrého mena ochrannej známky zjavne takým dôvodom nemôže byť), toto použitie bude môcť byť zakázané majiteľom ochrannej známky, pokiaľ umožní tretej osobe získať prospech z dobrého mena tejto ochrannej známky. Ak neexistuje náležitý dôvod, tento prospech sa musí považovať za získaný neoprávnene. Preto, ako v podstate navrhla francúzska vláda, pokiaľ sa javí, že použitie označenia podobného cudzej všeobecne známej ochrannej známke obchodníkom na účely označenia jeho výrobkov nemá iný účel ako ten, aby využil dobré meno alebo osobitný obraz tejto ochrannej známky na podporu predaja týchto výrobkov, bez ďalšieho by sa malo kvalifikovať ako neoprávnene získaný prospech, ktorý vyplýva pre tohto obchodníka.

109.

Pokiaľ však tento obchodník skutočne poukáže na náležitý dôvod a preukáže ho, nebude možné predpokladať, že prospech, ktorá vyplýva z dobrého mena ochrannej známky, je neoprávnený, ale bude potrebné posúdiť jeho neoprávnenosť z hľadiska všetkých okolností relevantných v konkrétnom prípade ( 80 ) a vo vzťahu k povahe zisteného náležitého dôvodu.

110.

Prináleží vnútroštátnemu súdu určiť, či najmä odvolateľky uviedli náležitý dôvod na účely používania flakónov a škatuliek podobných ochranným známkam L’Oréal a ak áno, či prospech, ktorý tieto spoločnosti získavajú z dobrého mena týchto ochranných známok má alebo nemá, vzhľadom na tento dôvod a každú okolnosť relevantnú v konkrétnom prípade, neoprávnenú povahu. ( 81 )

111.

Navrhuje teda, aby sa na piatu prejudiciálnu otázku odpovedalo tak, že článok 5 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že:

112.

Vzhľadom na to, čo je uvedené vyššie navrhujem, aby sa na prejudiciálne otázky, ktoré položil Court of Appeal (England & Wales) odpovedalo takto: