a)

ogiltigförklara beslutet av den 17 mars 2003 av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån i ärende R 1015/2001-4 att avslå sökandens överklagande och bevilja registrering av gemenskapsvarumärke nr 940007, BAINBRIDGE (figurkännetecken) för varor i klasserna 18 och 25, och

b)

förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna vid förstainstansrätten och domstolen.

—

Förstainstansrätten gjorde fel som fann att intervenientens varumärke, BAINBRIDGE, och sökandens grupp av besläktade varumärken innehållande beståndsdelen THE BRIDGE inte var tillräckligt likartade, trots att intervenienten själv medgett att varumärket BAINBRIDGE har en ”betydande” fonetisk likhet med vissa av sökandens varumärken, en likhet som inte uppvägs av en begreppsmässig olikhet mellan de motstående varumärkena, med tanke på att den ”tes” som förstainstansrätten grundade sig på – att den italienska genomsnittskonsumenten har tillräckliga språkkunskaper i engelska för att förstå betydelsen av ordet BRIDGE – säkerligen är felaktig.

—

Eftersom de motstående varumärkena alltså är åtminstone i viss mån likartade, borde de omständigheterna att de avser samma slags varor och sökandens varumärken är klart distinktiva gjort det tydligt att det föreligger en risk för förväxling.

—

Vad gäller ordkännetecknet THE BRIDGE har sökanden framlagt tillräckligt bevisning för användning för att ha styrkt verkligt bruk av varumärket i fråga enligt regel 22.2 i förordning nr 2868/95.

—

Förstainstansrätten tillämpade artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt, då den inte gjorde någon granskning i sak av de handlingar som sökanden företett för att bevisa användning av sitt varumärke, utan bara slog fast att överklagandenämnden hade gjort rätt som inte beaktat detta varumärke, då sökanden inte hade visat att detta användes kontinuerligt under den fem år långa referensperioden, vilket inte krävs enligt lag.

—

De bevis för användning som sökanden lagt fram för att styrka verkligt bruk av varumärket THE BRIDGE borde ha ansetts tillräckliga för att även användningen av varumärket BRIDGE skulle ansetts styrkt.

—

I alla händelser borde sökandens figurkännetecken BRIDGE betraktas som ett ”defensivt” varumärke i den mening som avses i den italienska varumärkeslagen och som sådant vara undantaget från kravet på verkligt bruk.

—

Förstainstansrätten gjorde fel när den godtog de argument som harmoniseringsbyrån framfördes för första gången först i sitt svaromål (vilka därför i alla händelser inte kan tas upp till sakprövning) att rättsfiguren defensivt varumärke är oförenlig med systemet till skydd för den gemensamma marknaden. I själva verket finns det ett flertal argument som talar för att defensiva varumärken faktiskt är förenligt med gemenskapssystemet.

—

Förstainstansrätten fann visserligen att sökandens innehav av en grupp ”besläktade”, sammanhängande varumärken baserade på beståndsdelen Bridge i princip är relevant för bedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling, men tog i det aktuella fallet ändå inte hänsyn till dessa varumärken, eftersom de endast var registrerade men inte användes, trots att användningen av dessa varumärken inte hade något samband med den omständigheten att de skulle betraktas som ”sammanhängande”.