1.

Förevarande begäran om förhandsavgörande har framställts i ett mål som avser en konflikt mellan kännetecknen KERRYGOLD och KERRYMAID. De aktuella kännetecknen, vilka är skyddade som EU‑varumärke respektive som nationella varumärken, samexisterar friktionsfritt i Irland och i Förenade kungariket sedan mer än tjugo år, medan förevarande mål – vilket är anhängigt vid en spansk domstol som ska pröva målet i sin egenskap av domstol för EU-varumärken – avser en konflikt mellan dessa två kännetecken i den resterande delen av Europeiska unionen.

2.

Det särskilda sammanhanget i förevarande mål ger EU-domstolen tillfälle att utveckla sin praxis avseende principen om EU-varumärkens enhetliga karaktär. ( *2 ) Det är särskilt fråga om att precisera hur bedömningen av risken för förväxling och skadlig inverkan på renomméet, enligt artikel 9.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009, ( *3 ) ska omfatta två aspekter, nämligen dels den omständigheten att de motstående varumärkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen, dels den omständigheten att varumärkena innehåller en uppgift om geografiskt ursprung. ( *4 )

3.

I artikel 1.2 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”Ett EU-varumärke ska ha en enhetlig karaktär. Det ska ha samma rättsverkan i hela unionen: det får inte registreras, överlåtas eller avstås ifrån eller bli föremål för beslut om upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, inte heller får dess användning förbjudas om det inte gäller för hela unionen. Denna princip ska gälla om inte annat föreskrivs i denna förordning.”

4.

I artikel 9.1 i förordningen föreskrivs följande:

”Ett [EU-]varumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

…

5.

I artikel 12 i denna förordning föreskrivs följande:

”[EU-]varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

…

…

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

6.

Det irländska bolaget Ornua Co-operative Limited, tidigare The Irish Dairy Board Co-operative Limited (nedan kallat Ornua), är innehavare av EU-ordmärket KERRYGOLD, vilket registrerades år 1998, samt två figurmärken innehållande samma ordelement, vilka registrerades år 1998 respektive år 2011, för livsmedelsprodukter (nedan gemensamt kallade varumärkena KERRYGOLD).

7.

Det spanska bolaget Tindale & Stanton Ltd España SL (nedan kallat T&S) importerar och distribuerar i Spanien, under kännetecknet KERRYMAID, mjölkprodukter producerade av Kerry Group plc

8.

Kerry Group är innehavare av de nationella ordmärkena KERRYMAID, vilka är registrerade i Irland och i Förenade kungariket.

9.

Den 29 januari 2014 väckte Ornua talan om varumärkesintrång mot T&S vid Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Handelsdomstolen i Alicante, i egenskap av domstol för EU-varumärken, Spanien), och gjorde gällande att användningen av kännetecknet KERRYMAID utgjorde ett intrång i varumärkena KERRYGOLD. Denna talan grundades på artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009.

10.

Nämnda domstol ogillade talan med motiveringen att den enda likheten mellan de motstående varumärkena var den gemensamma beståndsdelen ”Kerry”, vilken syftar på det irländska grevskapet som är känt för boskapsuppfödning, och att det var ostridigt att dessa varumärken samexisterade friktionsfritt i Irland och i Förenade kungariket.

11.

Enligt nämnda domstol skulle nämligen konsekvenserna av den friktionsfria samexistensen i dessa två medlemsstater extrapoleras till hela unionen, med hänsyn till EU-varumärkets enhetliga karaktär. Av samma skäl kunde otillbörlig fördel inte ha dragits av de åberopade varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé, eftersom kännetecknet KERRYMAID används i Spanien i syfte att marknadsföra en vara som sedan många år tillbaka marknadsförs i andra medlemsstater utan någon invändning från innehavaren av varumärkena KERRYGOLD.

12.

Ornua överklagade den domen till den hänskjutande domstolen.

13.

Den hänskjutande domstolen har uppgett att varumärkena KERRYGOLD är kända i hela unionen. Den har påpekat att innehavaren av dessa varumärken har medgett att de samexisterar friktionsfritt med varumärket KERRYMAID endast i Irland och i Förenade kungariket. Den hänskjutande domstolen är således osäker på huruvida denna omständighet kan beaktas vid den bedömning av risken för förväxling och skadlig inverkan på renomméet som avser hela unionen.

14.

Mot denna bakgrund beslutade Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

15.

Beslutet om hänskjutande inkom till domstolens kansli den 15 februari 2016. Parterna i målet vid den nationella domstolen, den tyska och den franska regeringen samt Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.

16.

EU-domstolen skickade en begäran om klarlägganden till den hänskjutande domstolen, som den sistnämnda besvarade den 12 december 2016. Parterna i målet vid den nationella domstolen och kommissionen deltog vid förhandlingen den 18 januari 2017.

17.

I förevarande mål krävs det en tolkning av artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009 vad beträffar två aspekter.

18.

För det första, med hänsyn till att de två motstående varumärkena samexisterar friktionsfritt i Irland och i Förenade kungariket, vill den hänskjutande domstolen – genom sina tre tolkningsfrågor – få klarhet i vilken slutsats som eventuellt ska dras av denna omständighet med avseende på bedömningen av risken för förväxling och den skadliga inverkan på renomméet i den resterande delen av unionen.

19.

För det andra kommer förevarande mål även att ge EU‑domstolen möjlighet att precisera villkoren för en bedömning av risken för förväxling mellan varumärken som innehåller samma upplysning om geografiskt ursprung. ( *5 )

20.

Det framgår av beslutet om hänskjutande att ordet ”Kerry”, vilket är gemensamt för de båda motståendena varumärkena, är namnet på ett irländskt grevskap som är känt för boskapsuppfödning. Relevansen av denna aspekt – som det inte uttryckligen har hänvisats till i tolkningsfrågornas lydelse – bekräftades genom en begäran om klarlägganden som EU-domstolen skickade till den hänskjutande domstolen, och de berörda parterna har haft möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt framföra sina ståndpunkter i frågan vid förhandlingen. Följaktligen ska omfattningen av tolkningsfrågorna utvidgas i det avseendet, i enlighet med fast rättspraxis som tillåter ett sådant tillvägagångssätt för att ge den hänskjutande domstolen ett användbart svar. ( *6 )

21.

Den hänskjutande domstolen har ställt de tre tolkningsfrågorna, vilka jag föreslår ska bedömas gemensamt, för att få klarhet i huruvida och, i förekommande fall, på vilket sätt den omständigheten att de motstående varumärkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen kan påverka bedömningen av huruvida det föreligger risk för förväxling och skadlig inverkan på renomméet, enligt artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009, i den resterande delen av unionen.

22.

Jag noterar inledningsvis att den friktionsfria samexistensen mellan motstående varumärken är en aspekt som i relativt liten utsträckning har behandlats i domstolens praxis.

23.

Vad beträffar bedömningen av risken för förväxling, framgår det av fast rättspraxis att vid prövningen av huruvida det föreligger en sådan risk hos omsättningskretsen ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. ( *7 )

24.

Domstolen har i det avseendet medgett att det inte kan uteslutas att den omständigheten att varumärkena samexisterar friktionsfritt på en viss marknad tillsammans med andra faktorer eventuellt kan bidra till att risken för förväxling mellan dessa varumärken minskar. ( *8 )

25.

Detta övervägande har även beaktats i tribunalens praxis avseende invändningsförfaranden, enligt vilken en sådan samexistens inte bara ska vara friktionsfri utan även ska grunda sig på att det saknas risk för förväxling hos omsättningskretsen. ( *9 )

26.

Även om domstolen ännu inte har haft tillfälle att precisera villkoren för att tillämpa begreppet ”friktionsfri samexistens”, framgår det likväl av denna rättspraxis att den friktionsfria samexistensen mellan de motstående varumärkena på den aktuella marknaden utgör en relevant omständighet som ska beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling.

27.

I förevarande fall är det ostridigt att samexistensen mellan de motstående varumärkena, vilken har varit friktionsfri och långvarig, är sådan att den utesluter att det föreligger en risk för förväxling på den aktuella marknaden i Irland och i Förenade kungariket.

28.

Den aktuella diskussionen är således inriktad på frågan huruvida denna omständighet ska beaktas vid bedömningen av huruvida det föreligger en sådan risk i Spanien, där det påstådda intrånget ska ha skett, samt i den resterande delen av unionen.

29.

Ornua anser att den friktionsfria samexistensen måste styrkas i hela unionen, för att den ska kunna beaktas vid bedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling med EU-varumärket. Enligt Ornua följer detta av principen om EU-varumärkens enhetliga karaktär och av den omständigheten att rättsverkan av ett sådant varumärke omfattar hela unionen. Ornua hävdar att samexistens i en del av unionen inte gör det möjligt att dra någon slutsats för resten av unionen.

30.

Den tyska och den franska regeringen delar i huvudsak denna tolkning. Kommissionen har även angett att den friktionsfria samexistensen mellan de motstående varumärkena i princip ska styrkas i hela det område där det påstådda intrånget sker och följaktligen, vad beträffar EU-varumärket, i hela unionen. Kommissionen har dock tillagt att det inte kan uteslutas att situationen i det område där de motstående varumärkena samexisterar kan ge information som är användbar för bedömningen av risken för förväxling på andra marknader.

31.

Jag noterar att en liknande tolkning – som kräver att den friktionsfria samexistensen styrks inom hela unionen – även framgår av praxis från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) avseende invändningsförfaranden, ( *10 ) och denna tolkning har godkänts av tribunalen. ( *11 ) Detta synsätt innebär att om risken för förväxling potentiellt sett föreligger inom hela unionen, på grund av EU-varumärkets omfattning, ska avsaknaden av en risk för förväxling tack vare samexistensen i sin tur styrkas i hela unionen.

32.

T&S har föreslagit en annan tolkning och är av den uppfattningen att den friktionsfria samexistensen utgör en relevant omständighet även om den avser endast en del av unionen. T&S anser att om de motstående varumärkena har samexisterat i en väsentlig del av unionen utan att medföra en risk för förväxling, kan man därav dra slutsatsen att en sådan risk inte föreligger i någon del av unionen.

33.

Jag anser inte att någon av dessa två ståndpunkter, vilka är varandras raka motsatser, är övertygande.

34.

EU-varumärkessystemet vilar visserligen på principen om EU-varumärkens enhetliga karaktär, vilken kräver ett enhetligt skydd för sådana varumärken inom hela unionen.

35.

Det följer dock av särdragen i det system som inrättats genom förordning nr 207/2009 att bedömningen av risken för förväxling mellan ett kännetecken och EU-varumärket i vissa situationer inte leder till ett enda resultat, som gäller för hela unionen.

36.

I domen combit Software slog domstolen fast att principen om EU-varumärkens enhetliga karaktär inte utgör hinder mot att en domstol för EU-varumärken finner att användningen av ett kännetecken kan medföra risk för förväxling med ett EU-varumärke i en del av unionen, samtidigt som nämnda användning inte medför någon sådan risk i en annan del av unionen, eller hinder mot att nämnda domstol drar slutsatser av detta konstaterande genom att i undantagsfall och på grundval av uppgifter som i princip ska läggas fram av svaranden, meddela ett föreläggande om att nämnda användning ska upphöra som är geografiskt begränsat. ( *12 )

37.

När det konstateras att det inte föreligger någon risk för förväxling i en viss del av unionen, kan nämligen den rättsenliga handel som är en följd av användningen av kännetecknet i fråga i den delen av unionen inte förbjudas. ( *13 )

38.

Det framgår av samma dom att konstaterandet att det föreligger ett intrång i den ensamrätt som EU-varumärket ger i undantagsfall kan vara geografiskt begränsat. Därav följer även att den omständigheten att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena i en del av unionen inte utesluter konstaterandet att en sådan risk föreligger i en annan del av unionen.

39.

Följaktligen – och i motsats till vad T&S har hävdat – även om det, genom argumentet om friktionsfri samexistens, skulle styrkas att användningen av de motstående varumärkena inte medför någon risk för förväxling i Irland och i Förenade kungariket, utgör denna omständighet inte i sig något hinder mot konstaterandet att det föreligger en sådan risk i en annan del av unionen.

40.

Jag anser dock – i motsats till Ornus ståndpunkt – att det inte heller följer därav att den friktionsfria samexistensen i en del av unionen saknar betydelse för bedömningen av risken för förväxling med ett EU‑varumärke.

41.

Bedömningen av risken för förväxling, i ett mål som avser intrång i den ensamrätt som EU-varumärket ger, kräver en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer som potentiellt sett hänför sig till hela unionen. I samband med denna bedömning kan det inte uteslutas att en omständighet är relevant enbart på grund av att den syftar på den situation som råder i endast en del av unionen.

42.

Att två varumärken samexisterar friktionsfritt på nationell nivå kan bero på olika omständigheter. Det kan i det avseendet inte uteslutas att avsaknaden av en risk för förväxling i en del av unionen där de berörda varumärkena har använts intensivt och under lång tid kan tyda på att det inte föreligger någon sådan risk i andra delar av unionen, om marknadsvillkoren och uppfattningen hos omsättningskretsen inte skiljer sig markant. ( *14 )

43.

När det, såsom i förevarande fall, har styrkts att användningen av de aktuella kännetecknen inte medför någon risk för förväxling i en del av unionen där dessa kännetecken samexisterar friktionsfritt sedan länge, kan denna omständighet inverka på bedömningen av risken för förväxling i andra områden där en konflikt kan uppstå.

44.

Jag tror att detta kan ha varit vad den spanska domstolen i första instans avsåg när den angav att den enda likheten mellan de motstående varumärkena var den geografiska beteckningen ”Kerry” och att dessa varumärken dessutom samexisterade friktionsfritt i Irland och i Förenade kungariket, så att det inte fanns någon anledning att anse att T&S:s verksamhet skulle medföra förväxling i en annan del av unionen.

45.

Såsom framgår av min bedömning nedan ( *15 ) utgör nämligen den omständigheten att de motstående varumärkena innehåller en uppgift om geografiskt ursprung, nämligen hänvisningen till det irländska grevskapet – vilket skulle kunna vara en av de omständigheter som förklarar den friktionsfria samexistensen i Irland och i Förenade kungariket – en relevant omständighet vid bedömningen av risken för förväxling på unionsnivå.

46.

Som den tyska och den franska regeringen samt kommissionen har påpekat, kan visserligen den friktionsfria samexistensen i vissa medlemsstater inte ”extrapoleras” till resten av unionen. En sådan automatisk extrapolering ska anses utesluten. Icke desto mindre anser jag att omständigheterna kring den friktionsfria samexistensen i en del av unionen kan vara relevanta för bedömningen av risken för förväxling i hela unionen.

47.

Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag därför att de motstående kännetecknens friktionsfria samexistens i en del av unionen utgör en omständighet som, utan att vara avgörande, kan beaktas vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling med ett EU-varumärke i en annan del av unionen, enligt artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009.

48.

Detsamma gäller, enligt min mening, den bedömning som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009, varigenom det införs ett mer omfattande skydd för kända varumärken.

49.

Konstaterandet att det har förekommit skadlig inverkan på det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, på ett av de sätt som åsyftas i denna bestämmelse, ska grunda sig särskilt på att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena, vilket är följden av ett visst mått av likhet mellan dessa. Vid prövningen av om det finns ett sådant samband ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland risken för förväxling hos allmänheten. ( *16 )

50.

Av samma skäl som jag har angett med hänvisning till artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 ska den omständigheten att varumärkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen i förekommande fall beaktas i samband med den helhetsbedömning som krävs enligt artikel 9.1 c i samma förordning.

51.

Trots att den hänskjutande domstolen, i formuleringen av den tredje tolkningsfrågan, har erinrat om möjligheten att beakta den friktionsfria samexistensen som en skälig anledning till användningen, anser jag att denna omständighet ska beaktas i samband med helhetsbedömningen av huruvida det föreligger ett samband mellan varumärkena. Om ett sådant samband saknas, är det inte nödvändigt att undersöka huruvida det finns en skälig anledning till användningen.

52.

Jag vill i det avseendet erinra om att villkoret att varumärket är känt ska anses vara uppfyllt om EU-varumärket är känt i en väsentlig del av unionen. En sådan del kan i förekommande fall bland annat motsvara en medlemsstats territorium. ( *17 ) Jag anser att den omständigheten att varumärkena samexisterar friktionsfritt skulle kunna vara ännu mer relevant i detta sammanhang, när den friktionsfria samexistensen avser den del av unionen som har använts som referens för att visa att det äldre varumärket är känt.

53.

Mot bakgrund av dessa påpekanden anser jag att bestämmelserna i artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den omständigheten att de motstående varumärkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen, utan att förväxling uppstår, inte betyder att risken för förväxling automatiskt är utesluten i en annan del av unionen. Denna samexistens utgör likväl en relevant omständighet som i förekommande fall kan beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling och av förekomsten av ett samband mellan de berörda varumärkena, vilka utgör de respektive kriterier som ligger till grund för var och en av dessa bestämmelser.

54.

Jag noterar att unionslagstiftaren, genom att anta förordning nr 207/2009, har medgett att det finns ett allmänintresse av att uppgifter som kan användas för att visa de berörda varornas geografiska ursprung förblir tillgängliga. Det övervägandet ligger till grund för flera bestämmelser i förordningen, särskilt bestämmelserna om absoluta registreringshinder, om begränsningar av ett varumärkes rättsverkan och om rättsverkan av ett kollektivmärke. ( *18 )

55.

Enligt artikel 12 b i förordning nr 207/2009 kan innehavaren av EU-varumärket inte förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda uppgifter om bland annat en varas geografiska ursprung, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. En motsvarande begränsning föreskrivs i artikel 6.1 b i direktiv 2008/95/EG. ( *19 )

56.

Denna begränsning av den ensamrätt som ett varumärke ger syftar till att förena varumärkesinnehavarens intressen med andra producenters intressen på den inre marknaden, med beaktande av varumärkesrättens axiologi, såsom ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som EUF-fördraget syftar till att införa och upprätthålla. ( *20 )

57.

I domstolens praxis har det medgetts att det föreligger ett allmänintresse av att kännetecken eller upplysningar som kan användas för att visa det geografiska ursprunget, i synnerhet geografiska namn, förblir tillgängliga. ( *21 )

58.

För att åberopa det aktuella allmänintresset, räcker det att det geografiska namnet kan visa de berörda varornas ursprung. Det ska således avgöras huruvida ett geografiskt namn utpekar en plats som för närvarande enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin av varor eller om det i framtiden är troligt att ett sådant samband kan uppstå. ( *22 )

59.

I det mål som avsåg en konflikt mellan kännetecknet ”KERRY Spring” och varumärket GERRI för läskedrycker, fann domstolen att innehavaren av ett nationellt varumärke endast kan förhindra en användning av uppgiften om geografiskt ursprung som syftar på en annan medlemsstat om denna användning inte är förenlig med god affärssed. Endast det förhållandet att det föreligger en förväxlingsrisk på grund av ljudlikhet mellan de två kännetecknen är inte tillräckligt för att kunna dra slutsatsen att en användning av denna uppgift i näringsverksamhet är oförenlig med god affärssed. ( *23 )

60.

Dessa överväganden, vilka domstolen framhöll med beaktande av de stora språkliga skillnaderna i dåvarande Europeiska gemenskapen, som bestod av femton medlemsstater, är ännu mer relevanta i dag.

61.

Även om det antas att den uppgift om geografiskt ursprung som syftar på en annan medlemsstat skulle, enligt konsumenterna i en annan medlemsstat, kunna anses likna det ord som har integrerats i ett varumärke, kan varumärkesinnehavaren inte förhindra en sådan användning så länge den är förenlig med god affärssed. Den likhet som följer av detta ord kan således inte beaktas för att slå fast att det föreligger en risk för förväxling.

62.

Såsom framgår av beslutet om hänskjutande är i förevarande fall ordet ”Kerry”, vilket är gemensamt för de två motstående kännetecknen, namnet på ett irländskt grevskap som är känt för boskapsuppfödning, vilket således kan användas som uppgift om ursprunget för de mjölkprodukter som är aktuella i det nationella målet.

63.

Under dessa omständigheter kan domstolen för EU-varumärken inte beakta en sådan likhet mellan kännetecknen, vilken följer av en användning av denna geografiska beteckning som är i enlighet med god affärssed, för att konstatera att det föreligger en risk för förväxling med EU-varumärket eller en skadlig inverkan på detta varumärkes renommé.

64.

Det ankommer nämligen på nämnda domstol att se till att konstaterandet att det har skett ett intrång i den ensamrätt som EU-varumärket ger under sådana omständigheter inte strider mot de begränsningar av varumärkets rättsverkningar som avses i artikel 12 b i förordning nr 207/2009.

65.

Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den omständigheten att de aktuella varumärkena innehåller samma ord, vilket utgör en uppgift om geografiskt ursprung som används i enlighet med god affärssed, inte kan ligga till grund för ett konstaterande att det föreligger en risk för förväxling med ett EU-varumärke eller en skadlig inverkan på detta varumärkes renommé.

66.

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen besvarar den tolkningsfråga som har ställts av Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien) på följande sätt: