1

Les Éditions Albert René Sàrl (nedan kallat klaganden) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 27 oktober 2005 i mål T-336/03, Les Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån – Orange (MOBILIX) (REG 2005, s. II-4667) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade förstainstansrätten klagandens talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 14 juli 2003 (ärende R 0559/2002-4) (nedan kallat det omtvistade beslutet), inom ramen för ett invändningsförfarande som inletts av klaganden, som är innehavare av det äldre varumärket OBELIX, avseende registreringen som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet MOBILIX.

2

I artikel 8, med rubriken Relativa registreringshinder, i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37) (nedan kallad förordning nr 40/94), föreskrivs följande:

”1.   Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

…

2.   Med äldre varumärken avses i punkt 1

…

5.   Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i gemenskapen, eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten ifråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

3

Av artikel 63 i samma förordning, med rubriken Överklagande till Europeiska gemenskapens domstol, framgår följande:

”1.   Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.

2.   Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.

3.   Domstolen skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.

4.   Var och en som varit part i förfarandet vid överklagandenämnden skall ha rätt att överklaga beslut som gått denne emot.

…”

4

Artikel 74 i förordning nr 40/94, med rubriken Prövning av sakförhållandena på eget initiativ, har följande ordalydelse:

”1.   Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

2.   Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”

5

I artikel 76.1 i nämnda förordning, under rubriken Bevisupptagning, anges följande:

”Vid förfarande inför byrån skall bland annat följande bevismedel vara tillåtna:

…

…”

6

I artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler föreskrivs att parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.

7

Orange A/S (nedan kallat Orange) ingav den 7 november 1997 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet MOBILIX till harmoniseringsbyrån i enlighet med förordning nr 40/94.

8

De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 9, 16, 35, 37, 38 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning för var och en av dessa klasser:

9

Klaganden framställde en invändning mot nämnda registreringsansökan och gjorde härvid gällande följande äldre rättigheter med avseende på ordet OBELIX:

10

Förfarandet vid harmoniseringsbyrån sammanfattades av förstainstansrätten i punkterna 6–8 i den överklagade domen på följande sätt:

11

Klaganden väckte, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 oktober 2003, talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Klaganden åberopade till stöd för sin talan tre grunder avseende för det första åsidosättande av artikel 8.1 b och 8.2 i förordning nr 40/94, för det andra åsidosättande av artikel 8.5 i samma förordning och för det tredje åsidosättande av artikel 74 i nämnda förordning.

12

Klaganden yrkade under förhandlingen i andra hand att förstainstansrätten skulle återförvisa målet till fjärde överklagandenämnden, så att klaganden gavs möjlighet att visa att dess varumärke är känt i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

13

Förstainstansrätten prövade, i punkterna 15 och 16 i den överklagade domen, inledningsvis huruvida fem handlingar som klaganden hade ingett som bilaga till sin ansökan, till styrkande av att ordkännetecknet OBELIX är välkänt, kunde tillåtas som bevisning. Den konstaterade att dessa handlingar inte hade förebringats tidigare inom ramen för förfarandet vid harmoniseringsbyrån och avvisade dem, eftersom det skulle strida mot artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler att tillåta sådan bevisning.

14

Därefter fastslog förstainstansrätten att talan inte kunde prövas såvitt avser den grund som avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och hänvisade därvid till artiklarna 63 och 74 i förordning nr 40/94 och till artikel 135 i förstainstansrättens rättegångsregler.

15

Förstainstansrätten framhöll, i punkt 20 i den överklagade domen, bland annat att klaganden inte i något skede inför överklagandenämnden yrkade en eventuell tillämpning av artikel 8.5 och att överklagandenämnden följaktligen inte prövade ärendet utifrån bestämmelsen. Förstainstansrätten noterade att, även om klaganden hade åberopat att klagandens äldre varumärke är känt i sin invändning mot registreringsansökan och inför överklagandenämnden, detta endast skedde vad gäller artikel 8.1 b i denna förordning, det vill säga för att styrka att det förelåg risk för förväxling hos den relevanta målgruppen.

16

Slutligen fann förstainstansrätten, med stöd av artikel 44.1 i förstainstansrättens rättegångsregler, att det yrkande som framställts under förhandlingen inte kunde prövas.

17

Vad beträffar prövningen i sak prövade förstainstansrätten, i punkterna 32–36 i den överklagade domen, huruvida talan kunde bifallas såvitt avser den grund som klaganden gjort gällande, som avser åsidosättande av artikel 74 i förordning nr 40/94, och enligt vilken överklagandenämnden borde ha utgått från att varumärket OBELIX är känt, då Orange inte bestritt detta.

18

Förstainstansrätten fastslog i punkt 34 i den överklagade domen att artikel 74 i förordning nr 40/94 inte ska tolkas på så sätt att harmoniseringsbyrån är skyldig att anse att det som en part har åberopat och som inte bestritts av motparten i förfarandet är styrkt.

19

Förstainstansrätten konstaterade därefter i punkt 35 i den överklagade domen att varken invändningsenheten eller överklagandenämnden i förevarande fall ansåg att klaganden genom faktiska omständigheter eller bevisning hade styrkt sin rättsliga bedömning, nämligen att det kännetecken som inte registrerats var välkänt och att det registrerade kännetecknet hade stor särskiljningsförmåga. Förstainstansrätten fastslog följaktligen, i punkt 36 i den överklagade domen, att talan inte kunde bifallas på den grunden.

20

I punkterna 53–88 i den överklagade domen prövade förstainstansrätten den grund som avser åsidosättande av artikel 8.1 b och 8.2 i förordning nr 40/94.

21

Vad beträffar likheten mellan de ifrågavarande varu- och tjänsteslagen, godtog förstainstansrätten inte klagandens argument att samtliga varor som avses i registreringsansökan, som ingår i klasserna 9 och 16, innehåller beståndsdelar som är av största betydelse för de varor som omfattas av det äldre varumärket. Förstainstansrätten angav nämligen i punkt 61 i den överklagade domen att endast den omständigheten att en viss vara används som en del i, som utrustning till eller som beståndsdel i en annan vara inte i sig är tillräcklig för att visa att slutprodukterna, som innefattar dessa beståndsdelar, är av liknande slag, eftersom bland annat deras art samt de tilltänkta och berörda köparna kan skilja sig helt åt. Förstainstansrätten angav dessutom, i punkt 63 i den överklagade domen, att klaganden inte med framgång kan använda en vid formulering av varorna och tjänsterna i den äldre registreringen som ett argument för att det föreligger en mycket hög grad av likhet och a fortiori inte heller att de varor som avses i ansökan är identiska med klagandens varor.

22

Förstainstansrätten godtog inte heller, i punkterna 66–70 i den överklagade domen, klagandens argument att de tjänster som anges i registreringsansökan och vilka ingår i klasserna 35, 37, 38 och 42, är av liknande slag som de tjänster som skyddas av det äldre varumärket, dock med ett undantag. Enligt förstainstansrätten ”[liknar] ’leasing av datorer och datorprogram’ som anges i registreringsansökan (klass 42) och [klagandens] ’dator[er]’ och ’datorprogram inspelade på datamedier’ (klass 9) … nämligen varandra på grund av att de kompletterar varandra.”

23

Vad beträffar jämförelsen av de aktuella kännetecknen, angav förstainstansrätten, i punkterna 75 och 76 i den överklagade domen, bland annat att även om kännetecknen har en gemensam bokstavskombination OB och samma ändelse LIX, föreligger det ett antal viktiga visuella skillnader. Dessa skillnader avser bland annat bokstäverna som följer efter OB, början av orden och ordens längd. Efter att ha erinrat om att konsumentens uppmärksamhet riktas framför allt mot ordets början, fastslog förstainstansrätten att ”de ifrågavarande kännetecknen inte liknar varandra i visuellt hänseende eller att de visuellt sett på sin höjd liknar varandra i mycket låg grad”.

24

Efter en fonetisk jämförelse av nämnda kännetecken, fastslog förstainstansrätten, i punkterna 77 och 78 i den överklagade domen, att de i detta hänseende liknar varandra i viss utsträckning.

25

Vad beträffar den begreppsmässiga jämförelsen, konstaterade förstainstansrätten, i punkt 79 i den överklagade domen, att även om ordet OBELIX registrerats som ett ordmärke, förknippas det av den breda allmänheten utan svårighet med den populära seriefiguren, vilket innebär att det är föga troligt att det hos målgruppen skulle kunna ske en begreppsmässig förväxling med andra mer eller mindre närstående uttryck.

26

I punkterna 80 och 81 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten att eftersom ordkännetecknet OBELIX har en klar och bestämd innebörd för de personer som utgör målgruppen, så att innebörden omedelbart kan förstås av dessa personer, förtar de begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen verkan av de fonetiska och eventuella visuella likheterna mellan kännetecknen.

27

Vad beträffar risken för förväxling, angav förstainstansrätten, i punkt 82 i den överklagade domen, att ”skillnaderna mellan de ifrågavarande kännetecknen är tillräckliga för att det skall kunna fastslås att det inte föreligger någon risk för förväxling hos målgruppen. En sådan risk förutsätter nämligen att det föreligger en tillräckligt stor likhet både mellan varumärkena i fråga och mellan de varor eller tjänster som dessa varumärken avser”.

28

Förstainstansrätten fastslog följaktligen, i punkterna 83 och 84 i den överklagade domen, att tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 i förevarande fall varken påverkas av överklagandenämndens bedömning avseende det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller av klagandens påståenden om att varumärket var känt.

29

Slutligen påpekade förstainstansrätten, i punkt 85 i den överklagade domen, att klaganden inte har rätt att göra gällande någon ensamrätt beträffande användningen av ändelsen ix. Den kunde därför inte godta klagandens argument att det mot bakgrund av förekomsten av nämnda ändelse är mycket möjligt att ordet MOBILIX diskret infogas i den kategori varumärken som består av figurer från serien Asterix och att det uppfattas som om det härrör från ordet OBELIX.

30

Eftersom förstainstansrätten konstaterat att ett av de nödvändiga villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte var uppfyllt och det följaktligen inte förelåg någon risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket, ogillade den klagandens talan.

31

Klaganden har gjort gällande sex grunder till stöd för sitt överklagande. Klaganden har i första hand yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen, ogiltigförklara det omtvistade beslutet, avslå ansökan om registrering nr 671396 av ordkännetecknet MOBILIX för de varor och tjänster som omfattas av ansökan, och förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna vad gäller förfarandet vid såväl domstolen som förstainstansrätten. I andra hand har klaganden yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och återförvisa målet till förstainstansrätten.

32

Harmoniseringsbyrån har yrkat att överklagandet ska ogillas och att klaganden ska ersätta rättegångskostnaderna.

33

Klaganden har som första grund gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 63 i förordning nr 40/94, och att den åsidosatte gemenskapsrättsliga administrativa och processuella bestämmelser genom att den bröt mot förbudet mot reformatio in pejus, då den i motsats till vad som fastslagits i det omtvistade beslutet och till förfång för klaganden fastslog att de aktuella kännetecknen inte liknade varandra, trots att frågan om deras likhet inte var föremål för tvisten vid förstainstansrätten och att förstainstansrätten således inte var behörig att avgöra detta.

34

Klaganden väckte, i enlighet med artikel 63.4 i förordning nr 40/94, talan med avseende på det omtvistade beslutet endast i den mån som detta beslut gick klaganden emot. Klaganden ifrågasatte således endast överklagandenämndens underlåtelse att pröva invändningen mot bakgrund av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, underlåtelsen att beakta att varumärket OBELIX har särskiljningsförmåga och att det är känt, samt överklagandenämndens slutsats att det inte förelåg någon varu- och tjänsteslagslikhet såvitt avser de omtvistade varumärkena.

35

Däremot ifrågasatte varken klaganden eller Orange, den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden, överklagandenämndes bedömning avseende kännetecknens likhet vid förstainstansrätten. Vad beträffar harmoniseringsbyrån, har den inte, även om den inte är skyldig att systematiskt försvara det omtvistade beslutet, rätt att ändra föremålet för tvisten vid förstainstansrätten, till förfång för den part som väckt talan.

36

Harmoniseringsbyrån anser att, eftersom klaganden hade ifrågasatt överklagandenämndens slutsatser med avseende på risken för förväxling och eftersom kännetecknens likhet utgör en del av denna slutsats, hade förstainstansrätten, i syfte att pröva lagenligheten av överklagandenämndens slutsatser mot bakgrund av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, att med nödvändighet pröva överklagandenämndens bedömning i samband med jämförelsen av kännetecknen. Förstainstansrätten var således behörig att bedöma kännetecknens likhet.

37

Vad beträffar åsidosättandet av principen om förbud mot reformatio in pejus, har harmoniseringsbyrån gjort gällande att eftersom förstainstansrätten inte ändrade det omtvistade beslutet i vilket överklagandenämnden delvis godtog invändningen, hamnade klaganden inte i en för denne mindre förmånlig situation än den som var för handen innan klaganden väckte talan vid förstainstansrätten.

38

Förstainstansrättens uppgift är i enlighet med artikel 63.2 i förordning nr 40/94 att pröva huruvida överklagandenämndens beslut är lagenligt genom att undersöka hur överklagandenämnden har tillämpat gemenskapsrätten på bland annat de omständigheter som har åberopats under förfarandet vid nämnden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 oktober 2007 i mål C-311/05 P, Naipes Heraclio Fournier mot harmoniseringsbyrån, punkt 38 och där angiven rättspraxis).

39

Inom ramen för artikel 63 i förordning nr 40/94, såsom domstolen har tolkat den, får förstainstansrätten således göra en fullständig prövning av huruvida överklagandenämndens beslut är lagenligt, om det är nödvändigt genom att undersöka huruvida överklagandenämnden har gjort en riktig rättslig kvalificering av omständigheterna i tvisten (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Naipes Heraclio Fournier mot harmoniseringsbyrån, punkt 39) eller huruvida överklagandenämnden gjort en felaktig bedömning av de faktiska omständigheter som var föremål för prövning.

40

Domstolen framhåller härvid att klaganden vid förstainstansrätten gjorde gällande att fjärde överklagandenämnden åsidosatt artikel 8.1 b och 8.2 i förordning nr 40/94.

41

Klaganden tog inom ramen för denna grund upp frågan om kännetecknens likhet. Såsom följer av punkterna 8 och 47–49 i den överklagade domen hade överklagandenämnden fastslagit att de motstående kännetecknen liknade varandra i viss mån, medan klaganden särskilt gjorde gällande att kännetecknen i själva verket i hög grad liknade varandra, i syfte att det skulle fastslås att kännetecknen liknade varandra i högre grad än vad överklagandenämnden fastslagit.

42

Såsom även generaladvokaten angav i punkt 41 i sitt förslag till avgörande, var det således klaganden själv som förde in frågan om likheten mellan de aktuella kännetecknen i föremålet för tvisten vid förstainstansrätten.

43

Vidare gjorde klaganden även, vad beträffar risken för förväxling, gällande att om man beaktar samspelet mellan varuslagslikheten, känneteckenslikheten och särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket, så är skillnaderna mellan kännetecknen för de identiska varorna och tjänsterna och, i hög grad, för de liknande varorna och tjänsterna, på grund av att det äldre varumärket är välkänt, inte sådana att risken för förväxling i ljudhänseende undanröjs.

44

Domstolen framhåller härvid att det för att det ska föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 krävs såväl att det sökta varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket som att de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket registrerades. Det är fråga om kumulativa villkor (se dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573, punkt 51, och av den 13 september 2007 i mål C-234/06 P, Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån och F.M.G. Textile (med tidigare firman Marine Enterprise Projects), REG 2007, s. I-7333, punkt 48).

45

Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (dom av den 15 mars 2007 i mål C-171/06 P, T.I.M.E. ART mot harmoniseringsbyrån, punkt 33).

46

Vid en helhetsbedömning av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (se domen i det ovannämnda målet T.I.M.E. ART mot harmoniseringsbyrån, punkt 35, och, vad beträffar rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, samt dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 19).

47

Eftersom klaganden hade ifrågasatt överklagandenämndens bedömning avseende risken för förväxling, med stöd av principen om samspel mellan de faktorer som beaktas, bland annat varumärkeslikheten och varu- och tjänsteslagslikheten, var förstainstansrätten således behörig att pröva överklagandenämndens bedömning av känneteckenslikheten.

48

Förstainstansrätten kan, när den har att bedöma huruvida överklagandenämndens beslut är lagenligt, inte vara bunden av en felaktig bedömning av omständigheterna som företagits av överklagandenämnden, eftersom nämnda bedömning utgör en del av den slutsats vars lagenlighet ifrågasätts vid förstainstansrätten.

49

Vad slutligen beträffar den av klaganden åberopade principen om förbud mot reformatio in pejus, om det antas att en sådan princip kan åberopas i ett förfarande för prövning av huruvida överklagandenämndens beslut är lagenliga, är det tillräckligt att påpeka att förstainstansrätten inte ändrade det omtvistade beslutet då den fastslog att det inte förelåg risk för förväxling och ogillade klagandens talan. Vad beträffar det omtvistade beslutet i den mån som det gick klaganden emot, hamnade klaganden således inte i en för denne mindre förmånlig situation efter det att förstainstansrätten avkunnat den överklagade domen, än den som var för handen innan klaganden väckte talan inför förstainstansrätten.

50

Av detta följer att överklagandet inte kan vinna bifall på den första grunden.

51

Klaganden har i den andra grundens första del påstått att förstainstansrätten åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inom ramen för sin bedömning av varu- och tjänsteslagslikheten såvitt avser de omtvistade varumärkena.

52

För det första anser klaganden att förstainstansrätten tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium när den fastslog huruvida varuslagen respektive tjänsteslagen liknade varandra. Klaganden har gjort gällande att de borde ha jämförts under antagandet att de omtvistade varumärkena är identiska och att det äldre varumärket har mycket hög särskiljningsförmåga eller att det är känt.

53

För det andra har klaganden ifrågasatt koherensen hos och grunden för förstainstansrättens konkreta bedömningar avseende varu- och tjänsteslagslikheten.

54

Vad beträffar jämförelsen av de varor som omfattas av varumärket MOBILIX och som återfinns i klasserna 9 och 16 samt de varor som omfattas av varumärket OBELIX och som återfinns i samma klasser, har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en uppenbart oriktig bedömning av förteckningarna över dessa varor, på grund av att den missuppfattade förteckningarna i fråga. Det som förstainstansrätten har angett i punkt 62 i den överklagade domen med avseende på förteckningarna är inkorrekt och emotsägs i själva förteckningarna och av förstainstansrätten själv i punkt 63 i den överklagade domen.

55

Klaganden har därefter framhållit att det som angetts i punkt 62 i den överklagade domen på rättegångsspråket, nämligen ”That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark”, går emot slutsatsen att de varor som åtnjuter skydd genom det äldre varumärket och de varor som omfattas av det sökta varumärket inte är av liknande slag.

56

Slutligen har klaganden anfört att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den, i punkt 64 i den överklagade domen, fastställde överklagandenämndens felaktiga bedömning att de varor som avses i registreringsansökan och som ingår i klasserna 9 och 16 inte ingår i förteckningen över varor och tjänster som getts en vid formulering i den äldre registreringen. Dessutom bemötte inte förstainstansrätten i tillräcklig mån det argument som klaganden framfört avseende den omständigheten att de varor som avses i registreringsansökan för varumärket MOBILIX ingår i varuslaget ”[e]lektrotekniska och elektroniska … apparater och instrument” som omfattas av varumärket OBELIX. Därutöver gjorde förstainstansrätten inte heller någon bedömning av huruvida dessa varor var av liknande slag.

57

Vad beträffar jämförelsen av de tjänster som avses i registreringsansökan, och som ingår i klasserna 35, 37, 38 och 42, och de varor som omfattas av varumärket OBELIX, gjorde förstainstansrätten en felaktig bedömning när den, i punkt 70 i den överklagade domen, fastslog att dessa varor och tjänster inte är av liknande slag.

58

Denna bedömning är oförenlig med förstainstansrättens bedömning, i punkt 68 i den överklagade domen, att det endast föreligger låg grad av likhet mellan de tjänster som anges i registreringsansökan och som ingår i klass 38 och de tjänster som åtnjuter skydd genom den äldre rättigheten och som ingår i klass 41. Dessutom är bedömningen felaktig, eftersom tjänsterna ”[f]ilmvisningar, filmproduktioner, filmuthyrning” i klass 41, som omfattas av det äldre varumärket, och tjänsterna ”radio- och tv-sändning, inkluderande genom kabel-tv och Internet” som Orange tillhandahåller, är av liknande slag.

59

Vidare, vad beträffar jämförelsen av varorna i klass 9, som omfattas av varumärket OBELIX, och tjänsterna i klass 42, som avses i registreringsansökan avseende varumärket MOBILIX, borde förstainstansrätten har fastslagit att ”dator, programmoduler och datorprogram inspelade på datamedier” och tjänsterna ”datorprogrammering, formgivning, underhåll och uppdatering av programvara” är av liknande slag. Dessutom bortsåg förstainstansrätten felaktigt från att framställning av ”[e]lektrotekniska och elektroniska … apparater och instrument”, vilka ingår i klass 9, med nödvändighet medför ”forskning [och] ingenjörsverksamhet”, som ingår i klass 42.

60

Slutligen gjorde förstainstansrätten en felaktig bedömning när den, i punkt 69 i den överklagade domen, fann att registreringsansökan uteslutande avser olika former av telekommunikation, medan den tidigare registreringen inte avser någon verksamhet på det området. Dessutom grundade förstainstansrätten inte sin bedömning på faktiska omständigheter eller bevisning när den, i samma punkt i den överklagade domen, fastslog att om man ansåg att det föreligger likhet i alla de fall där den äldre rättigheten omfattar datorer och där de varor eller tjänster som omfattas av det sökta kännetecknet kräver användning av datorer, skulle det med all säkerhet leda till att man går utöver föremålet för det skydd som lagstiftaren tillskrivit innehavaren av ett varumärke.

61

Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att klaganden, genom sina argument avseende att de av de omtvistade varumärkena kännetecknade varorna och tjänsterna är av liknande slag, strävar efter att ifrågasätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna, vilket inte är tillåtet inom ramen för ett överklagande. Förstainstansrätten har inte missuppfattat de faktiska omständigheterna eller bevisningen, har på ett korrekt sätt återgett förteckningarna över dessa varor och tjänster och har gjort en jämförande bedömning grundad på kriterier såsom typ av tillverkare av varorna eller varornas distributionssätt.

62

Risken för förväxling måste enligt sjunde skälet i förordning nr 40/94 bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade kännetecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, och risken för förväxling utgör det specifika villkoret med avseende på det skydd som gemenskapsvarumärket innebär enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

63

I punkt 46 i förevarande dom erinrade domstolen om att det vid en helhetsbedömning av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt.

64

Domstolen har fastslagit, med avseende på artikel 4.1 b i direktiv 89/104, vilken i sak är identisk med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, och särskilt omständigheten att det är känt, ska beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av de två varumärkena är tillräckligt stor för att det ska uppstå risk för förväxling (se domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 24).

65

I likhet med vad förstainstansrätten erinrade om i punkt 59 i den överklagade domen ska emellertid, vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna i fråga är identiska eller av liknande slag, samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt deras art, avsedda ändamål, användningsområdet och huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 23, och dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-4237, punkt 85).

66

I enlighet med denna rättspraxis gjorde förstainstansrätten, i punkterna 61–70 i den överklagade domen, en jämförelse av de varor och tjänster som omfattas av de omtvistade varumärkena. Den gjorde därvid en detaljerad bedömning avseende sambandet mellan nämnda varor och tjänster.

67

Förstainstansrätten gjorde sig följaktligen inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den jämförde varorna och tjänsterna i fråga utan att därvid utgå från antagandet att de motstående varumärkena är identiska och att det äldre varumärket har särskiljningsförmåga.

68

För det andra, med anledning av att klaganden har ifrågasatt koherensen hos och grunden för förstainstansrättens bedömningar vid jämförelsen av de varor och tjänster som omfattas av de omtvistade varumärkena, erinrar domstolen om att det framgår av artikel 225.1 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga att ett överklagande till domstolen ska vara begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är nämligen ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta faktiska omständigheterna liksom att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen är därför inte, utom i det fall då uppgifter som underställts rätten har missuppfattats, en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se, bland annat, dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 22, av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-551, punkt 35, och av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-5719, punkt 40).

69

En sådan missuppfattning ska framstå som uppenbar av handlingarna i målet utan att det är nödvändigt att göra en ny bedömning av de faktiska omständigheterna och av bevisningen (se dom av den 28 maj 1998 i mål C-8/95 P, New Holland Ford mot kommissionen, REG 1998, s. I-3175, punkt 72, av den 6 april 2006 i mål C-551/03 P, General Motors mot kommissionen, REG 2006, s. I-3173, punkt 54, och av den 21 september 2006 i mål C-167/04 P, JCB Service mot kommissionen, REG 2006, s. I-8935, punkt 108).

70

Förstainstansrätten angav, i punkt 62 i den överklagade domen, att det framgår av ordalydelsen i förteckningen över de varor och tjänster i klass 9 som omfattas av den äldre registreringen, vilken förteckning återges i punkt 5 i den överklagade domen och punkt 9 i förevarande dom, att ”de områden som avses är fotografi, kinematografi, optik, undervisning och videospel”.

71

Vad beträffar förteckningen över varor och tjänster som ingår i klasserna 9 och 16, som återfinns i registreringsansökan och har återgetts i punkt 3 i den överklagade domen och punkt 8 i förevarande dom, angav förstainstansrätten i samma punkt 62 att det som avses i registreringsansökan, i stort sett uteslutande, är olika former av telekommunikationer.

72

Det framstår emellertid inte som uppenbart att förstainstansrättens bedömning av förteckningarna över de varor och tjänster som omfattas av de omtvistade varumärkena är felaktig i materiellt hänseende, eller att förstainstansrätten inte på ett tillfredsställande sätt kunde ange grunden för de bedömningar, som klaganden ifrågasatt, avseende dessa förteckningar.

73

Domstolen godtar således inte klagandens argument att förstainstansrätten hade missuppfattat innehållet i de ifrågavarande förteckningarna.

74

Vad beträffar påståendet att det som angetts i punkt 62 i den överklagade domen på rättegångsspråket, nämligen ”That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark”, går emot slutsatsen att de varor som åtnjuter skydd genom det äldre varumärket och de varor som omfattas av det sökta varumärket inte är av liknande slag, erinrar domstolen om att frågan huruvida domskälen i en dom från förstainstansrätten är motsägelsefulla eller otillräckliga är en rättsfråga och kan i denna egenskap åberopas i ett mål om överklagande (se dom av den 7 maj 1998 i mål C-401/96 P, Somaco mot kommissionen, REG 1998, s. I-2587, punkt 53, av den 13 december 2001 i mål C-446/00 P, Cubero Vermurie mot kommissionen, REG 2001, s. I-10315, punkt 20, och av den 8 februari 2007 i mål C-3/06 P, Groupe Danone mot kommissionen, REG 2007, s. I-1331, punkt 45).

75

Det ska härvid framhållas att syftet i punkt 62 i den överklagade domen var att bedöma räckvidden av förteckningen över de varor och tjänster som omfattas av den äldre registreringen och av förteckningen över de varor och tjänster som avses i registreringsansökan.

76

Det följer av detta syfte och av innehållet i punkt 62 i den överklagade domen att uttryckssättet på rättegångsspråket, nämligen ”That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark”, borde ha formulerats så, att det återspeglar följande innebörd:

”Denna förteckning över varor och tjänster skall jämföras med den förteckning som återfinns i registreringsansökan.”

77

Detta misstag vid formuleringen påverkar emellertid inte koherensen i motiveringen av den överklagade domen, eftersom det som förstainstansrätten fastslog i punkt 62 i den överklagade domen, beträffande räckvidden av förteckningarna över de varor och tjänster som omfattas av de omtvistade varumärkena, inte går emot de slutsatser som förstainstansrätten drog härav i punkterna 63 och 64 i nämnda dom.

78

Det misstag vid formuleringen som klaganden påtalat ska således inte anses utgöra en sådan felaktig motivering att det är berättigat att i detta hänseende upphäva den överklagade domen (se dom av den 2 juni 1994 i mål C-326/91, de Compte mot parlamentet, REG 1994, s. I-2091, punkt 96).

79

Vad slutligen beträffar övriga argument som klaganden framfört inom ramen för den andra grundens första del, konstaterar domstolen att även om klaganden formellt har gjort gällande att det föreligger en felaktig bedömning och motivering, så har klaganden i huvudsak avsett att ifrågasätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna.

80

Såsom domstolen påpekat i punkt 68 i förevarande dom är bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen inte, utom i det fall då uppgifter som underställts rätten har missuppfattats, en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.

81

Överklagandet ska således avvisas såvitt avser en del av den andra grundens första del. I den del som överklagandet kan prövas i sak på delgrunden, kan den inte leda till bifall för överklagandet.

82

Klaganden har gjort gällande den andra grunden alternativt i förhållande till den första grunden. Som andra del i denna andra grund har klaganden anfört att förstainstansrätten åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 när den fastslog att de omtvistade varumärkena inte liknar varandra.

83

Klaganden menar att förstainstansrätten inte tillämpade de korrekta rättsliga kriterierna vid bedömningen av likheten mellan varumärkena utan att den hade ett mekaniskt tillvägagångssätt varvid syftet med jämförelsen inte beaktades.

84

Vad beträffar den visuella likheten framhöll förstainstansrätten på ett godtyckligt sätt skillnaderna mellan varumärkena. Enligt allmänna varumärkesrättsliga principer är emellertid de gemensamma beståndsdelarna normalt sett mer betydelsefulla än dem som skiljer sig åt.

85

I punkt 75 i den överklagade domen underlät förstainstansrätten dessutom att beakta sin egen rättspraxis som följer av domen av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (REG 2003, s. II-4335) punkt 50. I denna dom fastslog förstainstansrätten att allmänhetens uppmärksamhet i minst lika hög grad fokuseras på de första bokstäverna i ett ordmärke som på dess mittersta bokstäver.

86

Förstainstansrättens bedömning av den fonetiska och begreppsmässiga likheten i punkterna 77–79 i den överklagade domen är felaktig, då den enligt klaganden inte grundar sig på de faktiska omständigheter som förstainstansrätten hade att ta ställning till.

87

Dessutom beaktade förstainstansrätten, vid sitt resonemang i punkt 79 i den överklagade domen, inte principen om att ju mer välkänt det äldre varumärket är eller ju högre dess särskiljningsförmåga är, desto större är risken för förväxling.

88

Klaganden har även framfört anmärkningar mot att förstainstansrätten, i punkterna 80–82 i den överklagade domen, tillämpade teorin om att ”verkan förtas”, eftersom denna teori endast kan tillämpas i slutskedet av bedömningen av risken för förväxling och inte när de motstående varumärkena antingen är lika i visuellt hänseende, eller lika i fonetiskt hänseende eller lika i visuellt och fonetiskt hänseende.

89

Klaganden har slutligen gjort gällande att förstainstansrätten missförstod dess argument när den, i punkt 85 i den överklagade domen, angav att klaganden gjorde gällande ensamrätt beträffande användningen av ändelsen ix, när klaganden i själva verket hade angett att den var innehavare av en varumärkesfamilj där varumärkena utformats på liknande sätt som MOBILIX. Förekomsten av en varumärkesfamilj anses ju generellt sett som ett särskilt skäl till att det föreligger risk för förväxling, även i avsaknad av fonetisk och visuell likhet.

90

Harmoniseringsbyrån anser att, bland de argument som klaganden framfört, det endast är frågan huruvida förstainstansrätten hade rätt att, i punkt 81 i den överklagade domen, fastslå att de begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen i fråga förtar verkan av de föreliggande fonetiska och visuella likheterna som utgör en rättsfråga. Förstainstansrätten undersökte emellertid på ett korrekt sätt samtliga faktorer som enligt fast rättspraxis ska beaktas vid en helhetsbedömning av risken för förväxling.

91

Domstolen konstaterar för det första, vad beträffar argumentet att förstainstansrätten inom ramen för den visuella jämförelsen av de två aktuella kännetecknen framhöll skillnaderna mellan dem i stället för att söka efter likheter, att klaganden har ifrågasatt förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna. I enlighet med den rättspraxis som det erinrats om i punkt 68 i förevarande dom utgör detta inte, utom i det fall då faktiska omständigheter eller bevisningen har missuppfattats, en rättsfråga som är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.

92

Vad för det andra beträffar påståendet att förstainstansrätten underlät att beakta sin egen rättspraxis när den angav att konsumentens uppmärksamhet vanligtvis riktas framför allt mot ordets början, gör domstolen följande bedömning. Det är tillräckligt att ange dels att nämnda konstaterande och det som klaganden angett inte är motsägelsefullt, dels att förstainstansrätten endast angav att så var fallet i det anhängiggjorda målet och att den inte på något sätt fastslog att denna regel skulle utgöra en absolut princip. Denna bedömning av faktiska omständigheter är emellertid inte heller underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.

93

Det ska för det tredje framhållas att klaganden avser att domstolen ska ersätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna med sin egen bedömning. Klaganden har nämligen påstått att den bedömning av den fonetiska likheten och den begreppsmässiga likheten som förstainstansrätten gjorde i punkterna 77–79 i den överklagade domen är felaktig, då den inte grundar sig på de faktiska omständigheter som förstainstansrätten hade att ta ställning till.

94

Då det emellertid inte har gjorts gällande att förstainstansrätten har missuppfattat de faktiska omständigheterna och bevisningen, är domstolen inte behörig att göra en bedömning härav.

95

För det fjärde har klaganden grundat sig på en felaktig tolkning av den överklagade domen, när den påstår att förstainstansrättens resonemang, i punkt 79 i den överklagade domen, innebär ett åsidosättande av den varumärkesrättsliga principen om att ju mer välkänt det äldre varumärket är eller ju högre dess särskiljningsförmåga är, desto större är risken för förväxling.

96

I punkt 79 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten endast, genom en bedömning av de faktiska omständigheterna, som det inte ankommer på domstolen att pröva, att kännetecknet OBELIX utgör en hänvisning till en känd seriefigur, och följaktligen i begreppsmässigt hänseende skiljer sig från kännetecknet MOBILIX. Förstainstansrätten uttalade sig således inte avseende huruvida varumärket OBELIX var välkänt.

97

I den mån klaganden, för det femte, har ifrågasatt förstainstansrättens tillämpning av teorin om att ”verkan förtas”, framhåller domstolen att förstainstansrätten undersökte samtliga faktorer som enligt fast rättspraxis ska beaktas vid en helhetsbedömning av risken för förväxling.

98

Det framgår emellertid av rättspraxis att helhetsbedömningen av risken för förväxling innebär att de begreppsmässiga skillnaderna mellan två kännetecken kan förta verkan av den ljudlikhet och den visuella likhet som förekommer kännetecknen emellan, under förutsättning att innebörden av åtminstone ett av dessa kännetecken är klar och bestämd för omsättningskretsen, på så sätt att denna direkt kan uppfatta den (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 januari 2006 i mål C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-643, punkt 20, och av den 23 mars 2006 i mål C-206/04 P, Mühlens mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-2717, punkt 35).

99

Förstainstansrätten kan således inte kritiseras för att ha tillämpat nämnda teori om att verkan förtas i punkt 81 i den överklagade domen.

100

För det sjätte, vad slutligen beträffar klagandens argument avseende att den är innehavare av en varumärkesfamilj som kännetecknas av ändelsen ix, gör domstolen följande bedömning. Även om klaganden har åberopat flera äldre varumärken som enligt klaganden ingår i nämnda familj, har klaganden endast grundat sin invändning på det äldre varumärket OBELIX.

101

När en invändning är grundad på flera varumärken, vilka uppvisar gemensamma kännetecken och därför kan anses ingå i en varumärkesfamilj eller en varumärkesserie, ska det emellertid vid bedömningen av om det föreligger risk för förväxling beaktas att risken för förväxling i fråga om varumärkesfamiljer och varumärkesserier följer av det faktum att konsumenten kan ta miste på ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket, och att konsumenten felaktigt tror att det varumärket ingår i varumärkesfamiljen eller varumärkesserien (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån och F.M.G. Textile (med tidigare firman Marine Enterprise Projects), punkterna 62 och 63).

102

Mot bakgrund av det ovanstående ska överklagandet såvitt avser den andra grundens andra del därför delvis avvisas. I den del som överklagandet kan prövas i sak på denna delgrund, kan den inte leda till bifall för överklagandet.

103

Klaganden har för det första gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 74 i förordning nr 40/94 när den, i punkt 36 i den överklagade domen, inte godtog klagandens påstående att överklagandenämnden borde ha medgett att varumärket OBELIX var välkänt, att det hade mycket hög särskiljningsförmåga och att det var känt, då den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden inte bestritt dessa omständigheter.

104

Klaganden anser att det ska göras skillnad mellan det fallet att Orange inte deltog i invändningsförfarandet vid överklagandenämnden, varvid harmoniseringsbyrån kunde anta sitt beslut på grundval av endast den bevisning som klaganden (tillika invändande part) åberopat, och det fallet att Orange deltog i ett sådant förfarande. I sistnämnda fall skulle det, om Orange inte hade bestritt klagandens påståenden, varit absurt att kräva att klaganden styrkte sina påståenden, eftersom det inte enligt någon gemenskapsrättslig bestämmelse eller princip krävs att en part ska styrka det som motparten inte har bestritt.

105

Klaganden har för det andra gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 74 i förordning nr 40/94 när den, i likhet med överklagandenämnden, underlät att medge att varumärket OBELIX var välkänt, hade mycket hög särskiljningsförmåga och att det var känt.

106

Harmoniseringsbyrån anser, och har härvid hänvisat till domen i det ovannämnda målet Vedial mot harmoniseringsbyrån, att vid antagandet att parterna inte framställer några invändningar avseende frågan huruvida varumärket OBELIX är känt, är förstainstansrätten inte bunden av detta. Förstainstansrätten är skyldig att pröva om överklagandenämnden inte åsidosatte förordning nr 40/94 då nämnden kom fram till att de omtvistade varumärkena inte liknade varandra. Inom ramen för ett kontradiktoriskt förfarande vid harmoniseringsbyrån, finns det inte någon princip som stadgar att de omständigheter som inte bestritts av motparten är styrkta.

107

Domstolen preciserar att klagandens anmärkning att förstainstansrätten åsidosatte artikel 74 i förordning nr 40/94 när den underlät att medge att varumärket OBELIX var välkänt, hade mycket hög särskiljningsförmåga och att det var känt, grundar sig på en felaktig tolkning av punkterna 32–36 i den överklagade domen. Denna anmärkning kan således inte godtas.

108

I punkterna 32–36 i den överklagade domen undersökte inte förstainstansrätten huruvida varumärket OBELIX var välkänt, hade mycket hög särskiljningsförmåga och var känt. Den prövade endast om talan kunde vinna bifall på klagandens grund avseende åsidosättande av artikel 74.1 i förordning nr 40/94. Enligt denna grund borde överklagandenämnden ha ansett att klagandens bedömning avseende varumärket OBELIX var ostridigt, då Orange inte bestritt detta.

109

Domstolen finner att överklagandet inte kan prövas såvitt avser denna anmärkning. Klaganden har nämligen i detta avseende gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94 när den fastslog att överklagandenämnden inte hade åsidosatt denna bestämmelse.

110

Det är riktigt att när en klagande har ifrågasatt förstainstansrättens tolkning eller tillämpning av gemenskapsrätten kan de rättsfrågor som prövades av förstainstansrätten på nytt tas upp till diskussion i målet om överklagande. Om klaganden inte på detta sätt kunde utforma sitt överklagande med stöd av grunder och argument som redan åberopats vid förstainstansrätten, skulle nämligen överklagandeinstitutet förlora en del av sin betydelse (se, bland annat, dom av den 6 mars 2003 i mål C-41/00 P, Interporc mot kommissionen, REG 2003, s. I-2125, punkt 17, och domen i det ovannämnda målet Storck mot harmoniseringsbyrån, punkt 48).

111

Det följer emellertid av artikel 225 EG, artikel 58 första stycket i domstolens stadga och av artikel 112.1 första stycket c i domstolens rättegångsregler att det i ett överklagande klart ska anges på vilka punkter domen ifrågasätts samt de rättsliga grunder som åberopas till stöd för yrkandet om upphävande. Ett överklagande som inte innehåller något argument som särskilt syftar till att visa att det har skett en felaktig rättstillämpning i den överklagade domen och som endast upprepar eller ordagrant återger grunder och argument som redan har anförts vid förstainstansrätten uppfyller inte detta krav (se, bland annat, dom av den 4 juli 2000 i mål C-352/98 P, Bergaderm och Goupil mot kommissionen, REG 2000, s. I-5291, punkterna 34 och 35, och domen i det ovannämnda målet Storck mot harmoniseringsbyrån, punkt 47).

112

Eftersom klaganden redan vid förstainstansrätten gjorde gällande att harmoniseringsbyrån borde ha utgått från principen att varumärket OBELIX var känt, då Orange inte hade bestritt klagandens påståenden under invändningsförfarandet, har klaganden inom ramen för förevarande grund endast upprepat de argument som anförts vid förstainstansrätten utan att ange skälen till varför förstainstansrätten skulle ha gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den inte godtog nämnda argument i punkterna 32–36 i den överklagade domen.

113

Överklagandet såvitt avser klagandens tredje grund avseende åsidosättande av artikel 74.1 i förordning nr 40/94 ska således delvis avvisas. I den del som överklagandet kan prövas i sak på denna grund, kan den inte leda till bifall för överklagandet.

114

Klaganden anser att förstainstansrätten, när den fastslog att klagandens yrkande som var grundat på artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte kunde prövas, grundade sig på en felaktig tolkning av föremålet för förfarandet för överklagande och därigenom åsidosatte artikel 63 i förordning nr 40/94 samt artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler.

115

Klaganden anser nämligen att förstainstansrätten underlät att beakta sin egen rättspraxis, vilken bland annat återfinns i förstainstansrättens dom av den 9 november 2005 i mål T-275/03, Focus Magazin Verlag mot harmoniseringsbyrån – ECI Telecom (Hi-FOCuS) (REG 2005, s. II-4725), punkt 37. I denna dom fastslogs att det följer av den funktionella kontinuiteten mellan instanserna vid harmoniseringsbyrån att överklagandenämnden, inom tillämpningsområdet för artikel 74.1 in fine i förordning nr 40/94, är skyldig att grunda sitt beslut på alla faktiska och rättsliga omständigheter som den berörda parten har åberopat, antingen i förfarandet vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans, eller vid överklagandet, om inte annat följer av artikel 74.2.

116

Klaganden har gjort gällande att även om de argument som den anförde vid överklagandenämnden grundade sig på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, ger en rimlig tolkning av de handlingar som ingetts inom ramen för invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet vid handen att klaganden inte upphörde att göra gällande att ett välkänt varumärke, som omfattas av artikel 8.1 jämförd med artikel 8.2 c i samma förordning, även är ett varumärke som är känt i den mening som avses i artikel 8.5 i nämnda förordning och att det även ska åtnjuta skydd i enlighet med artikel 8.5.

117

Dessutom är överklagandenämndens konstaterande, att klaganden uttryckligen begränsade sitt överklagande till frågor som avser artikel 8.1 i förordning nr 40/94 felaktigt, vilket klaganden påtalade vid förstainstansrätten. Vid förstainstansrätten framhöll klaganden även förhållandet mellan artikel 8.2 och 8.5 i förordning nr 40/94, i syfte att visa att de varumärken som åtnjuter skydd enligt de respektive bestämmelserna i dag har samma betydelse. Förstainstansrätten gjorde fel när den inte bedömde detta argument i den överklagade domen och i stället fastslog att det inte kunde prövas.

118

Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att trots att klaganden borde ha ifrågasatt överklagandenämndens beslut att överklagandet endast skulle anses vara grundat på artikel 8.1 i förordning nr 40/94 och borde ha gjort gällande att nämnden därigenom åsidosatte artikel 74 i samma förordning, gjorde klaganden, i samband med att den väckte talan vid förstainstansrätten, gällande att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 hade åsidosatts. Eftersom överklagandenämnden inte prövade artikel 8.5 i förordning nr 40/94, gjorde förstainstansrätten en riktig bedömning när den mot bakgrund av artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler fastslog att klaganden inte hade rätt att begära att förstainstansrätten skulle avgöra målet utifrån ett yrkande om att denna bestämmelse skulle tillämpas.

119

Vad för det första beträffar förstainstansrättens bedömning i syfte att fastställa föremålet för tvisten vid överklagandenämnden, gör domstolen följande bedömning. I punkt 20 i den överklagade domen, konstaterade förstainstansrätten visserligen att klaganden inte i något skede inför överklagandenämnden yrkade en eventuell tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och att överklagandenämnden följaktligen inte prövade ärendet utifrån bestämmelsen. Förstainstansrätten noterade dock, i samma punkt, att klaganden åberopade att dess äldre varumärke var känt i sin invändning mot registreringsansökan och inför överklagandenämnden endast vad gällde artikel 8.1 b i denna förordning, det vill säga för att styrka att det förelåg risk för förväxling hos omsättningskretsen.

120

Förstainstansrätten kan således inte med framgång kritiseras för att endast ha grundat sig på klagandens påståenden vid överklagandenämnden vid fastställelsen av föremålet för tvisten vid denna nämnd. Förstainstansrätten försäkrade sig tvärtom om att det inte följde av klagandens påståenden vid invändningsenheten att klaganden även grundade sin invändning på artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

121

Efter det att den hade konstaterat att det relativa registreringshinder som följer av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte omfattades av föremålet för tvisten vid överklagandenämnden, gjorde förstainstansrätten således en riktig bedömning när den fastslog att talan inte kunde prövas på den grunden.

122

Klaganden kan nämligen inte vid förstainstansrätten ändra ramen för rättegången som bestäms av de yrkanden och omständigheter som framställts av klaganden och av Orange (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-3569, punkt 43).

123

Förstainstansrättens prövning i enlighet med artikel 63 i förordning nr 40/94 består i en prövning av lagenligheten av överklagandenämndens beslut. Förstainstansrätten kan endast ogiltigförklara eller ändra det beslut som är föremål för talan om detta, vid tidpunkten då det fattades, omfattades av någon av de grunder för ogiltigförklaring eller ändring som anges i artikel 63.2 i denna förordning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkt 53).

124

Vidare följer det av artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler att parterna inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.

125

Vad för det andra beträffar påståendet att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fastslog att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte omfattades av föremålet för tvisten, gör domstolen följande bedömning. Eftersom klaganden har gjort gällande en grund som inte åberopades till stöd för den talan om ogiltigförklaring av nämnda beslut som klaganden väckte vid förstainstansrätten, är det beträffande ett dylikt påstående fråga om en ny grund som utvidgar föremålet för talan, och den kan därför inte åberopas för första gången inom ramen för överklagandet.

126

Om en part tilläts att för första gången vid domstolen åberopa en grund som han inte har åberopat vid förstainstansrätten, skulle det innebära att han vid domstolen, som har en begränsad behörighet i mål om överklagande, kunde anhängiggöra en mer omfattande tvist än den som förstainstansrätten har prövat. Domstolen är i ett mål om överklagande således endast behörig att pröva den lägre instansens rättsliga bedömning av de grunder som har behandlats vid den (se bland annat dom av den 1 juni 1994 i mål C-136/92 P, kommissionen mot Brazzelli Lualdi m.fl., REG 1994, s. I-1981, punkt 59, av den 30 mars 2000 i mål C-266/97 P, VBA mot VGB m.fl., REG 2000, s. I-2135, punkt 79, av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkt 50, och domen i det ovannämnda målet JCB Service mot kommissionen, punkt 114).

127

Överklagandet ska därför såvitt avser den fjärde grunden delvis avvisas. I den del som överklagandet kan prövas i sak på den fjärde grunden, kan den inte leda till bifall för överklagandet.

128

Klaganden anser att det yrkande som denna framställde under förhandlingen vid förstainstansrätten inte utgjorde ett nytt yrkande utan ett yrkande som framställdes alternativt i förhållande till yrkandet grundat på artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Eftersom det huvudsakliga yrkandet med nödvändighet omfattar samtliga därtill hörande yrkanden, kan föremålet för tvisten inte anses ändras varje gång som ett yrkande läggs till det ursprungliga yrkandet.

129

Förstainstansrätten åsidosatte således artikel 63 i förordning nr 40/94 och artiklarna 44, 48 och 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler, när den fastslog att nämnda yrkande från klaganden inte kunde prövas, då det var fråga om ett nytt yrkande som innebar en ändring av föremålet för tvisten.

130

Harmoniseringsbyrån har anfört att det till stöd för yrkandet i fråga gjorts gällande en ny grund, enligt vilken överklagandenämnden åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94 då den underlät att ange huruvida artikel 8.5 i denna förordning var tillämplig. Vidare menar harmoniseringsbyrån att klaganden inte framställt yrkandet förrän det stod klart för klaganden att talan såvitt avser den grund som den gjort gällande avseende ett åsidosättande av sistnämnda bestämmelse inte kunde prövas. Med beaktande av att detta andrahandsyrkande framställdes först i samband med förhandlingen, gjorde förstainstansrätten enligt harmoniseringsbyrån en riktig bedömning när den fastslog att yrkandet inte kunde prövas med hänvisning till artiklarna 44 och 48 i förstainstansrättens rättegångsregler.

131

Såsom följer av punkterna 119–124 i förevarande dom, gjorde förstainstansrätten en riktig bedömning när den fastslog att talan inte kunde prövas såvitt avsåg grunden avseende ett åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

132

Förevarande grund, inom ramen för vilken klaganden har kritiserat förstainstansrätten för att denna kvalificerade som nya yrkanden de yrkanden som klaganden anser sig ha framställt alternativt i förhållande till grunden avseende ett åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och för det fall att förstainstansrätten skulle ha fastslagit att talan kunde bifallas på denna grund, ska följaktligen anses sakna verkan.

133

Klaganden har gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 63 i förordning nr 40/94 och artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler när den fastslog att vissa handlingar, som klaganden hade ingett för första gången vid förstainstansrätten, inte kunde tillåtas som bevisning.

134

I förevarande fall förebringade klaganden ny bevisning vid förstainstansrätten endast av det skälet att överklagandenämnden ansåg att den bevisning som klaganden förebringat för denna nämnd var otillräcklig.

135

Enligt harmoniseringsbyrån ska den sjätte grunden inte godtas, eftersom förstainstansrättens uppgift består i att pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut och inte i att pröva huruvida den vid prövningen av en talan mot ett av dessa beslut, lagligen kunde anta ett nytt beslut med samma slut. Följaktligen kan det inte göras gällande att överklagandenämnden handlade rättsstridigt mot bakgrund av faktiska omständigheter som den inte hade att ta ställning till.

136

Förstainstansrätten gjorde en riktig bedömning när den i punkt 16 i den överklagade domen angav att talan vid förstainstansrätten syftar till att, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, pröva lagenligheten av de beslut som överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån har fattat.

137

Det följer av denna bestämmelse att de omständigheter som parterna inte åberopat vid harmoniseringsbyråns enheter, inte längre får åberopas i samband med att talan väcks vid förstainstansrätten.

138

Av nämnda bestämmelse följer även att förstainstansrätten inte får pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av sådan bevisning som för första gången förebringats vid förstainstansrätten. Lagenligheten hos ett beslut från en överklagandenämnd ska nämligen bedömas i förhållande till den information som nämnden kunde förfoga över när den fattade sitt beslut.

139

I detta avseende har domstolen redan slagit fast att det följer av artiklarna 61.2 och 76 i förordning nr 40/94 att överklagandenämnden, vid prövningen i sak av överklagandet, vid behov ska anmoda parterna att avge yttrande över skrivelser från nämnden, och att den också kan besluta om åtgärder för bevisupptagning, varibland inhämtande av uppgifter om faktiska omständigheter eller ingivande av bevis. I artikel 62.2 i förordning nr 40/94 anges att om överklagandenämnden återförvisar ärendet för handläggning till den enhet som meddelat det överklagade beslutet, ska denna enhet vara bunden av den rättsliga bedömning som överklagandenämnden lagt till grund för sitt beslut, ”i den mån sakförhållandena är desamma”. Dessa bestämmelser visar på möjligheten att faktaunderlaget utökas under förfarandets olika etapper vid harmoniseringsbyrån (se domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, punkt 58).

140

Klaganden kan således inte med framgång göra gällande bristande möjligheter att inge bevisning till harmoniseringsbyrån.

141

Domstolen erinrar dessutom om att det i artikel 74.2 i förordning nr 40/94 föreskrivs att harmoniseringsbyrån inte behöver beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.

142

Domstolen har i detta avseende fastslagit att för det fall den berörda parten inte har åberopat respektive ingett sådana omständigheter och sådan bevisning inom de tidsfrister som har fastställts för detta ändamål med stöd av bestämmelserna i förordning nr 40/94, och således inte ”i rätt tid”, i den mening som avses i artikel 74.2 i nämnda förordning, har denna part inte någon ovillkorlig rätt att kräva att överklagandenämnden ska beakta dessa. Överklagandenämnden har tvärtom ett utrymme för skönsmässig bedömning för att avgöra huruvida sådana omständigheter och sådan bevisning ska beaktas vid prövningen av överklagandet (se domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, punkt 63).

143

Bevisningen som inte har ingetts till harmoniseringsbyrån har emellertid under alla omständigheter inte ingetts i rätt tid och kan inte utgöra ett kriterium för lagenligheten av överklagandenämndens beslut.

144

Förstainstansrättens beslut att inte tillåta de handlingar som ingetts för första gången till förstainstansrätten är motiverat mot bakgrund av bestämmelserna i artikel 63 i förordning nr 40/94. Det saknas följaktligen anledning att pröva klagandens argument avseende åsidosättande av artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler.

145

Mot bakgrund av det ovanstående kan överklagandet inte vinna bifall på den sjätte grunden.

146

Eftersom överklagandet inte kan vinna bifall på någon av de grunder som klaganden gjort gällande, ska överklagandet ogillas i sin helhet.

147

Enligt artikel 69.2 i domstolens rättegångsregler, som enligt artikel 118 i rättegångsreglerna är tillämplig i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att klaganden ska ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande: