Överklagande ingett den 23 februari 2009 av Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill och Andreas Herden av den dom som förstainstansrätten meddelade den 16 december 2008 i mål T-335/07, Volker Mergel m.fl. mot harmoniseringsbyrån

(Mål C-80/09 P)

2009/C 90/29

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill och Andreas Herden (ombud: G.P. Friederichs, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

Grunder och huvudargument

Föremålet för tvisten är frågan huruvida termen Patentconsult kan skyddas som varumärke för tjänster i klasserna 35, 41 och 42. Förstainstansrätten fann att ”Patentconsult” är en upplysning som direkt och konkret betecknar den erbjudna tjänsten.

Klagandena anför som grund för sin talan att artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 har tolkats och tillämpats felaktigt.

I sin första grund vänder sig klagandena mot den felaktiga rättsliga kvalificeringen av det aktuella varumärket som ett nyskapat ord, som inte är något nämnvärt annorlunda än bara summan av dess beskrivande beståndsdelar. Förstainstansrätten motiverade detta med att varumärket ”Patentconsult” följer den brukliga strukturen för liknande beteckningar, såsom ”patent consulting” och ”patent consultancy”. Denna kvalificering är dock felaktig, eftersom ”Patentconsult” inte följer den brukliga – nämligen den grammatiskt riktiga – strukturen, utan avviker från denna och därmed utgör en uppseendeväckande nyskapelse, som gör att det uppstår en tydlig skillnad jämfört med bara summan av beståndsdelarna ”patent” och ”consult”.

Med den andra grunden görs gällande att förstainstansrätten felaktigt fann att varumärket ”Patentconsult” är av rent beskrivande karaktär. Den utgick därvid från att det saknar betydelse för varumärkets beskrivande karaktär huruvida andra begrepp kan användas för de skyddade tjänsterna. Klagandena hävdar tvärtom att en annan beteckning än ”Patentconsult” måste användas för att kunna göra frihållningsbehovet gällande. Det grammatiskt oriktiga begreppet ”Patentconsult” kan inte användas.

Med den tredje grunden slutligen görs gällande att förstainstansrätten oriktigt fann att harmoniseringsbyråns tidigare beslut beträffande varumärket Netmeeting och förstainstansrättens dom i mål C-383/99 P beträffande varumärket Baby-dry inte vara relevanta här. Enligt sistnämnda avgörande kan varje märkbar avvikelse i lydelsen som föreslagits för registrering från den terminologi som personerna i omsättningskretsen använder i sitt dagliga tal för att beskriva varan eller tjänsten kan ge denna tillräcklig särskiljningsförmåga. Denna rättspraxis måste beaktas för att säkerställa kontinuitet och tillförlitlighet i gemenskapsdomstolarnas avgöranden.