DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

4 février 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédures de nullité et de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale ultrafilter international – Requête en transformation en demande de marque nationale – Procédure de déchéance devenue sans objet – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑67/21,

ultra air GmbH, établie à Hilden (Allemagne), représentée par M^e C. König, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, établie à Haan (Allemagne), représentée par M^e N. Siebertz, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2020 (affaire R 271/2020‑2), relative à une procédure de déchéance entre ultra air et Donaldson Filtration Deutschland,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M^me V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1^er février 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 avril 2021,

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2021,

vu les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 25 mai 2021,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 29 mars 1999, le prédécesseur en droit de l’intervenante, Donaldson Filtration Deutschland GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n^o 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n^o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ultrafilter international. Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 11, 37, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3        Le 27 septembre 2005, le signe demandé a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne.

4        Le 5 mai 2008, la requérante, ultra air GmbH, a présenté une demande de nullité de la marque contestée pour tous les produits et services couverts par celle-ci, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n^o 40/94 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001].

5        Le 29 janvier 2010, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits et services couverts par celle-ci. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant l’EUIPO.

6        Le 29 mars 2011, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque contestée au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n^o 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], pour l’ensemble des produits et services couverts par ladite marque.

7        Le 15 avril 2011, la procédure de demande en déchéance a été suspendue jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans la procédure de nullité de la marque contestée.

8        Le 18 mai 2011, la quatrième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation du 29 janvier 2010 et a rejeté la demande de nullité de la marque contestée.

9        Le 22 juillet 2011, la requérante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la chambre de recours.

10      Par l’arrêt du 30 mai 2013, ultra air/OHMI – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (T‑396/11, EU:T:2013:284), le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours du 18 mai 2011. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice, lequel a été rejeté par l’ordonnance du 19 juin 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air (C‑450/13 P, EU:C:2014:2016). L’affaire a donc été renvoyée devant la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.

11      Par une décision du 12 janvier 2017, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation du 29 janvier 2010 et a rejeté le recours de l’intervenante contre celle-ci. La marque contestée a été déclarée nulle avec effet ex tunc pour défaut de caractère distinctif à la date de dépôt de la demande d’enregistrement. À cet égard, la chambre de recours avait expressément limité l’appréciation de l’existence des motifs absolus de refus par rapport au public pertinent dans neuf États membres – l’Allemagne n’étant pas comprise dans ceux-ci – et n’avait donc pas jugé nécessaire d’examiner si les conditions de protection existaient dans les autres États membres, dont l’Allemagne.

12      Le 29 mai 2017, l’intervenante a présenté une requête tendant à la transformation de la marque contestée en demande de marque allemande pour l’ensemble des produits et des services couverts par ladite marque.

13      Le 30 juin 2017, l’annulation définitive de la marque contestée a été inscrite au registre des marques de l’Union européenne, aucun recours n’ayant été formé devant le Tribunal à l’encontre de la décision du 12 janvier 2017, et a également été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n^o 2017/124, du 4 juillet 2017.

14      Le 23 février 2018, l’instance de l’EUIPO chargée du registre a adressé la requête en transformation déposée par l’intervenante au Deutsche Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), conformément à l’article 140, paragraphes 3 et 5, du règlement 2017/1001.

15      Le 27 juin 2018, la marque contestée a été enregistrée en tant que marque nationale dans le registre des marques de l’Office des brevets et des marques allemand.

16      Le 2 décembre 2019, la division d’annulation a décidé de clôturer, sans décision sur le fond, la procédure de déchéance, en indiquant que celle-ci était devenue sans objet parce que la marque contestée avait déjà été déclarée nulle dans son intégralité dans le cadre de la procédure de nullité.

17      Le 29 janvier 2020, la requérante a formé un recours devant l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, à l’encontre de la décision du 2 décembre 2019 et a demandé la déchéance des droits de l’intervenante sur la marque contestée avec effet au 29 mars 2011.

18      Par décision du 5 novembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours.

19      Elle a rappelé que la marque contestée avait été déclarée nulle avec effet ex tunc et que cela correspondait à une situation dans laquelle ladite marque n’aurait jamais été enregistrée. Elle a considéré que la décision de non-lieu à statuer de la division d’annulation n’avait pas fait grief à la requérante. En effet, selon la chambre de recours, le fait de ne pas déclarer la déchéance d’un droit déjà annulé ne faisant grief. Elle a donc estimé que la décision de la division d’annulation ne pouvait pas être considérée comme une décision qui ne faisait pas droit aux prétentions de la requérante, au sens de l’article 67 du règlement 2017/1001.

20      Elle a également rejeté l’argument de la requérante selon lequel la transformation de la marque contestée en une demande de marque allemande n’aurait pas été possible si l’intervenante avait été déclarée déchue de ses droits sur la marque contestée en raison d’une absence d’usage propre à assurer le maintien des droits découlant de cette marque au cours de la période allant du 29 mars 2006 au 28 mars 2011. Elle a en effet souligné que la demande dont elle était saisie, qui visait à faire vérifier si une marque de l’Union européenne avait été utilisée, supposait l’existence d’une marque de l’Union européenne valable, ce qui n’était pas le cas de la marque contestée, celle-ci ayant été déclarée nulle avec effet ex tunc. Elle a ainsi estimé que, comme il n’existait plus en l’espèce de marque de l’Union européenne, la demande en déchéance était devenue sans objet. Elle a ajouté que même une déchéance des droits relatifs à la marque contestée en raison de son non-usage ne permettrait pas l’annulation de la transformation de celle-ci en une demande de marque nationale.

 Conclusions des parties

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO ainsi que l’intervenante aux dépens de la procédure devant le tribunal ainsi qu’aux dépens de la procédure devant la chambre de recours.

22      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

23      Dans l’acte par lequel il soulève une exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

24      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

25      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

26      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 67 et de l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.

27      La requérante soutient que, en rejetant son recours contre la décision de non-lieu à statuer clôturant la procédure de déchéance, la chambre de recours l’a privée de la possibilité de faire valoir ses griefs. Elle souligne que le règlement 2017/1001 prévoit que la transformation d’une marque de l’Union européenne en demande de marque nationale ne peut avoir lieu dans l’hypothèse où la déchéance de ladite marque a été déclarée, mais que tel n’est pas le cas dans l’hypothèse où cette marque est annulée. Elle fait ainsi valoir que les effets de la déchéance vont au-delà de ceux de l’annulation pour motifs absolus de refus d’enregistrement et que, partant, la déclaration de déchéance des droits de l’intervenante sur la marque contestée lui procurerait un bénéfice, à savoir celui d’empêcher la transformation de cette marque en une demande de marque nationale conférant des droits à l’intervenante. Elle soutient à cet égard que le fait que la marque contestée ait déjà été transformée en marque nationale allemande ne signifie pas que l’examen du défaut d’usage pour la période allant du 29 mars 2006 au 28 mars 2011 n’est plus susceptible de revêtir de l’importance. Elle estime en effet que les juridictions et les autorités nationales doivent être en mesure de limiter l’applicabilité d’un droit national fondé sur une violation du droit.

28      Enfin, elle fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’impossibilité de poursuivre la procédure de déchéance sur le fondement de l’article 62, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Selon elle, la fiction juridique d’une annulation ex tunc établie par cette disposition ne s’applique pas sans limite.

29      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en considérant que, à défaut d’intérêt à agir devant le Tribunal dans le chef de la requérante, le recours en annulation doit être rejeté comme irrecevable. L’intervenante réfute également les arguments de la requérante, mais demande en substance que le recours soit rejeté comme non fondé.

30      Il convient de rappeler que, au regard de l’article 67 du règlement 2017/1001, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut former un recours contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.

31      Il y a donc lieu d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit que la décision de non-lieu à statuer de la division d’annulation n’avait pas lésé la requérante et que, partant, cette décision ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de recours en vertu de l’article 67 du règlement 2017/1001.

32      Compte tenu des circonstances factuelles et juridiques de la présente affaire, l’examen du bien-fondé de la décision attaquée nécessite, premièrement, de rappeler en quoi consiste la transformation d’une marque de l’Union européenne en demande de marque nationale, à quelles conditions une telle transformation peut s’opérer et quels en sont les effets.

33      L’article 139, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 prévoit que le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut, lorsque celle-ci cesse de produire ses effets, requérir sa transformation en demande de marque nationale.

34      L’article 139, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 prévoit toutefois que la transformation n’a pas lieu lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchu de ses droits pour défaut d’usage de cette marque. Cette même disposition précise que la transformation peut néanmoins avoir lieu si, dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée, la marque de l’Union européenne a été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre.

35      L’article 139, paragraphe 2, sous b), du règlement 2017/1001 dispose en outre que la transformation n’a pas lieu, notamment, en vue d’une protection dans un État membre où, selon la décision de l’EUIPO ou de la juridiction nationale, la marque de l’Union européenne est frappée d’un motif de révocation ou de nullité.

36      Il importe également de relever que, selon l’article 139, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, la demande de marque nationale issue de la transformation d’une marque de l’Union européenne bénéficie, dans l’État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette marque. Ainsi, la seule date à prendre en compte est, en principe, celle du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. Le principal avantage d’une telle transformation est donc lié au fait que la demande de marque nationale bénéficie de la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.

37      Il convient enfin de préciser que, selon l’article 140, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, si l’EUIPO ou le Tribunal a déclaré nulle la marque de l’Union européenne pour des motifs absolus qui sont valables dans l’ensemble de l’Union ou en raison d’une marque de l’Union européenne antérieure ou d’un autre droit de propriété industrielle de l’Union, la transformation de cette marque est exclue pour tous les États membres. À cet égard, il est utile de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 11 ci-dessus, en l’espèce, la chambre de recours a déclaré nulle la marque contestée pour un motif absolu de refus, mais a limité son appréciation par référence au public pertinent de certains États membres, au nombre desquels l’Allemagne ne figurait pas. Partant, la déclaration de nullité de la marque contestée pour un motif absolu de refus ne constituait pas un obstacle à la transformation de celle-ci en demande de marque allemande, ce que, au demeurant, aucune des parties ne conteste.

38      Cela étant exposé, il convient, deuxièmement, de déterminer quelles sont les effets respectivement d’une déclaration de déchéance et d’une déclaration de nullité, tels que ceux-ci sont régis par l’article 62 du règlement 2017/1001.

39      S’agissant d’une déclaration de déchéance consécutive à une demande en déchéance, l’article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 prévoit que la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, « à compter de la date de la demande en déchéance », les effets prévus par ledit règlement.

40      En ce qui concerne une déclaration de nullité, l’article 62, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prévoit que la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, « dès l’origine », les effets prévus par ledit règlement.

41      Partant, une décision déclarant la déchéance des droits découlant d’une marque de l’Union européenne produit ses effets ex nunc, tandis qu’une décision déclarant la nullité d’une marque de l’union européenne produit ses effets ex tunc.

42      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’étendue des effets d’une décision de déchéance ou de nullité est prise en compte pour déterminer si une partie conserve un intérêt à agir dans le cadre d’une procédure de déchéance ou de nullité.

43      Ainsi, dans le cas d’une procédure en nullité au cours de laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne en cause a renoncé à celle-ci, la Cour a relevé que ladite marque n’avait cessé de produire ses effets qu’à compter de l’enregistrement de cette renonciation, alors qu’une marque de l’Union européenne déclarée nulle sera réputée n’avoir eu aucun effet dès l’origine, conformément aux dispositions de l’article 62, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, avec toutes les conséquences juridiques qu’implique une telle nullité. La Cour en a déduit que, même si le titulaire d’une marque de l’Union européenne a renoncé à celle-ci, un demandeur en nullité conserve un intérêt à agir dans le cadre de la procédure de nullité dès lors que les effets d’une renonciation et ceux d’une déclaration de nullité ne sont pas les mêmes (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 43).

44      Dans le même sens, il ressort de la jurisprudence que la renonciation à une marque de l’Union européenne par son titulaire n’est pas, par elle-même, de nature à priver de tout objet une demande en déchéance relative à cette marque. En effet, le demandeur en déchéance conserve un intérêt à introduire un recours contre la décision de la division d’annulation relative à la demande en déchéance dans la mesure où les effets d’une renonciation et ceux d’une déclaration de déchéance ne sont pas les mêmes. Ainsi, alors que la marque de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une renonciation ne cesse de produire ses effets qu’à compter de l’enregistrement de cette renonciation, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits à compter de la date de la demande en déchéance ou à une date antérieure à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance [voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2013, Stromberg Menswear/OHMI – Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG), T‑451/12, non publiée, EU:T:2013:575, point 52].

45      Il s’ensuit qu’un intérêt à agir persiste malgré le fait que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a renoncé à celle-ci pourvu que l’action menée par la partie requérante permette encore d’anéantir une partie (en cas de déchéance) ou, en principe, la totalité (en cas de nullité) des effets qui avaient été produits par ladite marque. Il convient également de reconnaître la persistance d’un intérêt à poursuivre une procédure de nullité d’une marque de l’Union européenne dans l’hypothèse où ladite marque a fait l’objet d’une déchéance, dès lors que la demande en nullité permet d’anéantir plus largement les effets de cette marque que ne l’a fait la déchéance, puisque l’anéantissement portera alors, en principe, sur la totalité des effets qui ont été produits par la marque en question.

46      Il ressort ainsi de la jurisprudence que la persistance ou non de l’intérêt de la requérante à poursuivre la procédure de déchéance doit être examinée par rapport à la possibilité ou non d’anéantir plus largement les effets produits par la marque contestée que ne l’a fait la décision déclarant la nullité de celle-ci.

47      Or, force est de constater que l’intégralité des effets produits par la marque contestée ont été anéantis dès qu’est devenue définitive la décision de la chambre de recours du 12 janvier 2017 confirmant la décision de la division d’annulation du 29 janvier 2010 déclarant nulle ladite marque, pour défaut de caractère distinctif, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci. La procédure de déchéance, dont l’objet était d’anéantir les effets de la marque contestée à compter de la date de la demande en déchéance, ne permettait donc pas à la requérante d’obtenir plus que ce qu’elle avait déjà obtenu à l’issue de la procédure de nullité.

48      Il importe également de relever à cet égard que, comme le souligne justement l’EUIPO, l’article 58 paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 dispose sans ambiguïté que le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits si la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels « elle est enregistrée ». Or, une marque de l’Union européenne qui a été déclarée nulle avec effet ex tunc est réputée n’avoir jamais été enregistrée.

49      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, à ce stade, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la décision de la division d’annulation constatant que la demande en déchéance était devenue sans objet ne faisait pas grief à la requérante.

50      Toutefois, et troisièmement, il importe de déterminer si, en raison de la nature particulière du mécanisme de transformation d’une marque de l’Union européenne en demande de marque nationale, la chambre de recours aurait dû considérer que la requérante disposait néanmoins d’un intérêt légitime à poursuivre la procédure de déchéance pour empêcher la transformation de la marque contestée en marque allemande.

51      Le Tribunal a déjà jugé qu’une partie qui demande la déchéance d’une marque de l’Union européenne pour non-usage de celle-ci a un intérêt légitime à poursuivre la procédure de déchéance en dépit de la renonciation à cette marque par son titulaire. En effet, la poursuite de la procédure de déchéance peut conduire à une déclaration de non-usage empêchant, en application de l’article 139, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire de la marque de l’Union européenne de solliciter la transformation de sa marque (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2013, STORMBERG, T‑451/12, non publiée, EU:T:2013:575, points 48 et 52). Toutefois, la situation concernée par l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité est caractérisée par la coïncidence d’une procédure de déchéance et d’une renonciation. Or, dans une telle situation, il est hautement probable que les effets qui résultent de la déchéance soient plus étendus que ceux résultant de la renonciation.

52      En revanche, la présente affaire est différente de celle mentionnée au point 51 ci-dessus puisque, en l’espèce, une éventuelle déclaration de déchéance de la marque contestée ne pourra en aucune circonstance anéantir plus largement les effets produits par cette marque que ne l’a déjà fait la déclaration de nullité de celle-ci.

53      De surcroît, à supposer même que la chambre de recours eût annulé la décision de la division d’annulation du 2 décembre 2019, la décision de ladite chambre n’aurait eu aucune incidence sur l’existence de la marque allemande issue de la marque contestée. En effet, cette dernière avait déjà été transformée et enregistrée en tant que marque nationale dans le registre des marques de l’Office des brevets et des marques allemand. Le recours devant la chambre de recours ne pouvait en tout état de cause pas avoir pour objet ou pour conséquence la radiation de l’enregistrement de ladite marque allemande.

54      Il apparaît donc manifeste que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que la décision de non-lieu à statuer de la division d’annulation n’avait pas lésé la requérante et que, partant, cette décision ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de recours en vertu de l’article 67 du règlement 2017/1001.

55      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

57      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ultra air GmbH est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 février 2022.

*      Langue de procédure : l’allemand.