1

Tožeča stranka, družba Ferrari SpA, s tožbo na podlagi člena 263 PDEU predlaga razveljavitev in spremembo odločbe petega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 29. avgusta 2023 (zadeva R 887/2016-5) (v nadaljevanju: izpodbijana odločba).

2

Tožeča stranka, družba Ferrari SpA, je z mednarodno registracijo z dne 17. oktobra 2006, v kateri je imenovana Evropska unija in ki jo je EUIPO prejel 8. februarja 2007, zahtevala varstvo besedne znamke TESTAROSSA v Uniji.

3

Mednarodna registracija je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti12. februarja 2007 in je bila v register znamk Skupnosti vpisana 17. decembra 2007.

4

Proizvodi, ki jih zajema sporna znamka, spadajo med drugim v razred 28 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Modeli kopenskih motornih vozil v merilu (igrače), modularne igrače za sestavljanje in njihovi povezovalni deli, igre za gradnjo (kocke)“.

5

Intervenient, Kurt Hesse, je 14. novembra 2014 na podlagi člena 158(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena, (postal člen 198(2) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)), v povezavi s členom 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe 2017/1001), vložil zahtevo za ugotovitev ničnosti učinkov mednarodne registracije za proizvode iz točke 4 zgoraj.

6

Oddelek za izbris je z odločbo z dne 18. marca 2016 zahtevi za razveljavitev delno ugodil. To zahtevo je zavrnil v zvezi z „modeli kopenskih motornih vozil v merilu (igrače)“ (v nadaljevanju: modeli vozil v merilu), ugodil pa ji je v zvezi z drugimi proizvodi iz razreda 28.

7

Intervenient je 12. maja 2016 vložil pritožbo, s katero je predlagal delno razveljavitev odločbe oddelka za izbris, in sicer v delu, v katerem je ta zavrnil razveljavitev sporne znamke v zvezi z modeli vozil v merilu.

8

Tožeča stranka je 17. oktobra 2016 v okviru nasprotne pritožbe tudi predlagala delno razveljavitev odločbe oddelka za izbris, in sicer v delu, v katerem je bila z njo sporna znamka razveljavljena za „modularne igrače za sestavljanje in njihove povezovalne dele, igre za gradnjo (kocke)“ iz razreda 28.

9

Odbor za pritožbe je z izpodbijano odločbo pritožbi intervenienta ugodil, pritožbo tožeče stranke pa zavrnil. Tako so bile pravice tožeče stranke na sporni znamki razveljavljene za vse proizvode, navedene v točki 4 zgoraj.

10

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

11

EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:

12

Intervenient Splošnemu sodišču predlaga, naj:

13

Ob upoštevanju datuma vložitve zadevne zahteve za razveljavitev, to je 14. november 2014, ki je odločilen za določitev materialnega prava, ki se uporablja, se za dejansko stanje v obravnavani zadevi uporabljajo materialnopravne določbe Uredbe št. 207/2009 in Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189) (glej v tem smislu sodbi z dne 6. junija 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:471, točka 2, in z dne 3. julija 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO,C‑668/17 P, EU:C:2019:557, točka 3).

14

V zvezi s tem je iz določb člena 55(1) Uredbe št. 207/2009 razvidno, da morebitna razveljavitev učinkuje za nazaj od datuma vložitve zahteve za razveljavitev. Poleg tega, ker se v skladu z ustaljeno sodno prakso procesna pravila na splošno uporabljajo od dne začetka svoje veljavnosti (glej sodbo z dne 11. decembra 2012, Komisija/Španija,C‑610/10, EU:C:2012:781, točka 45 in navedena sodna praksa), se za spor uporabljajo procesne določbe Uredbe 2017/1001. Vendar je treba navesti, da kar zadeva dokaz o resni in dejanski uporabi sporne znamke, se zlasti na podlagi člena 82(2)(d), (f) in (i) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625 z dne 5. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe 2017/1001 ter razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (UL 2018, L 104, str. 1) za spor uporabljajo določbe Uredbe št. 2868/95 (sodba z dne 24. marca 2021, Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, neobjavljena, EU:T:2021:157, točka 20).

15

Zato je treba v obravnavanem primeru, kar zadeva materialnopravna pravila, šteti, da se sklicevanja odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi in strank v njihovih vlogah na določbe Uredbe 2017/1001 nanašajo na določbe Uredbe št. 207/2009 z enako vsebino.

16

Tožeča stranka s prvim predlogom brez dodatnih pojasnil predlaga razveljavitev izpodbijane odločbe.

17

Vendar je iz branja celotne tožbe razvidno, da ne izpodbija izpodbijane odločbe v delu, v katerem je bila z njo zavrnjena njena pritožba za razveljavitev odločbe oddelka za izbris v delu, v katerem je ta razveljavil sporno znamko za „modularne igrače za sestavljanje in njihove povezovalne dele, igre za gradnjo (kocke)“ iz razreda 28.

18

Iz tega sledi, da tožeča stranka dejansko predlaga le delno razveljavitev izpodbijane odločbe, in sicer v delu, v katerem je odbor za pritožbe razveljavil sporno znamko za modele vozil v merilu iz razreda 28.

19

Tožeča stranka navaja dva tožbena razloga, od katerih se prvi v bistvu nanaša na neobstoj obrazložitve, ker naj pri presoji resne in dejanske uporabe sporne znamke ne bi bili upoštevani vsi upoštevni dejavniki, drugi pa na kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ker naj bi odbor za pritožbe napačno ugotovil, da tožeča stranka ni dokazala resne in dejanske uporabe sporne znamke za modele vozil v merilu.

20

Najprej je treba preučiti drugi tožbeni razlog.

21

V skladu s členom 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 se pravice imetnika znamke Evropske unije razveljavijo na podlagi zahteve pri EUIPO ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če se v neprekinjenem obdobju petih let, ki je v obravnavani zadevi od 14. novembra 2009 do vključno 13. novembra 2014 (v nadaljevanju: upoštevno obdobje), navedena znamka ni resno in dejansko uporabljala v Uniji za proizvode ali storitve, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi.

22

V skladu s pravilom 22(3) Uredbe št. 2868/95, ki se v skladu s pravilom 40(5) te uredbe smiselno uporablja za postopke za razveljavitev, se mora dokaz o uporabi nanašati na kraj, čas, obseg in naravo uporabe prejšnje znamke. V skladu z odstavkom 4 tega pravila so dokazila načeloma omejena na predložitev dodatne dokumentacije in predmetov, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in pisne izjave iz člena 78(1)(f) Uredbe št. 207/2009.

23

Znamka se tako resno in dejansko uporablja, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo zagotavljanja identitete izvora proizvodov in storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvaril ali ohranil trg za te proizvode in storitve, izključena pa je simbolična uporaba, katere edini cilj je ohranjanje pravic iz znamke (glej po analogiji sodbo z dne 11. marca 2003, Ansul,C‑40/01, EU:C:2003:145, točka 43). Prav tako pogoj resne in dejanske uporabe znamke zahteva, da se znamka taka, kot je zaščitena na upoštevnem ozemlju, uporablja javno in navzven (glej sodbi z dne 18. marca 2015, Naazneen Investments/UUNT – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, neobjavljena, EU:T:2015:160, točka 25 in navedena sodna praksa, ter z dne 11. januarja 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, točka 22 (neobjavljena) in navedena sodna praksa).

24

Poleg tega, resna in dejanska uporaba znamke ne more biti izkazana z verjetnostjo ali domnevami, temveč mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih, ki dokazujejo resnično in zadostno uporabo znamke na zadevnem trgu (glej sodbo z dne 23. septembra 2009, Cohausz/UUNT – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, neobjavljena, EU:T:2009:354, točka 36 in navedena sodna praksa.

25

Iz ustaljene sodne prakse je razvidno, da mora presoja resne in dejanske uporabe znamke temeljiti na vseh dejstvih in okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti resničnost njenega komercialnega izkoriščanja, zlasti je treba upoštevati uporabe, ki se v zadevnem gospodarskem sektorju štejejo za upravičene za ohranjanje ali ustvarjanje tržnih deležev za proizvode ali storitve, ki jih znamka varuje, naravo teh proizvodov ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (glej sodbo z dne 18. marca 2015, SMART WATER, T‑250/13, neobjavljena, EU:T:2015:160, točka 26 in navedena sodna praksa).

26

Kar natančneje zadeva značilnosti trga modelov vozil v merilu, je Sodišče v sodbi z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), že imelo priložnost preučiti vprašanje, ali – kadar je tako kot v obravnavani zadevi znamka registrirana tako za avtomobile kot za igrače – to, da tretja oseba brez dovoljenja imetnika znamke na modele vozil navedene znamke v merilu namesti znak, enak tej znamki, da bi naredila natančne kopije teh vozil, in trženje navedenih modelov v merilu pomenita uporabo, ki jo lahko imetnik znamke prepove.

27

Sodišče je v zvezi s tem poudarilo, da mora biti izvrševanje izključne pravice imetnika znamke omejeno na primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke, zlasti pa v njeno bistveno funkcijo, ki je v tem, da potrošnikom zagotavlja izvor proizvoda (glej v tem smislu sodbo z dne 25. januarja 2007, Adam Opel,C‑48/05, EU:C:2007:55, točka 21).

28

Zato je v skladu s členom 9(1) Uredbe št. 207/2009 to, da tretja oseba znak, ki je enak znamki, registrirani za igrače, namesti na modele vozil v merilu, mogoče prepovedati le, če posega ali bi lahko posegalo v funkcije te znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 25. januarja 2007, Adam Opel,C‑48/05, EU:C:2007:55, točka 22).

29

Vprašanje, ali taka namestitev posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke, je treba presojati ob upoštevanju posebnih značilnosti trga modelov vozil v merilu. V zvezi s tem je treba preučiti, ali je povprečni potrošnik, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, navajen, da se modeli vozil v merilu opirajo na resnične primere, in ali celo pripisuje velik pomen absolutni zvestobi izvirniku, tako da lahko razume, da namestitev znamke proizvajalca avtomobilov na take modele v merilu pomeni le, da gre za kopijo vozila te znamke v manjšem merilu. V takem primeru po mnenju Sodišča upoštevna javnost znaka, ki je enak navedeni znamki in ki je na modelih vozil v merilu, ki jih trži tretja oseba, ne bi dojemala kot označbo, da ti proizvodi izvirajo od proizvajalca avtomobilov ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, tako da taka uporaba ne bi posegala v bistveno funkcijo te znamke kot znamke, registrirane za igrače (glej v tem smislu sodbo z dne 25. januarja 2007, Adam Opel,C‑48/05, EU:C:2007:55, točki 23 in 24).

30

Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi navedel, da je za trg modelov vozil v merilu značilen soobstoj neodvisnih proizvajalcev igrač – ki znamke, registrirane tudi za avtomobile, kot je sporna znamka, uporabljajo zgolj kot označbe, da je model v merilu natančna kopija modela resničnega vozila – in modelov vozil v merilu, ki jih proizvajajo in tržijo neposredno imetniki takih znamk ali podjetja, ki so z njimi gospodarsko povezana, zlasti prek licence.

31

Odbor za pritožbe je prav tako navedel, da je upoštevna javnost navajena videti modele vozil v merilu tako z licenco proizvajalca avtomobilov kot brez nje glede na informacije na njihovi embalaži. Stranke teh ugotovitev ne izpodbijajo.

32

Iz tega izhaja, da lahko tretja oseba uporablja tako znamko brez soglasja njenega imetnika, če njena uporaba na modelu vozila v merilu upoštevni javnosti zgolj sporoča, da je navedeni model natančna kopija resničnega modela avtomobila.

33

Če pa uporaba znamke s strani tretje osebe presega zgolj sporočilo, da gre za natančno kopijo, s tem da je pri trženju zadevnih modelov vozil v merilu navedeno sklicevanje na primer, kot je pravilno navedel odbor za pritožbe, na licenčno pogodbo, sklenjeno z imetnikom te znamke, se bo taka uporaba dojemala kot označba, da ti proizvodi izvirajo od proizvajalca avtomobilov ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano s tako pogodbo. Taka uporaba bi bila v skladu z bistveno funkcijo znamke, in sicer označbo trgovskega izvora proizvoda. V tem primeru bi imetnik znamke utemeljeno nasprotoval taki uporabi svoje znamke s strani tretje osebe brez njegovega soglasja.

34

Trditve tožeče stranke je treba preučiti z vidika teh preudarkov.

35

Najprej je treba pojasniti, da čeprav se mora, kot je bilo opozorjeno v točki 22 zgoraj, dokaz o uporabi nanašati na kraj, čas, obseg in naravo uporabe sporne znamke, se je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi omejil na presojo narave uporabe sporne znamke, kot je EUIPO sicer priznal na obravnavi. V teh okoliščinah je to merilo edino, ki je predmet nadzora Splošnega sodišča v tej zadevi.

36

Poleg tega ni sporno, da vsebujejo dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, sporno znamko, nekateri v obliki, v kateri je bila registrirana, in sicer TESTAROSSA, nekateri pa v obliki dveh ločenih besednih elementov, in sicer „testa“ in „rossa“, vendar ta variacija ne vpliva na njen razlikovalni učinek, kot je pravilno ugotovil odbor za pritožbe, tako da ni treba razlikovati med tema oblikama uporabe.

37

Poleg tega je odbor za pritožbe v zvezi z dokazi o uporabi sporne znamke s strani družbe Amalgam ugotovil, da se ti nanašajo le na modele v merilu, ki so veliki in niso namenjeni igri, tako da ne dokazujejo uporabe sporne znamke za proizvode, na katere se ta znamka nanaša. Zato je te elemente zavrnil kot neupoštevne. Ko je bilo tožeči stranki v zvezi s tem postavljeno vprašanje na obravnavi, je navedla, da tega vidika izpodbijane odločbe ne izpodbija.

38

Nazadnje, ni sporno, da v upoštevnem obdobju modelov vozil Testarossa v merilu ni tržila tožeča stranka, ampak tretje osebe, in sicer proizvajalci takih modelov v merilu.

39

Ob upoštevanju teh uvodnih ugotovitev je treba preučiti, prvič, ali se je sporna znamka uporabljala v skladu s svojo bistveno funkcijo, in drugič, če je tako, ali je tožeča stranka s to uporabo soglašala.

40

Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi v bistvu ugotovil, da je uporaba sporne znamke s strani tretjih oseb omejena na navedbo, da so zadevni modeli vozil v merilu natančna kopija pravih vozil Testarossa. Do takega sklepa je prišel zlasti na podlagi ugotovitev, da v skladu z dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, na embalaži navedenih modelov vozil v merilu prevladujejo znamke tretjih oseb, da v navedbi „Ferrari Official Licensed Product“ (uradni proizvod z licenco Ferrari) (v nadaljevanju: navedba „uradni proizvod z licenco Ferrari“) ni sklicevanja na sporno znamko in da ob tej znamki ni bilo simbolov „TM“ ali „®“, tako da se ta znamka ni uporabljala kot označba trgovskega izvora navedenih modelov v merilu. Odbor za pritožbe je tudi dodal, da je to, da so sporno znamko namestile tretje osebe na modele vozil v merilu, ki jih te proizvajajo v skladu z različnimi standardi kakovosti in jih tržijo po različnih cenah, v nasprotju z ugotovitvijo, da se je sporna znamka uporabljala kot označba trgovskega izvora proizvoda.

41

Tožeča stranka trdi, da uporaba sporne znamke za modele vozil v merilu ni omejena na navedbo, da gre za kopijo vozila te znamke v merilu, saj naj bi dokazi, ki jih je predložila, dokazovali, da se je sporna znamka tako uporabljala na podlagi licenc, ki jih je podelila tretjim osebam, tako da se je sporna znamka uporabljala v skladu s svojo bistveno funkcijo. Tožeča stranka trdi tudi, da neuporaba simbolov „TM“ in „®“ ob sporni znamki ne more pomeniti, da njena uporaba ni v skladu z njeno bistveno funkcijo.

42

EUIPO ob podpori intervenienta trdi, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da uporaba sporne znamke v njeni bistveni funkciji z dokazi ni bila dokazana, saj znamke, ki so identificirale trgovski izvor proizvodov, niso bile sporna znamka, ampak različne druge znamke, vključno z znamkami neodvisnih proizvajalcev igrač. Dodaja, da navedeni dokazi dokazujejo le, da je bila sporna znamka uporabljena kot referenčni element za označbo, da gre za natančno kopijo pravega modela vozila Testarossa.

43

V zvezi s tem je treba, prvič, ugotoviti, da je tožeča stranka predložila več katalogov družbe Bburago, v katerih se je sporna znamka pojavila. Ti katalogi iz let od 2011 do 2015 so naslovljeni „Ferrari Race and Play“ in prikazujejo številne modele vozil Ferrari v merilu, vključno z modeli vozil Testarossa v merilu. Večina teh katalogov poleg tega na naslovnicah vsebuje navedbo „uradni proizvod z licenco Ferrari“ in naslednjo navedbo: „Proizvedeno v skladu z licenco FERRARI Spa., FERRARI, figurativni element VZPENJAJOČEGA SE KONJA, vsi logotipi in z njimi povezani značilni modeli so last družbe FERRARI Spa. Modeli karoserije vozil FERRARI so zaščiteni kot lastnina družbe FERRARI na podlagi uredb o modelih, znamkah in modnih krojih.“ Sporna znamka je v vseh teh katalogih prikazana pod fotografijami modelov vozil Testarossa v merilu. Na vrhu na levi strani kataloga je prav tako logotip podjetja Bburago, medtem ko je na vrhu na sredini poudarjena besedna znamka Ferrari.

44

Tožeča stranka je prav tako predložila dokaze v zvezi z uporabo sporne znamke s strani družbe Hachette, ki so zajemali zlasti fotografije modelov vozil Testarossa v merilu v njihovi embalaži. Sporna znamka je z velikimi črkami zapisana na zgornjem delu embalaže in na podstavku modela v merilu. Besedna znamka Ferrari je z zelo velikimi črkami poleg vzpenjajočega se konja navedena na zgornjem delu embalaže. Poleg tega je navedba „uradni proizvod z licenco Ferrari“ jasno berljiva na spodnjem delu embalaže. Navedba „Hachette“ se pojavi na dnu navedene embalaže.

45

V zvezi s tem je treba po eni strani ugotoviti, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da na embalažah zadevnih modelov vozil v merilu „prevladujejo“ znamke tretjih oseb. Ta ugotovitev ne ustreza resničnosti dejstev, navedenih v točkah 43 in 44 zgoraj.

46

Te ugotovitve ni mogoče ovreči s trditvijo odbora za pritožbe, ki jo podpirata tudi EUIPO in intervenient, da se je sporna znamka uporabljala skupaj z drugimi znamkami, ki pripadajo tako tožeči stranki kot drugim podjetjem. Iz ustaljene sodne prakse namreč izhaja, da je pogoj resne in dejanske uporabe znamke lahko izpolnjen, kadar se ta znamka uporablja skupaj z drugo znamko, če se prva znamka še naprej dojema kot označba izvora zadevnega proizvoda (glej sodbo z dne 23. septembra 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Oblika travne bilke v steklenici), T‑796/16, EU:T:2020:439, točka 142 in navedena sodna praksa).

47

Tako je v obravnavani zadevi. Na zgoraj navedenih dokazih namreč niso le sporna znamka kot taka, ki je jasno vidna, ampak tudi figurativna znamka Ferrari, ki prikazuje vzpenjajočega se konja, besedna znamka Ferrari in predvsem navedba „uradni proizvod z licenco Ferrari“, kot tudi znamke tretjih oseb, ki so proizvajalci navedenih modelov vozil v merilu. Te navedbe upoštevni javnosti omogočajo razumeti, da modele vozil v merilu, označene s sporno znamko, proizvaja tretja oseba z licenco tožeče stranke, tako da je taka uporaba sporne znamke v skladu z njeno bistveno funkcijo, ki je zagotavljanje trgovskega izvora navedenih proizvodov potrošnikom.

48

Zgolj na podlagi dejstva, ki ga je navedel odbor za pritožbe, da modele vozil Testarossa v merilu tržijo različna podjetja ter da se njihova kakovost in cena razlikujeta, ni mogoče sklepati, da ta uporaba ni v skladu z bistveno funkcijo znamke. Kot je bilo namreč ugotovljeno v točki 47 zgoraj, tretja podjetja na embalažo svojih proizvodov ali v kataloge namestijo navedbo „uradni proizvod z licenco Ferrari“, s čimer vzpostavijo jasno povezavo s tožečo stranko, ki je imetnica sporne znamke, kar tako upoštevni javnosti označuje trgovski izvor navedenih proizvodov.

49

Poleg tega in v nasprotju s tem, kar je ugotovil odbor za pritožbe, ni pomembno, da v navedbah „uradni proizvod z licenco Ferrari“ kot takih ni sklicevanja na sporno znamko, saj je po eni strani navedena sporna znamka jasno nameščena poleg teh navedb ali v katalogih pod fotografijami upoštevnih modelov v merilu, po drugi strani pa bo zaradi teh navedb upoštevna javnost vzpostavila povezavo med tožečo stranko, ki je imetnica sporne znamke, in proizvajalci igrač, ki zadevne proizvode tržijo pod to znamko.

50

Znano je namreč, da se na avtomobilskem trgu avtomobili tržijo hkrati pod prvo znamko, ki označuje proizvajalca tega avtomobila, in pod drugo znamko, ki označuje model tega vozila. Ti preudarki so upoštevni tudi za trg modelov vozil v merilu, saj naj bi ti bili natančne replike pravih vozil, tako da je upoštevna javnost navajena, da se hkrati sklicuje na znamko proizvajalca in na znamko specifičnega modela. Zato je povezava med uporabo znamke Ferrari in sporno znamko na embalažah in v katalogih v skladu s tržno prakso.

51

Drugič, navesti je treba, kot je to storila tožeča stranka, da je odbor za pritožbe napačno menil, da je na podlagi dejstva, da ob sporni znamki nista bila navedena simbola „TM“ ali „®“, mogoče ugotoviti, da se ta znamka ni uporabljala v skladu s svojo bistveno funkcijo. Ni namreč nobene obveznosti uporabe simbolov „®“ ali „TM“, da bi se uporaba štela za skladno z bistveno funkcijo znamke. Neobstoj navedenih simbolov ne vpliva niti na veljavnost niti na bistveno funkcijo znamk Unije. Zato to, da na dokazih ta simbola nista navedena ob sporni znamki, nikakor ne spreminja zmožnosti sporne znamke, da izpolnjuje svojo bistveno funkcijo identifikacije trgovskega izvora zadevnih proizvodov in njihovega razlikovanja od proizvodov drugih podjetij.

52

Tako je na podlagi zgoraj navedenih dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, obravnavanih kot celota, mogoče ugotoviti, da se je sporna znamka v upoštevnem obdobju uporabljala za modele vozil v merilu v skladu s svojo bistveno funkcijo, ki je zagotavljanje trgovskega izvora proizvodov, za katere je bila registrirana.

53

V skladu s členom 15(2) Uredbe št. 207/2009 se šteje, da uporaba znamke s soglasjem imetnika pomeni uporabo s strani imetnika.

54

Imetnik znamke mora dokazati, da je dal soglasje, da to znamko uporablja tretja oseba (sodba z dne 11. maja 2006, Sunrider/UUNT,C‑416/04 P, EU:C:2006:310, točka 44).

55

Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi menil, da tožeča stranka ni dokazala, da so tretje osebe, ko so sporno znamko uporabljale za modele vozil v merilu, delovale z njenim soglasjem. Zlasti je poudaril, da odlomki iz licenčnih pogodb, ki jih je predložila tožeča stranka, ne omogočajo ugotoviti, ali je sporna znamka predmet teh pogodb. Navedel je tudi, da dokazi, navedeni v točkah 43 in 44 zgoraj, ne dokazujejo soglasja tožeče stranke, zlasti ker v navedbi, da so prodani proizvodi uradni proizvodi z licenco Ferrari, sporna znamka ni omenjena.

56

Tožeča stranka to ugotovitev izpodbija. V zvezi s tem navaja, da je predložila več odlomkov iz licenčnih pogodb, sklenjenih med njo in tretjimi osebami za prodajo in proizvodnjo modelov vozil v merilu. Odbor za pritožbe naj bi napačno zavrnil te licenčne pogodbe, iz katerih pa naj bi bilo razvidno, da je soglašala, da te tretje osebe sporno znamko uporabljajo. Trdi tudi, da čeprav odlomki iz teh licenčnih pogodb ne omogočajo ugotoviti, ali se te nanašajo na sporno znamko, je na podlagi navedb na embalažah in v katalogih, kakršne so te, navedene v točkah 43 in 44 zgoraj, vsekakor mogoče sklepati, da je vsaj implicitno soglašala, da tretje osebe njeno znamko uporabljajo, saj je za to uporabo vedela in ji ni nikoli nasprotovala.

57

EUIPO se strinja s presojo odbora za pritožbe, da odlomki iz licenčnih pogodb, ki jih je predložila tožeča stranka, ne omogočajo ugotovitve, da so pridobitelji licence imeli dovoljenje za uporabo sporne znamke. Dodaja, da bi bilo sklepanje, da je tožeča stranka soglašala z uporabo sporne znamke, v nasprotju s sodno prakso, v skladu s katero resne in dejanske uporabe ni mogoče dokazati z verjetnostjo ali domnevami.

58

Intervenient trdi, da bi morala tožeča stranka nedvoumno dokazati, da je soglašala z uporabo sporne znamke, in da v zvezi s tem odločilni dejavnik ne bi smel biti stališče upoštevne javnosti, ampak dejansko razmerje med tožečo stranko in tretjimi proizvajalci modelov vozil v merilu. Ravno tako naj to, da tožeča stranka ni nasprotovala temu, da sporno znamko uporabljajo tretje osebe, ne bi moglo zadostovati za dokaz njenega soglasja. Poleg tega naj bi tožeča stranka to trditev prvič navedla v okviru te tožbe.

59

Prvič, v zvezi s tem je treba navesti, kot je to storil odbor za pritožbe, da odlomki iz licenčnih pogodb, ki jih je predložila tožeča stranka, ne vsebujejo seznama znamk, ki so predmet navedenih pogodb. V teh okoliščinah z navedenimi odlomki ni mogoče dokazati, da je tožeča stranka izrecno soglašala s tem, da te tretje osebe uporabljajo njeno znamko.

60

Drugič, glede trditve tožeče stranke, da dokazi, ki jih je predložila, obravnavani kot celota, vsekakor dokazujejo, da je implicitno soglašala, da tretje osebe uporabljajo sporno znamko, je treba opozoriti, da je lahko v skladu s sodno prakso soglasje imetnika znamke izraženo izrecno ali implicitno. Torej mora biti to soglasje izraženo tako, da je volja odpovedati se svoji izključni pravici v zvezi z znamko nedvoumno izražena. Taka volja običajno izhaja iz izrecne izjave o soglasju. Vendar ni mogoče izključiti, da lahko v nekaterih primerih implicitno izhaja iz okoliščin in elementov, ki so obstajali pred, med ali po tem, ko je tretja oseba zadevno znamko uporabljala, in ki prav tako nedvoumno izražajo, da se je imetnik odpovedal svoji pravici (glej sodbi z dne 13. januarja 2011, Park/UUNT – Bae (PINE TREE), T‑28/09, neobjavljena, EU:T:2011:7, točka 61 in navedena sodna praksa, in z dne 8. junija 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, točka 71 (neobjavljena)).

61

Zato je treba preučiti, ali tako implicitno soglasje tožeče stranke izhaja iz okoliščin in elementov, ki so obstajali pred, med ali po tem, ko je tretja oseba uporabljala sporno znamko.

62

Upoštevne okoliščine in elemente, ki bi lahko kazali na obstoj takega implicitnega soglasja, je treba preučiti, kot je poleg tega EUIPO priznal na obravnavi, ob upoštevanju zlasti uporab, ki se v zadevnem gospodarskem sektorju štejejo za upravičene za ohranjanje ali ustvarjanje tržnih deležev za proizvode, ki jih varuje znamka, in značilnosti trga (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 18. marca 2015, SMART WATER, T‑250/13, neobjavljena, EU:T:2015:160, točka 26 in navedena sodna praksa).

63

V zvezi s tem je treba najprej pojasniti, kot je bilo navedeno v točki 33 zgoraj, da ima v specifičnem okviru zadevnega trga imetnik znamke, registrirane tako za avtomobile kot za modele vozil v merilu, pravico, da nasprotuje temu, da to znamko uporablja tretja oseba, uporabi te znamke s strani tretje osebe, če ta uporaba presega zgolj označbo, da so zadevni modeli v merilu natančne kopije pravega avtomobila, in poleg tega označuje trgovski izvor navedenih modelov, kot da izvirajo od navedenega imetnika ali iz podjetja, ki je z njim povezano.

64

Kot je razvidno iz točke 52 zgoraj, je tako v obravnavani zadevi. Zato v takih kontekstu implicitno soglasje imetnika te znamke izhaja iz tega, da je ta vedel, da tretje osebe uporabljajo njegovo znamko, in temu ni nasprotoval.

65

Dokazi, opisani in preučeni v točkah od 43 do 49 zgoraj, dokazujejo, da je tožeča stranka vedela, da sporno znamko uporabljajo tretje osebe, ki so zadevne proizvode predstavljale kot „uradne“ proizvode z licenco družbe Ferrari, in da temu ni nasprotovala, kar dokazuje, da je s tako uporabo vsaj implicitno soglašala.

66

Po eni strani namreč niti EUIPO niti intervenient ne izpodbijata tega, da je tožeča stranka dejansko vedela za to uporabo, kar je poleg tega dokazano s tem, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, med drugim vključujejo javno dostopne dokaze, kot so katalogi ali embalaže proizvodov.

67

Po drugi strani v delu, v katerem intervenient trdi, da tožeča stranka v okviru te tožbe prvič trdi, da tej uporabi ni nasprotovala, zadostuje ugotoviti, da iz spisa izhaja, da je tožeča stranka med celotnim upravnim postopkom trdila, da so tretje osebe ravnale z njenim soglasjem, s čimer je implicitno, vendar nujno trdila, da taki uporabi ni nasprotovala.

68

Dalje, Splošno sodišče je razsodilo, da je uporabo znamke družbe za proizvodnjo s strani družbe za distribucijo, ki je z njo gospodarsko povezana, mogoče priznati kot uporabo te znamke s soglasjem imetnika in jo je tako mogoče šteti za uporabo s strani imetnika v skladu s členom 15(2) Uredbe št. 207/2009 (sodbi z dne 17. februarja 2011, J & F Participações/UUNT – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, neobjavljena, EU:T:2011:47, točka 32, in z dne 16. oktobra 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, neobjavljena, EU:T:2024:696, točka 102 in navedena sodna praksa).

69

Te ugotovitve veljajo mutatis mutandis, kadar znamko družbe za proizvodnjo, kakršna je sporna znamka, uporablja druga družba, ki zadevne proizvode trži kot „uradne“ proizvode z licenco prve družbe. Taka uporaba namreč vzpostavlja povezavo med tema družbama, ki, če ni navedeno drugače, pomeni, da je imetnik znamke soglašal, čeprav le implicitno, s tem, da navedena družba uporablja njegove znamke.

70

Nazadnje, tožeča stranka je predložila tudi več računov in naročilnic, ki so jih izdale tretje osebe za prodajo modelov vozil, označenih s sporno znamko, v merilu. V skladu s sodno prakso pa imetnik znamke, ki je predmet postopka za razveljavitev, kadar se sklicuje na to, da je tretja oseba to znamko uporabljala, da bi dokazal resno in dejansko uporabo v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009, implicitno trdi, da se je ta znamka uporabljala z njegovim soglasjem (sodba z dne 8. julija 2004 v zadevi Sunrider/UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, točka 24).

71

Zato je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da tožeča stranka ni dokazala, da je soglašala, niti implicitno, s tem, da tretje osebe uporabljajo sporno znamko za zadevne proizvode v smislu člena 15(2) Uredbe št. 207/2009.

72

Iz vsega navedenega izhaja, da je treba drugemu tožbenemu razlogu tožeče stranke ugoditi in izpodbijano odločbo razveljaviti v delu, v katerem je bila sporna znamka razveljavljena za modele vozil v merilu iz razreda 28, ne da bi bilo treba preučiti prvi tožbeni razlog.

73

V zvezi s predlogom tožeče stranke, naj Splošno sodišče spremeni izpodbijano odločbo, je treba opozoriti, da čeprav reformatorično pooblastilo, ki je priznano Splošnemu sodišču, temu ne daje pooblastila, da presojo odbora za pritožbe nadomesti s svojo lastno presojo, še manj pa, da opravi presojo, do katere se navedeni odbor še ni opredelil, ga mora to uporabiti v položajih, v katerih Splošno sodišče po izvedbi nadzora nad presojo odbora za pritožbe lahko na podlagi dejanskih in pravnih elementov, kot so ugotovljeni, sprejme odločitev, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe (sodba z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT,C‑263/09 P, EU:C:2011:452, točka 72).

74

V obravnavanem primeru je treba navesti, kot je bilo navedeno v točki 35 zgoraj, da se odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni opredelil do kraja, časa in obsega uporabe sporne znamke, tako da Splošno sodišče ni pristojno za presojo teh istih elementov v okviru preizkusa predloga za spremembo navedene odločbe.

75

V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker EUIPO in intervenient v bistvenem nista uspela, se jima v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

76

Tožeča stranka je poleg tega predlagala, naj se EUIPO in intervenientu naloži plačilo stroškov, ki so ji nastali v postopku pred odborom za pritožbe. V zvezi s tem je treba opozoriti, da se na podlagi člena 190(2) Poslovnika le nujni stroški, ki so strankam nastali v postopku pred odborom za pritožbe, štejejo za stroške, ki se lahko povrnejo. Zato je treba EUIPO in intervenientu naložiti tudi plačilo nujnih stroškov, ki so tožeči stranki nastali v postopku pred odborom za pritožbe.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi razširjeni senat)

razsodilo: