(b)

če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. […]“

„19.

Na podlagi člena 43(2) in (3) ter člena 15(1) Uredbe št. 40/94 se ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti zavrne, če imetnik obravnavane prejšnje znamke ne priskrbi dokaza, da jo je njen imetnik resno in dejansko uporabljal v obdobju petih let pred datumom objave prijave znamke Skupnosti. Po drugi strani pa, če uspe imetniku prejšnje znamke priskrbeti tak dokaz, UUNT nadaljuje preizkus razlogov za zavrnitev, ki jih je uveljavljala nasprotna stranka.

20.

V skladu s členom 15(3) Uredbe št. 40/94 v zvezi s členom 43(3) te uredbe se uporaba prejšnje nacionalne znamke, ki jo je izvrševal tretji s soglasjem imetnika, šteje, kot da jo je izvrševal imetnik.

21.

Uvodoma je treba opozoriti, da je Sodišče prve stopnje že razsodilo, da obseg preizkusa, ki ga je dolžan opraviti odbor za pritožbe UUNT ob upoštevanju odločbe, ki je predmet pritožbe (v obravnavani zadevi je to odločba oddelka za ugovore), ni odvisen od tega, ali stranka, ki je vložila pritožbo, uveljavlja kak poseben razlog glede te odločbe s tem, da graja, kako je enota UUNT, ki je odločala na prvi stopnji, razlagala ali uporabila pravno pravilo, ali celo, kako je ta enota presojala kak dokazni element (v tem smislu glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, str. II-3253, točka 32). Tudi če stranka, ki je vložila pritožbo pred odborom za pritožbe UUNT, ni uveljavljala kakega posebnega razloga, mora odbor za pritožbe glede na vse upoštevne pravne in dejanske elemente, ki so mu na voljo, kljub temu preizkusiti, ali je mogoče ob odločanju o pritožbi zakonito izdati novo odločbo z istim izrekom, kot ga ima odločba, ki je predmet pritožbe (zgoraj navedena sodba KLEENCARE, točka 29). Del tega preizkusa je tudi vprašanje, ali je med dejstvi in dokazi, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, tudi dokaz o resni in dejanski uporabi bodisi imetnika prejšnje znamke bodisi tretjega, ki ima dovoljenje iz člena 43(2) in (3) ter člena 15(3) Uredbe št. 40/94. Iz navedenega izhaja, da je prvi del tega razloga dopusten.

22.

Po drugi strani iz preizkusa utemeljenosti izhaja, da so resnične navedbe, da tožeča stranka ni izpodbijala obstoja soglasja imetnika prejšnje znamke niti pred oddelkom za ugovore niti pred odborom za pritožbe.

23.

Kot je razvidno iz računov, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, je prodajo proizvodov pod prejšnjo znamko opravljala družba Industrias Espadafor SA in ne imetnik znamke, čeprav ime zadevne družbe vsebuje tudi njegovo ime.

24.

S tem ko nasprotna stranka navaja, da je tretji uporabljal prejšnjo znamko v smislu resne in dejanske uporabe iz člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, posredno zatrjuje, da se je uporaba izvajala z njegovim soglasjem.

25.

Glede resničnosti te posredne ugotovitve pa je očitno, da če bi bila prejšnja znamka v uporabi, kot izhaja iz računov, predloženih UUNT, brez soglasja imetnika in bi torej pomenila kršitev njegove pravice do znamke, bi imela družba Industrias Espadafor SA interes, da imetniku zadevne znamke dokazov o taki uporabi ne razkrije. Zato je malo verjetno, da bi lahko imetnik neke znamke predložil dokaz o tem, da so znamko uporabljali proti njegovi volji.

26.

Na to domnevo bi se UUNT lahko oprl še toliko bolj, ker tožeča stranka ni izpodbijala, da je družba Industrias Espadafor SA uporabljala prejšnjo znamko s soglasjem nasprotne stranke. Ne zadostuje splošno navajanje tožeče stranke med postopkom pred UUNT, da dokazi, ki jih je predložila nasprotna stranka, ne zadoščajo, da bi bila njena resna in dejanska uporaba dokazana.

27.

Iz spisa izhaja, da je tožeča stranka natančno napadla domnevno premajhen gospodarski obseg uporabe, ki je bil izkazan, kot tudi kakovost predloženih dokaznih elementov. Po drugi strani pa iz tega, kar je zapisala tožeča stranka med navedbami v postopku pred UUNT, ni mogoče sklepati, da bi tožeča stranka usmerila pozornost UUNT na dejstvo, da je šlo za uporabo, ki jo je izvajal tretji, ali da bi omenjala dvome glede soglasja imetnika znamke k tej uporabi.

28.

Ti elementi so dovolj trdna podlaga, da lahko odbor za pritožbe iz njih sklepa, da se je prejšnja znamka uporabljala s soglasjem njenega imetnika.

29.

Iz navedenega izhaja, da je treba prvi del razloga glede kršitve člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 zavrniti kot neutemeljenega.“

„36.

Kot izhaja iz devete uvodne izjave Uredbe št. 40/94, je zakonodajalec menil, da ni razloga za varstvo prejšnje znamke, razen če se znamka dejansko uporablja. V skladu s to uvodno izjavo člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 določa, da lahko prijavitelj znamke Skupnosti zahteva dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave znamke, ki je bila predmet ugovora, prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala na ozemlju, na katerem je varovana (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Kabushiki Kaisha Fernandes proti UUNT – Harrison (HIWATT), T-39/01, Recueil, str. II-5233, točka 34).

37.

Na podlagi pravila 22(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1) se mora dokaz o uporabi nanašati na kraj, čas, obseg in naravo uporabe prejšnje znamke. Po drugi strani pa se ne zahteva, naj nasprotna stranka predloži pisno izjavo o prometu, ki je bil dosežen z izkoriščanjem prejšnje znamke. Člena 43(2) in 76 Uredbe št. 40/94 ter pravilo 22(3) Uredbe št. 2868/95 dopuščajo nasprotni stranki, da izbere dokazna sredstva, ki jih šteje za primerna za dokazovanje, da je bila v upoštevnem obdobju prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe. Zato je treba zavrniti očitke tožeče stranke v zvezi z nepredložitvijo izjave o skupnem letnem prometu, ki je bil dosežen s prodajo proizvodov pod prejšnjo znamko.

38.

Pri razlagi pojma resne in dejanske uporabe je treba upoštevati, da je ratio legis določbe, da mora biti prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe, da bi se lahko nanjo uspešno sklicevali zoper prijavljeno znamko Skupnosti, v zmanjševanju števila konfliktov med dvema znamkama, kadar iz dejanskega delovanja znamke na trgu ne izhaja gospodarska upravičenost (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. marca 2003 v zadevi Goulbourn proti UUNT – Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Recueil, str. II 789, točka 38). Po drugi strani pa ni namen navedene določbe presojati gospodarski učinek niti nadzorovati gospodarske strategije podjetja ali celo zoževati varstvo znamk samo na količinsko velika gospodarska izkoriščanja.

39.

Kot izhaja iz sodbe Sodišča z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul (C-40/01, Recueil, str. I-2439), ki se nanaša na razlago člena 12(1) Direktive Sveta št. 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), katere normativna vsebina je v bistvu enaka vsebini člena 43(2) Uredbe št. 40/94, je znamka predmet resne in dejanske uporabe, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, ki je v zagotavljanju istovetnosti izvora blaga ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvarilo ali ohranilo tržišče za to blago in storitve, v nasprotju s simbolično uporabo, katere edini cilj je ohranjanje pravic, ki jih daje znamka (zgoraj navedena sodba Ansul, točka 43). V zvezi s tem določa pogoj, ki se nanaša na resno in dejansko uporabo znamke, da se znamka taka, kot je zaščitena na upoštevnem ozemlju, uporablja javno in navzven (zgoraj navedeni sodbi Ansul, točka 37, in Silk Cocoon, točka 39).

40.

Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembna za ugotovitev, ali se znamka dejansko gospodarsko izkorišča, še posebej, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (zgoraj navedena sodba Ansul, točka 43).

41.

V zvezi z obsegom uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti, na eni strani, gospodarski obseg celote dejanj, ki pomenijo uporabo, in na drugi strani, dolžino obdobja, v katerem so bila dejanja, ki pomenijo uporabo, izvrševana, ter njihovo pogostost.

42.

Da bi se v določeni zadevi preizkusilo resnost in dejanskost uporabe prejšnje znamke, je treba opraviti celovito presojo glede na vse upoštevne dejavnike obravnavanega primera. Taka presoja pomeni določeno stopnjo neodvisnosti med upoštevanimi dejavniki. Tako se lahko majhen obseg proizvodov, ki se tržijo pod navedeno znamko, kompenzira z močno intenzivnostjo ali veliko stalnostjo v času uporabe te znamke, in obratno. Poleg tega doseženega prometa in obsega prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko ni mogoče presojati v absolutnem smislu, ampak v razmerju z drugimi upoštevnimi dejavniki, kot so obseg komercialne dejavnosti, zmožnost proizvodnje ali trženja oziroma stopnja razvejanosti podjetja, ki izkorišča znamko, ter značilnosti blaga ali storitev na zadevnem trgu. Z navedenim je Sodišče pojasnilo, da ni nujno, da je uporaba prejšnje znamke vedno količinsko velika, da se lahko označi za resno in dejansko (zgoraj navedena sodba Ansul, točka 39).

43.

Glede na zgoraj navedeno je treba preizkusiti, ali je UUNT pravilno ocenil, da so dokazni elementi, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred UUNT, izkazovali resno in dejansko uporabo prejšnje znamke.

44.

Glede na to, da je bila prijava znamke Skupnosti, ki jo je vložila tožeča stranka, objavljena 5. januarja 1998, se obdobje petih let iz člena 43(2) Uredbe št. 40/94 nanaša na čas od 5. januarja 1993 do 4. januarja 1998 (v nadaljevanju: upoštevno obdobje).

45.

Kot izhaja iz člena 15(1) iste uredbe, se sankcije iz tega člena uporabljajo samo za znamke, katerih resna in dejanska uporaba je bila prekinjena v obdobju petih zaporednih let. Za izognitev navedenim sankcijam torej zadošča, da je bila znamka predmet resne in dejanske uporabe v delu upoštevnega obdobja.

46.

Računi, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred UUNT, izkazujejo, da je bila znamka med koncem meseca maja 1996 in sredino meseca maja 1997, to je v obdobju enajstih mesecev in pol, predmet dejanj, ki pomenijo uporabo.

47.

Iz njih tudi izhaja, da so bile opravljene dobave za stranko v Španiji in da so bile zaračunane v španskih pezetah. Iz tega izhaja, da je bilo blago namenjeno na španski trg, ki je bil upoštevni trg.

48.

Vrednost obsega trženih proizvodov ne presega 4800 EUR, kar ustreza prodaji 293 enot, ki so v računih navedene kot ‚cajas‘ (‚zaboji‘), v vsakem je dvanajst kosov, to je 3516 kosov skupaj, pri čemer je cena brez davka na dodano vrednost za kos 227 španskih pezet (1,36 EUR). Čeprav je tak obseg prodaje relativno majhen, pa je mogoče glede na predložene račune zaključiti, da so bili na njih navedeni proizvodi trženi relativno redno v obdobju, ki je daljše od enajstih mesecev, to je v obdobju, ki ni niti posebno kratko niti ni blizu dneva objave prijave znamke Skupnosti, ki jo je vložila tožeča stranka.

49.

Opravljena prodaja predstavlja uporabo, ki je objektivno primerna za ustvarjanje ali ohranjanje tržišča za obravnavano blago, katerega komercialni obseg glede na trajanje in pogostost uporabe ni tako majhen, da bi privedel do zaključka, da gre za čisto simbolično, minimalno ali navidezno uporabo z edinim ciljem ohranjanja varstva pravic znamke.

50.

Enako velja za dejstvo, da se računi glasijo na eno samo stranko. Zadostuje, da se znamka uporablja javno in navzven, ne le v podjetju, ki je imetnik prejšnje znamke, ali pri distribuciji, ki jo to podjetje poseduje oziroma nadzira. V tem primeru tožeča stranka ni navedla, da pripada prejemnik računov drugi stranki v postopku pred UUNT, in to tudi ne izhaja iz nobene okoliščine primera. Zato se ni treba opirati na trditev UUNT na obravnavi, da je stranka bistveni dobavitelj španskih supermarketov.

51.

V zvezi z naravo uporabe prejšnje znamke je treba navesti, da so proizvodi v računih navedeni z izrazom ‚concentrado‘ (koncentrirani), ki mu sledi, prvič, oznaka za aromo (‚kiwi‘ (kivi), ‚menta‘ (meta), ‚granadina‘ (sirup iz soka granatnih jabolk), ‚maracuya‘ (marakuja), ‚lima‘ (limeta), ali ‚azul trop.‘) in, drugič, v narekovajih beseda ‚vitafrut‘. Tako poimenovanje nakazuje, da so obravnavani proizvodi koncentrirani sadni sokovi ali koncentrati sokov iz različnega sadja.

52.

Še več, iz etiket, ki jih je predložila druga stranka v postopku, izhaja, da gre za koncentrirane sokove iz različnega sadja, ki so namenjeni končnim potrošnikom, in ne za koncentrate sokov, namenjene industriji za proizvodnjo sadnih sokov. Ker je na etiketah oznaka ‚bebida concentrada para diluir 1 + 3‘ (‚koncentrirana pijača za redčenje 1 + 3‘), je bil proizvod očitno namenjen končnemu potrošniku.

53.

Kot je navedla tožeča stranka, na etiketah ni datuma. Zato je brez pomena vprašanje, ali je na etiketah običajno zapisan datum, trditev, ki jo zagovarja tožeča stranka, UUNT pa izpodbija. Čeprav etikete same nimajo odločujočega pomena, pa lahko po drugi strani podpirajo preostale dokazne elemente, ki so bili predloženi v postopku pred UUNT.

54.

Iz navedenega izhaja, da je druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe predložila dokaz, da je bilo v obdobju od maja 1996 do maja 1997 španski stranki z njenim soglasjem prodanih približno 300 enot po dvanajst kosov vsakega koncentriranega soka iz različnega sadja, kar ustreza prometu v višini približno 4800 EUR. Čeprav gre za omejen obseg uporabe prejšnje znamke in bi bilo bolje razpolagati z več dokaznimi elementi v zvezi z načinom uporabe v upoštevnem obdobju, pa dejstva in dokazi, ki jih je predložila druga stranka v postopku, zadostujejo za ugotovitev resne in dejanske uporabe. Zato je pravilno, da je UUNT v izpodbijani odločbi ugotovil, da je bila prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe glede dela proizvodov, za katerega je bila registrirana, to je glede sadnih sokov.

55.

Glede zatrjevanega nasprotja med izpodbijano odločbo in odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT v zadevi R 578/2000-4 (HIPOVITON proti HIPPOVIT) je treba poudariti, da je bila slednja razveljavljena s sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vetoquinol (HIPOVITON), T-334/01, ZOdl, str. II-2787.

56.

Glede na zgoraj navedeno, drugi del tega razloga ni utemeljen. […]“

„63.

Na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke registracija znamke zavrne, če obstaja enakost ali podobnost med blagom ali storitvami, za katere se predlaga registracija, in med tistimi, za katere je prejšnja znamka registrirana, in kadar je stopnja podobnosti med obravnavanima znamkama dovolj velika, da se lahko šteje, da obstaja verjetnost zmede med njima v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Sicer pa na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 izraz ‚prejšnje znamke‘ pomeni znamke, ki so registrirane v državi članici, z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

64.

V obravnavanem primeru tožeča stranka napada ugotovitev odbora za pritožbe samo glede vprašanja, ali obstaja enakost ali podobnost med, na eni strani, proizvodi, imenovanimi ‚pijače na zeliščni in vitaminski osnovi‘, ki so navedeni v prijavi znamke, in, na drugi strani, proizvodi, glede katerih je bila predmet resne in dejanske uporabe prejšnja znamka, to je glede ‚sadnih sokov‘ (točki 19 in 20 izpodbijane odločbe).

65.

Kot izhaja iz sodne prakse, je treba pri presoji podobnosti med obravnavanimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki označujejo razmerje med temi proizvodi ali storitvami, še posebej pa njihovo naravo, namen, način uporabe ter njihovo konkurenčnost ali komplementarnost (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 23).

66.

V obravnavanem primeru je bilo v točki 52 zgoraj ugotovljeno, da se je prejšnja znamka uporabljala za koncentrirane sadne sokove, ki so namenjeni končnim potrošnikom, in ne za koncentrate sadnih sokov, namenjene industrijskim proizvajalcem sadnih sokov. Zato je treba trditev tožeče stranke, da so obravnavani proizvodi namenjeni različnim kupcem, to je v primeru sokovnih koncentratov industriji, in v primeru pijač na zeliščni in vitaminski osnovi končnim potrošnikom, zavrniti.

67.

Dalje, odbor za pritožbe je pravilno utemeljil, da je namen obravnavanih proizvodov enak, to je potešitev žeje, in da so v širšem smislu konkurenčni. Glede narave in uporabe obravnavanih proizvodov gre v obeh primerih za brezalkoholne pijače, ki se ponavadi uživajo hladne in imajo seveda v večini primerov različno sestavo. Različna sestava pa ne bi mogla spremeniti ugotovitve, da navedeni proizvodi ostajajo medsebojno zamenljivi zato, ker so namenjeni za zadovoljevanje enake potreb.

68.

Iz navedenega izhaja, da odbor za pritožbe z ugotovitvijo, da so obravnavani proizvodi podobni, ni zagrešil nobene napake v presoji. Ta razlog tako ni utemeljen […]“

„25.

Iz sodne prakse izhaja, da v smislu njunih funkcij med preizkuševalcem in odborom za pritožbe obstaja kontinuiteta (sodbi Sodišča prve stopnje z dne8. julija 1999 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (BABY-DRY), T-163/98, Recueil, str. II-2383, točke od 38 do 44, in z dne 12. decembra 2002 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (oblika mila), T-63/01, Recueil, str. II-5255, točka 21). Navedena sodna praksa se lahko primerno uporablja tudi za razmerje med drugimi oddelki Urada, ki odločajo o prijavi na prvi stopnji, kot so oddelki za ugovore, oddelki za izbris in odbori za pritožbe.

26.

Posledično pooblastila odborov za pritožbe Urada vključujejo, da morajo ti ponovno preučiti odločitve oddelkov Urada na prvi stopnji. V okviru te ponovne preučitve je rezultat pritožbe odvisen od tega, ali je mogoče v času odločbe o pritožbi zakonito sprejeti novo določbo z istim izrekom, kot ga ima izpodbijana odločba. Odbori za pritožbe torej lahko, samo ob upoštevanju člena 74(2) Uredbe št. 40/94, dovolijo pritožbo na podlagi novih dejstev, na katera se opira stranka, ki se je pritožila, ali na podlagi novih dokazov, ki jih je ta stranka predložila.

29.

Na podlagi ugotovitev iz točk 25 in 26 zgoraj Sodišče ugotavlja, da – v nasprotju s tem, kar trdi Urad – obseg presoje odbora za pritožbe načeloma ni odvisen od razlogov, na katere se opira stranka, ki se je pritožila. Zato je odbor za pritožbe, tudi če stranka, ki se je pritožila, ni uveljavljala konkretnega pritožbenega razloga, vseeno dolžan preučiti, ali je glede na vse upoštevne dejanske in pravne elemente mogoče v času pritožbene odločbe zakonito sprejeti novo odločbo z istim izrekom kot ga ima izpodbijana odločba.“

(1)

zavrniti pritožbo;

(2)

pritožnici naložiti plačilo stroškov.