1. 

Týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania Court of Appeal (England & Wales) kladie Súdnemu dvoru otázky týkajúce sa výkladu ustanovení uvedených v prvej smernici Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok ( 2 ) a v smernici Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame ( 3 ), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 ( 4 ).

2. 

Tieto otázky boli vznesené v rámci sporu medzi podnikmi vykonávajúcimi činnosť v sektore mobilných telefónov, na jednej strane O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited (ďalej len spolu „O2“) a na druhej strane Hutchison 3G Limited (ďalej len „H3G“), vo veci televíznej reklamnej kampane H3G v Spojenom kráľovstve na podporu jej mobilných telekomunikačných služieb.

3.

Článok 5 smernice 89/104 nazvaný „Práva z ochrannej známky“ stanovuje:

„1.   Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

2.   Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

3.   V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

…

5.   Odseky 1 až 4 neovplyvnia tie ustanovenia členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany proti používaniu označenia, inak, než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky škodilo.“

4.

Článok 6 smernice 89/104 nazvaný „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

5.

Smernica 97/55 zaviedla do smernice 84/450, ktorá sa pôvodne týkala iba klamlivej reklamy, sériu ustanovení v oblasti porovnávacej reklamy.

6.

Článok 2 bod 2a) smernice 84/450, zmenenej a doplnenej smernicou 97/55 (ďalej len „smernica 84/450“) ( 5 ), definuje „porovnávaciu reklamu“ na účely tejto smernice ako „akúkoľvek reklamu, ktorá explicitne alebo ako samozrejmý dôsledok identifikuje súťažiteľa alebo tovary alebo služby ponúkané súťažiteľom“.

7.

Článok 3a ods. 1 smernice 84/450 znie:

„Porovnávacia reklama, čo sa porovnávania týka, sa povoľuje, ak sú splnené tieto podmienky:

8.

O2 používa na účely reklamy osobitne svojich mobilných telekomunikačných služieb rôzne obrazy bublín. Predovšetkým je majiteľom, okrem ochranných známok vytvorených kombináciou písmena O a čísla 2 (ďalej len „ochranné známky O2“), dvoch obrazových ochranných známok, ktoré znázorňujú každá statický obraz bublín, zapísaných v Spojenom kráľovstve pre telekomunikačné zariadenia a služby (ďalej len „ochranné známky s bublinami“). Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že je preukázané, že spotrebitelia spájajú obraz bublín vo vode (osobitne na odstupňovanom modrom pozadí) v kontexte mobilných telekomunikačných služieb iba s O2.

9.

H3G ponúka v Spojenom kráľovstve mobilné telekomunikačné služby charakterizované označením „3“ iba od marca 2003, zatiaľ čo iní operátori, medzi ktorých patrí aj O2, mali už na trhu ustálené postavenie. H3G spustila v marci 2004 predplatenú službu nazývanú „Threepay“ a v priebehu tohto roka spustila porovnávaciu reklamnú kampaň, v rámci ktorej sa v televízii vysielali reklamné správy obsahujúce porovnanie cien so službami konkurenčných operátorov.

10.

O2 podala na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division proti H3G žalobu pre porušenie práv z ochranných známok O2 a z ochranných známok s bublinami v televíznej reklame, ktorú H3G rozširovala a v ktorej sa použil termín „O2“ a obrazy bublín v pohybe a štylizovaný animovaný obraz čísla 3, z ktorej v podstate vyplývalo, že služba „Threepay“ bola lacnejšia ako podobná služba poskytovaná O2 (ďalej len „sporná reklama“).

11.

V rámci tohto konania ďalej O2 upustila od uplatňovania porušenia práv z ochranných známok O2 ( 6 ) a pripustila, že porovnanie týkajúce sa cien zodpovedalo skutočnosti a že vo svojom celku nebola sporná reklama v žiadnom ohľade klamlivá a osobitne nevyvolávala dojem žiadnej formy obchodného spojenia medzi O2 a H3G. Priemerná verejnosť by vnímala použitie označenia O2 a bublín ako odkaz na O2 a jej vonkajšie pôsobenie a dospela by k záveru, že išlo o reklamu konkurenta, 3, ktorý uvádza, že cena jeho služieb je nižšia. ( 7 )

12.

Žaloba pre porušenie práv, ktorá ďalej napáda iba použitie obrazov bublín v spornej reklame, bola zamietnutá rozsudkom z 23. marca 2006. Príslušný súd sa v podstate domnieval, že dotknuté použitie nepochybne patrilo do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ale že sporná reklama bola v súlade s článkom 3a ods. 1 smernice 84/450, takže podmienky na uplatnenie výnimky upravené v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 boli splnené.

13.

O2 sa proti tomuto rozsudku odvolala na Court of Appeal, pričom napadla uplatnenie tejto výnimky. H3G naopak napadla dotknutý rozsudok v časti, v ktorej sa rozhodlo, že sporná reklama patrila do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 a domáhala sa v každom prípade zamietnutia odvolania, ktoré podala O2.

14.

Na účely rozhodnutia tohto sporu Court of Appeal rozhodnutím zo 14. decembra 2006 dospel k záveru, že je potrebné položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

15.

Podľa článku 23 Štatútu Súdneho dvora predložili Súdnemu dvoru písomné pripomienky O2, H3G a Komisia, ktorých splnomocnení zástupcovia predniesli tiež ústne pripomienky na pojednávaní 29. novembra 2007.

16.

Svojou prvou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či použitie zapísanej ochrannej známky (ďalej len „ochranná známka“) súťažiteľa v rámci porovnávacej reklamy, aby tak porovnal vlastnosti tovarov alebo služieb inzerenta s vlastnosťami tovarov alebo služieb súťažiteľa, patrí do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) smernice 89/104, ak toto použitie nespôsobí zámenu a inak neohrozí základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zabezpečiť pôvod tovaru alebo služby.

17.

Táto otázka sa kladie, pretože vnútroštátny súd prvého stupňa sa domnieval, že sporná reklama patrí do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. b) už citovanej smernice a že bola dovolená iba v rozsahu, v akom, keďže bola v súlade s článkom 3a smernice 84/450, sa na ňu vzťahovala výnimka uvedená v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, zatiaľ čo H3G tvrdí, že vôbec nepatrí do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. b) tejto smernice.

18.

Okrajovo treba na úvod uviesť, že podľa ustálenej judikatúry smernica nemôže sama osebe zakladať vo vzťahu k jednotlivcovi povinnosti a nemožno sa jej ako takej voči nemu dovolávať, ale pri uplatnení vnútroštátneho práva, či už ide o ustanovenia prijaté pred alebo po prijatí smernice, je vnútroštátny súd, ktorý ho má vykladať, povinný postupovať v čo možno najširšom rozsahu so zreteľom na znenie a účel smernice, aby tak dosiahol výsledok ňou zamýšľaný a bol v súlade s článkom 249 tretím pododsekom ES. ( 8 ) V tomto kontexte treba v tomto konaní o návrhu na začatie prejudiciálneho konania vnímať odkazy na ustanovenia smerníc 89/104 a 84/450.

19.

Predložením uvedenej prejudiciálnej otázky vnútroštátny súd zrejme očakáva, že Súdny dvor objasní podmienky uplatnenia ustanovení článku 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) smernice 89/104 a osobitne, či sa zákazy upravené v týchto ustanoveniach uplatnia tiež vtedy, ak sa označenie zhodné alebo podobné ochrannej známke inej osoby použije v reklame nie na rozlíšenie tovaru a služieb inzerenta, ale tovaru a služieb majiteľa tejto ochrannej známky. ( 9 )

20.

Odpoveď v tomto zmysle na takto položenú otázku vnútroštátneho súdu by vyžadovala preskúmanie judikatúry týkajúcej sa článku 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) smernice 89/104, ktorá sa prinajmenšom na prvý pohľad nezdá celkom homogénna, pokiaľ ide o podmienky uplatnenia týchto ustanovení. V tomto ohľade poukazujeme najmä na obtiažnosť zosúladenia prístupu sledovaného Súdnym dvorom v rozsudku BMW ( 10 ), z ktorého zrejme vyplýva, že použitie treťou osobou ochrannej známky inej osoby na účely rozlíšenia nie svojho vlastného tovaru alebo služby, ale tovaru alebo služby majiteľa ochrannej známky, samo osebe neuniká pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, s prístupom uvedeným v novších rozhodnutiach, ktoré smerujú skôr k opačnému riešeniu.

21.

V rozsudku BMW dospel Súdny dvor k záveru, že použitie v reklame ochrannej známky inej osoby na účely rozlíšenia tovaru majiteľa ochrannej známky ako predmetu služieb poskytovaných inzerentom reklamy patrilo do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie článkov 6 a 7 tej istej smernice. ( 11 )

22.

V rozsudku Hölterhoff ( 12 ) Súdny dvor vylúčil, aby sa majiteľ ochrannej známky mohol dovolávať svojho výlučného práva vyplývajúceho z článku 5 ods. 1 smernice 89/104, pokiaľ tretia osoba v rámci obchodných činností uvedie, že tovar pochádza z jej vlastnej výroby a používa dotknutú ochrannú známku iba na účely popisu osobitných vlastností tovaru, ktoré ponúka ( 13 ), takže je vylúčené, aby použitá ochranná známka bola vykladaná tak, že odkazuje na podnik, v ktorom bol uvedený tovar vyrobený.

23.

V rozsudku Arsenal Football Club ( 14 ) Súdny dvor spresnil, že výlučné právo upravené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 bolo „poskytnuté na účely umožnenia majiteľovi ochrannej známky chrániť svoje špecifické záujmy ako majiteľa tejto ochrannej známky, to znamená zabezpečiť, že ochranná známka môže plniť svoje funkcie“, a „teda že výkon tohto práva musí byť vyhradený pre prípady, keď používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasiahnuť do funkcií ochrannej známky, najmä do jej základnej funkcie, ktorou je zabezpečiť spotrebiteľom pôvod výrobku“ ( 15 ).

24.

V tom istom rozsudku Súdny dvor uviedol, že použitie dotknutého označenia nebolo v danom prípade zjavne určené na čisto popisné účely, čo by inak bolo vylúčené z pôsobnosti vyššie uvedeného ustanovenia, ale malo takú povahu, že spôsobilo dojem materiálneho vzťahu v obchodnom styku medzi tovarom tretej osoby a majiteľom ochrannej známky a mohlo teda ohroziť záruku pôvodu, ktorá predstavuje základnú funkciu ochrannej známky. Súdny dvor rozhodol, že v dôsledku toho išlo o použitie, proti ktorému sa majiteľ ochrannej známky mohol brániť v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 89/104. ( 16 )

25.

V rozsudku Adam Opel ( 17 ) Súdny dvor rozhodol, že „okrem tohto osobitného príkladu používania ochrannej známky treťou osobou poskytujúcou služby, ktorého predmetom sú výrobky označené touto ochrannou známkou“, prípadu skúmaného v už citovanom rozsudku BMW, „článok 5 ods. 1 písm. a) smernice [89/104] sa má vykladať v tom zmysle, že sa týka používania označenia zhodného s ochrannou známkou pre výrobky uvádzané na trh alebo služby poskytované tretími osobami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná“. V tom istom rozsudku Adam Opel je spresnené, že pokiaľ v rozsudku BMW Súdny dvor rozhodol, že za osobitných okolností vo veci, v ktorej bol vydaný tento rozsudok, „používanie označenia zhodného s ochrannou známkou treťou osobou pre výrobky uvádzané na trh nie treťou osobou, ale majiteľom ochrannej známky, spadá pod článok 5 ods. 1 písm. a) smernice“, bolo tomu tak „na základe tohto osobitného a nerozlučného vzťahu medzi výrobkami označenými ochrannou známkou a službami poskytovanými treťou osobou“.

26.

Použitie ochrannej známky inej osoby treťou osobou na účely rozlíšenia tovaru alebo služieb poskytovaných majiteľom ochrannej známky, ktoré nespôsobuje zámenu, pokiaľ ide o pôvod tohto tovaru alebo služieb, od tovaru alebo služieb tretej osoby by tak podľa rozsudku BMW mohlo patriť do pôsobnosti článku 5 ods. 1 smernice 89/104 a byť mimo tejto pôsobnosti podľa rozsudkov Hölterhoff a Adam Opel, zatiaľ čo podľa judikatúry uvedenej v bode 23 vyššie je potrebné ďalej preskúmať na účely určenia, či takéto použitie patrí do uvedenej pôsobnosti, či môže zasiahnuť inú funkciu ochrannej známky ako hlavnú funkciu zabezpečenia pôvodu.

27.

Vo svojich písomných vyjadreniach predložených v rámci tohto konania O2 zdôrazňuje tento posledný bod, keď najmä odkazuje na „reklamnú funkciu“ ochrannej známky a ujmu, ktorú by sporná reklama spôsobila tejto funkcii ochranných známok s bublinami.

28.

Napriek tomu sa domnievam, že so zreteľom na ustanovenia smernice 84/450 týkajúcich sa porovnávacej reklamy možno na otázku položenú vnútroštátnym súdom jednoducho odpovedať záporne bez toho, aby bolo potrebné vykonať komplikované preskúmanie podmienok uplatnenia článku 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) smernice 89/104.

29.

Na úvod treba pripomenúť, že cieľom smernice 97/55 bolo zjednotiť „základné ustanovenia upravujúce formu a obsah porovnávacej reklamy“ a harmonizovať „podmienky používania porovnávacej reklamy v členských štátoch“ (odôvodnenie č. 2), najmä stanovením „podmienok, za ktorých je porovnávacia reklama povolená“ (odôvodnenie č. 18).

30.

Pokiaľ ide o tento posledný aspekt, dotknutá smernica zavedením článku 3a do smernice 84/450 spresňuje podmienky prípustnosti porovnávacej reklamy ( 18 ), so zreteľom na ktoré, ako to vyplýva z odôvodnenia č. 7 smernice 97/55, je možné „stanoviť, ktoré praktiky týkajúce sa porovnávacej reklamy môžu narušovať hospodársku súťaž, môžu poškodiť súťažiteľov a mať nepriaznivý vplyv na výber spotrebiteľa“. Ako Súdny dvor už zdôraznil, cieľom bolo „stanoviť podmienky, za ktorých bola porovnávacia reklama považovaná za dovolenú v rámci vnútorného trhu“ ( 19 ). Z toho podľa Súdneho dvora vyplýva, že „smernicou 84/450 bola vykonaná vyčerpávajúca harmonizácia podmienok prípustnosti porovnávacej reklamy v členských štátoch“, a „táto harmonizácia svojou povahou znamená, že prípustnosť porovnávacej reklamy v celom Spoločenstve treba posudzovať výlučne so zreteľom na kritériá stanovené normotvorcom Spoločenstva“ ( 20 ).

31.

Článok 3a smernice 84/450 vymenúva na tento účel podmienky prípustnosti, ktoré musia byť kumulatívne splnené, pokiaľ ide o porovnávaciu reklamu. ( 21 )

32.

Treba súčasne zdôrazniť, že prinajmenšom štyri z ôsmich ustanovení prvého odseku tohto článku smerujú k ochrane ochrannej známky, obchodného mena alebo iných rozlišovacích označení súťažiteľa v kontexte porovnávacej reklamy. Ako zdôraznil Súdny dvor, „smernica 84/450 za určitých podmienok umožňuje inzerentovi uviesť v porovnávacej reklame ochrannú známku tovaru súťažiteľa“ ( 22 ). Je najmä stanovené, že porovnávacia reklama nesmie spôsobovať zámenu na trhu medzi inzerentom a súťažiteľom alebo medzi ochrannými známkami, obchodnými názvami, inými identifikačnými označeniami inzerenta a súťažiteľa [písm. d)]; nesmie diskreditovať ani očierňovať ochranné známky, obchodné mená alebo ďalšie rozlišovacie označenia súťažiteľa [písm. e)]; nesmie využívať nečestnú výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného mena alebo iných rozlišujúcich označení súťažiteľa [písm. g)]; nesmie predstavovať tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie tovarov alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným menom [písm. h)]. Z toho podľa Súdneho dvora vyplýva, že „pokiaľ nie je cieľom alebo účelom porovnania vyvolanie takýchto situácií nekalej súťaže, možno podľa práva Spoločenstva použiť ochrannú známku súťažiteľa“ ( 23 ).

33.

V odôvodnení č. 14 smernice 97/55 sa okrem iného uvádza, že „by však mohlo byť nepostrádateľné na dosiahnutie toho, aby bola porovnávacia reklama účinná, identifikovať tovary alebo služby súťažiteľa odvolávajúc sa na ochrannú známku alebo obchodný názov, ktorých je zmienený súťažiteľ vlastníkom“. V nasledujúcom odôvodnení sa dopĺňa, že „takéto použitie ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných rozlišovacích značiek [označení — neoficiálny preklad] inej osoby nepredstavuje porušenie tohto výhradného práva v prípadoch, keď spĺňa podmienky ustanovené touto smernicou, s cieľom výlučne rozlišovať medzi nimi, a teda upozorňovať na rozdiely objektívne“.

34.

Použitie ochrannej známky súťažiteľa v rámci reklamy, ktorá porovnáva vlastnosti tovaru alebo služieb uvádzaných týmto súťažiteľom pod dotknutou ochrannou známkou na trh s tovarom alebo službami inzerenta, je teda upravené osobitným a vyčerpávajúcim spôsobom v článku 3a smernice 84/450. Je zakázané iba vtedy, ak je v rozpore s podmienkami stanovenými v tomto článku. V takomto prípade je zakázané týmto článkom a nie článkom 5 ods. 1 písm. a) alebo b) smernice 89/104. Naopak, ak tieto podmienky spĺňa, nemožno ho považovať za zakázané ustanoveniami článku 5 ods. 1 písm. a) alebo b) smernice 89/104.

35.

Tieto posledné uvedené ustanovenia, rovnako ako ustanovenie článku 6 ods. 1 smernice 89/104, tak neprichádzajú do úvahy na účely posúdenia prípustnosti takéhoto použitia. Nie je rozhodujúce, či by sa dospelo k rovnakému záveru aj v prípade neexistencie smernice 97/55 — pretože, ako uvádza H3G a Komisia, uvedené použitie v každom prípade nepatrí do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 89/104 ( 24 ) — alebo či ten vyplýva zo zavedenia, článkom 3a vloženým do smernice 84/450 smernicou 97/55, režimu, ktorý je ako lex specialis pre prípady použitia ochrannej známky inou osobou v porovnávacej reklame odchýlkou od režimu upraveného v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 89/104.

36.

Táto otázka má na účely konania pred vnútroštátnym súdom hypotetickú povahu, a teda nie je potrebné ju rozhodnúť v tomto konaní o návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

37.

Okrem toho uvádzam, že, ako zdôraznila O2 ( 25 ), prvá prejudiciálna otázka tak, ako je formulovaná v rozhodnutí vnútroštátneho súdu, sa týka použitia inzerentom ochrannej známky inej osoby (alebo, konkrétnejšie, označenia zhodného s ochrannou známkou inej osoby), zatiaľ čo prebiehajúci spor pred vnútroštátnym súdom sa naďalej, v dôsledku zúženia zo strany O2 predmetu svojej pôvodne podanej žaloby pre porušenie práv z ochranných známok ( 26 ), týka použitia inzerentom (H3G) nie ochranných známok inej osoby (O2 alebo ochranných známok s bublinami), ale označení (obrazov s bublinami), ktoré sú veľmi podobné ochranným známkam inej osoby (ochranným známkam s bublinami).

38.

Domnievam sa však, že toto spresnenie v podstate nemení problém skúmaný vyššie.

39.

Použitie v reklamnej správe označenia podobného ochrannej známke súťažiteľa môže byť jedným zo spôsobov prinajmenšom implicitnej identifikácie uvedeného súťažiteľa alebo jeho tovaru alebo služieb v zmysle článku 2 bodu 2a smernice 84/450. Na reklamnú správu, v ktorej je uvedené takéto použitie a v ktorej dochádza k porovnaniu medzi inzerentom a jeho súťažiteľom alebo medzi ich tovarom a službami, sa uplatní článok 3a smernice 84/450. Ako som uviedol, týmto článkom sú stanovené, v rámci širšieho celku ustanovení upravujúcich vyčerpávajúcim spôsobom podmienky prípustnosti porovnávacej reklamy, osobitné pravidlá zaručujúce ochranu ochrannej známky pred týmto druhom reklamy. V dôsledku toho, pokiaľ sa majiteľ ochrannej známky zamýšľa brániť proti použitiu v porovnávacej reklame označenia podobného uvedenej ochrannej známke, bude musieť založiť svoje tvrdenia na porušení jednej z podmienok stanovených v článku 3a smernice 84/450 ( 27 ), pričom takéto použitie nepatrí do pôsobnosti článku 5 ods. 1 smernice 89/104, podobne ako použitie ochrannej známky inej osoby v tom istom kontexte.

40.

Z tohto dôvodu sa domnievam, že na prvú prejudiciálnu otázku možno odpovedať takto:

„Použitie označenia zhodného alebo podobného zapísanej ochrannej známke súťažiteľa v rámci reklamy porovnávajúcej vlastnosti tovaru alebo služieb uvádzaných na trh uvedeným súťažiteľom pod dotknutou ochrannou známkou s tovarom alebo službami uvádzanými na trh inzerentom je vyčerpávajúcim spôsobom upravené článkom 3a smernice 84/450 a neuplatní sa naň článok 5 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) smernice 89/104.“

41.

Svojou druhou a treťou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd najprv pýta, či na to, aby bolo dovolené v zmysle článku 3a smernice 84/450, musí byť použitie ochrannej známky súťažiteľa v porovnávacej reklame „nevyhnutné“. V prípade kladnej odpovede sa vnútroštátny súd snaží zistiť, aké sú kritériá, podľa ktorých má byť táto nevyhnutnosť posudzovaná, a či táto podmienka vylučuje akékoľvek použitie označenia, ktoré nie je zhodné s ochrannou známkou súťažiteľa, ale je jej veľmi podobné.

42.

Vychádzajúc z odôvodnení č. 14 a 15 smernice 97/55, prípravných prác k nej a z judikatúry Súdneho dvora, najmä rozsudkov Toshiba ( 28 ) a Siemens ( 29 ), O2 tvrdí, že pokiaľ použitie v porovnávacej reklame ochrannej známky konkurenta inzerenta nie je nevyhnutné na identifikáciu uvedeného súťažiteľa alebo jeho tovaru alebo služby, má nečestnú výhodu z dobrého mena dotknutej ochrannej známky v rozpore s článkom 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450. O2 uvádza, že vzhľadom na to, že H3G použil na účely dotknutého reklamného porovnania ochrannú známku O2, ktorou možno dokonale rozlíšiť súťažiteľa od inzerenta, posledný uvedený nemal vôbec potrebu použiť obrazy s bublinami, najmä ak tie predstavovali deformovanú verziu ochrannej známky s bublinami O2.

43.

Súhlasím však s H3G a Komisiou v tom, že článok 3a smernice 84/450 neukladá povinnosť dodržovania podmienky nevyhnutnosti použitia ochrannej známky inej osoby na účely identifikácie súťažiteľa alebo jeho tovaru alebo služieb v porovnávacej reklame.

44.

K takémuto záveru však nemožno dospieť iba na základe toho, čo Súdny dvor tvrdil v bodoch 83 a 84 rozsudku Pippig Augenoptik, na ktoré odkazuje H3G, týkajúcom sa otázky prebratia v reklamnej správe okrem mena súťažiteľa tiež loga a obrazu fasády jeho obchodu. Súdny dvor v tomto prípade na základe preskúmania odôvodnenia č. 15 smernice 97/55 dospel k záveru, že „článok 3a ods. 1 písm. e) smernice 84/450 nebráni tomu, aby porovnávacia reklama okrem mena súťažiteľa obsahovala tiež logo a obraz fasády jeho obchodu, pokiaľ táto reklama spĺňa podmienky prípustnosti stanovené právom Spoločenstva“.

45.

Keďže vyššie citované ustanovenie zakazuje iba porovnávaciu reklamu, ktorá „… diskredituje alebo očierňuje“ ochranné známky alebo iné označenia týkajúce sa súťažiteľa, môže vyššie uvedený záver, ku ktorému dospel Súdny dvor, iba objektívne znamenať, že reprodukcia v reklamnej správe okrem mena súťažiteľa tiež loga a obrazu fasády jeho obchodu, teda prvkov, ktoré nie sú skutočne nevyhnutné na identifikáciu súťažiteľa už určeného jeho menom, sama osebe pre tohto súťažiteľa neznamená diskreditáciu alebo očierňovanie. To však nebráni tomu, že, ako uviedla O2, podmienku nevyhnutnosti použitia ochrannej známky alebo iných rozlišovacích označení inej osoby v porovnávacej reklame možno prípadne vyvodiť z iných ustanovení toho istého článku 3a. Okrem toho poukazujem na nejasnosť a nepresnú povahu tvrdenia Súdneho dvora, ktoré som uviedol v bode 44 vyššie, v rozsahu, v ktorom zrejme podriaďuje dodržanie článku 3a ods. 1 písm. e) smernice 84/450 splneniu všetkých ostatných podmienok prípustnosti porovnávacej reklamy upravených právom Spoločenstva, ktoré sa však netýkajú aspektu diskreditácie alebo očierňovania takejto reklamy, na ktorú sa vzťahuje toto ustanovenie.

46.

Na účely posúdenia, či článok 3a smernice 84/450 obsahuje podmienku nevyhnutnosti na použitie ochrannej známky inej osoby v porovnávacej reklame, predovšetkým pripomínam, že tento článok predstavuje úplnú harmonizáciu podmienok prípustnosti takéhoto porovnania (pozri bod 30 vyššie) a uvádzam, že žiadne z týchto ustanovení nestanovuje výslovne podmienku nevyhnutnosti na použitie ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho označenia inej osoby.

47.

Nezdá sa mi ďalej, že, ako uviedla O2, takúto podmienku možno vyvodiť implicitne z článku 3a ods. 1 písm. g) uvedenej smernice, teda ustanovenia, ktoré zakazuje nečestnú výhodu dobrého mena ochrannej známky alebo iných rozlišovacích označení súťažiteľa alebo označenia pôvodu konkurenčných výrobkov.

48.

Odkaz O2 na odôvodnenie č. 14 smernice 97/55 nie je na podporu jej výkladu uvedeného ustanovenia dostatočný. Ako Komisia v tomto bode správne uvádza, normotvorca Spoločenstva iba zamýšľal všeobecne zdôrazniť, že na účely účinnej porovnávacej reklamy je nevyhnutné odkázať na ochrannú známku alebo obchodné meno súťažiteľa bez toho, aby bola stanovená podmienka prípustnosti takéhoto odkazu. Navyše podmienky prípustnosti takéhoto odkazu sú uvedené samostatne v odôvodnení č. 15 („v prípadoch, keď spĺňa podmienky ustanovené touto smernicou“), ktorý tým, že sa v ňom zmieňuje „takéto použitie ochrannej známky“, odkazuje na použitie ochrannej známky na identifikáciu tovaru alebo služieb súťažiteľa a nie na použitie ochrannej známky nevyhnutné na tento účel.

49.

Súdny dvor už mal príležitosť vyložiť článok 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450.

50.

Vo veci Toshiba mal vnútroštátnemu súdu predovšetkým spresniť kritériá, na základe ktorých sa treba domnievať, že porovnávacia reklama má nečestnú výhodu dobrého mena rozlišovacieho označenia súťažiteľa v zmysle uvedeného ustanovenia.

51.

Generálny advokát Léger Súdnemu dvoru navrhol odôvodnenie smerujúce k vymedzeniu, v rámci článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450, „hranice, za ktorou treba na inzerenta hľadieť tak, že koná nekalým spôsobom“. V prvom rade uviedol, že táto hranica by bola prekročená konaním, ktoré by bolo vedené samotnou pohnútkou inzerenta mať nečestnú výhodu dobrého mena svojho súťažiteľa na účely zvýhodnenia svojej vlastnej činnosti, ale že sa nemožno domnievať, že existuje zneužitie dobrého mena, pokiaľ obsah porovnávacej reklamy možno odôvodniť určitými požiadavkami. ( 30 )

52.

V tejto súvislosti generálny advokát Léger uviedol, že z odôvodnenia č. 14 a 15 smernice 97/55 vyplýva, že „súťažiteľ môže využiť výlučné právo hospodárskeho subjektu k jeho ochrannej známke alebo iným rozlišovacím označeniam, pokiaľ je takto vykonaný odkaz odôvodnený požiadavkami porovnávacej reklamy“, a že „inzerent má právo použiť tieto odkazy, ak je porovnanie dotknutých vlastností a nedostatkov konkurenčných výrobkov nemožné alebo, jednoduchšie, je narušené neexistenciou identifikácie súťažiteľa“. Čo sa týka „podmienok, za ktorých možno užívať rozlišovacie označenia súťažiteľa“, uviedol, že „keďže výnimky treba vykladať striktne, odchýlky od chránených práv majiteľov možno pripustiť iba v rozsahu striktne nevyhnutnom na dosiahnutie cieľa smernice, ktorým je umožnenie porovnania objektívnych vlastností tovaru“. „V dôsledku toho — pokračuje generálny advokát — sa nečestne využíva dobré meno súťažiteľa, ak odkaz na predmetného súťažiteľa alebo spôsob, akým sa naňho odkazuje, nie je nevyhnutný na informovanie klientely o dotknutých vlastnostiach porovnávaného tovaru. Naopak, túto výhradu nemožno prijať vtedy, ak veci, ktorých sa porovnanie týka, nemožno opísať bez toho, aby inzerent odkázal na svojho súťažiteľa, aj keď inzerent by z toho mohol do určitej miery mať výhodu.“„Je to teda kritérium nevyhnutnosti, ktoré podľa [jeho] názoru predstavuje základ pre posúdenie zákonnosti porovnávacej reklamy v zmysle článku 3a ods. 1 písm. g) smernice“. ( 31 )

53.

Tieto posledné uvedené úvahy, ktoré podporujú výklad podávaný zo strany O2, však boli podľa môjho názoru odmietnuté Súdnym dvorom v rozsudku Toshiba. Bod 54 tohto rozsudku, na ktorý sa odvoláva O2, v skutočnosti nepodporuje tento výklad, pretože hoci Súdny dvor uviedol, že „na inzerenta nemožno hľadieť tak, že má nečestnú výhodu z dobrého mena rozlišovacích označení súťažiteľa, ak je účinná hospodárska súťaž na dotknutom trhu podmienená odkazom na tieto označenia“, nič nenasvedčuje tomu, že mal v úmysle tiež uviesť, že, naopak, ak odkaz na takéto znaky nebol podmienkou pre účinnú hospodársku súťaž na uvedenom trhu, odkaz na ne by nevyhnutne znamenal, že inzerent mal nečestnú výhodu z ich dobrého mena. V rozsudku Toshiba sa Súdny dvor skôr domnieval, že použitie rozlišovacích označení súťažiteľa umožňuje inzerentovi „mať nečestnú výhodu z jeho dobrého mena iba vtedy, ak sa dôsledkom ich uvedenia na strane verejnosti, ktorej je reklama určená, vytvorí spojenie medzi výrobcom, ktorého výrobky sú identifikované a dodávateľom súťažiteľa v rozsahu, v akom si verejnosť prevedie dobré meno výrobkov výrobcu na výrobky konkurenčného dodávateľa“ ( 32 ).

54.

S odkazom na tieto tvrdenia uvedené v rozsudku Toshiba generálny advokát Tizzano vo svojich návrhoch vo veci Pippig Augenoptik ( 33 ) uviedol, že „uvedenie ochrannej známky výrobku súťažiteľa nie je v rozpore s článkom 3a ods. 1 písm. g), keďže toto uvedenie je odôvodnené objektívnou požiadavkou identifikovať výrobky súťažiteľa a zdôrazniť vlastnosti výrobkov, ktoré sú predmetom reklamy (prípadne prostredníctvom priameho porovnania medzi týmito výrobkami), a že jej výlučným cieľom nie je využiť dobré meno ochrannej známky, obchodného mena alebo iného rozlišovacieho označenia súťažiteľa“, „ibaže je s ohľadom na osobitosti predmetného prípadu uvedené označenie uskutočnené tak, že v očiach verejnosti spája inzerenta a súťažiteľa tým, že prevádza dobré meno výrobkov druhého na výrobky prvého“.

55.

V už citovanom rozsudku Pippig Augenoptik sa Súdny dvor nevyjadril k výkladu článku 3a ods. 1 písm. g), ale dospel k nemu neskôr v už citovanom rozsudku Siemens, z ktorého vyplýva, že na účely preskúmania, či použitím ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho označenia súťažiteľa v porovnávacej reklame má inzerent nečestnú výhodu z dobrého mena dotknutej ochrannej známky alebo označenia, treba na jednej strane preskúmať, či dôsledkom tohto použitia môže byť vytvorenie na strane verejnosti, ktorej je reklama určená, spojenia medzi súťažiteľom a uvedeným inzerentom, keďže uvedená verejnosť by previedla dobré meno výrobkov prvého na výrobky druhého ( 34 ), a na druhej strane treba zohľadniť výhodu, ktorú pre spotrebiteľov predstavuje dotknutá porovnávacia reklama. ( 35 )

56.

Pokiaľ, ako to všeobecne vyplýva z doktríny, je najčastejším cieľom porovnávacej reklamy porovnanie s najvýznamnejším súťažiteľom, a tak sama osebe predstavuje určité „spojenie“ s jeho dobrým menom alebo jeho rozlišovacími označeniami, výhoda z tohto spojenia sa podľa rozsudkov Toshiba a Siemens stane nečestnou iba vtedy, ak na strane dotknutej verejnosti spôsobí asociáciu medzi inzerentom a súťažiteľom, takže uvedená verejnosť by mohla rozšíriť dobré meno výrobku druhého na výrobky prvého. Podľa týchto rozsudkov ide o dôsledok, ktorý treba posúdiť v konkrétnom prípade, s vylúčením samozrejme úvah týkajúcich sa nevyhnutnosti odkazu na rozlišovacie označenie súťažiteľa.

57.

Kritérium uplatnenia zvolené Súdnym dvorom v už citovaných rozsudkoch založené na analýze dojmov nadobudnutých verejnosťou, pokiaľ ide o vzťahy medzi podnikmi identifikovanými v reklame, je značne výhodné pre inzerenta, pretože umožňuje odkaz na rozlišovacie označenie inej osoby, a to aj v prípade, keď uvedený odkaz neslúži na splnenie legitímnej požiadavky súvisiacej s reklamou v prípade, keď na strane verejnosti nevzniká spojenie s prevodom dobrého mena uvedeného v týchto rozsudkoch. Osobne sa domnievam, že tvrdenie založené na existencii takejto požiadavky, ako to, zdá sa, zohľadnil tiež generálny advokát Léger v úvodných úvahách pre svoje odôvodnenie, uvedených v bode 51 vyššie, môže viesť k vyrovnanejšiemu zmiereniu protichodných záujmov inzerenta a jeho súťažiteľa, keďže umožňuje považovať za zakázaný odkaz na rozlišovacie označenie inej osoby, ak sa porovnávacia reklama ukáže v skutočnosti iba ako zámienka na parazitné využitie dobrého mena dotknutého označenia, nezávisle na skutočnosti, či je vytvorené vyššie uvedené spojenie.

58.

V každom prípade a bez toho, aby na účely tohto konania o návrhu na začatie prejudiciálneho konania bolo potrebné stanoviť všeobecne potrebné kritériá na uplatnenie článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450, stačí pripomenúť, že rozsudky Toshiba a Siemens nepripúšťajú, ale naopak, implicitne vylučujú kritérium nevyhnutnosti (alebo potreby), čo sa týka použitia v porovnávacej reklame ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho označenia súťažiteľa. Nemožno tvrdiť, ako to uvádza O2, že vzhľadom na to, že toto použitie nie je nevyhnutné na účely identifikácie súťažiteľa alebo jeho tovaru alebo služieb, porovnávacia reklama môže ispo facto priniesť inzerentovi neoprávnenú výhodu vychádzajúcu z dobrého mena ochrannej známky alebo dotknutého označenia. Ako uvádza Komisia, takúto neoprávnenú výhodu treba naopak preskúmať in concreto bez toho, aby ju bolo možné predpokladať z povahy odkazu, ktorá nie je nevyhnutná v porovnávacej reklame, na dotknutú ochrannú známku alebo rozlišovacie označenie.

59.

Okrem toho ako uvádzajú H3G aj Court of Appeal v rozhodnutí vnútroštátneho súdu, požiadavka, pravidelne potvrdzovaná v judikatúre Súdneho dvora, použitia najvhodnejšieho výkladu pre porovnávaciu reklamu podmienok jej prípustnosti ( 36 ) je tvrdením proti existencii takejto podmienky nevyhnutnosti.

60.

Úvahy, ktoré som predložil, týkajúce sa použitia v porovnávacej reklame ochrannej známky súťažiteľa, platia samozrejme aj vo vzťahu k použitiu, v tom istom kontexte, označenia, ktoré nie je zhodné, ale podobné dotknutej ochrannej známke. Právna otázka položená Súdnemu dvoru, či na základe článku 3a smernice 84/450 použitie označenia na identifikáciu súťažiteľa musí spĺňať podmienku nevyhnutnosti, je podľa môjho názoru rovnaká bez ohľadu na to, či sa týka použitia označenia zhodného alebo označenia, ktoré je iba podobné ochrannej známke súťažiteľa.

61.

Okrem toho dopĺňam v konkrétnom prípade, ktorý však ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné na odpoveď na prvú časť druhej prejudiciálnej otázky ( 37 ), že je ťažké si predstaviť, že H3G môže mať nečestnú výhodu z použitia v porovnávacej reklame obrazov s bublinami podobných ochranným známkam O2 s bublinami, pokiaľ sa domnievame, že dotknutá reklama identifikuje tiež súťažiteľa výslovným spôsobom prostredníctvom odkazu na ochrannú známku O2, pričom prípustnosť jej použitia nie je viac O2 spochybňovaná a že, ako vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, spotrebitelia si v kontexte mobilných telekomunikačných služieb spájajú obrazy s bublinami s O2. Ak je totiž účinok spojenia so súťažiteľom vyjadrený už odkazom na ochrannú známku O2 bez toho, aby to bolo zo strany O2 spochybnené, nerozumieme, aká neoprávnená výhoda pre H3G by mohla byť spojená s použitím v spornej reklame tiež označení podobných ochranným známkam s bublinami, ktorých majiteľom je O2.

62.

Keďže sa domnievam, že použitie v porovnávacej reklame ochrannej známky alebo označenia podobného ochrannej známke súťažiteľa nie je zakázané článkom 3a smernice 84/450 iba z dôvodu, že nie je nevyhnutné na identifikáciu súťažiteľa alebo jeho tovaru alebo služieb, nie je potrebné, aby som skúmal druhú časť druhej prejudiciálnej otázky ani tretiu otázku, ktoré predpokladajú opačné riešenie ako riešenie, ktoré som práve uviedol.

63.

Okrem toho pripomínam, že vzhľadom na to, že O2 osobitne na pojednávaní zdôrazňovala skutočnosť, že sporná reklama obsahovala deformované zobrazenie jej ochranných známok s bublinami, čím došlo k zásahu do rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena týchto ochranných známok, uvádzaná deformácia môže byť základom pre neprípustnosť uvedenej reklamy iba za predpokladu, že je v rozpore s jednou z podmienok stanovených v článku 3a smernice 84/450.

64.

Medzi poslednými uvedenými sú podmienky, ktorých cieľom je ochrana dobrého mena ochrannej známky, ako podmienka uvedená v ods. 1 písm. e), ktorá zakazuje diskreditáciu a očierňovanie ochrannej známky, ako aj podmienka uvedená v ods. 1 písm. g), ktorú som preskúmal, ktorá zakazuje nečestnú výhodu dobrého mena ochrannej známky. Osobitne v prípadoch, ak by deformácia ochrannej známky s bublinami v spornej reklame vyobrazovala negatívnym spôsobom uvedené ochranné známky alebo obraz ich majiteľa, mohla by ju O2 napadnúť na základe vnútroštátneho ustanovenia preberajúceho článok 3a ods. 1 písm. e) smernice 84/450.

65.

Naopak, medzi podmienkami uvedenými v tom istom článku 3a sa nevyskytuje rozdielna požiadavka chrániť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky. Posledná uvedená požiadavka, stanovená, vo svojom dvojitom aspekte zákazu narušenia tejto spôsobilosti a zákazu mať z nej neoprávnenú výhodu, ako v článku 5 ods. 2 smernice 89/104, tak aj v článku 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva ( 38 ) v znení zmien a doplnení, pokiaľ ide o všeobecne známe ochranné známky, nebola naopak zohľadnená — v rozpore s požiadavkou na ochranu dobrého mena ochrannej známky, ktorá je tiež stanovená vyššie uvedenými ustanoveniami, stále pokiaľ ide o všeobecne známe ochranné známky — v článku 3a smernice 84/450, ktorý, ako som uviedol (pozri bod 59 vyššie) je vykladaný striktne. Môže tu teda ísť iba o úmyselnú voľbu normotvorcu Spoločenstva, ktorý sa zjavne domnieval, že je potrebné uprednostniť záujem spočívajúci v účinnej porovnávacej reklame, ktorá je informačným nástrojom pre spotrebiteľov a stimulačným nástrojom pre hospodársku súťaž medzi dodávateľmi tovaru a poskytovateľmi služieb (pozri osobitne odôvodnenie č. 2 smernice 97/55) vo vzťahu k záujmu spočívajúcemu v ochrane rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok.

66.

So zreteľom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor na druhú prejudiciálnu otázku odpovedal takto:

„Článok 3a smernice 84/450 nemožno vykladať v tom zmysle, že umožňuje použitie v porovnávacej reklame označenia zhodného alebo podobného zapísanej ochrannej známke súťažiteľa iba vtedy, ak sa uvedené použitie ukáže ako nevyhnutné na účely identifikácie súťažiteľa alebo jeho tovaru alebo služieb.“

67.

V dôsledku toho Súdnemu dvoru navrhujem, aby na prejudiciálne otázky položené Court of Appeal (England & Wales) odpovedal takto: