Cauza T‑122/21

Shopify Inc.

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Hotărârea Tribunalului (Camera a noua) din 12 octombrie 2022

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene figurativă Shoppi – Marca Uniunii Europene verbală anterioară SHOPIFY – Motiv relativ de refuz – Lipsa unui risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 60 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Lipsa caracterului distinctiv sporit al mărcii anterioare – Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniune și din Euratom (Brexit)”

1. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Criterii de apreciere

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]

   (a se vedea punctele 18, 73 și 118)

2. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Aprecierea riscului de confuzie – Determinarea publicului relevant – Nivelul de atenție a publicului – Hardware și software pentru calculator

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]

   (a se vedea punctele 22, 23, 27 și 28)

3. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existenta unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Marca figurativă Shoppi și marca verbală SHOPIFY

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]

   (a se vedea punctele 34-36, 55, 65, 70, 74, 86, 115 și 128)

4. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între mărcile vizate – Criterii de apreciere – Marcă complexă – Caracter distinctiv și descriptiv al unui element comun celor două mărci – Pertinență

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]

   (a se vedea punctele 39, 40, 43, 44, 60 și 72)

5. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între mărcile vizate – Elemente ale unei mărci care prezintă caracter descriptiv

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]

   (a se vedea punctul 45)

6. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Caracter distinctiv pronunțat al mărcii anterioare – Criterii de apreciere

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]

   (a se vedea punctele 89-91 și 119)

7. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Utilizare a mărcii care poate fi interzisă în temeiul unui alt drept anterior – Posibilitatea de a interzice utilizarea mărcii atât la data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii, cât și la data deciziei Oficiului – Condiții

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 53 alin. (2) lit. (d)]

   (a se vedea punctele 99-104)

8. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Caracter distinctiv redus al mărcii anterioare – Incidență

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]

   (a se vedea punctele 120 și 123)

Rezumat

În anul 2017, domnul Rossi, domnul Vacante și Shoppi Ltd (denumiți în continuare „intervenienții”) au înregistrat la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) marca Uniunii Europene figurativă Shoppi pentru produse din sectorul informatic, servicii de publicitate și servicii de comunicare electronică ( 1 ). Societatea Shopify Inc. (denumită în continuare „reclamanta”) a introdus la EUIPO o cerere de declarare a nulității întemeiată pe existența unui risc de confuzie cu marca Uniunii Europene verbală anterioară SHOPIFY ( 2 ).

Această cerere a fost admisă mai întâi de divizia de anulare a EUIPO, fiind respinsă ulterior de camera de recurs, care a reținut că nu există un asemenea de risc în special ca urmare a caracterului distinctiv slab al mărcii anterioare, precum și a lipsei unor probe suficiente prezentate de reclamantă care să demonstreze caracterul distinctiv sporit prin utilizarea mărcii anterioare.

Reclamanta solicită anularea deciziei camerei de recurs a EUIPO (denumită în continuare „decizia atacată”). Prin hotărârea sa, Tribunalul respinge această acțiune și se pronunță pentru prima dată cu privire la aprecierea caracterului distinctiv sporit al mărcii anterioare după retragerea Regatului Unit din Uniune, precum și cu privire la necesitatea examinării prealabile a opozabilității utilizării mărcii anterioare în momentul adoptării deciziei EUIPO privind cererea de declarare a nulității.

Aprecierea Tribunalului

Mai întâi, Tribunalul amintește că Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și din Euratom ( 3 ), în vigoare de la 1 februarie 2020, prevede o perioadă de tranziție de la 1 februarie la 31 decembrie 2020, după care legislația Uniunii în domeniul mărcilor nu se mai aplică în Regatul Unit ( 4 ). În speță, deși marca contestată a fost depusă înainte de perioada de tranziție, decizia atacată a fost adoptată după expirarea acestei perioade.

În continuare, Tribunalul evocă jurisprudența sa potrivit căreia, în cadrul unei proceduri de declarare a nulității, titularul unui drept de proprietate industrială anterior trebuie să demonstreze că poate interzice utilizarea mărcii în litigiu nu numai la data de depunere a acestei mărci, ci și la data la care se pronunță EUIPO asupra cererii de declarare a nulității. Prin urmare, Tribunalul apreciază că, pentru ca probele privind caracterul distinctiv sporit prin utilizarea mărcii anterioare în Regatul Unit să fie pertinente pentru cererea de declarare a nulității mărcii contestate, este necesar ca utilizarea menționată să mai fie opozabilă la data la care EUIPO se pronunță asupra cererii de declarare a nulității. Or, în speță, întrucât decizia atacată era ulterioară expirării perioadei tranzitorii, camera de recurs era obligată să nu ia în considerare utilizarea mărcii anterioare în Regatul Unit, care nu mai era opozabilă la această dată, și să înlăture astfel elementele de probă menționate.

În plus, Tribunalul arată că, în temeiul principiului fundamental al teritorialității drepturilor de proprietate intelectuală ( 5 ), după expirarea perioadei de tranziție, nu poate surveni niciun conflict în Regatul Unit între marca contestată și marca anterioară, deoarece mărcile respective nu mai sunt protejate pe acest teritoriu.

În sfârșit, Tribunalul consideră că, deși data care trebuie luată în considerare pentru aprecierea caracterului distinctiv sporit al mărcii anterioare este data depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate, cerința privind permanența sau persistența dreptului anterior la data la care se pronunță EUIPO asupra cererii de declarare a nulității constituie o chestiune de opozabilitate, care trebuie examinată prealabil unei evaluări de fond precum cea a caracterului distinctiv sporit al mărcii anterioare.

( 1 ) Era vorba despre produse care făceau parte din clasele 9, 35 și 38 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

( 2 ) În sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) și al articolului 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1).

( 3 ) Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO 2020, L 29, p. 7) (denumit în continuare „Acordul de retragere”).

( 4 ) Articolele 126 și 127 din Acordul de retragere.

( 5 ) În sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).