Cauza T‑61/16

The Coca‑Cola Company

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Master – Marca Uniunii Europene figurativă anterioară Coca Cola și marca națională figurativă anterioară C – Motiv relativ de refuz – Profit necuvenit obținut din renumele mărcilor anterioare – Elemente de probă privind utilizarea comercială, în afara Uniunii, a unui semn care cuprinde marca solicitată – Deducții logice – Decizie adoptată în urma anulării de către Tribunal a unei decizii anterioare – Articolul 8 alineatul (5) și articolul 65 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 8 alineatul (5) și articolul 72 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

Sumar – Hotărârea Tribunalului (Camera a opta) din 7 decembrie 2017

1. Marcă a Uniunii Europene – Procedura căii de atac – Acțiune în fața instanței Uniunii – Competența Tribunalului – Somație adresată Oficiului – Excludere

   [art. 266 TFUE; Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 65 alin. (6)]

2. Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare – Atingere adusă caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare – Criterii de apreciere

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

3. Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Dovezi care trebuie aduse de titular – Risc viitor neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

4. Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive absolute de refuz – Mărci lipsite de caracter distinctiv – Excepție – Dobândirea caracterului distinctiv prin utilizare – Utilizarea unei mărci ca parte a unei mărci înregistrate sau în combinație cu aceasta

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 7 alin. (3)]

5. Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Dovezi care trebuie aduse de titular – Risc viitor neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu – Utilizare în afara Uniunii

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

6. Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Marca figurativă Master și mărcile figurative Coca‑Cola și C

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

7. Marcă a Uniunii Europene – Procedura căii de atac – Acțiune în fața instanței Uniunii – Competența Tribunalului – Controlul legalității deciziilor camerelor de recurs – Controlul calificării juridice date situației de fapt

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 65 alin. (2)]

8. Marcă a Uniunii Europene – Procedura căii de atac – Cale de atac în fața camerelor de recurs – Competența camerelor de recurs – Nouă examinare completă pe fond

   [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 64 alin. (1)]

1.  A se vedea textul deciziei.

   (a se vedea punctele 34 și 35)

2.  Rezultă din modul de redactare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene că aplicarea sa este supusă următoarelor condiții: în primul rând, identitatea sau similitudinea mărcilor în conflict, în al doilea rând, existența unui renume al mărcii anterioare invocate în susținerea opoziției, în al treilea rând, existența unui risc ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau să aducă atingere acestora. Aceste condiții sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre ele este suficientă pentru a face inaplicabilă prevederea amintită.

   Referitor la această a treia condiție, trebuie amintit că riscul de profit necuvenit obținut ca urmare a caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare este stabilit inclusiv în cazul unor încercări vădite de exploatare și de parazitism ale unei mărci renumite și, prin urmare, se face trimitere la acesta prin noțiunea „risc de parazitism”. Cu alte cuvinte, este vorba despre riscul ca imaginea mărcii de renume sau caracteristicile pe care aceasta din urmă le proiectează să fie transferate asupra produselor desemnate de marca solicitată, astfel încât comercializarea acestora să poată fi facilitată prin asocierea cu marca anterioară de renume.

   Pentru a stabili dacă prin utilizarea semnului se generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, trebuie efectuată o apreciere globală care să țină seama de toți factorii relevanți din cauză, printre care figurează în special intensitatea renumelui și gradul de caracter distinctiv al mărcii, gradul de similitudine dintre mărcile în litigiu, precum și natura și gradul de asemănare ale produselor sau ale serviciilor vizate. Curtea s‑a pronunțat în sensul că, în ceea ce privește intensitatea renumelui și gradul caracterului distinctiv al mărcii, cu cât caracterul distinctiv și renumele acestei mărci sunt mai importante, cu atât existența unei atingeri va fi admisă cu mai multă ușurință. Potrivit jurisprudenței, cu cât evocarea mărcii provocată de semn este imediată și puternică, cu atât este mai mare riscul ca prin utilizarea actuală sau viitoare a semnului să se obțină un folos necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori să se aducă atingere acestora.

   (a se vedea punctele 64-66)

3.  Revine titularului mărcii anterioare care se prevalează de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene sarcina de a dovedi că utilizarea mărcii ulterioare ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii sale anterioare. În acest scop, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, cum o confirmă redactarea la condițional a dispoziției menționate. Astfel, atunci când este previzibil că o astfel de atingere va rezulta din utilizarea pe care titularul mărcii ulterioare o poate da mărcii sale, titularul mărcii anterioare nu poate fi obligat să aștepte realizarea efectivă a atingerii pentru a putea solicita interzicerea utilizării respective. Titularul mărcii anterioare trebuie totuși să stabilească existența unor elemente care permit stabilirea unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor sau, cu alte cuvinte, să prezinte elemente care să permită să se concluzioneze prima facie în sensul unui risc viitor neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu.

   Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 implică o analiză prospectivă a riscului viitor și neipotetic de parazitism în Uniune, pe baza elementelor disponibile în prezent, dar nu stabilirea unui parazitism actual în Uniune. În timp ce riscul de diluare, și anume riscul de a se prejudicia caracterul distinctiv al mărcilor anterioare, presupune să se demonstreze o modificare a comportamentului economic al consumatorului mediu al produselor sau al serviciilor pentru care este înregistrată marca anterioară drept consecință a utilizării mărcii ulterioare, o asemenea dovadă nu este cerută pentru riscul de parazitism, și anume riscul de a se genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare. În definitiv, riscul de parazitism este apreciat prin raportare la consumatorul mediu al produselor și al serviciilor vizate de marca ulterioară, iar nu de marca anterioară, în măsura în care ceea ce este interzis este avantajul obținut de pe urma acestei mărci de titularul mărcii ulterioare.

   Potrivit unei jurisprudențe constante, o constatare a unui risc de parazitism, precum și a unui risc de diluare sau de defăimare se poate stabili pe baza unor deducții logice, în măsura în care nu se limitează la simple supoziții, care se întemeiază pe analiza probabilităților și ținând seama de practicile obișnuite din sectorul comercial relevant, precum și de toate celelalte circumstanțe ale cauzei.

   În special, Curtea a considerat că, în cadrul aprecierii globale care trebuie efectuată pentru a stabili dacă, în aceste condiții, se poate constata existența unui profit obținut în mod nelegal din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, va trebui să se țină cont în special de faptul că utilizarea ambalajelor și a flacoanelor similare celor utilizate pentru parfumurile imitate urmărea să profite, în scopuri publicitare, de caracterul distinctiv și de renumele mărcilor sub care sunt comercializate aceste parfumuri. Curtea a statuat de asemenea că, atunci când un terț încearcă, prin utilizarea unui semn similar cu o marcă de renume, să se situeze în contextul imaginii acesteia pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația și de prestigiul acesteia, precum și să exploateze, fără nicio compensație financiară și fără a trebui să facă eforturi proprii în această privință, efortul comercial al titularului mărcii pentru a crea și pentru a menține imaginea acestei mărci, profitul necuvenit care rezultă din utilizarea menționată trebuie să fie considerat ca fiind obținut în mod nelegal din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective.

   În sfârșit, Tribunalul a statuat în repetate rânduri că era posibil, mai ales în cazul unei opoziții întemeiate pe o marcă ce se bucură de un renume deosebit, ca probabilitatea unui risc viitor neipotetic privind atingerea adusă sau profitul necuvenit pe care l‑ar putea obține marca solicitată să fie atât de evidentă, încât să nu mai fie necesar ca persoana care formulează opoziția să invoce sau să dovedească vreun alt element de fapt în acest scop.

   (a se vedea punctele 67-70, 102 și 106)

4.  Reiese din jurisprudența Curții, în contextul dobândirii caracterului distinctiv al unei mărci prin utilizare și al menținerii unei mărci prin dovada utilizării serioase, că, în general, noțiunea „utilizare” a unei mărci înglobează, prin sensul acestui termen, atât utilizarea independentă a acestei mărci, cât și utilizarea sa drept componentă a unei alte mărci considerate în ansamblul său sau în combinație cu aceasta. Curtea a precizat de asemenea că o marcă înregistrată care este utilizată numai ca parte a unei mărci complexe sau împreună cu o altă marcă trebuie să fie percepută în continuare ca o indicație a originii produsului în cauză.

   (a se vedea punctul 75)

5.  Principiul teritorialității, în dreptul mărcilor, presupune că dreptul statului – sau al uniunii de state – în care este solicitată protecția unei mărci este cel care stabilește condițiile acestei protecții. Trebuie să se precizeze că principiul teritorialității presupune deopotrivă că instanța unui stat sau a unei uniuni de state este competentă, în totalitate sau în parte, să judece fapte de contrafacere comise sau pericolele de contrafacere existente pe teritoriul acestui stat sau al acestei uniuni de state, cu excluderea statelor terțe.

   Principiul teritorialității în dreptul mărcilor nu exclude în niciun caz luarea în considerare a unor acte de utilizare a mărcii solicitate în afara Uniunii Europene pentru a întemeia o deducție logică referitoare la utilizarea comercială probabilă a mărcii solicitate în Uniune, în scopul stabilirii existenței unui risc de se genera în cadrul Uniunii un profit necuvenit din renumele unei mărci a Uniunii Europene în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene.

   Astfel, dovezi ale unei utilizării concrete oriunde în lume pot furniza o indicație a modului în care marca solicitată poate fi utilizată în Uniune, astfel încât o asemenea utilizare în afara Uniunii poate permite să se stabilească dacă utilizarea mărcii solicitate este susceptibilă să genereze un profit necuvenit din renumele mărcilor anterioare.

   Se poate așadar deduce în mod logic dintr‑o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene că titularul său are intenția de comercializa produsele sau serviciile sale în cadrul Uniunii Europene.

   (a se vedea punctele 81, 88, 95 și 96)

6.  A se vedea textul deciziei.

   (a se vedea punctele 92-108)

7.  În temeiul articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 72 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001], Tribunalul este chemat să aprecieze legalitatea deciziilor camerelor de recurs ale EUIPO controlând aplicarea dreptului Uniunii de către acestea mai ales în lumina elementelor de fapt care au fost aduse la cunoștința camerelor menționate. Prin urmare, în limitele articolului menționat, astfel cum a fost interpretat de Curte, Tribunalul poate efectua un control integral al legalității deciziilor camerelor de recurs ale Oficiului, verificând, la nevoie, dacă aceste camere au dat o calificare juridică exactă situației de fapt din litigiu sau dacă aprecierea elementelor de fapt care au fost prezentate camerelor menționate nu este afectată de erori.

   Astfel, atunci când este chemat să aprecieze legalitatea unei decizii a unei camere de recurs a Oficiului, Tribunalul nu poate fi ținut de o apreciere eronată a situației de fapt efectuată de această cameră, în măsura în care respectiva apreciere face parte din concluziile a căror legalitate este contestată la Tribunal.

   (a se vedea punctele 110 și 111)

8.  A se vedea textul deciziei.

   (a se vedea punctul 115)