Processo C-149/11

Leno Merken BV

contra

Hagelkruis Beheer BV

(pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Gerechtshof te ’s-Gravenhage)

«Marca comunitária — Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Artigo 15.o, n.o 1 — Conceito de ‘utilização séria da marca’ — Âmbito territorial da utilização — Utilização da marca comunitária no território de um único Estado-Membro — Suficiência»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 19 de dezembro de 2012

1. Marca comunitária — Observações dos terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Utilização séria — Conceito — Critérios de apreciação

   (Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 15.o, n.o 1; Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 10.o°, n.o 1)

2. Marca comunitária — Observações dos terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Utilização séria — Conceito — Critérios de apreciação — Âmbito territorial da utilização

   (Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 15.o, n.o 1)

3. Direito da União Europeia — Interpretação — Atos das instituições — Declaração inscrita em ata do Conselho — Tomada em consideração — Inadmissibilidade por faltar apoio no próprio ato

1.  Uma marca comunitária é objeto de utilização séria, na aceção do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca comunitária, quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial e com vista a manter ou criar quotas de mercado na Comunidade Europeia para os produtos ou os serviços designados pela referida marca. Compete ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar se as condições estão preenchidas no processo principal, tendo em conta todos os factos e circunstâncias relevantes, como, nomeadamente, as características do mercado em causa, a natureza dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, o âmbito territorial e quantitativo da utilização, bem como a frequência e a regularidade desta última.

   Assim, a interpretação do conceito de utilização séria fornecida pelo Tribunal de Justiça relativamente às marcas nacionais é aplicável por analogia às marcas comunitárias, na medida em que, ao exigir que seja feita uma utilização séria da marca, a Diretiva 2008/95, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, e o Regulamento n.o 207/2009 prosseguem o mesmo objetivo. Com efeito, resulta tanto do considerando 9 da referida diretiva como do considerando 10 do dito regulamento que o legislador da União pretendeu submeter a manutenção dos direitos ligados à marca, respetivamente nacional e comunitária, à condição de essa marca ser efetivamente utilizada. Nestes termos, uma marca comunitária que não é utilizada poderia constituir um obstáculo à concorrência, ao limitar o âmbito dos sinais que podem ser registados por outros como marca e ao privar os concorrentes da possibilidade de utilizarem essa marca ou uma marca semelhante aquando da introdução no mercado interno de produtos ou de serviços idênticos ou semelhantes aos que são protegidos pela marca em causa. Por conseguinte, a não utilização de uma marca comunitária cria igualmente um risco de restrição à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços

   (cf.n.os 28, 31, 32, 58 e disp.)

2.  O artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, sobre a marca comunitária deve ser interpretado no sentido de que, para apreciar a exigência da «utilização séria na Comunidade» de uma marca, na aceção desta disposição, não há que tomar em consideração as fronteiras do território dos Estados-Membros.

   Resulta de uma leitura conjugada dos considerandos 2, 4 e 6 do referido regulamento que se pretende suprimir o obstáculo da territorialidade dos direitos que as legislações dos Estados-Membros conferem aos titulares das marcas ao permitir que as empresas adaptem as suas atividades económicas às dimensões da Comunidade e as exerçam sem entraves. A marca comunitária permite, assim, que o seu titular identifique os seus produtos ou os seus serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem tomar em consideração as fronteiras. Em contrapartida, as empresas que não desejarem uma proteção das suas marcas à escala da Comunidade podem escolher utilizar marcas nacionais, sem serem obrigadas a apresentar pedidos de registo das suas marcas como marcas comunitárias.

   Embora seja certo que se justifica esperar que uma marca comunitária, pelo facto de gozar de uma proteção territorial mais alargada do que uma marca nacional, seja objeto de uma utilização num território mais vasto do que o de um único Estado-Membro, para esta possa ser qualificada de utilização séria, não está excluído que, em certas circunstâncias, o mercado dos produtos ou dos serviços para os quais uma marca comunitária foi registada seja, de facto, limitado ao território de um único Estado-Membro. Nesse caso, uma utilização da marca comunitária nesse território pode respeitar simultaneamente a condição da utilização séria de uma marca comunitária e a da utilização séria de uma marca nacional.

   Só no caso de um órgão jurisdicional nacional entender, depois de tomar em consideração todos os factos do caso, que a utilização num Estado-Membro foi insuficiente para constituir uma utilização séria na Comunidade é que poderá ainda ser possível converter a marca comunitária num pedido de marca nacional, através da aplicação da exceção prevista no artigo 112.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009.

   Embora seja razoável esperar que uma marca comunitária seja utilizada num território mais importante do que as marcas nacionais, não é necessário que essa utilização seja geograficamente alargada, para ser qualificada de séria, pois tal qualificação depende das características do produto ou do serviço em questão no mercado correspondente.

   Uma vez que a apreciação do caráter sério da utilização da marca assenta em todos os factos e circunstâncias adequados para provar que a exploração comercial dessa marca permite criar ou conservar quotas de mercado para os produtos ou os serviços para os quais a marca foi registada, é impossível determinar a priori, em abstrato, qual o âmbito territorial que deve ser considerado para determinar se a utilização da referida marca tem ou não caráter sério. Uma regra de minimis, que não permita que o juiz nacional aprecie todas as circunstâncias do litígio que lhe é submetido, não pode, assim, ser fixada.

   (cf.n.os 40, 50, 51, 54, 55, 57 e disp.)

3.  V. texto da decisão.

   (cf. n.o 46)

Processo C-149/11

Leno Merken BV

contra

Hagelkruis Beheer BV

(pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Gerechtshof te ’s-Gravenhage)

«Marca comunitária — Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Artigo 15.o, n.o 1 — Conceito de ‘utilização séria da marca’ — Âmbito territorial da utilização — Utilização da marca comunitária no território de um único Estado-Membro — Suficiência»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 19 de dezembro de 2012

1. Marca comunitária — Observações dos terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Utilização séria — Conceito — Critérios de apreciação

   (Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 15.o, n.o 1; Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 10.o°, n.o 1)

2. Marca comunitária — Observações dos terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Utilização séria — Conceito — Critérios de apreciação — Âmbito territorial da utilização

   (Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 15.o, n.o 1)

3. Direito da União Europeia — Interpretação — Atos das instituições — Declaração inscrita em ata do Conselho — Tomada em consideração — Inadmissibilidade por faltar apoio no próprio ato

1.  Uma marca comunitária é objeto de utilização séria, na aceção do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca comunitária, quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial e com vista a manter ou criar quotas de mercado na Comunidade Europeia para os produtos ou os serviços designados pela referida marca. Compete ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar se as condições estão preenchidas no processo principal, tendo em conta todos os factos e circunstâncias relevantes, como, nomeadamente, as características do mercado em causa, a natureza dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, o âmbito territorial e quantitativo da utilização, bem como a frequência e a regularidade desta última.

   Assim, a interpretação do conceito de utilização séria fornecida pelo Tribunal de Justiça relativamente às marcas nacionais é aplicável por analogia às marcas comunitárias, na medida em que, ao exigir que seja feita uma utilização séria da marca, a Diretiva 2008/95, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, e o Regulamento n.o 207/2009 prosseguem o mesmo objetivo. Com efeito, resulta tanto do considerando 9 da referida diretiva como do considerando 10 do dito regulamento que o legislador da União pretendeu submeter a manutenção dos direitos ligados à marca, respetivamente nacional e comunitária, à condição de essa marca ser efetivamente utilizada. Nestes termos, uma marca comunitária que não é utilizada poderia constituir um obstáculo à concorrência, ao limitar o âmbito dos sinais que podem ser registados por outros como marca e ao privar os concorrentes da possibilidade de utilizarem essa marca ou uma marca semelhante aquando da introdução no mercado interno de produtos ou de serviços idênticos ou semelhantes aos que são protegidos pela marca em causa. Por conseguinte, a não utilização de uma marca comunitária cria igualmente um risco de restrição à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços

   (cf.n.os 28, 31, 32, 58 e disp.)

2.  O artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, sobre a marca comunitária deve ser interpretado no sentido de que, para apreciar a exigência da «utilização séria na Comunidade» de uma marca, na aceção desta disposição, não há que tomar em consideração as fronteiras do território dos Estados-Membros.

   Resulta de uma leitura conjugada dos considerandos 2, 4 e 6 do referido regulamento que se pretende suprimir o obstáculo da territorialidade dos direitos que as legislações dos Estados-Membros conferem aos titulares das marcas ao permitir que as empresas adaptem as suas atividades económicas às dimensões da Comunidade e as exerçam sem entraves. A marca comunitária permite, assim, que o seu titular identifique os seus produtos ou os seus serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem tomar em consideração as fronteiras. Em contrapartida, as empresas que não desejarem uma proteção das suas marcas à escala da Comunidade podem escolher utilizar marcas nacionais, sem serem obrigadas a apresentar pedidos de registo das suas marcas como marcas comunitárias.

   Embora seja certo que se justifica esperar que uma marca comunitária, pelo facto de gozar de uma proteção territorial mais alargada do que uma marca nacional, seja objeto de uma utilização num território mais vasto do que o de um único Estado-Membro, para esta possa ser qualificada de utilização séria, não está excluído que, em certas circunstâncias, o mercado dos produtos ou dos serviços para os quais uma marca comunitária foi registada seja, de facto, limitado ao território de um único Estado-Membro. Nesse caso, uma utilização da marca comunitária nesse território pode respeitar simultaneamente a condição da utilização séria de uma marca comunitária e a da utilização séria de uma marca nacional.

   Só no caso de um órgão jurisdicional nacional entender, depois de tomar em consideração todos os factos do caso, que a utilização num Estado-Membro foi insuficiente para constituir uma utilização séria na Comunidade é que poderá ainda ser possível converter a marca comunitária num pedido de marca nacional, através da aplicação da exceção prevista no artigo 112.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009.

   Embora seja razoável esperar que uma marca comunitária seja utilizada num território mais importante do que as marcas nacionais, não é necessário que essa utilização seja geograficamente alargada, para ser qualificada de séria, pois tal qualificação depende das características do produto ou do serviço em questão no mercado correspondente.

   Uma vez que a apreciação do caráter sério da utilização da marca assenta em todos os factos e circunstâncias adequados para provar que a exploração comercial dessa marca permite criar ou conservar quotas de mercado para os produtos ou os serviços para os quais a marca foi registada, é impossível determinar a priori, em abstrato, qual o âmbito territorial que deve ser considerado para determinar se a utilização da referida marca tem ou não caráter sério. Uma regra de minimis, que não permita que o juiz nacional aprecie todas as circunstâncias do litígio que lhe é submetido, não pode, assim, ser fixada.

   (cf.n.os 40, 50, 51, 54, 55, 57 e disp.)

3.  V. texto da decisão.

   (cf. n.o 46)