Strony
Motywy wyroku
Sentencja

Strony

W sprawie C-320/12

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Højesteret (Dania) postanowieniem z dnia 29 czerwca 2012 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 2 lipca 2012 r., w postępowaniu:

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

przeciwko

Ankenævnet for Patenter og Varemærker ,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: T. von Danwitz, prezes izby, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby i C. Vajda (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając procedurę pisemną,

rozważywszy uwagi przedstawione:

– w imieniu Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd przez J. Glæsel, advokat,

– w imieniu Kabushiki Kaisha Yakult Honsha przez C.L. Bardenfletha, advokat,

– w imieniu rządu duńskiego przez V. Pasternak Jørgensen, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez R. Holdgaarda, advokat,

– w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez G. Palatiella, avvocato dello Stato,

– w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Støvlbæka oraz F. Bulsta, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

Motywy wyroku

1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni pojęcia złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25).

2. Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (zwaną dalej „Malysia Dairy”) a Ankenævnet for Patenter og Varemærker (kolegium odwoławczym ds. patentów i znaków towarowych, zwanym dalej „kolegium odwoławczym”) w przedmiocie zgodności z prawem wydanej przez to kolegium decyzji o unieważnieniu prawa z rejestracji plastikowej butelki jako znaku towarowego, z tego względu, iż Malaysia Dairy wiedziała o zagranicznym znaku towarowym Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (zwanej dalej „Yakult”) w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji.

Ramy prawne

Prawo Unii

3. Pierwsza dyrektywa 89/104/WE Rady z dnia 21 grudnia 1988 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, s. 1) została uchylona i skodyfikowana przez dyrektywę 2008/95, która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r.

4. Motywy 2, 4, 6 i 8 dyrektywy 2008/95 mają następujące brzmienie:

„(2) Przepisy w zakresie znaków towarowych stosowane w państwach członkowskich przed wejściem w życie dyrektywy 89/104 zawierały różnice, które mogły przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogły zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku. Z tego względu niezbędne było zbliżenie tych przepisów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

[…]

(4) Nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżenia przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych w pełnym zakresie. Wystarczające będzie ograniczenie tego procesu do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

[…]

(6) Państwa członkowskie powinny posiadać także swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację. Mogą one, na przykład, określać formę rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie unieważnienia, decydować o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie unieważnienia bądź w obu procedurach, oraz, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur. Państwa członkowskie powinny zachować swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych.

[…]

(8) Osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich państwach członkowskich. W tym celu niezbędne jest sporządzenie wykazu przykładowych oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Podstawy do odmowy lub stwierdzenia nieważności dotyczące rejestracji samego znaku towarowego, na przykład brak charakteru odróżniającego, lub dotyczące kolizji pomiędzy znakiem towarowym i prawami wcześniejszymi, powinny być wymienione w sposób wyczerpujący, nawet jeżeli niektóre z tych podstaw wymienione są jako alternatywa dla państw członkowskich, które dzięki temu mogą utrzymać lub wprowadzić te podstawy do swoich przepisów prawnych. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość utrzymania w swoich ustawodawstwach lub wprowadzenia do nich podstawy do odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji, powiązanych z warunkami uzyskania lub utrzymania w mocy znaku towarowego, które nie są objęte przepisami o zbliżaniu ustawodawstw, a dotyczą, na przykład, możliwości przyznania znaku towarowego, odnowienia znaku towarowego, zasad odnoszących się do opłat lub niezachowania wymogów proceduralnych”.

5. Artykuł 4 ust. 4 lit. g), zatytułowany „Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji dotyczące kolizji z prawami wcześniejszymi”, stanowi:

„Każde państwo członkowskie może postanowić ponadto, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

[…]

g) znak towarowy może być pomylony ze znakiem używanym za granicą w dniu złożenia wniosku i jest tam nadal używany, pod warunkiem że w dniu złożenia wniosku składający wniosek działał w złej wierze”

6. Brzmienie art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 jest identyczne z odpowiadającym mu przepisem dyrektywy 89/104. Motywy 2, 4, 6 i 8 dyrektywy 2008/95 odpowiadają zasadniczo pierwszemu, trzeciemu, piątemu i siódmemu motywowi dyrektywy 89/104.

Prawo duńskie

7. Artykuł 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o znakach towarowych, który figuruje w ustawie ujednolicającej nr 109 z dnia 24 stycznia 2012 r., wprowadzony w swym aktualnym brzmieniu w art. 1 pkt 3 ustawy nr 1201 z dnia 27 grudnia 1996 r., stanowi:

„Nie jest również dopuszczalne zarejestrowanie znaku towarowego, jeżeli:

[…]

3) jest on identyczny albo różni się tylko w sposób nieistotny od znaku towarowego, który w momencie dokonywania zgłoszenia lub, w odpowiednim wypadku, w dniu zastrzeżenia prawa pierwszeństwa dla tego zgłoszenia, został wprowadzony do użytku za granicą i jest wciąż wykorzystywany w odniesieniu do towarów lub usług tego samego lub podobnego rodzaju, co towary i usługi, w odniesieniu do których późniejszy znak towarowy ma zostać zarejestrowany, zaś w momencie dokonywania zgłoszenia zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć o zagranicznym znaku towarowym”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

8. W 1965 r. Yakult uzyskała w Japonii rejestrację wzoru butelki plastikowej dla napoju mlecznego, który został następnie zarejestrowany jako znak towarowy w Japonii oraz w kilku innych krajach, w tym państwach członkowskich Unii Europejskiej.

9. Malaysia Dairy wytwarza i sprzedaje od 1977 r. napój mleczny w plastikowej butelce. W następstwie zgłoszenia dokonanego w 1980 r. Malaysia Dairy uzyskała zwłaszcza w Malezji rejestrację swej butelki plastikowej jako znaku towarowego.

10. W 1993 r. Malaysia Dairy i Yakult zawarły ugodę określającą ich wzajemne prawa i obowiązki co do wykorzystania i rejestracji ich odpowiednich butelek w niektórych krajach.

11. W następstwie dokonanego w 1995 r. zgłoszenia do rejestracji Malaysia Dairy uzyskała w Danii rejestrację swej plastikowej butelki jako trójwymiarowego znaku towarowego.

12. W dniu 16 października 2000 r. Yakult wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji, powołując się na fakt, iż Malaysia Dairy wiedziała lub powinna była wiedzieć o istnieniu za granicą wcześniejszych identycznych znaków towarowych, których właścicielem była Yakult w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o znakach towarowych. Decyzją z dnia 14 czerwca 2005 r. Patent- og Varemærkestyrelsen (duński urząd ds. patentów i znaków towarowych) oddalił sformułowany przez Yakult wniosek, stwierdzając zwłaszcza, że ponieważ Malaysia Dairy posiadała w Malezji zarejestrowany znak towarowy, o którego rejestrację następnie wniosła w Danii, jej zła wiara nie mogła przejawić się w niniejszej sprawie poprzez zwykły fakt, że w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji wiedziała ona o zagranicznym znaku towarowym, którego właścicielem jest Yakult.

13. Yakult złożyła odwołanie od tej decyzji do kolegium odwoławczego, które w dniu 16 października 2006 r. wydało decyzję o unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego, którego właścicielem jest Malaysia Dairy. Kolegium odwoławcze uznało między innymi, że wykładni art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o znakach towarowych należy dokonywać w ten sposób, że rzeczywista lub domniemana wiedza o używanym za granicą znaku towarowym w rozumieniu tego przepisu jest wystarczająca do tego, aby wykazać złą wiarę osoby zgłaszającej do rejestracji znak towarowy (zwanej dalej „zgłaszającym”), nawet przy założeniu, że uzyskała ona wcześniej rejestrację zgłaszanego znaku towarowego w innym kraju.

14. Malysia Dairy złożyła skargę na decyzję kolegium odwoławczego do Sø- og Handelsretten (sądu morsko-handlowego), który wyrokiem z dnia 22 października 2009 r. utrzymał w mocy decyzję kolegium odwoławczego, wskazując między innymi, iż bezsporne jest to, że Malaysia Dairy wiedziała o wcześniejszym znaku towarowym Yakult w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji w Danii.

15. W dniu 4 listopada 2009 r. Malaysia Dairy złożyła odwołanie od tego wyroku do Højesteret.

16. Zdaniem sądu odsyłającego między stronami w postępowaniu głównym istnieje spór w kwestii tego czy, po pierwsze, pojęciu złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 należy nadać w prawie Unii jednolitą wykładnię oraz czy, po drugie, fakt, że zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć o istnieniu zagranicznego znaku towarowego, jest wystarczający do tego, aby wykazać, że zgłaszający działał w złej wierze w rozumieniu tego przepisu.

17. W tych okolicznościach Højesteret postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy pojęcie złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy […] 2008/95 […] stanowi wyraz standardu prawnego, który może zostać dookreślony zgodnie z prawem krajowym [państw członkowskich], czy też jest to pojęcie prawa Unii Europejskiej, któremu należy nadać jednolitą wykładnię w całej Unii Europejskiej?

2) Jeżeli pojęcie złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 jest pojęciem prawa Unii Europejskiej, czy należy je interpretować w ten sposób, że wystarczy, by wnioskodawca [zgłaszający] wiedział lub powinien był wiedzieć o zagranicznym znaku towarowym w chwili składania wniosku [dokonywania zgłoszenia], czy też dla odmowy rejestracji konieczne jest spełnienie dodatkowej przesłanki dotyczącej subiektywnego nastawienia wnioskodawcy[zgłaszającego]?

3) Czy państwo członkowskie może postanowić o wprowadzeniu szczególnej ochrony zagranicznych znaków towarowych, która w odniesieniu do wymogu złej wiary różni się od art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 na przykład w ten sposób, że zostaje wprowadzony szczegółowy wymóg, by wnioskodawca [zgłaszający] wiedział lub powinien był wiedzieć o zagranicznym znaku towarowym?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

18. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni dyrektywy 2008/95. Wydaje się jednak, iż część przedmiotowego stanu faktycznego w postępowaniu głównym odnosi się do okresu sprzed wejścia w życie dyrektywy 2008/95, a mianowicie sprzed dnia 28 listopada 2008 r.

19. Odpowiedź, jakiej należy udzielić na pytania prejudycjalne, pozostaje jednak ta sama, gdy spór w postępowaniu głównym dotyczy dyrektywy 89/104, z uwagi na to, iż art. 4 ust. 4 lit. g) tej dyrektywy jest identyczny z będącym jego odpowiednikiem przepisem dyrektywy 2008/95, a treść mających znaczenie dla sprawy motywów tych dwóch dyrektyw jest w istocie ta sama.

W przedmiocie pytania pierwszego

20. Zadając pytanie pierwsze, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy pojęcie złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 jest pojęciem prawa Unii, któremu należy nadać jednolitą wykładnię.

21. W swych uwagach Malaysia Diary, rząd włoski oraz Komisja Europejska twierdzą, iż mamy tutaj do czynienia z autonomicznym pojęciem prawa Unii, któremu należy, w różnych instrumentach dotyczących tego prawa, a których przedmiotem są znaki towarowe, nadać jednolitą wykładnię.

22. Yakult i rząd włoski uważają, że jeśli chodzi o pojęcie, które nie jest w sposób precyzyjny zdefiniowane w dyrektywie 2008/95, to państwa członkowskie są co do zasady uprawnione do tego, aby uściślić jego treść przy poszanowaniu celów tej dyrektywy i w zgodzie z zasadą proporcjonalności.

23. Należy przede wszystkim przypomnieć, że dyrektywa 2008/95 w swych artykułach 3 i 4 wymienia bezwzględne i względne podstawy, w oparciu o które można odmówić rejestracji znaku towarowego, a jeżeli znak ten jest zarejestrowany, można unieważnić prawo wynikające z jego rejestracji. Niektóre z tych podstaw wymienione są dla państw członkowskich w sposób fakultatywny, tak że państwa te, jak przypomina o tym motyw 8 dyrektywy 2008/95, „mogą otrzymać lub wprowadzić te podstawy do swoich przepisów prawnych”.

24. Artykuł 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 zawiera tego typu fakultatywną podstawę odmowy rejestracji lub unieważnienia prawa do znaku.

25. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zarówno względy jednolitego stosowania prawa Unii, jak i zasada równości wskazują na to, że treści przepisu prawa Unii, który nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu, należy zwykle nadawać w całej Unii autonomiczną i jednolitą wykładnię, którą należy ustalić, uwzględniając kontekst przepisu i cel danego uregulowania (zob. w szczególności wyrok z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, Zb.Orz. s. I-8701, pkt 29).

26. Bezsporne jest to, że art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 nie zawiera żadnej definicji pojęcia złej wiary, które nie zostało także zdefiniowane w żadnym innym przepisie tej dyrektywy. Ponadto wspomniany przepis nie zawiera w kontekście tego pojęcia żadnego wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich. W związku z tym znaczenie i zakres tego pojęcia powinny być określone w świetle kontekstu, w który wpisuje się rozpatrywany przepis dyrektywy 2008/95, i celu, do którego ona zmierza.

27. Co się tyczy przedmiotu i celu dyrektywy 2008/95, to aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że zgodnie z motywem 4 tej dyrektywy nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych w pełnym zakresie, to jednak nie zmienia to faktu, że omawiana dyrektywa przewiduje harmonizację kluczowych w tej dziedzinie przepisów prawa materialnego, a mianowicie, zgodnie z tym samym motywem, przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, oraz że ten motyw nie wyklucza, by harmonizacja dokonana w zakresie tych przepisów była pełna (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette International Schmied, Rec. s. I-4799, pkt 23; ww. wyrok w sprawie Budějovický Budvar, pkt 30).

28. Należy dodać, iż fakultatywny charakter przepisu dyrektywy 2008/95 nie ma wpływu na kwestię, czy brzmieniu tego przepisu powinno się nadać jednolitą wykładnię (zob. podobnie wyrok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 18–21).

29. W świetle powyższych rozważań na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, iż wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że pojęcie złej wiary w rozumieniu tego przepisu jest autonomicznym pojęciem prawa Unii, które powinno być w Unii interpretowane w sposób jednolity.

W przedmiocie pytania drugiego

30. Zadając pytanie drugie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze istniejąca w momencie dokonywania przez niego zgłoszenia wiedza lub domniemana wiedza zgłaszającego o używanym za granicą znaku towarowym, który można pomylić ze znakiem, o którego rejestrację wniesiono, jest wystarczająca do tego, aby wykazać, że zgłaszający ten działał w złej wierze, czy też należy uwzględnić inne subiektywne czynniki dotyczące tego zgłaszającego.

31. W swych uwagach Malaysia Dairy, rząd włoski oraz Komisja twierdzą w świetle interpretującego to pojęcie – w kontekście rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11 s. 1) – orzecznictwa Trybunału, że należy przeprowadzić całościową ocenę wszystkich okoliczności sprawy, opierając się nie tylko na posiadanej przez zgłaszającego obiektywnej wiedzy o zagranicznym znaku towarowym, lecz również na jego subiektywnym zamiarze w chwili dokonywania przez niego zgłoszenia.

32. Rząd duński i Yakult utrzymują, że pojęcia złej wiary, w postaci, w jakiej zostało ono zinterpretowane przez Trybunał w kontekście rozporządzenia nr 40/94, nie można transponować do dyrektywy 2008/95. Uważają oni, iż pojęcie złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 powinno być rozumiane w taki sposób, że fakt, iż zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć o zagranicznym znaku towarowym w momencie dokonywania przez niego zgłoszenia, może być wystarczające do tego, aby wykazać, że zgłaszający ten działał w złej wierze. Uważają oni, iż potrzeba przewidywalności prawa oraz dobra praktyka administracyjna przemawiają na korzyść takiej wykładni.

33. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, złożonym ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszelkich systemów krajowych (zob. ww. wyrok w sprawie Budějovický Budvar, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

34. Należy stwierdzić, iż pojęcie złej wiary figuruje w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym wspólnotowy znak towarowy unieważnia się „w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego”. Przepis ten został w identyczny sposób powtórzony w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które uchyliło i zastąpiło rozporządzenie nr 40/94.

35. Rozporządzenie nr 207/2009, które uzupełnia prawodawstwo Unii w zakresie znaków towarowych, ustanawiając wspólnotowy system znaków towarowych, zmierza do tego samego celu co dyrektywa 2008/95, a mianowicie ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Mając na względzie konieczność harmonijnego wzajemnego oddziaływania między dwoma systemami wspólnotowych i krajowych znaków towarowych, pojęcie złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w taki sam sposób jak w kontekście rozporządzenia nr 207/2009. Tego rodzaju podejście zapewnia spójne stosowanie w porządku prawnym Unii różnych norm, których przedmiotem są znaki towarowe.

36. Z interpretującego to pojęcie w kontekście omawianego rozporządzenia orzecznictwa wynika, iż istnienie złej wiary należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia, takie jak, między innymi, okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć, iż osoba trzecia używała oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub podobnego. Jednakże okoliczność, iż zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używała tego rodzaju oznaczenia, nie wystarczy sama w sobie, by wykazać istnienie złej wiary tego zgłaszającego. Należy ponadto wziąć pod uwagę zamiar tego zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego, będący elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy (zob. podobnie wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt, Zb.Orz. s. I-4893, pkt 37 i 40–42).

37. Mając na względzie powyższe rozważania, na pytanie drugie należy odpowiedzieć, że wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że aby wykazać istnienie złej wiary zgłaszającego w rozumieniu tego przepisu, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji. Okoliczność, że zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa znaku towarowego za granicą w chwili dokonywania zgłoszenia, który można pomylić ze znakiem, o którego rejestrację wniesiono, nie wystarcza sama w sobie do tego, aby wykazać istnienie złej wiary zgłaszającego w rozumieniu tego przepisu.

W przedmiocie pytania trzeciego

38. Zadając pytanie trzecie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art.4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 umożliwia państwom członkowskim ustanowienie szczególnej ochrony zagranicznych znaków towarowych opartej na fakcie, że zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć o zagranicznym znaku towarowym.

39. Malaysia Dairy, rząd włoski i Komisja uważają, że zakres swobody, jakim dysponują państwa członkowskie w ramach podstaw odmowy lub unieważnienia rejestracji wymienionych fakultatywnie w art. 4 ust. 4 dyrektywy 2008/95, jest ograniczony do utrzymania lub wprowadzenia w ich odpowiednich ustawodawstwach przedmiotowych podstaw i nie pozwala im na dodanie dodatkowych podstaw.

40. Yakult i rząd duński utrzymywały natomiast, że z uwagi na fakt, iż przepisy krajowe w dziedzinie objętej art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 nie oddziałują w sposób bardziej bezpośredni na rynek wewnętrzny, nie można uznać, iż przepis ten zmierza do całkowitej harmonizacji.

41. Należy podkreślić, że chociaż podstawy zawarte w art. 4 ust. 4 dyrektywy 2008/95 są wymienione przez prawodawcę Unii w sposób fakultatywny, to jednak pozostawiony państwu członkowskiemu zakres swobody jest ograniczony do tego, aby przewidzieć tę podstawę w postaci, w jakiej została ona określona przez prawodawcę, bądź nie w swym prawie krajowym (zob. analogicznie, jeżeli chodzi o art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon et Adidas Benelux, pkt 18–20).

42. Dyrektywa 2008/95 zabrania państwom członkowskim wprowadzania podstaw odmowy lub unieważnienia rejestracji innych niż te, które zawarte są w tej dyrektywie, co potwierdzone zostało w jej motywie 8, zgodnie z którym podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji samego znaku towarowego, na przykład dotyczące kolizji między znakiem towarowym a prawami wcześniejszymi, powinny być wymienione w sposób wyczerpujący, nawet jeżeli niektóre z tych podstaw wymienione są w sposób fakultatywny dla państw członkowskich, które dzięki temu mogą utrzymać lub wprowadzić te podstawy do swoich przepisów prawnych.

43. Na pytanie trzecie należy zatem odpowiedzieć, że wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że nie pozwala on państwom członkowskim na ustanowienie szczególnego systemu ochrony zagranicznych znaków towarowych, który różni się od tego ustanowionego w tym przypisie i oparty jest na fakcie, że zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć o zagranicznym znaku towarowym.

W przedmiocie kosztów

44. Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Sentencja

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

1) Wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy dokonywać w ten sposób, że pojęcie złej wiary w rozumieniu tego przepisu jest autonomicznym pojęciem prawa Unii, które powinno być interpretowane w sposób jednolity w Unii Europejskiej.

2) Wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że aby wykazać istnienie złej wiary dokonującego zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji. Okoliczność, że dokonujący takiego zgłoszenia wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa znaku towarowego za granicą w chwili dokonywania zgłoszenia, który można pomylić ze znakiem, o którego rejestrację wniesiono, nie wystarcza sama w sobie do tego, aby wykazać istnienie w rozumieniu tego przepisu złej wiary dokonującego takie zgłoszenie.

3) Wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że nie pozwala on państwom członkowskim na ustanowienie szczególnego systemu ochrony zagranicznych znaków towarowych, który różni się od tego ustanowionego w tym przypisie i oparty jest na fakcie, że dokonujący zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego wiedział lub powinien był wiedzieć o zagranicznym znaku towarowym.