1

De hogere voorziening van El Corte Inglés SA (hierna: „El Corte Inglés”) strekt tot vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 oktober 2014, El Corte Inglés/BHIM – English Cut (The English Cut) (T‑515/12, EU:T:2014:882; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 6 september 2012 (zaak R 1673/2011‑1; hierna: „litigieuze beslissing”) inzake een oppositieprocedure tussen El Corte Inglés en The English Cut SL (hierna: „The English Cut”).

2

Artikel 8 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) bepaalt:

„1.   Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

2.   Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

[...]

5.   Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

3

Op 9 februari 2010 heeft The English Cut bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken „The English Cut” als gemeenschapsmerk.

4

De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Zij zijn omschreven als volgt:

„Kledingstukken, uitgezonderd pakken, broeken en jasjes; schoeisel, hoofddeksels.”

5

De gemeenschapsmerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 2010/122 van 6 juli 2010 gepubliceerd.

6

Op 4 oktober 2010 heeft El Corte Inglés tegen de inschrijving van dat merk oppositie ingesteld voor de in punt 4 van dit arrest bedoelde waren.

7

De oppositie was met name gebaseerd op de volgende oudere merken:

8

De oppositie was gesteund op artikel 8, leden 1, onder b) en 5, van verordening nr. 207/2009.

9

Op 12 juli 2011 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen.

10

Op 16 augustus 2011 heeft El Corte Inglés tegen deze beslissing beroep ingesteld. Bij de litigieuze beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dit beroep verworpen.

11

In de eerste plaats, voor zover de oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, heeft de kamer van beroep met betrekking tot het bestaan van overeenstemming van de conflicterende tekens in de zin van deze bepaling, geoordeeld dat deze tekens op visueel en fonetisch vlak niet overeenstemden. Zo ook, op begripsmatig vlak, heeft zij vastgesteld dat het woordteken „The English Cut” in zijn geheel beschouwd, door het Spaanse publiek – dat het Engels niet goed beheerst – als een verzonnen naam zou worden opgevat. Zij heeft evenwel erkend dat, hoewel de gemiddelde Spaanse consument weinig Engels kent, de Engelse term „English” door de meerderheid van deze consumenten zou worden begrepen als een uitdrukking voor een begrip dat verwant is aan het door de Spaanse term „Inglés” uitgedrukte begrip.

12

Bijgevolg heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de conflicterende tekens begripsmatig overeenstemden ter zake van een van de woordelementen ervan, en dit hoewel zij – in hun geheel – niet overeenstemden.

13

Vervolgens, bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de woorden „El Corte” en „Cut” de dominerende bestanddelen van de conflicterende tekens waren, en dat het relevante publiek niet in staat is om vast te stellen dat deze op enige wijze „begripsmatig samenvallen”. Zij heeft daaruit besloten dat deze tekens weliswaar een begripsmatige overeenstemming vertoonden – die zij in punt 43 van de litigieuze beslissing uitdrukkelijk als „minimaal” heeft aangemerkt – maar dat zij niettemin globaal verschilden, zodat de oppositie, voor zover zij was gesteund op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, moest worden afgewezen.

14

In de tweede plaats, voor zover de oppositie was gesteund op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, ondanks de grote bekendheid van de oudere merken in de warenhuissector, El Corte Inglés geen afdoende bewijzen had overgelegd dat er reëel of potentieel afbreuk werd gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit de reputatie van deze merken. Bijgevolg heeft zij de door El Corte Inglés op grond van deze bepaling ingestelde oppositie afgewezen.

15

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Gerecht op 22 november 2012 heeft El Corte Inglés een beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

16

Ter ondersteuning van haar beroep heeft El Corte Inglés twee middelen aangevoerd: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, en schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

17

Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht het beroep in zijn geheel verworpen.

18

Aangaande het eerste middel heeft het Gerecht, allereerst, vastgesteld dat voor zover de vaststellingen van de kamer van beroep inzake de omschrijving van het relevante publiek en inzake de vergelijking van de betrokken waren en diensten door de partijen niet waren betwist en niet onjuist waren, zij moesten worden bevestigd.

19

Vervolgens, wat de overeenstemming van de conflicterende tekens in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009 betreft, heeft het Gerecht opgemerkt dat deze tekens woorden bevatten die bestonden uit een verschillend aantal letters, die uit verschillende talen afkomstig waren, en dat de uitspraak en het aantal lettergrepen ervan verschilden. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat de kamer van beroep terecht had vastgesteld dat de tekens noch op visueel, noch op fonetisch vlak overeenstemden. Op begripsmatig vlak heeft het Gerecht daarentegen opgemerkt dat de conflicterende tekens dezelfde letterlijke betekenis hadden, namelijk „de Engelse snit”. Het heeft evenwel gemeend dat de Spaanse consumenten alleen konden begrijpen dat deze betekenis dezelfde was, nadat zij het woordteken „The English Cut” in hun taal hadden vertaald, waardoor het was uitgesloten dat zij een rechtstreekse begripsmatige samenhang tussen de conflicterende tekens zagen. Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 29 van het bestreden arrest de mate van begripsmatige overeenstemming van deze tekens als „gering” aangemerkt.

20

Ten slotte heeft het Gerecht aan het einde van zijn analyse, in punt 33 van het bestreden arrest, geoordeeld dat er sprake was van een geringe begripsmatige overeenstemming, maar niet van enige visuele of fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens. Bijgevolg heeft het geoordeeld dat de kamer van beroep terecht tot de conclusie was gekomen dat de tekens globaal verschilden. Aangezien het van oordeel was dat aan een van de cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 niet was voldaan, heeft het Gerecht beslist dat het verwarringsgevaar niet globaal moest worden beoordeeld. Derhalve heeft het het eerste middel ongegrond verklaard.

21

Het tweede middel is door het Gerecht ongegrond verklaard omdat de oudere merken weliswaar zeer bekend waren, maar uit de vergelijking van de conflicterende tekens in het kader van het eerste middel bleek dat deze niet overeenstemden, zodat in casu niet was voldaan aan de voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vereiste voorwaarde dat deze tekens gelijk moeten zijn of moeten overeenstemmen.

22

El Corte Inglés verzoekt het Hof:

23

Het BHIM verzoekt het Hof:

24

Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert El Corte Inglés drie middelen aan: ten eerste, onjuiste opvatting van de feiten door het Gerecht, ten tweede, schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en, ten derde, schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

25

Volgens El Corte Inglés kon het Gerecht, aangezien de litigieuze beslissing een begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens vermeldt, het belang van deze overeenstemming niet reduceren door deze in de punten 29, 30 en 33 van het bestreden arrest te kwalificeren als „beperkt” of „minimaal”, zonder de feiten van het onderhavige geval onjuist op te vatten.

26

Dienaangaande moet worden opgemerkt dat een dergelijke stelling op een onjuiste lezing van de litigieuze beslissing berust. Hoewel de kamer van beroep in verschillende punten van deze beslissing melding maakt van een begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens, zonder deze te karakteriseren, heeft zij in punt 43 van deze beslissing de overeenstemming daarentegen immers uitdrukkelijk als „minimaal” gekwalificeerd. Door in punt 30 van het bestreden arrest op te merken dat de kamer van beroep het bestaan van een „minimale” begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens had erkend, en door in de punten 29 en 33 van dit arrest te beslissen om deze als „gering” aan te merken, heeft het Gerecht dus de feiten van het onderhavige geval niet onjuist opgevat en bijgevolg het belang van de in de litigieuze beslissing vastgestelde overeenstemming niet gereduceerd.

27

In ieder geval zij opgemerkt dat het beperkte, geringe of minimale karakter van een begripsmatige overeenstemming behoort tot de beoordeling van de feiten van het geval. Het Gerecht is echter niet gebonden door een dergelijke beoordeling van de kamer van beroep, wanneer deze deel uitmaakt van de motivering van de beslissing waarvan de rechtmatigheid voor hem wordt betwist (zie in die zin arrest Les Éditions Albert René/BHIM, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punten 47 en 48).

28

Derhalve moet het eerste middel ongegrond worden verklaard.

29

El Corte Inglés stelt dat het Gerecht, door in de punten 26 tot en met 33 van het bestreden arrest het bestaan van elke visuele en fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens uit te sluiten en door slechts een geringe begripsmatige overeenstemming ervan te erkennen, de bepalingen van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden.

30

Een dergelijk betoog strekt er evenwel toe de beoordeling van de feiten door het Gerecht ter discussie te stellen.

31

Overeenkomstig artikel 256, lid 1, VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de hogere voorziening echter beperkt tot rechtsvragen. Aangezien de beoordeling van de feiten en bewijselementen geen rechtsvraag oplevert die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof, is het Gerecht dus bij uitsluiting bevoegd om deze feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen (zie in die zin onder meer arrest Les Éditions Albert René/BHIM, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punt 68, en beschikking Repsol YPF/BHIM, C‑466/13 P, EU:C:2014:2331, punt 54).

32

Het tweede middel moet derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

33

El Corte Inglés stelt dat volgens de rechtspraak van het Hof de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens die is vereist voor de toepassing van de leden 1, onder b), en 5 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009, verschillend is. Uit de rechtspraak van het Hof, en meer in het bijzonder uit de punten 72 tot en met 78 van het arrest Intra-Presse/Golden Balls (C‑581/13 P en C‑582/13 P, EU:C:2014:2387) blijkt immers dat – anders dan lid 1, onder b), van artikel 8 van verordening nr. 207/2009 – lid 5 van dit artikel slechts een geringe mate van overeenstemming van deze tekens vereist. Aangezien het Gerecht in casu het bestaan van een – weliswaar geringe – begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens heeft erkend, heeft het dus ten onrechte niet onderzocht of vanwege de aanwezigheid van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van de oudere merken, deze gering mate van begripsmatige overeenstemming toch niet volstond opdat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens legt.

34

Het BHIM voert aan dat het arrest Intra-Presse/Golden Balls (C‑581/13 P en C‑582/13 P, EU:C:2014:2387), waarop El Corte Inglés zich baseert om haar betoog te ontwikkelen, in perspectief moet worden geplaatst met de arresten Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) en Ferrero/BHIM (C‑552/09 P, EU:C:2011:177). In beide laatstgenoemde arresten heeft het Hof immers geoordeeld dat het Gerecht op goede gronden had vastgesteld dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, dat identiek was aan artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, kennelijk niet van toepassing was, hoewel het bij het onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van de in artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 vastgestelde huidige bescherming de aanwezigheid van een gemeenschappelijke term of een gemeenschappelijk beeldelement had opgemerkt.

35

Volgens het BHIM vallen deze verschillende oplossingen te verklaren door de omstandigheid dat in de zaken die hebben geleid tot de arresten Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) en Ferrero/BHIM (C‑552/09 P, EU:C:2011:177), anders dan in de situatie in het arrest Intra-Presse/Golden Balls (C‑581/13 P en C‑582/13 P, EU:C:2014:2387), het Gerecht vanaf de fase van de visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens, rekening had gehouden met factoren zoals de onderscheidende en dominerende bestanddelen van elk van deze tekens die, in andere gevallen, slechts in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden onderzocht. Het BHIM leidt daaruit af dat wanneer het Gerecht rekening houdt met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van elk van de conflicterende tekens vanaf de fase van de vergelijking ervan – hetgeen in casu het geval is – maar aan het einde van dit onderzoek tot de conclusie komt dat er ondanks het bestaan van een beperkte begripsmatige overeenstemming, geen sprake is van verwarringsgevaar, het Gerecht daaruit mag afleiden dat de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 noodzakelijkerwijs is uitgesloten.

36

Subsidiair voert het BHIM aan dat het Gerecht in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 formeel weliswaar niet uitdrukkelijk heeft onderzocht of de beperkte begripsmatige overeenstemming, vastgesteld bij het onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van lid 1, onder b), van dit artikel, volstond opdat het publiek een verband tussen de conflicterende tekens legt, maar dat uit sommige overwegingen van het Gerecht in het kader van dit onderzoek toch moet worden afgeleid dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 evenmin van toepassing was, op grond dat de consumenten in voorkomend geval pas na het teken „The English Cut” in hun moedertaal te hebben vertaald, kunnen waarnemen dat de conflicterende tekens hetzelfde betekenen, zodat zij geen rechtstreekse begripsmatige samenhang tussen deze tekens zien.

37

Vooraf zij opgemerkt dat de bepalingen van de leden 1, onder b), en 5 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009, de bepalingen van de leden 1, onder b), en 5 van artikel 8 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) identiek overnemen. Bijgevolg moet de rechtspraak van het Hof inzake de leden 1, onder b), en 5 van artikel 8 van verordening nr. 40/94 relevant worden geacht voor de uitlegging van de leden 1, onder b), en 5 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009.

38

Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 blijkt dat de toepassing ervan aan drie voorwaarden is onderworpen: ten eerste, de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens, ten tweede, de bekendheid van het ter ondersteuning van de oppositie ingeroepen oudere merk en, ten derde, het bestaan van een risico dat diegene die zonder geldige reden gebruikmaakt van het teken waarvan om de inschrijving als merk wordt verzocht, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Bovendien vloeit uit deze bewoordingen voort dat de drie voormelde voorwaarden als cumulatief moeten worden beschouwd. Ten slotte zij opgemerkt dat de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens zowel een voorwaarde is van lid 1, onder b), als van lid 5 van artikel 8 van deze verordening.

39

Aangezien noch uit de bewoordingen van de leden 1, onder b), en 5 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009, noch uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat het begrip overeenstemming in elk van deze leden een andere betekenis heeft, vloeit daaruit met name voort dat wanneer het Gerecht naar aanleiding van het onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening besluit dat de conflicterende tekens niet overeenstemmen, lid 5 van dit artikel noodzakelijkerwijs evenmin van toepassing is op het concrete geval. Daarentegen, wanneer het Gerecht in het kader van dit onderzoek vaststelt dat er sprake is van een zekere overeenstemming tussen de conflicterende tekens, geldt een dergelijke vaststelling voor de toepassing van zowel lid 1, onder b), als lid 5 van artikel 8 van die verordening.

40

Wanneer de betrokken mate van overeenstemming onvoldoende blijkt om de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 met zich mee te brengen, kan daaruit evenwel niet worden afgeleid dat de toepassing van lid 5 van dit artikel noodzakelijkerwijs is uitgesloten.

41

De voor elk van beide leden van deze bepaling vereiste mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, verschilt immers. Terwijl voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 een mate van overeenstemming van deze tekens moet worden vastgesteld die bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring ervan kan doen ontstaan, is het bestaan van een dergelijk gevaar daarentegen niet vereist als toepassingsvoorwaarde van lid 5 van dit artikel.

42

Aangezien artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 slechts verlangt dat de bestaande overeenstemming het betrokken publiek ertoe kan brengen, niet om de conflicterende tekens te verwarren, maar om ertussen een samenhang te zien – dit wil zeggen een verband ertussen te leggen – moet daaruit worden opgemaakt dat de bescherming waarin deze bepaling voorziet ten behoeve van bekende merken van toepassing kan zijn, ook al vertonen de conflicterende tekens een mindere mate van overeenstemming (zie naar analogie arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C‑408/01, EU:C:2003:582, punten 27, 29 en 31, en Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punten 57, 58 en 66).

43

Daaruit volgt dat in het geval dat uit het onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 een zekere overeenstemming van de conflicterende tekens is gebleken, het aan het Gerecht staat – deze keer om te bepalen of aan de toepassingsvoorwaarden van lid 5 van dit artikel is voldaan – om te onderzoeken of het betrokken publiek een verband tussen deze tekens kan leggen vanwege de aanwezigheid van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin arrest Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P en C‑582/13 P, EU:C:2014:2387, punt 73).

44

In het licht van de voorgaande overwegingen moet worden onderzocht of het Gerecht in casu artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden, zoals El Corte Inglés stelt.

45

In dit verband zij opgemerkt dat het Gerecht naar aanleiding van het onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening, in punt 29 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat er sprake was van een geringe begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens. In punt 33 van dat arrest heeft het echter overwogen dat de litigieuze beslissing, gelet op het ontbreken van visuele en fonetische overeenstemming, terecht heeft vastgesteld dat deze tekens globaal verschilden. Bijgevolg heeft het Gerecht geoordeeld dat, aangezien niet was voldaan aan een van de cumulatieve toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, het verwarringsgevaar niet globaal moest worden beoordeeld.

46

Wat de beoordeling van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 betreft, heeft het Gerecht in punt 39 van het bestreden arrest evenwel aangegeven dat uit de vergelijking van de conflicterende tekens in het kader van lid 1, onder b), van dit artikel bleek dat deze niet overeenstemden en dat dus niet was voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van lid 5 van dit artikel.

47

Door in die zin te oordelen heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het kon immers zijn eigen vaststelling in punt 29 van het bestreden arrest, dat de conflicterende tekens begripsmatig overeenstemden, niet over het hoofd zien.

48

In deze omstandigheden had het Gerecht moeten onderzoeken of deze – weliswaar geringe – mate van overeenstemming, vanwege de aanwezigheid van andere relevante factoren zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk, niet volstond opdat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens legt in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

49

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de rechtspraak van het Hof in de arresten Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) en Ferrero/BHIM (C‑552/09 P, EU:C:2011:177) waarop het BHIM zich beroept, aangezien deze arresten betrekking hebben op andere situaties. In het bijzonder, hoewel de conflicterende tekens in deze zaken een term of een element gemeen hadden, had het Gerecht – anders dan in het bestreden arrest – formeel vastgesteld dat er geen overeenstemming van de conflicterende tekens bestond.

50

Ten slotte, zelfs gesteld dat – zoals het BHIM aanvoert – uit het bestreden arrest kan worden afgeleid dat het Gerecht, na het bestaan van een eventueel verband tussen de conflicterende tekens te hebben onderzocht, tot de conclusie is gekomen dat in casu niet was voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, op grond dat uit het door het Gerecht verrichte onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van lid 1, onder b), van dit artikel bleek dat de betrokken consumenten geen rechtstreekse begripsmatige samenhang tussen de conflicterende tekens konden zien, zou moeten worden vastgesteld dat een dergelijke grond blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. De inbreuken bedoeld in artikel 8, lid 5, van deze verordening vereisen immers niet dat de samenhang die de consumenten tussen de conflicterende tekens kunnen zien, rechtstreeks is.

51

In die omstandigheden dient het derde middel van de hogere voorziening gegrond te worden verklaard.

52

Daaruit volgt dat het bestreden arrest dient te worden vernietigd voor zover daarin is geoordeeld dat uit het feit dat de conflicterende tekens geen voldoende mate van overeenstemming vertoonden om de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 met zich mee te brengen, voortvloeide dat in casu evenmin was voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van lid 5 van dit artikel. De hogere voorziening dient te worden afgewezen voor het overige.

53

Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof, wanneer het de beslissing van het Gerecht vernietigt, de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

54

In de onderhavige zaak is niet voldaan aan de voorwaarden opdat het Hof de zaak kan afdoen. Zoals blijkt uit punt 48 van dit arrest, staat het immers aan het Gerecht om feitelijk te onderzoeken of de – weliswaar geringe – mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, vastgesteld in punt 29 van het bestreden arrest naar aanleiding van het onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, vanwege de aanwezigheid van andere relevante factoren zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk, niet volstond opdat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens legt in de zin van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

55

Bijgevolg dient de zaak naar het Gerecht te worden terugverwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.

Het Hof (Negende kamer) verklaart: