22.10.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 311/16

—

het arrest van het Gerecht van 13 april 2011 in zaak T-228/09 vernietigen;

—

beslissing R 088612008/4 van de kamer van beroep vernietigen;

—

het BHIM verwijzen in zijn eigen kosten en in die van rekwirante,

—

en Textiles CMG.S.A. verwijzen in haar eigen kosten indien zij tussenkomt in de procedure.

1)

Het Gerecht heeft de in de Medion-zaak (C-120/04, Jurispr. 2005 blz. I-8551) geformuleerde beginselen onjuist toegepast met betrekking tot de mogelijke zelfstandige onderscheidende plaats van een bestanddeel in een samengesteld teken hoewel dit bestanddeel de totaalindruk niet domineert.

Het Gerecht heeft eerst — terecht — gesteld dat het woord „POLO” het jongere merk niet domineerde, maar heeft vervolgens — ten onrechte — een vermeende zelfstandige onderscheidende functie van het bestanddeel „POLO” afgeleid uit het feit dat de andere bestanddelen „U.S.” en „ASSN.” korte initialen en afkortingen waren en geen betekenis en onvoldoende onderscheidend vermogen hadden. Hieruit blijkt een onjuist begrip van het vereiste van een zelfstandige onderscheidende functie van een element in een samengesteld teken.

Het oordeel in de Medion-zaak kan geenszins in die zin worden opgevat dat het een algemene regel vaststelt volgens welke elk normaal onderscheidend bestanddeel dat twee merken gemeen hebben, moet worden geacht een zelfstandige onderscheidende plaats in een samengesteld teken te behouden. Het Gerecht heeft niet in aanmerking genomen dat er volgens de Medion-zaak sprake is van een verhouding regel/uitzondering. In het gewone geval neemt de gemiddelde consument een merk als een geheel waar, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de totaalindruk door een of meerdere bestanddelen van het samengestelde teken wordt gedomineerd. De uitzondering bestaat erin dat wanneer een bestanddeel de totaalindruk niet domineert, dit bestanddeel enkel in uitzonderlijke gevallen naast het gewone geval een zelfstandige onderscheidende plaats kan behouden in het samengestelde teken. Het Gerecht heeft geen gronden aangevoerd voor een dergelijk uitzonderlijk geval.

2)

Het Gerecht heeft enkel een beslissend belang gehecht aan het feit dat de twee conflicterende tekens het element „POLO” gemeen hebben, zonder correcte toepassing van de beginselen die gelden bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (zie in het bijzonder de zaak SABEL, C-251/95, Jurispr. 1997, blz. I-6191).

Het Gerecht heeft niet in acht genomen dat de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan. Wat het oudere merk betreft, heeft het Gerecht enkel één bestanddeel genomen en dit vergeleken met het jongere merk.

In het bijzonder heeft het nagelaten om de omstandigheden van het onderhavige geval ten volle in aanmerking te nemen, door geen acht te slaan op de verschillen tussen de conflicterende tekens, in het bijzonder de opvallende herhaling van het element „POLO” in het oudere merk. Het afzonderlijke bestanddeel „POLO” domineert het oudere merk „POLO-POLO” niet en neemt geen zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde teken in; het Gerecht heeft hierbij zelfs niet gesproken over een dergelijke plaats.

Verder heeft het oudere merk „POLO-POLO”, in zijn geheel beschouwd, geen enkele betekenis in enige taal van de Gemeenschap. Bijgevolg kan geen begripsmatige vergelijking plaatsvinden.

3)

Het Gerecht heeft geen rekening gehouden met het beginsel dat alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel één bestanddeel kan worden beoordeeld.

4)

Het betoog van Gerecht is tegenstrijdig en inconsistent op de volgende punten:

Het Gerecht heeft enerzijds gesteld dat de bestanddelen „U.S.” en „ASSN.” als zodanig geen betekenis hadden. Anderzijds heeft het Gerecht erop gewezen dat „U.S.” door het relevante publiek zal worden opgevat als een verwijzing naar de geografische oorsprong. Zelfs indien wordt aangenomen dat bepaalde consumenten de afkorting „ASSN.” niet begrijpen, is er verder geen reden voor de consument om dit element over het hoofd te zien; overeenkomstig de beginselen van de Matratzen-zaak zal hij het daarentegen des te meer opvatten als een onderscheidend bestanddeel.