Zaak C‑409/12

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

tegen

Pfahnl Backmittel GmbH

(verzoek van de Oberste Patent- und Markensenat om een prejudiciële beslissing)

„Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 12, lid 2, sub a — Vervallenverklaring — Merk dat door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven — Perceptie van het woordteken ‚KORNSPITZ’ door de verkopers enerzijds en de eindverbruikers anderzijds — Verlies van onderscheidend vermogen uitsluitend uit het oogpunt van de eindverbruikers”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 maart 2014

1. Harmonisatie van de wetgevingen – Merken – Richtlijn 2008/95 – Gronden voor vervallenverklaring van het merk – Merk dat tot een in de handel gebruikelijke benaming is geworden – Verlies van onderscheidend vermogen door toedoen of nalaten van de merkhouder – Beoordeling uitsluitend tegen de achtergrond van de perceptie van het teken door de eindverbruikers

   (Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad, art. 12, lid 2, sub a)

2. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 2008/95 – Gronden voor vervallenverklaring van het merk – Merk dat tot een in de handel gebruikelijke benaming is geworden – Verlies van onderscheidend vermogen door toedoen of nalaten van de merkhouder – Begrip nalaten

   (Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad, art. 12, lid 2, sub a)

3. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 2008/95 – Gronden voor vervallenverklaring van het merk – Merk dat tot een in de handel gebruikelijke benaming is geworden – Verplichting om vóór de vervallenverklaring na te gaan of er andere benamingen voor de betrokken waar of dienst bestaan – Geen

   (Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad, art. 12, lid 2, sub a)

1.  Van de diverse functies van het merk speelt de herkomstaanduiding een essentiële rol. Zij maakt het mogelijk om de door het merk aangeduide waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Die onderneming is die onder toezicht waarvan de waar of dienst wordt verkocht.

   De wetgever van de Europese Unie heeft deze wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van richtlijn 2008/95 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Deze voorwaarde vindt met name haar weerslag in de artikelen 3 en 12 van de richtlijn. Terwijl artikel 3 de gevallen noemt waarin het merk ab initio de herkomstaanduidende functie niet kan vervullen, ziet artikel 12, lid 2, sub a, van deze richtlijn op de situatie waarin het merk de gebruikelijke benaming is geworden en bijgevolg zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het die functie niet meer vervult. De houder van dat merk kan dan de hem door artikel 5 van richtlijn 2008/95 verleende rechten verliezen.

   Het is juist dat de vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, niet alleen moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de wijze waarop consumenten en eindverbruikers het waarnemen, maar ook – naargelang van de kenmerken van de betrokken markt – rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars, zoals verkopers, het waarnemen. De perceptie van consumenten of eindverbruikers speelt echter over het algemeen een beslissende rol. De omstandigheid dat de verkopers op de hoogte zijn van het bestaan van het merk en van de herkomst die erdoor wordt aangeduid, kan op zich niet in de weg staan aan een dergelijke vervallenverklaring.

   Bijgevolg moet artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder louter uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden.

   (cf. punten 20‑22, 28‑30, dictum 1)

2.  Door de met de beschikbaarheid van de tekens verband houdende belangen van de merkhouder af te wegen tegen die van zijn concurrenten, heeft de Uniewetgever met de vaststelling van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten te kennen gegeven dat het verlies van het onderscheidend vermogen van dit merk slechts aan de houder ervan kan worden tegengeworpen indien dit verlies aan zijn toedoen of nalaten is te wijten.

   In dit verband kan onder het begrip „nalaten” eveneens vallen het verzuim van de merkhouder om de bevoegde autoriteit te gepasten tijde onder verwijzing naar zijn uitsluitend recht als bedoeld in artikel 5 van die richtlijn te verzoeken de betrokken derden te verbieden gebruik te maken van het teken dat gevaar van verwarring met dit merk oplevert, aangezien dergelijke verzoeken juist beogen het onderscheidend vermogen van het betrokken merk te handhaven.

   Behoudens indien ervan wordt afgezien het bedoelde evenwicht na te streven, is dat begrip echter geenszins beperkt tot dat soort verzuim, maar omvat het elk verzuim waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt. In een situatie waarin de verkopers van de waar die is geproduceerd op basis van de door de merkhouder geleverde grondstof, hun cliënten doorgaans niet meedelen dat het ter aanduiding van de betrokken waar gebruikte teken als merk is ingeschreven en zodoende ertoe bijdragen dat dit merk een gebruikelijke benaming wordt, kan het verzuim van die merkhouder die geen enkel stap onderneemt om deze verkopers ertoe aan te zetten dit merk meer te gebruiken, dan ook worden aangemerkt als nalaten in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95.

   Bijgevolg moet artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus worden uitgelegd dat als „nalaten” in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt het feit dat de houder van een merk de verkopers niet ertoe aanzet om dit merk meer te gebruiken bij de verkoop van een waar waarvoor het merk is ingeschreven.

   (cf. punten 32‑34, 36, dictum 2)

3.  Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat voor de vervallenverklaring van een merk niet is vereist dat wordt nagegaan of alternatieve benamingen bestaan voor een waar waarvan dit merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden. Het is namelijk irrelevant dat in voorkomend geval alternatieve benamingen bestaan voor de betrokken waar of dienst, aangezien dit niet kan afdoen aan de vaststelling dat dit merk zijn onderscheidend vermogen heeft verloren doordat het een in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

   (cf. punten 39, 40, dictum 3)