Causa C-252/07

Intel Corporation Inc.

contro

CPM United Kingdom Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal

(England & Wales) (Civil Division)]

«Direttiva 89/104/CEE — Marchi — Art. 4, n. 4, lett. a) — Marchi notori — Tutela contro l’uso di un marchio identico o simile posteriore — Uso che trae o potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che reca o potrebbe recare loro pregiudizio»

Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 26 giugno 2008   I ‐ 8827

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 novembre 2008   I ‐ 8852

Massime della sentenza

1. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili [art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva] – Presupposto della tutela estesa

   [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 4, n. 4, lett. a)]

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili [art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva] – Presupposto della tutela estesa

   [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 4, n. 4, lett. a)]

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili [art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva] – Presupposto della tutela estesa

   [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 4, n. 4, lett. a)]

1.  L’art. 4, n. 4, lett. a), della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un nesso, quale definito nella sentenza 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, tra il marchio anteriore notorio e il marchio posteriore deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

   Il fatto che il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, equivale all’esistenza di un nesso, ai sensi della citata sentenza, tra i marchi in conflitto.

   Il fatto che:

   —	il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e

   —	tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non siano significativamente simili e

   —	il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio

   non implica necessariamente l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux.

   (v. punti 62-64, dispositivo 1-3)

2.  L’art. 4, n. 4, lett. a), della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un uso del marchio posteriore che tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure che rechi o possa recare loro pregiudizio, deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

   Il fatto che:

   —	il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e

   —	tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non siano significativamente simili e

   —	il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio e

   —	il marchio posteriore evochi quello anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto,

   non è sufficiente a provare che l’uso del marchio posteriore tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che rechi o possa recare pregiudizio agli stessi ai sensi dell’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104.

   (v. punti 79-80, dispositivo 4-5)

3.  L’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che:

   —	l’uso del marchio posteriore è idoneo ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio anche se quest’ultimo non è unico;

   —	un primo uso del marchio posteriore può essere sufficiente a pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore;

   —

   la prova che l’uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.

   (v. punto 81, dispositivo 6)