1

Con la sua impugnazione, la Bimbo SA (in prosieguo: la «Bimbo») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Bimbo/UAMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (T‑569/10, EU:T:2012:535; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, alla riforma o, in subordine, all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 7 ottobre 2010 (procedimento R 838/2009‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Panrico SA (in prosieguo: la «Panrico») e la Bimbo (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2

Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1). Quest’ultimo regolamento è entrato in vigore il 13 aprile 2009.

3

Sotto il titolo «Impedimenti relativi alla registrazione», l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 disponeva quanto segue:

«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(…)

4

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 14 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

5

La Bimbo ha proposto un ricorso diretto, in via principale, alla riforma della decisione controversa o, in subordine, al suo annullamento.

6

A sostegno della propria domanda di annullamento della decisione controversa, la Bimbo ha sollevato due motivi, relativi, il primo, ad una violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

7

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di riforma della decisione controversa e ha respinto i motivi diretti all’annullamento di tale decisione.

8

La Bimbo chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e la decisione contestata nonché condannare l’UAMI alle spese.

9

L’UAMI chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Bimbo alle spese.

10

La Panrico chiede che la Corte voglia dichiarare ricevibile e fondato il suo controricorso, confermare la sentenza impugnata e condannare la Bimbo alle spese.

11

A sostegno della sua impugnazione, la Bimbo deduce un motivo unico, suddiviso in due parti e relativo ad una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

12

Orbene, dato che, nella fattispecie, la domanda di registrazione del marchio comunitario controverso è stata presentata il 25 maggio 2006 e tale data è determinante ai fini dell’identificazione del diritto sostanziale applicabile (v., in tal senso, ordinanze Shah/Three-N-Products Private, C‑14/12 P, EU:C:2013:349, punto 2, e DMK/UAMI, C‑346/12 P, EU:C:2013:397, punto 2), la presente controversia è disciplinata, da un lato, dalle disposizioni processuali del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro, dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 40/94.

13

La Bimbo sostiene anzitutto che il Tribunale, con il ragionamento che figura al punto 97 della sentenza impugnata, ha confuso le nozioni di «carattere distintivo» nonché di «elemento privo di qualsiasi significato», da un lato, con quella di «posizione distintiva autonoma», dall’altro. Orbene, né il carattere distintivo intrinseco né il grado di significato di un elemento di un marchio composto possono essere confusi con la posizione distintiva di quest’ultimo in tale marchio. Il termine «posizione» suggerirebbe che si tratti di una nozione che deve essere valutata in relazione alle caratteristiche degli altri elementi che costituiscono il segno interessato.

14

Il ragionamento del Tribunale, poi, comporta, secondo la Bimbo, che qualsiasi marchio composto da due elementi, di cui uno è un marchio notorio e l’altro è un marchio che possiede carattere distintivo medio, privo di un significato particolare per il pubblico di riferimento, sarà considerato composto da due elementi aventi posizione distintiva autonoma. Orbene, la Corte avrebbe dichiarato che, solitamente, il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt’uno e solo in casi particolari essa avrebbe ammesso che non si poteva escludere che un elemento di un marchio composto potesse mantenere una posizione distintiva autonoma nel segno composto di cui trattasi.

15

Nello stesso senso, la Corte avrebbe affermato, al punto 38 della sentenza Becker/Harman International Industries (C‑51/09 P, EU:C:2010:368), che, nel caso di un marchio composto, il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come un cognome. La dichiarazione di una siffatta posizione distintiva potrebbe fondarsi solo su un esame del complesso dei fattori pertinenti nel caso di specie.

16

Infine, la Bimbo rileva che, a suo parere, le nozioni di «insieme unitario» e di «unità logica», utilizzate dal Tribunale, non figurano nella giurisprudenza della Corte. Se il Tribunale, con tali nozioni, intendeva dire che il marchio composto contiene differenti elementi «autonomi», ciò non comporterebbe che questi ultimi occupino una posizione distintiva autonoma.

17

L’UAMI e la Panrico contestano la fondatezza dell’argomento della Bimbo. In particolare, l’UAMI sostiene che la prima parte del motivo unico sollevato è irricevibile, poiché dal punto 97 della sentenza impugnata risulterebbe che il Tribunale si è limitato ad esaminare il significato concreto del segno di cui è chiesta la registrazione, procedendo dunque ad una valutazione dei fatti.

18

Quanto alla ricevibilità della prima parte del motivo unico dedotto, si deve rilevare che la Bimbo contesta al Tribunale di aver confuso determinate nozioni di diritto, di aver violato la norma secondo cui la posizione distintiva autonoma di un elemento di un marchio composto può essere accertata solo a titolo eccezionale e di aver utilizzato una terminologia estranea alla giurisprudenza in materia. Di conseguenza, contrariamente a quanto afferma l’UAMI, la Bimbo non si limita a chiedere alla Corte una nuova valutazione dei fatti, ma contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto. Ne consegue che tale parte è ricevibile.

19

Per quanto concerne il merito, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, costituisce rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (v. sentenze UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 33, e Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, punto 32).

20

L’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 22; UAMI/Shaker, EU:C:2007:333, punto 34, e Nestlé/UAMI, EU:C:2007:539, punto 33).

21

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v., in tal senso, sentenze SABEL, EU:C:1997:528, punto 23; UAMI/Shaker, EU:C:2007:333, punto 35, e Nestlé/UAMI, EU:C:2007:539, punto 34).

22

La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla a un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso (sentenza UAMI/Shaker, EU:C:2007:333, punto 41).

23

L’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso può, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. Tuttavia, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze UAMI/Shaker, EU:C:2007:333, punti 41 e 42, nonché Nestlé/UAMI, EU:C:2007:539, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata).

24

In proposito, la Corte ha precisato che non può escludersi che un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell’ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell’impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto. Di conseguenza, per accertare l’esistenza di un rischio di confusione, è sufficiente che, a causa della posizione distintiva autonoma conservata dal marchio anteriore, il pubblico attribuisca altresì al titolare di tale marchio l’origine dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal segno composto (sentenza Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, punti 30 e 36, nonché ordinanza Perfetti Van Melle/UAMI, C‑353/09 P, EU:C:2011:73, punto 36).

25

Tuttavia, un elemento di un segno composto non mantiene una siffatta posizione distintiva autonoma se tale elemento forma con l’altro o gli altri elementi del segno, considerati complessivamente, un’unità avente un senso diverso rispetto a quello di detti elementi presi singolarmente (v., in tal senso, ordinanza ecoblue/UAMI e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑23/09 P, EU:C:2010:35, punto 47; sentenza Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368, punti 37 e 38, nonché ordinanza Perfetti Van Melle/UAMI, EU:C:2011:73, punti 36 e 37).

26

Nella fattispecie, il Tribunale, ai punti 79 e 81 della sentenza impugnata, ha dichiarato che, anche supponendo che l’elemento «bimbo» occupasse una posizione dominante nel marchio di cui è chiesta la registrazione, l’elemento «doughnuts» non era trascurabile nell’impressione globale prodotta da tale marchio e, pertanto, doveva essere preso in considerazione nel confronto dei marchi in conflitto.

27

Al punto 97 di detta sentenza, il Tribunale ha precisato che, poiché l’elemento «doughnuts» era privo di qualsiasi significato per il pubblico di riferimento, tale elemento non formava con l’altro elemento del segno, considerati complessivamente, un’unità avente un senso diverso rispetto a quello di detti elementi presi singolarmente. Esso ha quindi concluso che l’elemento «doughnuts» manteneva una posizione distintiva autonoma nel marchio di cui è chiesta la registrazione e, di conseguenza, doveva essere preso in considerazione nella valutazione globale del rischio di confusione.

28

Al punto 100 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, la valutazione globale confermava la conclusione della commissione di ricorso secondo cui esisteva un rischio di confusione.

29

Pertanto, il Tribunale non ha concluso per l’esistenza di un rischio di confusione a partire dalla sola constatazione che l’elemento «doughnuts» occupa, nel marchio richiesto, una posizione distintiva autonoma, ma l’ha dedotta da una valutazione globale che comprende le differenti fasi dell’esame risultanti dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 19 a 25 della presente sentenza e nell’ambito della quale esso ha preso in considerazione i fattori pertinenti del caso di specie. In tal modo, il Tribunale ha effettuato una corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

30

Tale constatazione non è inficiata dagli altri argomenti dedotti dalla Bimbo.

31

Nei limiti in cui la Bimbo contesta al Tribunale, anzitutto, di aver utilizzato, al punto 97 della sentenza impugnata, le nozioni di «carattere distintivo» e di «elemento privo di qualsiasi significato», è sufficiente rilevare che esso si è limitato, in tal punto, a respingere le asserzioni della Bimbo, dirette a dimostrare che, in considerazione del fatto che l’elemento «doughnuts» era privo di carattere distintivo, quest’ultimo non doveva essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione.

32

Il Tribunale ha così completato la sua valutazione che figura nel punto 81 della sentenza impugnata, secondo cui detto elemento non era trascurabile nell’impressione globale prodotta dal marchio di cui è chiesta la registrazione e, pertanto, doveva essere preso in considerazione nel confronto dei marchi in conflitto. Così facendo, esso non ha confuso in alcun modo le nozioni di cui trattasi.

33

Laddove, poi, la Bimbo fa valere che il Tribunale ha violato la norma secondo cui la constatazione di una posizione distintiva autonoma di un elemento di un segno composto costituisce un’eccezione che deve essere debitamente giustificata rispetto alla norma generale secondo cui il consumatore percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno, occorre rilevare che l’esame dell’esistenza o meno di una posizione distintiva autonoma di uno degli elementi di un segno composto è volto a determinare, nell’ambito di detti elementi, quelli che saranno percepiti dal pubblico considerato.

34

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 25 e 26 delle sue conclusioni, si deve determinare, in ogni singolo caso, segnatamente mediante un’analisi delle componenti di un segno e del loro peso relativo nella percezione del pubblico considerato, l’impressione globale prodotta dal segno di cui è chiesta la registrazione nella memoria di detto pubblico e procedere poi, alla luce di questa impressione complessiva e di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, alla valutazione del rischio di confusione.

35

Orbene, da un lato, la determinazione degli elementi di un segno composto che contribuiscono all’impressione globale prodotta da tale segno nella memoria del pubblico di riferimento è effettuata prima della valutazione globale del rischio di confusione dei segni di cui trattasi. Una siffatta valutazione deve basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto, dato che il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, come ricordato al punto 21 della presente sentenza. Pertanto, non si deve ritenere che si tratti di un’eccezione da giustificare debitamente rispetto a detta norma generale.

36

D’altro lato, si deve sottolineare che la valutazione individuale di ciascun segno, richiesta dalla giurisprudenza costante della Corte, deve essere effettuata in funzione delle circostanze particolari della fattispecie e, pertanto, non può essere considerata soggetta a presunzioni generali. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, in particolare dalla giurisprudenza successiva alla sentenza Medion (EU:C:2005:594) risulta che la Corte, in tale sentenza, non ha introdotto una deroga ai principi che disciplinano la valutazione del rischio di confusione.

37

Infine, per quanto concerne l’argomentazione riassunta al punto 16 della presente sentenza, è giocoforza constatare che le espressioni «insieme unitario» e «unità logica», impiegate dal Tribunale al punto 97 della sentenza impugnata, corrispondono a quella di «unità avente un senso differente», utilizzata dalla Corte nella giurisprudenza richiamata al punto 25 della presente sentenza.

38

Dalle suesposte considerazioni risulta che la valutazione effettuata dal Tribunale non è inficiata dagli errori di diritto fatti valere dalla Bimbo e che, di conseguenza, la prima parte del motivo unico dedotto deve essere respinta in quanto infondata.

39

La Bimbo ritiene anzitutto che il Tribunale abbia fondato la constatazione dell’esistenza di un rischio di confusione sulla presunzione secondo cui l’elemento «doughnuts» occupa una posizione distintiva autonoma, senza aver preso in considerazione tutti gli altri fattori specifici del caso in esame.

40

Così, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il marchio di cui è chiesta la registrazione è caratterizzato dal suo primo elemento, «bimbo», che è un marchio che gode di una grande notorietà in Spagna per i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione di tale marchio. Esso non avrebbe nemmeno rilevato che il marchio anteriore non possiede un carattere distintivo elevato o particolare e che il termine «doghnuts» non era riprodotto in modo identico nel marchio di cui è chiesta la registrazione.

41

La Bimbo, poi, fa valere che la forza di un marchio notorio, che è il primo elemento del marchio composto, consente normalmente di evitare che l’impressione globale prodotta da quest’ultimo marchio sia percepita dal pubblico di riferimento nel senso di attribuire la provenienza dei prodotti di cui trattasi al titolare del marchio anteriore o ad imprese economicamente collegate.

42

Pertanto, a parere della Bimbo, il Tribunale, al fine di poter constatare l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, doveva giustificare le ragioni per le quali, eccezionalmente, nel caso di specie, il marchio di cui è chiesta la registrazione, alla luce dell’impressione complessiva che esso produce sul pubblico di riferimento, darebbe luogo a un rischio di confusione.

43

Infine, la Bimbo ritiene che, nella valutazione del rischio di confusione, il Tribunale non abbia debitamente tenuto conto della circostanza che, contrariamente agli usi nel settore commerciale cui si riferiva la causa che ha dato luogo alla sentenza Medion (EU:C:2005:594), sarebbe assai inusuale, nel settore della panetteria, concludere accordi commerciali o associarsi al fine di offrire prodotti.

44

L’UAMI e la Panrico contestano l’argomento della Bimbo.

45

Anzitutto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 37 a 42 delle sue conclusioni, in considerazione del ragionamento che figura in particolare ai punti da 91 a 100 della sentenza impugnata, non si può contestare al Tribunale di aver automaticamente dedotto il rischio di confusione tra i segni in conflitto dalla constatazione di una posizione distintiva autonoma dell’elemento «doughnuts» nel marchio di cui è chiesta la registrazione.

46

Infatti, da detti punti risulta che il Tribunale ha effettuato una valutazione globale del rischio di confusione e ha preso in considerazione, a tal fine, i fattori specifici del presente caso. Inoltre, tale valutazione si basa su un esame dettagliato, ai punti da 52 a 89 della sentenza impugnata, di tutti gli elementi sollevati dalla Bimbo e, in particolare, sulla notorietà di tale marchio. L’argomentazione presentata al riguardo da detta società dinanzi alla Corte deriva quindi da un’erronea lettura di tale sentenza e, per tale motivo, deve essere respinta.

47

In considerazione, poi, delle constatazioni effettuate ai punti 33 e 34 della presente sentenza, l’argomento riassunto ai punti 41 e 42 di quest’ultima deriva da un’erronea interpretazione della giurisprudenza pertinente e deve essere quindi respinto.

48

Infine, quanto all’argomento della Bimbo riassunto al punto 43 della presente sentenza, è sufficiente constatare che, come fa valere giustamente l’UAMI, esso è sollevato per la prima volta dinanzi alla Corte e che, pertanto, conformemente ad una giurisprudenza costante, deve essere respinto in quanto irricevibile.

49

Ne consegue che la seconda parte del motivo unico dedotto dalla Bimbo deve essere respinta in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondata.

50

Di conseguenza, si deve disattendere il motivo unico dedotto a sostegno dell’impugnazione e respingere quest’ultima.

51

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

52

Poiché l’UAMI nonché la Panrico ne hanno fatto domanda, la Bimbo, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: