1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 9, nn. 1, lett. a), e 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

2

Detta domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che vede contrapposte la UDV North America Inc. (in prosieguo: la «UDV»), società con sede a Stamford (Stati Uniti), e la Brandtraders NV (in prosieguo: la «Brandtraders»), società con sede a Zeebrugge (Belgio), con riferimento all'uso da parte di quest’ultima del marchio comunitario Smirnoff Ice, di cui la UDV è titolare.

3

Ai sensi del settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94:

«(…) la tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (…) la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (…) è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; (…) il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela».

4

L'art. 9 del regolamento n. 40/94, intitolato «Diritti conferiti dal marchio comunitario», prevede quanto segue:

«1.   Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:

2.   Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

(…)».

5

La società UDV è titolare del marchio comunitario Smirnoff Ice. Tale marchio è stato registrato con il n. 001540913, con effetto a partire dal 6 marzo 2000, per prodotti rientranti nella classe 33 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, classe corrispondente alla descrizione «Bevande alcoliche, ovvero distillati e liquori».

6

La Brandtraders gestisce un sito Internet (in prosieguo: il «sito Internet») sul quale delle società partecipanti possono collocare anonimamente un annuncio come venditori o acquirenti e su cui esse possono, altrettanto anonimamente, negoziare le loro operazioni ed eventualmente concludere un accordo in conformità alle condizioni generali che compaiono su tale sito.

7

Anche i non partecipanti possono visitare il sito Internet sul quale possono consultare le offerte e le richieste, ma ad essi non viene fornita alcuna informazione sulla localizzazione delle merci o sul loro prezzo.

8

In conformità alle condizioni generali, la Brandtraders, non appena è informata di un accordo, conclude un contratto di vendita contro commissione con l'acquirente in qualità di commissionaria del venditore, cioè in nome proprio ma per conto del venditore.

9

L'11 dicembre 2001 un venditore ha collocato un’offerta sul sito Internet per merci denominate «Smirnoff Ice/24btl/30 cl/5%», indicandone la quantità disponibile e il fatto che si trattava di merci rientranti nello statuto doganale detto «T 1», cioè quello delle merci in transito comunitario esterno.

10

Il 13 dicembre 2001 su domanda della UDV, un ufficiale giudiziario ha redatto un verbale che include una copia integrale del sito Internet e quindi dell'offerta relativa alle merci di cui trattasi, così come accessibile ai non partecipanti.

11

Il 19 dicembre 2001, su domanda unilaterale di provvedimenti inibitori depositata dalla UDV, il voorzitter van de Rechtbank van koophandel te Brussel (presidente del Tribunale commerciale di Bruxelles) ha ingiunto con ordinanza alla Brandtraders di conservare le merci di cui trattasi nello stato in cui si trovavano ed ha corredato tale divieto di una penale di EUR 500 per ogni articolo eventualmente spostato. Tale ordinanza contemplava anche la designazione di un esperto allo scopo di poter descrivere più dettagliatamente l'asserita violazione.

12

Alla luce, in particolare, della relazione peritale, le circostanze in fatto della causa principale sono state successivamente accertate nel modo seguente, come risulta dalla decisione di rinvio e dal fascicolo.

13

In seguito all'offerta che essa aveva collocato sul sito Internet, la Hillyard Trading Ltd (in prosieguo: la «Hillyard»), società con sede in Gibilterra, ha concluso un accordo con la Checkprice UK Ltd (in prosieguo: la «Checkprice»), società con sede in Norwich (Regno Unito), per la vendita a quest’ultima di 3040 cartoni di 24 bottiglie di Smirnoff Ice provenienti da Città del Capo (Sudafrica).

14

Il 3 settembre 2001 la Brandtraders ha concluso, in nome proprio ma per conto della Hillyard, un contratto di vendita con la Checkprice, che riporta le condizioni di vendita su cui la Hillyard e la Checkprice si erano accordate, ed ha del pari inviato una lettera alla Hillyard confermandole la conclusione di tale contratto. Il marchio Smirnoff Ice compariva nella lettera di conferma, ma non nel contratto di vendita. In tale lettera si indicava anche che la Brandtraders interveniva in nome proprio ma per conto del venditore.

15

Il 15 ottobre 2001 la Brandtraders ha indirizzato alla Checkprice una fattura per 2846 cartoni di merci non sdoganate, dato che 194 cartoni erano stati danneggiati durante lo scarico. Detta fattura comprendeva il prezzo di vendita, maggiorato della commissione di Brandtraders. Essa menzionava il marchio Smirnoff Ice.

16

In seguito al pagamento di tale fattura il 22 ottobre 2001, le merci, scaricate nel porto di Felixstowe (Regno Unito), sono state poste a disposizione della Checkprice. Successivamente, sono state immesse in libera circolazione.

17

Il 30 ottobre 2001, dopo aver ricevuto una nota di credito emessa il 29 ottobre 2001 dalla Hillyard per i cartoni danneggiati, la Brandtraders ha pagato la fattura che la Hillyard le aveva inviato il 18 settembre 2001 per le merci di cui trattasi. Detta fattura menzionava il marchio Smirnoff Ice.

18

Il 28 dicembre 2001 la UDV ha citato la Brandtraders nell'ambito di una domanda di provvedimenti inibitori dinanzi al voorzitter van de Rechtbank van koophandel te Brussel, in sede di procedimento sommario.

19

Con ordinanza 19 aprile 2002, detta azione è stata dichiarata ricevibile e fondata.

20

In base a tale ordinanza, emessa in seguito ad una procedura tenutasi in contraddittorio, la Brandtraders ha commesso determinate violazioni dell'art. 9, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94, in quanto, anzitutto, il 3 settembre 2001 ha acquistato presso la Hillyard un lotto di bottiglie Smirnoff Ice che ha rivenduto alla Checkprice, poi, in quanto ha preventivamente fatto pubblicità per tale compravendita sul sito Internet e, infine, in quanto ha nuovamente fatto pubblicità per tale operazione su detto sito il 13 dicembre 2001. Veniva ingiunto, inoltre, alla Brandtraders di non ripetere tali infrazioni a pena di dover pagare una penale di EUR 100 per ogni infrazione commessa.

21

Adito in sede d’impugnazione contro detta ordinanza, lo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles), con sentenza 23 settembre 2003, ne ha dichiarato l'annullamento ed ha respinto la domanda di provvedimenti inibitori proposta dalla UDV.

22

Detto giudice ha deciso, in primo luogo, che lo scarico delle merci nel porto di Felixstowe da parte del collaboratore logistico della Brandtraders non può in nessun caso costituire una modalità d’uso del marchio Smirnoff Ice ad opera di quest’ultima.

23

In secondo luogo, secondo lo Hof van beroep te Brussel, poiché le menzioni che compaiono sul sito Internet non vi sono introdotte dalla Brandtraders e tale società non ha, inoltre, nessun controllo sulle offerte collocate sul sito, ne consegue che l'offerta delle merci del marchio Smirnoff Ice di cui trattasi nella causa principale non può esserle ricondotta. Detto giudice ne ha tratto la conclusione che, nella fattispecie, non sussiste l'uso di cui all'art. 9, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94.

24

In terzo luogo, per quanto riguarda la menzione del marchio Smirnoff Ice nella corrispondenza commerciale della Brandtraders, in particolare nella lettera di conferma e nelle fatture, lo Hof van beroep te Brussel ha dichiarato che essa costituisce un uso commerciale che viene praticato, peraltro, sul territorio della Comunità anche se, nella fattispecie, le merci non vi si trovano.

25

Tuttavia, secondo detto giudice, poiché la Brandtraders non ha utilizzato il segno identico al marchio di cui trattasi nella causa principale in qualità di parte interessata nell'ambito di una vendita di merci nella quale fosse essa stessa vincolata contrattualmente, dato che era intervenuta per conto di un terzo, e cioè, nella fattispecie, il venditore, tale società non ha fatto uso del segno ai sensi dell'art. 9, nn. 1, lett. a), e 2, lett. d), del regolamento n. 40/94.

26

La UDV ha impugnato dinanzi allo Hof van Cassatie (Corte di cassazione belga) la sentenza 23 settembre 2003, asserendo che, in contrasto con quanto dichiarato dallo Hof van beroep te Brussel, non è indispensabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, nn. 1, lett. a), e 2, lett. d), del regolamento n. 40/94, che il terzo di cui trattasi, cioè, nella fattispecie, la Brandtraders, che agisce in quanto intermediaria commerciale, intervenga per proprio conto e/o utilizzi il segno di cui trattasi in qualità di parte interessata nell'ambito di una vendita di merci nella quale sia essa stessa vincolata contrattualmente perché si possa ritenere che essa usi tale segno ai sensi di dette disposizioni.

27

In tali circostanze, lo Hof van Cassatie ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

28

Considerando che la soluzione delle questioni presentate non desse adito a ragionevoli dubbi, la Corte, in conformità all'art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio che intendeva statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.

29

Nella sua risposta all'invito della Corte, la UDV non ha espresso alcuna obiezione con riferimento all'intenzione della Corte di statuire mediante ordinanza motivata. Il governo del Regno Unito ha risposto a detto invito indicando di non voler presentare osservazioni al riguardo.

30

Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede essenzialmente se la nozione di «uso», ai sensi dell'art. 9, nn. 1, lett. a), e 2, lett. d), del regolamento n. 40/94, riguardi una situazione, come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un intermediario commerciale, che agisce in nome proprio ma per conto di un venditore e che non è di conseguenza parte interessata nell'ambito di una vendita di merci nella quale sia esso stesso vincolato contrattualmente, utilizza nella sua corrispondenza commerciale un segno identico ad un marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali quest’ultimo è registrato.

31

In primo luogo, occorre preliminarmente constatare che una delle violazioni contestate alla Brandtraders, in merito alla quale lo Hof van beroep te Brussel ha statuito nel senso che la menzione sul sito Internet del marchio Smirnoff Ice, come figura nell'offerta di cui alla causa principale, non può essere attribuita alla Brandtraders e non costituisce pertanto un «uso» ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94, non è oggetto del ricorso di impugnazione della UDV dinanzi allo Hof van Cassatie né, quindi, della domanda di pronuncia pregiudiziale.

32

Di conseguenza, gli argomenti presentati dalla Brandtraders nelle sue osservazioni scritte non possono essere affrontati sotto il profilo in cui riguardano questa asserita infrazione.

33

In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti che la Brandtraders solleva nelle sue osservazioni scritte, relativi ai principi che derivano dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza 18 ottobre 2005, causa C-405/03, Class International (Racc. pag. I-8735), in materia di merci collocate nel regime doganale di transito esterno e riguardanti fatti consistenti nell'offrire o nell'importare prodotti sotto un segno identico, o simile, ad un marchio registrato, come quelli di cui all'art. 9, n. 2, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, non occorre più esaminarli.

34

Infatti, l'infrazione asserita nella causa principale riguarda circostanze in fatto che si ricollegano all'uso di tale segno nella corrispondenza commerciale, come quelle contemplate all'art. 9, n. 2, lett. d), del regolamento n. 40/94, e che, secondo lo Hof van beroep te Brussel e come si è detto al punto 24 della presente ordinanza, si svolgono sul territorio della Comunità anche se, nel caso di specie, le merci non vi si trovano.

35

Orbene, poiché la sentenza dello Hof van beroep te Brussel, al riguardo, non è stata oggetto di ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio, la questione giuridica risolta da detto primo giudice non viene presa in considerazione dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

36

Dalla decisione di rinvio risulta che le questioni pregiudiziali prendono le mosse dalla tesi, sostenuta dalla Brandtraders dinanzi allo Hof van beroep te Brussel e seguita da detta giurisdizione, secondo cui la menzione da parte di detta società del marchio Smirnoff Ice nella corrispondenza commerciale, in particolare nella lettera di conferma e nelle fatture, non costituisce l'uso di un segno identico ad un marchio registrato ai sensi dell'art. 9, nn. 1, lett. a), e 2, lett. d), del regolamento n. 40/94, in quanto la Brandtraders non ha usato detto segno in qualità di parte interessata nell'ambito di una vendita di merci nella quale essa stessa era vincolata contrattualmente, dato che è intervenuta per conto di un terzo, nella fattispecie il venditore.

37

Nelle sue osservazioni scritte, la Brandtraders ha fondato detta tesi sull'argomentazione seguente, che riprende quella proposta dinanzi allo Hof van beroep te Brussel.

38

Nel diritto belga, un commissionario come quello di cui trattasi nella causa principale agisce in nome proprio ma per conto di un terzo che lo incarica e che, nella fattispecie, è il venditore. Quindi, se interviene in un contratto di vendita per conto di un venditore, il commissionario non acquista titolo sulle merci.

39

Orbene, ritenendo di poter trarre dalla giurisprudenza della Corte di giustizia del Benelux argomento per via analogica, la Brandtraders sostiene che, perché l'uso da parte di un terzo di un segno identico ad un marchio registrato possa essere vietato dal titolare del marchio sulla base del proprio diritto esclusivo, esso dovrebbe riguardare le merci appartenenti a tale terzo.

40

Poiché, nella fattispecie, l'uso di detto segno da parte del commissionario non riguarda per definizione i prodotti ad esso appartenenti, il titolare del marchio di cui trattasi non potrebbe opporsi a detto uso in forza del suo diritto esclusivo.

41

È giocoforza respingere tale argomentazione.

42

Infatti, alla luce della costante giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «uso» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) [v., in particolare, sentenze 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I-10273; 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch, Racc. pag. I-10989; 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel, Racc. pag. I-1017; 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline, Racc. pag. I-7041, nonché 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings e O2 (UK), Racc. pag. I-4231, punto 57], disposizione identica a quella di cui all'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94 e che deve essere interpretata allo stesso modo perché il titolare di un marchio possa invocare il suo diritto esclusivo, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, che rientra nel contesto di quella considerata ai detti artt. 5 e 9, n. 1, lett. a), cioè quella consistente nell'uso da parte di un terzo di un segno identico a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali esso è stato registrato, è sufficiente che ricorrano i quattro seguenti presupposti:

43

Alla luce di tali presupposti di applicazione, la circostanza che il terzo di cui trattasi usi un segno identico ad un marchio registrato per prodotti che non gli appartengono, nel senso che esso non dispone di alcun titolo su di essi, è irrilevante e non può pertanto significare, di per sé, che tale uso non ricada nell'ambito della nozione di «uso», di cui all'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94.

44

Anzitutto, la Corte ha dichiarato che detto uso, per potersi realizzare nel commercio, deve collocarsi nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nell'ambito privato (sentenza Arsenal Football Club, cit., punto 40).

45

Nella fattispecie, l'uso di cui trattasi nella causa principale da parte di un operatore come la Brandtraders si realizza manifestamente nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico.

46

È pacifico, infatti, nella causa principale, che la Brandtraders è intervenuta nell'ambito di un contratto di vendita e ha ricevuto un compenso per tale intervento. La circostanza che, in tale contesto, il commissionario abbia agito per conto del venditore è, al riguardo, priva di rilievo.

47

È poi chiaro che l'uso di cui trattasi nella causa principale si realizza per determinati prodotti in quanto, anche se non si tratta di un caso di apposizione sui prodotti del terzo di un segno identico a un marchio registrato, si ha uso «per prodotti o servizi» ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 quando il terzo impiega detto segno in modo da creare un nesso tra il segno e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo medesimo, nella causa principale sotto forma di uso del segno in esame nella corrispondenza commerciale (v., in questo senso, citate sentenze Arsenal Football Club, punto 41, e Céline, punti 22 e 23).

48

Dal momento in cui un tale nesso è accertato, è peraltro irrilevante che il terzo usi un segno identico ad un marchio registrato per la commercializzazione di prodotti che non sono i propri, nel senso che esso non acquista alcun titolo su di essi nel corso dell'operazione in cui interviene.

49

È inoltre incontestabile che l'uso che viene fatto di detto segno da parte del terzo, in una situazione come quella della causa principale, può essere interpretato dal pubblico destinatario nel senso che designa o tende a designare il terzo come l'impresa di provenienza dei prodotti ed è tale, pertanto, da rendere credibile l'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti del terzo e l'impresa di provenienza di tali prodotti (v., in questo senso, sentenza Anheuser-Busch, cit., punto 60).

50

Infatti, mediante tale uso, il terzo si arroga di fatto la prerogativa essenziale che il marchio conferisce al suo titolare, cioè il potere esclusivo di utilizzare il segno di cui trattasi al fine di distinguere determinati prodotti.

51

In un caso siffatto, si tratta manifestamente di un uso del marchio in quanto marchio. Al riguardo, è peraltro privo di rilievo che tale uso sia fatto dal terzo nel contesto della commercializzazione di prodotti per conto di un altro operatore che disponga egli solo di un titolo su di essi.

52

È infine pacifico che l'uso compiuto dalla Brandtraders del segno di cui trattasi nella causa principale non è stato autorizzato dalla UDV.

53

Ne consegue che, in circostanze come quelle della causa principale, l'uso fatto da un terzo di un segno identico ad un marchio registrato ricade nella nozione di «uso» ai sensi dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94, una volta che ricorrono chiaramente tutti i presupposti di applicazione che tale disposizione prevede riguardo a detta nozione.

54

Considerato quanto precede, occorre risolvere le questioni presentate dichiarando che la nozione di «uso» ai sensi dell'art. 9, nn. 1, lett. a), e 2, lett. d), del regolamento n. 40/94, riguarda una situazione, come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un intermediario commerciale, che agisce in nome proprio ma per conto del venditore e che non è quindi parte interessata nell'ambito di una vendita di merci nella quale sia esso stesso vincolato contrattualmente, utilizza nella sua corrispondenza commerciale un segno identico ad un marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali esso è registrato.

55

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La nozione di «uso» ai sensi dell'art. 9, nn. 1, lett. a), e 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, riguarda una situazione, come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un intermediario commerciale, che agisce in nome proprio ma per conto del venditore e che non è quindi parte interessata nell'ambito di una vendita di merci nella quale sia esso stesso vincolato contrattualmente, utilizza nella sua corrispondenza commerciale un segno identico ad un marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali esso è registrato.