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Document 62018CA0720
Joined Cases C-720/18 and C–721/18: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 22 October 2020 (requests for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf — Germany) — Ferrari SpA v DU (Reference for a preliminary ruling — Approximation of laws — Trade marks — Directive 2008/95/EC — Article 12(1) — Genuine use of trade mark — Burden of proof — Article 13 — Proof of use ‘in respect of some of the goods or services’ — Trade mark covering a car model the production of which has stopped — Use of the trade mark in respect of replacement parts as well as for services relating to that model — Use of the trade mark for used vehicles — Article 351 TFEU — Convention between the Federal Republic of Germany and the Swiss Confederation — Reciprocal protection of patents, designs and trade marks)
Cause riunite C-720/18 e C-721/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Ferrari S.p.A. / DU (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, paragrafo 1 – Uso effettivo di un marchio – Onere della prova – Articolo 13 – Prova dell’uso «per parte dei prodotti o servizi» – Marchio che designa un modello di automobile la cui produzione è stata interrotta – Utilizzo del marchio per i pezzi di ricambio nonché per i servizi relativi a tale modello – Utilizzo del marchio per automobili usate – Articolo 351 TFUE – Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera – Reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi)
Cause riunite C-720/18 e C-721/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Ferrari S.p.A. / DU (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, paragrafo 1 – Uso effettivo di un marchio – Onere della prova – Articolo 13 – Prova dell’uso «per parte dei prodotti o servizi» – Marchio che designa un modello di automobile la cui produzione è stata interrotta – Utilizzo del marchio per i pezzi di ricambio nonché per i servizi relativi a tale modello – Utilizzo del marchio per automobili usate – Articolo 351 TFUE – Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera – Reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi)
GU C 433 del 14.12.2020, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 433/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Ferrari S.p.A. / DU
(Cause riunite C-720/18 e C-721/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 12, paragrafo 1 - Uso effettivo di un marchio - Onere della prova - Articolo 13 - Prova dell’uso «per parte dei prodotti o servizi» - Marchio che designa un modello di automobile la cui produzione è stata interrotta - Utilizzo del marchio per i pezzi di ricambio nonché per i servizi relativi a tale modello - Utilizzo del marchio per automobili usate - Articolo 351 TFUE - Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera - Reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi)
(2020/C 433/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Ferrari S.p.A.
Resistente: DU
Dispositivo
1) |
L’articolo 12, paragrafo 1 e l’articolo 13 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel senso che occorre ritenere che un marchio registrato per una categoria di prodotti e di pezzi di ricambio che li compongono abbia formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi di detto articolo 12, paragrafo 1, per l’insieme dei prodotti rientranti in tale categoria e per i pezzi di ricambio che li compongono, se ha formato oggetto di un siffatto uso solo per alcuni di tali prodotti, quali le automobili sportive di lusso di valore molto elevato, o soltanto per i pezzi di ricambio o gli accessori che compongono alcuni di detti prodotti, a meno che non risulti dai fatti e dalle prove pertinenti che il consumatore che desidera acquistare gli stessi prodotti li percepisce come costituenti una sottocategoria autonoma della categoria dei prodotti per la quale il marchio di cui trattasi è stato registrato. |
2) |
L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, deve essere interpretato nel senso che un marchio può formare oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare, al momento della rivendita, da parte di quest’ultimo, di prodotti di seconda mano, immessi in commercio con tale marchio. |
3) |
L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che un marchio forma oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare quando il medesimo fornisce taluni servizi relativi ai prodotti commercializzati anteriormente con tale marchio, a condizione che tali servizi siano forniti con detto marchio. |
4) |
L’articolo 351, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che consente al giudice di uno Stato membro di applicare una convenzione conclusa tra uno Stato membro dell’Unione europea e uno Stato terzo anteriormente al 1o gennaio 1958 o, nel caso di Stati che aderiscono all’Unione, anteriormente alla data della loro adesione, come la convenzione tra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi, stipulata a Berlino il 13 aprile 1892, come modificata, che prevede che l’uso di un marchio registrato in tale Stato membro nel territorio di detto Stato terzo deve essere preso in considerazione per determinare se tale marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, in attesa che uno dei mezzi di cui al secondo comma di tale disposizione consenta di eliminare le eventuali incompatibilità tra il trattato FUE e la suddetta convenzione. |
5) |
L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che l’onere della prova del fatto che un marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi di tale disposizione, grava sul titolare di detto marchio. |