1

Valituksessaan El Corte Inglés SA (jäljempänä El Corte Inglés) vaatii unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 15.10.2014 antaman tuomion El Corte Inglés v. SMHV – English Cut (The English Cut) (T‑515/12, EU:T:2014:882; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt El Corte Inglésin kumoamiskanteen, joka koski sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 6.9.2012 antamaa päätöstä (asia R 1673/2011-1; jäljempänä riidanalainen päätös), joka koski mainitun yhtiön ja The English Cut SL:n (jäljempänä The English Cut) välistä väitemenettelyä.

2

Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 8 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1.   Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

2.   Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

– –

5.   Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

3

The English Cut teki 9.2.2010 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin ”The English Cut” rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

4

Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

”Vaatteet, paitsi puvut, housut ja pikkutakit; jalkineet, päähineet.”

5

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 6.7.2010 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2010/122.

6

El Corte Inglés teki 4.10.2010 väitteen sitä vastaan, että mainittu tavaramerkki rekisteröitäisiin tämän tuomion 4 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten.

7

Väite perustui muun muassa seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

8

Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.

9

SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 12.7.2011.

10

El Corte Inglés teki 16.8.2011 SMHV:ssä valituksen tästä päätöksestä. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen riidanalaisella päätöksellä.

11

Ensinnäkin siltä osin kuin väite perustui asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan valituslautakunta katsoi siitä, olivatko riidanalaiset merkit mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla samankaltaisia, että niissä ei ollut ulkoasun eikä lausuntatavan osalta mitään samankaltaista osatekijää. Merkityssisällöstä se katsoi, että espanjalainen kohdeyleisö, joka ei osaa englannin kieltä hyvin, mieltäisi sanamerkin ”The English Cut” kokonaisuutena arvioituna mielikuvitukselliseksi nimitykseksi. Se myönsi kuitenkin, että siitä huolimatta, että espanjalaisten keskivertokuluttajien englannin kielen taito on heikko, suurin osa kyseisistä kuluttajista ymmärtäisi englannin kielen sanan ”English” ilmaisevan samankaltaisen käsitteen kuin espanjan kielen sana ”Inglés”.

12

Näin ollen valituslautakunta totesi, että riidanalaiset merkit olivat merkityssisällöltään samankaltaisia yhden sanaosansa osalta siitä huolimatta, että ne eivät kokonaisuutena arvioituina olleet samankaltaisia.

13

Edettyään tämän jälkeen sekaannusvaaran kokonaisarviointiin valituslautakunta katsoi, että sanat ”El Corte” ja ”Cut” olivat riidanalaisten merkkien hallitsevat osat ja ettei kohdeyleisö kykenisi havaitsemaan mitään merkityssisällön yhtenevyyttä niiden välillä. Valituslautakunta totesi tästä lopuksi, että mainitut merkit olivat tosin merkityssisällön osalta samankaltaisia, ja nimenomaisesti kuvasi mainittua samankaltaisuutta riidanalaisen päätöksen 43 kohdassa ”erittäin vähäiseksi” mutta katsoi, että ne olivat kuitenkin kokonaisuutena arvioituina erilaisia, joten siltä osin kuin väite perustui asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, se oli hylättävä.

14

Toiseksi siltä osin kuin väite perustui asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan valituslautakunta katsoi, että huolimatta siitä huomattavasta maineesta, joka aikaisemmilla tavaramerkeillä oli vähittäiskaupan alalla, El Corte Inglés ei ollut esittänyt riittäviä todisteita siitä, että mainittujen tavaramerkkien maineelle olisi tosiasiallisesti tai mahdollisesti aiheutunut haittaa tai että sitä olisi käytetty epäoikeutetusti hyväksi. Näin ollen valituslautakunta hylkäsi El Corte Inglésin mainitun säännöksen perusteella tekemän väitteen.

15

El Corte Inglés nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.11.2012 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi.

16

Kanteensa tueksi El Corte Inglés vetosi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

17

Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisella tuomiolla kanteen kokonaisuudessaan.

18

Ensimmäisestä kanneperusteesta unionin yleinen tuomioistuin katsoi ensinnäkin, että koska asianosaiset eivät olleet riitauttaneet valituslautakunnan niitä toteamuksia, jotka koskivat kohdeyleisön määritelmää ja kyseisten tavaroiden ja palveluiden vertailua ja koska niissä ei ollut virheitä, ne oli vahvistettava.

19

Sen jälkeen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta riidanalaisten merkkien samankaltaisuudesta unionin yleinen tuomioistuin totesi yhtäältä, että mainitut merkit sisälsivät sanoja, joissa oli eri määrä kirjaimia ja jotka olivat erikielisiä, ja toisaalta, että ne äännettiin eri tavalla ja niissä oli eri määrä tavuja. Unionin yleinen tuomioistuin päätteli tästä, että valituslautakunta oli aivan oikein katsonut, että mainitut merkit eivät olleet ulkoasultaan eivätkä lausuntatavaltaan samankaltaisia. Sitä vastoin merkityssisällön osalta unionin yleinen tuomioistuin totesi, että riidanalaiset merkit merkitsivät sanatarkasti samaa eli ”englantilaista leikkausta”. Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin katsoi, että espanjalaiset kuluttajat kykenisivät mieltämään sen, että mainittu merkitys oli sama, vasta käännettyään sanamerkin ”The English Cut” omalle kielelleen, mikä sulki pois sen, että he välittömästi yhdistäisivät riidanalaisten merkkien merkitykset toisiinsa. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa, että mainittujen merkkien välinen merkityssisällön samankaltaisuuden aste oli vähäinen.

20

Lopuksi analyysinsä päätteeksi unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, että riidanalaisten merkkien välillä oli vähäinen merkityssisältöjen välinen samankaltaisuus mutta että ulkoasultaan tai lausuntatavaltaan merkit eivät olleet lainkaan samankaltaisia. Näin ollen se katsoi, että valituslautakunta oli aivan oikein todennut, että merkit olivat kokonaisuutena arvioituina erilaisia. Koska unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kumulatiivisista soveltamisedellytyksistä ei täyttynyt, se päätti, ettei sekaannusvaaraa ollut tarpeen arvioida kokonaisuutena. Näin ollen se hylkäsi ensimmäisen kanneperusteen perusteettomana.

21

Toisen kanneperusteen unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi perusteettomana sen vuoksi, että vaikka aikaisemmat tavaramerkit olivat erittäin laajalti tunnettuja, ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä suoritetusta riidanalaisten merkkien vertailusta ilmeni, että viimeksi mainitut eivät olleet samankaltaisia, joten niiden samuutta tai samankaltaisuutta koskeva edellytys, joka oli välttämätön, jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa voitaisiin soveltaa, ei esillä olleessa asiassa täyttynyt.

22

El Corte Inglés vaatii, että unionin tuomioistuin

23

SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin

24

Valituksensa tueksi El Corte Inglés vetoaa kolmeen valitusperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on ottanut tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, toinen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen ja kolmas mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen.

25

El Corte Inglés katsoo, että koska riidanalaisessa päätöksessä oli todettu, että riidanalaisten merkkien merkityssisältö oli samankaltainen, unionin yleinen tuomioistuin ei voinut kyseisen asian tosiseikkoja vääristelemättä pienentää kyseisen samankaltaisuuden merkittävyyttä luokittelemalla sen valituksenalaisen tuomion 29, 30 ja 33 kohdassa vähäiseksi tai erittäin vähäiseksi.

26

Tältä osin on todettava, että mainittu väite perustuu riidanalaisen päätöksen virheelliseen lukemiseen. Vaikka valituslautakunta toteaa lukuisissa kyseisen päätöksen kohdissa, että riidanalaisten merkkien merkityssisältö on samankaltainen kyseistä samankaltaisuutta luonnehtimatta, se on sitä vastoin kyseisen päätöksen 43 kohdassa nimenomaisesti luokitellut mainitun samankaltaisuuden ”erittäin vähäiseksi”. Näin ollen todetessaan valituksenalaisen tuomion 30 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut, että riidanalaisten merkkien merkityssisältöjen välillä vallitsi ”erittäin vähäinen” samankaltaisuus, ja päättäessään kyseisen tuomion 29 ja 33 kohdassa luokitella kyseisen samankaltaisuuden vähäiseksi, unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut kyseisen asian tosiseikkoja huomioon vääristyneellä tavalla eikä näin ollen pienentänyt riidanalaisessa päätöksessä todetun samankaltaisuuden merkittävyyttä.

27

Joka tapauksessa on todettava, että merkityssisällön samankaltaisuuden vähäisyys tai erityinen vähäisyys kuuluu käsiteltävänä olevan asian tosiseikkojen arviointiin. Valituslautakunnan tosiseikoista tekemä arviointi ei tässä yhteydessä sido unionin yleistä tuomioistuinta siltä osin kuin kyseinen arviointi on osa sen ratkaisun perusteluja, jonka laillisuus on riitautettu unionin yleisessä tuomioistuimessa (ks. vastaavasti tuomio Les Éditions Albert René v. SMHV, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, 47 ja 48 kohta).

28

Näin ollen ensimmäinen valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

29

El Corte Inglés väittää, että kun unionin yleinen tuomioistuin sulki valituksenalaisen tuomion 26–33 kohdassa pois kaiken riidanalaisten merkkien välisen ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden ja kun se totesi, että niiden merkityssisältöjen välillä on vain vähäinen samankaltaisuus, se sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

30

Mainitunlaisella argumentaatiolla pyritään kuitenkin saattamaan kyseenalaiseksi unionin yleisen tuomioistuimen suorittama tosiseikkojen arviointi.

31

SEUT 256 artiklan 1 kohdasta ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta ilmenee, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevin osin. Koska tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin, unionin yleinen tuomioistuin on näin ollen yksin toimivaltainen määrittämään kyseisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä (ks. vastaavasti mm. tuomio Les Éditions Albert René v. SMHV, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, 68 kohta ja määräys Repsol YPF v. SMHV, C‑466/13 P, EU:C:2014:2331, 54 kohta).

32

Toinen kanneperuste on siten jätettävä tutkimatta.

33

El Corte Inglés väittää, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan riidanalaisilta merkeiltä edellytettävä samankaltaisuuden aste asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiseksi on erilainen. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja erityisesti tuomion Intra-Presse v. Golden Balls (C‑581/13 P ja C‑582/13 P, EU:C:2014:2387) 72–78 kohdasta ilmenee sen mukaan nimittäin, että toisin kuin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, mainitun artiklan 5 kohdassa edellytetään vain vähäistä samankaltaisuuden astetta riidanalaisten merkkien välillä. Koska unionin yleinen tuomioistuin on myöntänyt, että riidanalaisten merkkien merkityssisältö on samankaltainen, vaikkakin vähäisessä määrin, mainittu tuomioistuin on siis tehnyt virheen, kun se ei ole tutkinut, oliko muiden asiassa merkityksellisten tekijöiden, kuten aikaisempien tavaramerkkien yleisen tunnettuuden tai maineen, vuoksi niin, että mainittu vähäinen merkityssisällön samankaltaisuus kuitenkin riittää siihen, että kohdeyleisö liittää mainitut merkit yhteen.

34

SMHV tuo esiin, että tuomio Intra-Presse v. Golden Balls (C‑581/13 P ja C‑582/13 P, EU:C:2014:2387), johon El Corte Inglés perustaa argumentaationsa, on suhteutettava tuomioihin Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) ja Ferrero v. SMHV (C‑552/09 P, EU:C:2011:177). Kyseisissä kahdessa tuomiossa unionin tuomioistuin katsoi nimittäin, että unionin yleinen tuomioistuin oli aivan oikein katsonut, ettei asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, jonka säännökset olivat samat kuin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan säännökset, selvästikään voitu soveltaa, vaikka unionin yleinen tuomioistuin oli todennut viimeksi mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn nykyisen suojan soveltamisedellytyksiä tutkiessaan yhteisen sanaosan tai kuvio-osan olemassaolon.

35

SMHV:n mukaan nämä erilaiset ratkaisut selittyvät sillä, että asioissa, joissa tuomiot Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) ja Ferrero v. SMHV (C‑552/09 P, EU:C:2011:177) on annettu, toisin kuin tuomiossa Intra-Presse v. Golden Balls (C‑581/13 P ja C‑582/13 P, EU:C:2014:2387) kyseessä olleessa tilanteessa, unionin yleinen tuomioistuin oli ottanut huomioon riidanalaisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön vertailuvaiheesta lukien senkaltaiset tekijät kuin kunkin kyseisistä merkeistä erottavat ja hallitsevat osat, joita muissa tilanteissa tarkasteltaisiin vain sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. SMHV päättelee tästä, että silloin kun unionin yleinen tuomioistuin on ottanut huomioon kunkin riidanalaisen merkin erottavat ja hallitsevat osat niiden vertailuvaiheesta lukien, kuten on nyt käsiteltävässä asiassa, mutta kun se tulee mainitun tutkimisen lopuksi siihen tulokseen, että vähäisestä merkityssisällön samankaltaisuudesta huolimatta sekaannusvaaraa ei ole, mainitulla tuomioistuimella on oikeus päätellä siitä, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltaminen on väistämättä suljettu pois.

36

Toissijaisesti SMHV väittää, että vaikka unionin tuomioistuin muodollisesti ei ole nimenomaisesti tutkinut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen yhteydessä, oliko mainitun artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisedellytyksiä tutkittaessa todettu vähäinen merkityssisällön samankaltaisuus riittävää, jotta yleisö muodostaa yhteyden riidanalaisten merkkien välille, tietyistä unionin yleisen tuomioistuimen mainitun tutkimisen yhteydessä esittämistä näkökohdista on kuitenkin pääteltävä, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa ei myöskään voitu soveltaa, koska kuluttajat olisivat mahdollisesti mieltäneet sen, että riidanalaiset merkit merkitsivät samaa, vasta sen jälkeen, kun he olisivat kääntäneet merkin The English Cut äidinkielelleen, joten kuluttajat eivät välittömästi yhdistä kyseisten merkkien merkityssisältöjä toisiinsa.

37

Aluksi on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan säännökset ovat samat kuin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan säännökset. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 5 kohtaa koskevaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on pidettävä merkityksellisenä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan tulkinnassa.

38

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta seuraa, että sen soveltaminen riippuu kolmesta edellytyksestä: ensiksi siitä, että kyseiset merkit ovat samoja tai samankaltaisia, toiseksi siitä, että väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitä, että on vaara, että merkin, jota on haettu tavaramerkiksi, käyttäminen ilman perusteltua syytä voisi merkitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai olla niille haitaksi. Mainitusta sanamuodosta ilmenee myös, että edellä mainittujen kolmen edellytyksen on katsottava olevan kumulatiivisia. Lopuksi on todettava, että riidanalaisten merkkien samuuteen tai samankaltaisuuteen liittyvä edellytys on yhteinen mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdalle ja 5 kohdalle.

39

Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan sanamuodosta sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ilmene, että samankaltaisuuden käsite olisi erisisältöinen kyseisissä kohdissa, tästä seuraa muun muassa, että silloin, kun unionin yleinen tuomioistuin on mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisedellytyksiä tutkiessaan todennut, että riidanalaiset merkit eivät ole samankaltaisia, on väistämättä niin, että kyseiseen asiaan ei voida soveltaa myöskään mainitun artiklan 5 kohtaa. Päinvastaisessa tapauksessa eli silloin, kun unionin yleinen tuomioistuin katsoo mainitussa tutkinnassa, että riidanalaisten merkkien välillä on tiettyä samankaltaisuutta, mainittu toteamus pätee myös sekä mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan että 5 kohdan soveltamiseen.

40

Sellaisessa tilanteessa, jossa kyseinen samankaltaisuuden aste ei ole riittävä, jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voitaisiin soveltaa, ei kuitenkaan voida päätellä, että myös mainitun artiklan 5 kohdan soveltaminen on väistämättä suljettu pois.

41

Kyseisen artiklan eri kohdissa riidanalaisilta merkeiltä edellytettävä samankaltaisuuden aste on nimittäin erilainen. Kun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen edellytyksenä on se, että kyseisten merkkien samankaltaisuuden asteen todetaan olevan sellainen, että se on omiaan synnyttämään kyseisen kohdeyleisön mielessä sekaannusvaaran niiden välillä, mainitunlaista vaaraa ei sitä vastoin edellytetä saman artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksenä.

42

Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa vaaditaan vain, että kyseessä oleva samankaltaisuus saa kohdeyleisön yhdistämään merkit toisiinsa eli liittämään ne yhteen, eikä sitä, että kohdeyleisö sekoittaisi riidanalaiset merkit toisiinsa, on todettava, että suojaa, josta mainitussa säännöksessä säädetään laajalti tunnetuille tavaramerkeille, sovelletaan, vaikka riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden aste olisi vähäisempi (ks. analogisesti tuomio Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, C‑408/01, EU:C:2003:582, 27, 29 ja 31 kohta ja tuomio Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, 57, 58 ja 66 kohta).

43

Tästä seuraa, että siinä tapauksessa, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisedellytysten tutkiminen on paljastanut tietyn samankaltaisuuden riidanalaisten merkkien välillä, unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä on tässä tilanteessa sen määrittämiseksi, täyttyvätkö kyseisen artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset, tutkia, liittääkö kohdeyleisö kyseiset merkit yhteen muiden merkityksellisten tekijöiden vuoksi, kuten aikaisemman tavaramerkin yleisen tunnettuuden tai maineen vuoksi (ks. vastaavasti tuomio Intra-Presse v. Golden Balls, C‑581/13 P ja C‑582/13 P, EU:C:2014:2387, 73 kohta).

44

Sitä, onko unionin yleinen tuomioistuin soveltanut nyt käsiteltävässä asiassa virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa, kuten El Corte Inglés väittää, on arvioitava edellä esitettyjen näkökohtien valossa.

45

Tältä osin on todettava, että tutkiessaan mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisedellytyksiä unionin yleinen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa, että riidanalaisten merkkien merkityssisällöt olivat vähäisessä määrin samankaltaisia. Mainitun tuomion 33 kohdassa se on kuitenkin katsonut, että kun otetaan huomioon, että ulkoasut ja lausuntatavat eivät olleet samankaltaisia, riidanalaisessa päätöksessä on aiheellisesti todettu, että kyseiset merkit olivat kokonaisuutena erilaisia. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että koska yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kumulatiivisista soveltamisedellytyksistä ei täyttynyt, sekaannusvaaraa ei ollut tarpeen arvioida kokonaisuutena.

46

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytysten arvioinnista unionin yleinen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että mainitun artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä suoritetusta riidanalaisten merkkien vertailusta ilmenee, että kyseiset merkit eivät olleet samankaltaisia ja että näin ollen mainitun artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset eivät täyttyneet.

47

Näin katsoessaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen. Unionin yleinen tuomioistuin ei nimittäin voinut jättää huomiotta valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa esittämäänsä omaa toteamustaan, jonka mukaan riidanalaisten merkkien merkityssisällöt olivat samankaltaisia.

48

Näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt tutkia, oliko mainitun samankaltaisuuden aste, vaikkakin se oli vähäinen, riittävä, jotta kohdeyleisö liittää kyseiset merkit yhteen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla muiden merkityksellisten tekijöiden, kuten aikaisemman tavaramerkin yleisen tunnettuuden tai maineen, vuoksi.

49

Unionin tuomioistuimen tuomioon Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) ja tuomioon Ferrero v. SMHV (C‑552/09 P, EU:C:2011:177), joihin SMHV vetoaa, perustuva oikeuskäytäntö ei saata mainittua päätelmää kyseenalaiseksi, koska mainitut tuomiot koskevat erilaisia tilanteita. Näin on erityisesti sen vuoksi, että vaikka kyseisissä asioissa riidanalaisissa merkeissä oli yhteinen sana tai osatekijä, unionin yleinen tuomioistuin oli muodollisesti todennut, toisin kuin valituksenalaisessa tuomiossa, että riidanalaiset merkit eivät olleet samankaltaisia.

50

Vaikka oletettaisiinkin, että – kuten SMHV väittää – valituksenalaisesta tuomiosta voitaisiin päätellä, että unionin tuomioistuin oli tutkittuaan sen, onko riidanalaisten merkkien välillä mahdollisesti yhteys, tullut siihen lopputulokseen, että nyt käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset eivät täyttyneet sen vuoksi, että sen suorittamasta mainitun artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisedellytysten tutkimisesta ilmeni, että kyseiset kuluttajat eivät kyenneet välittömästi yhdistämään toisiinsa riidanalaisten merkkien merkityssisältöjä, olisi todettava, että mainittu perustelu olisi oikeudellisesti virheellinen. Mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuilta loukkauksilta ei nimittäin edellytetä, että yhdistäminen, jonka kuluttajat riidanalaisten merkkien välillä suorittavat, on välitöntä.

51

Näin ollen kolmas valitusperuste on hyväksyttävä perusteltuna.

52

Tästä seuraa, että valituksenalainen tuomio on kumottava siltä osin kuin siinä katsotaan, että siitä, että riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden aste ei ollut riittävä, jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa olisi voitu soveltaa, seurasi, että mainitun artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset eivät näin ollen kyseisessä asiassa myöskään täyttyneet. Valitus on hylättävä muilta osin.

53

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että kun unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion, se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

54

Käsiteltävässä asiassa edellytykset sille, että unionin tuomioistuin voisi itse ratkaista asian lopullisesti, eivät täyty. Kuten tämän tuomion 48 kohdasta ilmenee, unionin yleisen tuomioistuimen on nimittäin tutkittava, oliko valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisedellytyksiä tutkittaessa todettu riidanalaisten merkkien välisen samankaltaisuuden aste, vaikkakin se oli vähäinen, riittävä, jotta kohdeyleisö liittää kyseiset merkit yhteen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla muiden merkityksellisten tekijöiden, kuten aikaisemman tavaramerkin yleisen tunnettuuden tai maineen vuoksi.

55

Asia on näin ollen palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen ja oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (yhdeksäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: