—

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, edustajanaan Rechtsanwalt J. Nabert,

—

Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato G. Palatiello,

—

Puolan hallitus, asiamiehenään M. Szpunar,

—

Euroopan komissio, asiamiehinään T. van Rijn ja F. Bulst,

1

Ennakkoratkaisupyynnöt koskevat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25; jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan tulkintaa.

2

Nämä pyynnöt on esitetty kahdessa asiassa, joista ensimmäisen on pannut vireille Alfred Strigl Deutsches Patent- und Markenamtissa (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto, jäljempänä virasto), toisessa asianosaisina ovat Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (jäljempänä Securvita) ja Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (jäljempänä Öko-Invest) ja joista ensimmäinen koskee ilmaisun ”Multi Markets Fund MMF” ja toinen ilmaisun ”NAI – Der Natur-Aktien-Index” rekisteröimistä sanamerkiksi.

3

Direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1.   Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –”

4

Tavaramerkkien ja muiden erottavien tunnusten suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) (BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä MarkenG) 8 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Sellaisia tavaramerkkejä ei voida rekisteröidä,

5

Strigl teki vuonna 2008 virastolle hakemuksen sanamerkin ”Multi Markets Fund MMF” rekisteröimiseksi tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia seuraavaa kuvausta vastaavia palveluja varten: ”vakuutustoiminta (neuvonta, vakuutusten myynti ja välitys); vakuutuskonsultointi; rahatalousasiat (pankki- ja luottolaitosten palvelut, rahoituskonsultointi, investointi ja sijoittaminen, notariaattipalvelut, rahoituspalvelut); kiinteistöasiat (kiinteistönhallinta- ja isännöintipalvelut, kiinteistönvälityspalvelut); omaisuus- ja rahoituskonsultointi”.

6

Virasto hylkäsi rekisteröintihakemuksen MarkenG:n 8 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan nojalla 23.5. ja 11.9.2008 tekemillään päätöksillä.

7

Virasto katsoi, että sanayhdistelmällä ”Multi Markets Fund” kuvailtiin sijoitusrahastoa, joka investoi useilla eri rahoitusmarkkinoilla.

8

Virasto katsoi muun muassa, että näytti ilmeiseltä, että jos oletetaan, ettei kohdeyleisö tunne kirjainyhdistelmän ”MMF” merkitystä, se ymmärtää kyseisen kirjainyhdistelmän merkin ”Multi Markets Fund” kolmen sanaosan ilmeiseksi lyhenteeksi, sillä kyseinen lyhenne seuraa välittömästi näitä kolmea sanaosaa ja siinä toistetaan näiden sanojen alkukirjaimet.

9

Virasto myönsi, että erikseen tarkasteltuna kirjainyhdistelmä ”MMF” voidaan ymmärtää monella eri tavalla, mutta katsoi kuitenkin, että kun otetaan huomioon rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muut osat ja sen kattamat palvelut, tulkintamahdollisuudet rajoittuvat selvästi.

10

Strigl valitti kyseisestä hylkäävästä päätöksestä Bundespatentgerichtiin (liittovaltion patenttituomioistuin). Hänen mukaansa rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä on useita merkityksiä rahoitusalalla eikä sillä ole mitään erityistä yhteyttä tiettyyn rahoituspalveluun. Osa ”MMF” voi nimittäin vastata joukkoa lyhenteitä, mikä on riittävä peruste hylätä näkemys siitä, että kyseistä ilmaisua voidaan käyttää kuvailevasti.

11

Tässä tilanteessa Bundespatentgericht päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Sovelletaanko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettuja rekisteröinnin esteitä myös sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistämällä kuvaileva sanayhdistelmä ja kirjainyhdistelmä, joka ei ole kuvaileva, jos kohdeyleisö mieltää kirjainyhdistelmän kuvailevien sanojen lyhenteeksi, sillä kirjainyhdistelmässä toistetaan kyseisten sanojen alkukirjaimet, ja jos tavaramerkki voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna näin ollen ymmärtää toisiaan selventävien kuvailevien ilmaisujen tai lyhenteiden yhdistelmäksi?”

12

Sanamerkki ”NAI – Der Natur-Aktien-Index” rekisteröitiin 25.6.2001 virastossa Securvitan nimiin tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia palveluja varten.

13

Öko-Invest haki 18.7.2007 kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista sillä perusteella, että kirjainyhdistelmää ”NAI” käytetään rahoitusalalla sanayhdistelmän ”Natur-Aktien-Index” lyhenteenä. Öko-Investin mukaan kyseinen sanayhdistelmä, joka seuraa välittömästi kirjainyhdistelmää, on kuvaileva ilmaisu. Myös kirjainyhdistelmää, joka mielletään pelkäksi sanayhdistelmän lyhenteeksi, on pidettävä vain kuvailevana ilmaisuna. Öko-Investin mukaan kohdeyleisö ymmärtää, että kyseisellä ilmaisulla kuvataan rekisteröidyn tavaramerkin kattamia palveluja, sillä viimeksi mainitut liittyvät ekologisesti suuntautuneiden yritysten osakkeita kuvaavaan indeksiin.

14

Virasto hyväksyi kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen 28.5.2008 tekemällään päätöksellä. Virasto perusteli päätöstään sillä, ettei kyseistä tavaramerkkiä olisi voitu MarkenG:n 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen vuoksi rekisteröidä, koska tavaramerkki muodostuu kokonaisuutena tarkasteltuna täysin kuvailevista ilmaisuista, joita edeltää lyhenne.

15

Viraston mukaan sanayhdistelmää edeltävä kirjainyhdistelmä ”NAI” on lyhenne, jonka kohdeyleisö myös tunnistaa sellaiseksi. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että sanayhdistelmän kunkin sanan alkukirjaimet vastaavat kirjainyhdistelmää ”NAI”, ja toisaalta siitä, että kyseisestä kirjainyhdistelmää seuraa ajatusviiva, joka vielä vahvistaa ajatusta siitä, että kyseessä on lyhenne.

16

Securvita valitti kyseisestä päätöksestä Bundespatentgerichtiin ja väittää valituksensa tueksi, ettei rekisteröityä tavaramerkkiä koske mikään mitättömyysperuste.

17

Tässä tilanteessa Bundespatentgericht päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Sovelletaanko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettuja rekisteröinnin esteitä myös sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistämällä kirjainyhdistelmä, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, ja kuvaileva sanayhdistelmä, jos kohdeyleisö mieltää kirjainyhdistelmän kuvailevien sanojen lyhenteeksi, sillä kirjainyhdistelmässä toistetaan kyseisten sanojen alkukirjaimet, ja jos tavaramerkki voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna näin ollen ymmärtää toisiaan selventävien kuvailevien ilmaisujen tai lyhenteiden yhdistelmäksi?”

18

Unionin tuomioistuimen presidentin 26.5.2011 antamalla määräyksellä nämä kaksi asiaa yhdistettiin asian käsittelyä ja tuomion antamista varten.

19

Koska direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainitut rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet ovat samanlaisia kuin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), joka on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut hylkäysperusteet, kyseisiä asetuksia koskevaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sovelletaan pääasioiden kohteena olevan direktiivin säännöksiin.

20

Koska ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on viitannut joko kumulatiivisesti tai vaihtoehtoisesti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainittuihin kahteen rekisteröinnin esteeseen ja mitättömyysperusteeseen, on aluksi todettava, että vaikka jokainen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisteröinnin este on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröinnin esteisiin ja vaikka jokaista niistä on tarkasteltava erikseen, kyseisen säännöksen b ja c alakohdassa mainittujen esteiden soveltamisalat ovat kuitenkin ilmeisellä tavalla osittain päällekkäisiä (ks. vastaavasti asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619, 85 kohta).

21

Merkiltä, joka on niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten sen rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, kuvaileva direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, puuttuu siis tämän vuoksi väistämättä erottamiskyky näiden samojen tavaroiden ja palvelujen osalta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 kohta ja asia C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, tuomio 10.3.2011, Kok., s. I-1541, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22

Kyseisiä rekisteröinnin esteitä on lisäksi tulkittava niiden jokaisen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin rekisteröinnin estettä tarkasteltaessa, voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia huomioon otettavia seikkoja kyseessä olevan rekisteröinnin esteen mukaan (ks. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 45 ja 46 kohta ja asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok., s. I-8317, 25 kohta).

23

Oikeuskäytännössä on täsmennetty osien yhdistelmästä muodostuvien ilmaisujen osalta, että mahdollista kuvailevuutta voidaan osittain tarkastella kunkin osan osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava myös näiden osien muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun (ks. vastaavasti asia C-273/05 P, SMHV v. Celltech R&D, tuomio 19.4.2007, Kok., s. I-2883, 76 ja 79 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämiä kysymyksiä on tarkasteltava näiden seikkojen valossa.

25

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin mainitsee, että pääasioissa kyseessä olevissa tavaramerkeissä olevilla kahdella pääasiallisella sanayhdistelmällä, jotka ovat ”Multi Markets Fund” ja ”Der Natur-Aktien-Index”, kuvaillaan yhtäältä sijoitusrahastoa, joka investoi useilla eri rahoitusmarkkinoilla, ja toisaalta ekologisesti suuntautuneiden yritysten osakkeita kuvaavaa pörssi-indeksiä.

26

Kansallisen tuomioistuimen mukaan on katsottava, että näillä sanayhdistelmillä sellaisenaan kuvaillaan tarjottujen rahoituspalvelujen ominaisuuksia direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, koska niillä kuvaillaan elinkeinotoiminnassa tietyntyyppisiä palveluja ja näiden palvelujen tiettyjä ominaisuuksia.

27

Pääasioissa kyseessä olevista kirjainyhdistelmistä kansallinen tuomioistuin toteaa, että merkit ”MMF” ja ”NAI” eivät ole erikseen tarkasteltuina kuvailevia direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

28

Kyseisillä kirjainyhdistelmillä ei nimittäin sellaisenaan voida kuvailla minkäänlaista asianomaisten palvelujen ominaisuutta direktiivin kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

29

Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii kysymyksillään selvittämään, sovelletaanko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa säädettyjä rekisteröinnin esteitä sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistämällä kuvaileva sanayhdistelmä ja kirjainyhdistelmä, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva mutta jossa toistetaan kyseisen sanayhdistelmän muodostavien sanojen alkukirjaimet.

30

Tässä yhteydessä on todettava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään estämään sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, joilta puuttuu erottamiskyky, sillä yksinomaan erottamiskykyiset tavaramerkit voivat täyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok., s. I-5475, 30 kohta ja em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 23 kohta).

31

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta on todettava, että kyseisen säännöksen taustalla olevan yleisen edun mukaista on taata, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, yhtä tai useampaa ominaisuutta kuvailevia merkkejä voivat vapaasti käyttää kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat tällaisia tavaroita tai palveluja (ks. em. asia Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, tuomion 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32

Nyt käsiteltävissä asioissa on todettava, että molemmissa tapauksissa pääasioissa kyseessä olevat kolme isoa kirjainta eli ”MMF” ja ”NAI” vastaavat sanayhdistelmien, joihin ne on liitetty, sanojen alkukirjaimia. Sanayhdistelmän ja kirjainyhdistelmän tarkoituksena on siten molemmissa tapauksissa selventää toisiaan ja korostaa niiden välillä olevaa yhteyttä. Kirjainyhdistelmät on siis lisätty, jotta vahvistettaisiin kohdeyleisön mielikuvaa sanayhdistelmästä siten, että sen käyttö yksinkertaistuu ja sen muistaminen helpottuu.

33

Tässä yhteydessä on todettava, että sillä, edeltääkö vai seuraako kirjainyhdistelmä sanayhdistelmää, ei ole mitään merkitystä.

34

Yhdistelmästä ”NAI – Der Natur-Aktien-Index” on myös huomautettava, että kirjainyhdistelmää ”NAI” seuraa ajatusviiva, joka liittää sen sanayhdistelmään. Kuten ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, ajatusviiva on omiaan vahvistamaan kokonaisvaikutelmaa, jonka mukaan kyseessä on pelkkä kirjainyhdistelmää seuraavan sanayhdistelmän lyhenne. Lisäksi – kuten kansallinen tuomioistuin on todennut – kyseistä arviointia ei saata kyseenalaiseksi se, että kirjainyhdistelmä ”NAI” ei sisällä sitä seuraavaan sanayhdistelmään sisältyvän määräisen artikkelin ”Der” alkukirjainta, koska artikkeli ”Der” on toissijainen osa niihin substantiiveihin nähden, joiden alkukirjaimet toistetaan kyseisessä kirjainyhdistelmässä.

35

Myöskään minkään muun seikan perusteella ei voida katsoa, että sanayhdistelmän ja kirjainyhdistelmän muodostama yhdistelmä olisi epätavallinen tai että sillä olisi oma merkityksensä, jonka perusteella kohdeyleisö voisi mieltää asianomaisten palvelujen erottuvan palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä (ks. vastaavasti asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 69 kohta).

36

Pelkkä kirjainyhdistelmän liittäminen lyhenteenä sanayhdistelmään tekemättä niihin mitään tavanomaisesta poikkeavaa muutosta voi päinvastoin saada aikaan ilmaisun, joka muodostuu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää kuvailemaan kyseessä olevien palvelujen ominaisuuksia (ks. vastaavasti em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 98 kohta).

37

Jos – kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on ehdottanut – kohdeyleisö mieltää pääasioissa kyseessä olevat kirjainyhdistelmät sanayhdistelmien, joihin ne on yhdistetty, lyhenteiksi, kyseiset kirjainyhdistelmät eivät voi olla enempää kuin kokonaisuutena tarkasteltavan tavaramerkin kaikkien osien summa siitäkään huolimatta, että kirjainyhdistelmiä voidaan erikseen tarkasteltuina pitää erottamiskykyisinä.

38

Kuten julkisasiamies on täsmentänyt ratkaisuehdotuksensa 56 kohdassa, kirjainyhdistelmällä, jossa toistetaan sanayhdistelmän muodostavien sanojen alkukirjaimet, on päinvastoin sanayhdistelmään nähden ainoastaan toisarvoinen asema. Kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on ehdottanut, kumpikin kyseessä oleva kirjainyhdistelmä voi, vaikkei se olekaan erikseen tarkasteltuna kuvaileva, olla kuvaileva sen vuoksi, että se on yhdistetty kyseisessä tavaramerkissä pääasialliseen ilmaisuun, joka on erikseen tarkasteltuna kuvaileva ja jonka lyhenteeksi kyseinen kirjainyhdistelmä mielletään.

39

Tästä seuraa, että jos kohdeyleisö mieltää pääasioissa kyseessä olevien tavaramerkkien kokonaisuutena tarkasteltuina antavan tietoja niillä tarkoitettujen rahoituspalvelujen ominaisuuksista, kyseisiä tavaramerkkejä on siis pidettävä kuvailevina direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja näin ollen niiltä puuttuu väistämättä erottamiskyky asianomaisten palveluiden osalta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 kohta).

40

Esitettyihin kysymyksiin on siis vastattava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on tulkittava siten, että niitä sovelletaan sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistämällä kuvaileva sanayhdistelmä ja kirjainyhdistelmä, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, jos kohdeyleisö mieltää kirjainyhdistelmän kyseisen sanayhdistelmän lyhenteeksi siksi, että kirjainyhdistelmässä toistetaan kyseisen sanayhdistelmän kunkin sanan alkukirjaimet, ja jos kyseinen tavaramerkki voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna näin ollen ymmärtää kuvailevien ilmaisujen tai lyhenteiden yhdistelmäksi, jolta tästä syystä puuttuu erottamiskyky.

41

Pääasioiden asianosaisten osalta asioiden käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on tulkittava siten, että niitä sovelletaan sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistämällä kuvaileva sanayhdistelmä ja kirjainyhdistelmä, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, jos kohdeyleisö mieltää kirjainyhdistelmän kyseisen sanayhdistelmän lyhenteeksi siksi, että kirjainyhdistelmässä toistetaan kyseisen sanayhdistelmän kunkin sanan alkukirjaimet, ja jos kyseinen tavaramerkki voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna näin ollen ymmärtää kuvailevien ilmaisujen tai lyhenteiden yhdistelmäksi, jolta tästä syystä puuttuu erottamiskyky.