Kohtuasi T‑1103/23

Ferrari SpA

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Üldkohtu (kaheksas koda laiendatud koosseisus) 2. juuli 2025. aasta otsus

Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk TESTAROSSA – Kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) – Kasutamine kolmanda isiku poolt – Kasutamise olemus – Kaubamärgi omaniku vaikiv nõusolek – Tegeliku kasutamise tõendamine – Kasutatud autod – Varuosad ja tarvikud

1. Euroopa Liidu kaubamärk – Loobumine, tühistamine ja kehtetuks tunnistamine – Tühistamise põhjused – Kaubamärgi tegelikult kasutamata jätmine – Kasutamise tõendamine – Tegelik kasutamine – Mõiste – Kaubamärgi all turule toodud kasutatud kauba edasimüük omaniku poolt – Hõlmamine

   (Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 15 lõiked 1 ja 2 ning artikli 51 lõike 1 punkt a)

   (vt punktid 30 ja 31)

2. Euroopa Liidu kaubamärk – Loobumine, tühistamine ja kehtetuks tunnistamine – Tühistamise põhjused – Kaubamärgi tegelikult kasutamata jätmine – Kasutamine kolmanda isiku poolt kaubamärgi omaniku nõusolekul – Vaikiv nõusolek – Hindamiskriteeriumid – Kaubamärgi kasutamine kasutatud kauba jaoks

   (Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 15 lõige 2)

   (vt punktid 35, 37–39, 42 ja 43)

3. Euroopa Liidu kaubamärk – Loobumine, tühistamine ja kehtetuks tunnistamine – Tühistamise põhjused – Kaubamärgi tegelikult kasutamata jätmine – Sõnamärk TESTAROSSA

   (Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a)

   (vt punktid 41, 45, 52, 60, 91, 95 ja 103)

4. Euroopa Liidu kaubamärk – Loobumine, tühistamine ja kehtetuks tunnistamine – Tühistamise põhjused – Kaubamärgi tegelikult kasutamata jätmine – Kasutamise tõendamine – Tegelik kasutamine – Mõiste – Varem kaubamärgi all turustatud kaubaga seotud teenuste osutamine – Hõlmamine – Tingimus – Sama kaubamärgi all osutatavad teenused

   (Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a)

   (vt punktid 47 ja 48)

5. Euroopa Liidu kaubamärk – Loobumine, tühistamine ja kehtetuks tunnistamine – Tühistamise põhjused – Kaubamärgi tegelikult kasutamata jätmine – Kasutamise tõendamine – Tegelik kasutamine – Mõiste – Registreeritud kaubamärgi kasutamine varuosade jaoks, mis on selle kaubamärgiga hõlmatud toodete lahutamatu osa – Hõlmamine – Piirid

   (Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a)

   (vt punktid 97–99)

Kokkuvõte

Üldkohus (laiendatud koosseisus) tühistas Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) apellatsioonikoja otsuse ( 1 ) ja tegi otsuse mõiste „tegelik kasutamine“ kohta olukorras, kus kolmas isik müüb vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kasutatud kaupu kaubamärgi omaniku vaikival nõusolekul edasi. Seeläbi selgitas ta kohtuotsusest Ferrari ( 2 ) tulenevat kohtupraktikat.

Hagejale Ferrari SpA kuulub sõnamärgi TESTAROSSA Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering sõidukite ( 3 ) jaoks (muu hulgas). Menetlusse astuja Kurt Hesse esitas 7. septembril 2015 rahvusvahelise registreeringu tagajärgede kehtetuks tunnistamise taotluse. ( 4 ) Tühistamisosakond rahuldas taotluse osaliselt ja jättis selle taotluse „mootorsõidukite“ osas rahuldamata.

Nii menetlusse astuja kui ka hageja esitasid nimetatud otsuse peale kaebuse, nõudes selle osalist tühistamist. EUIPO apellatsioonikoda rahuldas menetlusse astuja kaebuse ja jättis hageja kaebuse rahuldamata, mille tagajärjel tema õigused vaidlustatud kaubamärgile kõigi kaupade osas tühistati. Hageja esitas Üldkohtule selle otsuse tühistamise nõudes hagi.

Üldkohtu hinnang

Esimesena tegi Üldkohus otsuse vaidlustatud kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta mootorsõidukite jaoks. Kõigepealt sedastas ta, et vaidlustatud kaubamärgi all ei toodetud ega viidud asjaomasel ajavahemikul turule ühtegi uut autot ning et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kasutatud sõidukeid turustasid volitatud edasimüüjad või turustajad. Sellega seoses tuletas ta meelde, et kuigi kaubamärgiga tähistatud kasutatud kauba edasimüük iseenesest ei kujuta endast tingimata tegelikku kasutamist ( 5 ), võib juhul, kui vaidlustatud kaubamärgi omanik kasutab seda edasimüümisel vastavalt kaubamärgi peamisele ülesandele, sellist kasutamist siiski pidada selle kaubamärgi „tegelikuks kasutamiseks“. Niisugust tõlgendust kinnitab määruse nr 207/2009 artikli 13 lõige 1, millest tuleneb, et kaubamärki võib kasutada kaupade jaoks, mis on selle kaubamärgi all juba turule viidud, mistõttu kaubamärgi omanik ei saa kolmandal isikul sellist kasutamist keelata. See ei tähenda aga, et kaubamärgi omanik ei saa ise oma kaubamärki niisuguste kaupade jaoks kasutada. See kehtib ka kaubamärgi kasutamise kohta kolmanda isiku poolt kaubamärgiomaniku nõusolekul, mistõttu on kaubamärgi omanikul võimalik tõendada, et kaubamärki on tegelikult kasutatud kaupade jaoks, mida kolmas isik on tema nõusolekul selle kaubamärgi all müünud.

Seejärel tõdes Üldkohus – märkides, et hageja ei ole esitanud tõendeid oma sõnaselge nõusoleku kohta vaidlustatud kaubamärgi kasutamiseks kolmanda isiku poolt asjaomasel ajavahemikul –, et selline nõusolek võib kaudselt tuleneda ka asjaoludest ja tõenditest, mis eelnevad või järgnevad asjaomase kaubamärgi kasutamisele kolmanda isiku poolt või langevad sellega kokku. Samas ei saa sellises konkreetses kontekstis, nagu on kaubamärgi kasutamine kasutatud kaupade puhul, tuletada kaudset nõusolekut pelgalt asjaolust, et kaubamärgi omanik oli teadlik kaubamärgi kasutamisest kolmanda isiku poolt ega olnud sellele vastu. Lisaks tuleb kaudse nõusoleku olemasolu väljendavaid asjakohaseid asjaolusid ja tõendeid analüüsida, võttes eelkõige arvesse asjaomases majandussektoris põhjendatuks peetavat kasutamist ning turu omadusi.

Nii leidis Üldkohus esiteks, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kasutatud auto müük selle kaubamärgi omaniku volitatud edasimüüja või turustaja poolt, mitte aga mis tahes kolmanda isiku poolt, kellel ei ole kaubamärgi omanikuga mingit seost, on kaudne tõend selle kohta, et see auto on müüdud viimase vaikival nõusolekul. Sellega seoses tuletas ta meelde, et tootmisettevõtja kaubamärgi kasutamist kaubamärgi omaniku volitatud turustusettevõtja poolt saab lugeda toimunuks kaubamärgiomaniku nõusolekul, kuna selline luba loob nende kahe äriühingu vahel seose, mis eeldab, et kaubamärgiomanik on volitatud edasimüüjale või turustajale andnud loa kasutada oma kaubamärki. Niisugust hinnangut kinnitab autoturul põhjendatuks peetav tava, mille puhul loetakse, et volitatud edasimüüjal või turustajal on õigus turustada kõiki selle tootja mudeleid. Sama kehtib kasutatud sõidukite turul, kus üldiselt eristatakse kasutatud sõidukite müüki sõltumatu kolmanda isiku poolt ning müüki, mida teostab volitatud edasimüüja või turustaja.

Teiseks, seoses hageja osutatava sertifitseerimisteenusega, mille eesmärk on tasu eest tõendada vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kasutatud autode ehtsust, tuletas Üldkohus meelde, et teatavate kaupade jaoks registreeritud kaubamärgi tegelik kasutamine kaubamärgi omaniku poolt seoses teenustega, mis on otseselt seotud juba turustatud kaupadega ja mille eesmärk on rahuldada neid kaupu ostnud klientide vajadusi, võib kujutada endast selle kaubamärgi „tegelikku kasutamist“. Käsitletaval juhul on sertifitseerimisteenus otseselt seotud vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud autode müügiga volitatud edasimüüjate poolt ja selle eesmärk on rahuldada nende autode klientide vajadusi, mistõttu võib selline kasutamine kujutada endast selle kaubamärgi „tegelikku kasutamist“. Selle teenuse arvetel kaubamärgi Ferrari ja vaidlustatud kaubamärgi samaaegne kasutamine on kooskõlas turutavaga, kuna autosid turustatakse tavaliselt nii tootjat tähistava kaubamärgi kui ka mudelit tähistava teise kaubamärgi all.

Lõpuks järeldas Üldkohus, et hageja on tõendanud, et ta on vaikimisi nõustunud sellega, et kolmas isik kasutab vaidlustatud kaubamärki „mootorsõidukite“ jaoks.

Teisena analüüsis Üldkohus vaidlustatud kaubamärgi tegelikku kasutamist varuosade ja tarvikute jaoks, mis on valdavalt kasutatud osad. Ta märkis esiteks, et seda kaubamärki kasutasid asjaomasel ajavahemikul volitatud edasimüüjad ja turustajad, ning teiseks, et hageja pakub sertifitseerimisteenust, mis hõlmab vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kasutatud autode osade kaubandusliku päritolu kontrolli. Seetõttu on hageja tõendanud, et ta on kaudselt nõustunud sellega, et kolmas isik kasutab vaidlustatud kaubamärki varuosade ja tarvikute jaoks. Lisaks tõdes Üldkohus, et apellatsioonikoda ei võtnud piisavalt arvesse asjaolu, et varuosade ja tarvikute müük volitatud edasimüüjate poolt puudutas ka vaidlustatud kaubamärgiga konkreetselt tähistatud originaalosi. Neil põhjustel asus ta seisukohale, et apellatsioonikoja hinnangud olid ekslikud.

Lõpuks märkis Üldkohus, et vaidlustatud kaubamärgi kasutamine varuosade ja tarvikute jaoks võib samuti kujutada endast selle kaubamärgi kasutamist „mootorsõidukite“ jaoks. Nimelt tuleb kaubamärki, mis on registreeritud kaupade ja nende varuosade mõne kategooria jaoks, käsitada nii, et seda on tegelikult kasutatud kõigi sellesse kategooriasse kuuluvate kaupade ja nende varuosade jaoks, isegi kui seda on kasutatud ainult teatavate kaupade või üksnes nende kaupade teatavate varuosade ja tarvikute jaoks, välja arvatud siis, kui tarbija tajub neid nii, et need moodustavad kõnealuse kaubamärgiregistreeringuga hõlmatud kaubakategooria iseseisva alamkategooria. Käsitletaval juhul ei ole apellatsioonikoda neid asjaolusid siiski uurinud ega tuvastanud, et vastavad varuosad ja tarvikud kujutavad endast mootorsõidukitest sõltumatut alamkategooriat, mistõttu ei ole esimeste puhul kasutamise tõendamine teistega seoses asjakohane. Esiteks piirdus apellatsioonikoda märkusega, et varuosade ja tarvikute ning autode majanduslik väärtus on ebaproportsionaalne, võtmata arvesse kohtupraktikat, mille kohaselt on kaupade või teenuste alamkategooria määratlemisel esmatähtis eesmärgi või otstarbe kriteerium. Teiseks leidis apellatsioonikoda, et asjaomane avalikkus ei arva, et varuosade ja tarvikute tootjatel on tehniline võimekus mootorsõidukeid ehitada. Üldkohus märkis aga, et selline üldreegel, mille kohaselt avalikkus on tingimata arusaamal, et mootorsõidukid ning varuosad ja tarvikud pärinevad kahelt eri tootjalt, ei ole tõendatud, kuna teatud arvu varuosi ja tarvikuid toodavad autotootjad ise. Järelikult on vaidlustatud otsuses ka selles osas tehtud vigu.

( 1 ) EUIPO viienda apellatsioonikoja 29. augusti 2023. aasta otsus (liidetud asjad R 334/2017‑5 ja R 343/2017‑5), parandatud 28. septembril 2023 (edaspidi „vaidlustatud otsus“).

( 2 ) 22. oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Ferrari (C‑720/18 ja C‑721/18, EU:C:2020:854).

( 3 ) Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni 15. juuni 1957. aasta Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 12 kuuluvad kaubad.

( 4 ) Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) artikli 158 lõike 2 alusel koostoimes selle määruse artikli 51 lõike 1 punktiga a.

( 5 ) Määruse 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses.