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Document 62024TJ0491
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 22 October 2025.#Puma SE v European Union Intellectual Property Office.#EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark CMS Italy – Earlier international figurative marks representing a feline bounding to the left – Relative ground for refusal – Injury to reputation – Article 8(5) of Regulation (EC) No 207/2009 – Strength of reputation – Obligation on EUIPO expressly to take into account the best-case scenario for the losing party before it – Duty of diligence.#Case T-491/24.
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 22 de octubre de 2025.
Puma SE contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca figurativa CMS Italy — Marcas internacionales figurativas anteriores que representan a un felino saltando hacia la izquierda — Motivo de denegación relativo — Perjuicio para el renombre — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Intensidad del renombre — Obligación de la EUIPO de tener en cuenta expresamente la hipótesis más favorable para la parte perdedora ante ella — Deber de diligencia.
Asunto T-491/24.
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 22 de octubre de 2025.
Puma SE contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca figurativa CMS Italy — Marcas internacionales figurativas anteriores que representan a un felino saltando hacia la izquierda — Motivo de denegación relativo — Perjuicio para el renombre — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Intensidad del renombre — Obligación de la EUIPO de tener en cuenta expresamente la hipótesis más favorable para la parte perdedora ante ella — Deber de diligencia.
Asunto T-491/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:976
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
de 22 de octubre de 2025 ( *1 )
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca figurativa CMS Italy — Marcas internacionales figurativas anteriores que representan a un felino saltando hacia la izquierda — Motivo de denegación relativo — Perjuicio para el renombre — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Intensidad del renombre — Obligación de la EUIPO de tener en cuenta expresamente la hipótesis más favorable para la parte perdedora ante ella — Deber de diligencia»
En el asunto T‑491/24,
Puma SE, con domicilio social en Herzogenaurach (Alemania), representada por los Sres. M. Schunke y P. Trieb, abogados,
parte recurrente,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. J. Ivanauskas y V. Ruzek, en calidad de agentes,
parte recurrida,
en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO es:
CMS Costruzione macchine speciali SpA, con domicilio social en Alonte (Italia),
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
integrado, durante las deliberaciones, por la Sra. M. J. Costeira, Presidenta, y la Sra. M. Kancheva (Ponente) y el Sr. P. Zilgalvis, Jueces;
Secretario: Sr. G. Mitrev, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vistas las preguntas escritas formuladas por el Tribunal General a la recurrente y a la EUIPO y las respuestas de estas, presentadas en la Secretaría del Tribunal General los días 14 y 21 de mayo de 2025, respectivamente;
celebrada la vista el 19 de junio de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
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1 |
Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Puma SE, solicita la anulación de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 4 de julio de 2024 (asunto R 2215/2019‑5) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). |
Antecedentes del litigio
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2 |
El 21 de diciembre de 2012, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, CMS Costruzione macchine speciali SpA, designó a la Unión Europea, con fecha de prioridad de 14 de diciembre de 2012, en el marco de la solicitud de protección del registro internacional n.o 1150538. |
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3 |
La marca para la que se efectuó dicha designación es la marca figurativa siguiente: |
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4 |
La marca solicitada designaba productos y servicios comprendidos en las clases 7, 11 y 37 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y que corresponden, respecto de cada una de esas clases, a la descripción siguiente:
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5 |
El 21 de noviembre de 2013, la recurrente formuló oposición, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), contra el registro de la marca solicitada para los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 4. |
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6 |
La oposición se basaba principalmente en las siguientes marcas anteriores (en lo sucesivo, «marcas anteriores»):
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7 |
El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009. La oposición, dirigida contra todos los productos y servicios mencionados en el apartado 4 anterior, se basaba en todos los productos cubiertos por la marca anterior n.o 2 y en una parte de los productos cubiertos por la marca anterior n.o 1, a saber, los comprendidos en las clases 18, 25 y 28. Se reivindicó el renombre para todos los productos en que se basaba la oposición y para todos los países en que las marcas anteriores gozaban de protección. Se adjuntaron a la oposición dieciocho documentos, incluidas resoluciones anteriores de la División de Oposición, para demostrar dicho renombre. |
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8 |
Mediante resolución de 28 de noviembre de 2014, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que no se había probado el renombre de las marcas anteriores. |
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9 |
El 26 de enero de 2015, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición. Presentó, por primera vez ante la Sala de Recurso, tres CD de anexos que contenían doce documentos o grupos de documentos para probar el renombre de las marcas anteriores. |
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10 |
Mediante resolución de 29 de enero de 2016 (en lo sucesivo, «primera resolución»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso basándose en que la recurrente no había probado el renombre de las marcas anteriores. |
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11 |
Mediante auto de 22 de mayo de 2019, Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy) (T‑161/16, EU:T:2019:350), el Tribunal General anuló la primera resolución. Teniendo en cuenta la doctrina extraída de la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), relativa a otra solicitud de marca, el Tribunal General consideró, por una parte, que la Sala de Recurso había incurrido en error al no tener en cuenta las resoluciones anteriores de la EUIPO presentadas por la recurrente ante la División de Oposición para probar el renombre de las marcas anteriores invocadas y, por otra parte, que había rechazado erróneamente, por considerarlas inadmisibles, las pruebas presentadas en el marco del procedimiento de recurso. |
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12 |
Mediante resolución de 24 de septiembre de 2020 (en lo sucesivo, «segunda resolución»), la Cuarta Sala de Recurso desestimó nuevamente el recurso interpuesto por la recurrente contra la resolución de la División de Oposición por la que se desestimó la oposición. |
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13 |
Mediante la sentencia de 5 de octubre de 2022, Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy) (T‑711/20, no publicada, en lo sucesivo, sentencia de anulación, EU:T:2022:604), el Tribunal General anuló la segunda resolución. Tras confirmar la comparación de las marcas en conflicto (sentencia de anulación, apartados 33 a 80), declaró que la Sala de Recurso había considerado erróneamente que no era necesario examinar la oposición basada en la marca anterior n.o 2, por el único motivo de que presentaba un menor grado de similitud con la marca solicitada en relación con la marca anterior n.o 1. A este respecto, el Tribunal General subrayó que el grado de similitud entre los signos no era más que uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de un vínculo con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 y que, por consiguiente, el menor grado de similitud de la marca anterior n.o 2 podía compensarse, en particular, con un mayor grado de renombre (sentencia de anulación, apartados 97 a 112). Además, por lo que respecta a la marca anterior n.o 1, el Tribunal General declaró que la Sala de Recurso había considerado erróneamente que no era necesario volver a examinar las pruebas del renombre, no consistentes en resoluciones anteriores de la División de Oposición (sentencia de anulación, apartados 114 a 136), que se habían presentado ante la División de Oposición. Por consiguiente, el Tribunal General anuló la segunda resolución en lo que respecta a la oposición basada en las marcas anteriores n.os 1 y 2, debido a la falta de apreciación global de la existencia y de la intensidad del renombre de dichas marcas (sentencia de anulación, apartados 137 a 144). |
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14 |
Mediante la resolución impugnada, la Quinta Sala de Recurso desestimó nuevamente el recurso de la recurrente. En primer lugar, tras señalar que estaba obligada a proceder a una nueva apreciación global de la existencia y de la intensidad del renombre de las marcas anteriores, decidió aceptar las pruebas adicionales presentadas en el procedimiento de recurso y consideró que, en la sentencia de anulación, el Tribunal General había confirmado la comparación de las marcas en conflicto. En segundo lugar, tras haber apreciado todas las pruebas del renombre de las marcas anteriores, incluidas las resoluciones anteriores de la División de Oposición y las pruebas adicionales presentadas ante ella, la Sala de Recurso constató que el examen conjunto de las pruebas presentadas por la recurrente mostraba «al menos» un grado medio de renombre de las marcas anteriores para el calzado y la ropa de deporte, por lo menos en Alemania, Italia, España, el Reino Unido y la República Checa. En tercer lugar, desestimó la oposición por considerar que no se había demostrado la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, a pesar del grado de renombre «al menos» medio de las marcas anteriores. En cuarto lugar, «en aras de la exhaustividad», también desestimó la oposición basándose en que la recurrente no había demostrado que se cumplieran los demás requisitos, a saber, el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores o el perjuicio causado a su carácter distintivo o a su renombre. |
Pretensiones de las partes
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15 |
La recurrente solicita al Tribunal General que:
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16 |
La EUIPO solicita al Tribunal General que:
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Fundamentos de Derecho
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17 |
En apoyo de su recurso, la recurrente invoca, en esencia, un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009. Este motivo único consta, en esencia, de cuatro partes relativas, en primer lugar, a la similitud de las marcas en conflicto, en segundo lugar, a la intensidad del renombre de las marcas anteriores, en tercer lugar, a la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto y, en cuarto lugar, a la existencia de un perjuicio para el renombre de las marcas anteriores. |
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18 |
A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos. |
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19 |
La protección ampliada que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 concede a la marca anterior registrada presupone que se reúnan los tres requisitos acumulativos siguientes: primero, la identidad o la similitud de las marcas en conflicto; segundo, el renombre de la marca anterior alegada en apoyo de la oposición, y, tercero, la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos. Estos requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no resulte aplicable (véase la sentencia de anulación, apartado 31 y la jurisprudencia citada). |
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20 |
En el caso de autos, el Tribunal General considera oportuno examinar en primer lugar la segunda parte del motivo único, relativa a la intensidad del renombre de las marcas anteriores. |
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21 |
Mediante la segunda parte del motivo único, la recurrente impugna la apreciación de la Sala de Recurso según la cual la intensidad del renombre de las marcas anteriores es, al menos, media. Esta parte se divide, en esencia, en tres imputaciones. Mediante la primera imputación, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta la importancia fundamental del grado de renombre de las marcas anteriores para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009. En su opinión, la falta de respuesta de la Sala de Recurso en cuanto al grado de ese renombre es «contraria a Derecho». Mediante la segunda imputación, alega que las marcas anteriores gozan, en realidad, de un grado de renombre muy elevado que, a su juicio, queda demostrado por el gran número de pruebas aportadas. Mediante la tercera imputación, reprocha a la Sala de Recurso no haber reconocido que las marcas anteriores poseían un elevado carácter distintivo, debido a que su carácter distintivo intrínseco normal o medio se ve considerablemente incrementado por su uso extensivo. |
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22 |
La EUIPO se opone a las alegaciones de la recurrente. Recalifica la primera imputación de la recurrente en el sentido de que significa que la Sala de Recurso debería haber establecido el grado exacto de renombre de que gozan las marcas anteriores. Señala que, si bien la existencia de un renombre de las marcas anteriores constituye un requisito previo necesario para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, no es necesario, sin embargo, establecer el grado específico de dicho renombre en todos los casos. Por consiguiente, debe ser posible llevar a cabo esa apreciación con arreglo a dicho artículo sobre la base del grado de renombre más bajo posible (es decir, «al menos»), del grado de renombre más elevado (es decir, «a lo sumo», «en el mejor de los casos») o incluso de un cierto renombre. Por lo tanto, estima que, en el caso de autos, al concluir que las marcas anteriores gozan «al menos de un grado medio de renombre» para el calzado y las prendas de deporte, que constituyen dos categorías distintas de productos, la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación alguno. |
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23 |
En los apartados 44 a 61 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso apreció debidamente todas las pruebas del renombre de las marcas anteriores, incluidas las resoluciones anteriores de la División de Oposición. En particular, la Sala de Recurso estimó que los anexos presentados ante ella mostraban que la recurrente había realizado esfuerzos de marketing considerables a lo largo de los años y, entre otros aspectos, había patrocinado a varios atletas y equipos deportivos. Así, numerosos documentos contenían fotografías de deportistas conocidos que llevaban prendas y calzado de deporte en los que figuraban las marcas anteriores (o alguna de ellas). |
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24 |
En el apartado 62 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que el examen conjunto de las pruebas presentadas por la recurrente mostraba «al menos un grado medio de renombre» de las marcas anteriores para el calzado y las prendas de deporte. A su juicio, considerados en su conjunto, los documentos no bastaban para probar el renombre para otros productos, dado que no demostraban un conocimiento suficiente de la marca entre el público pertinente, lo que habría podido probarse mediante estudios de mercado. En total, las pruebas presentadas mostraban que las marcas anteriores eran objeto de un uso intensivo y de larga duración y gozaban de un grado «al menos medio de renombre» para el calzado y la ropa de deporte. En el apartado 63 de dicha resolución, la Sala de Recurso concluyó que, en su conjunto, las pruebas presentadas por la recurrente mostraban «al menos un grado medio de renombre» de las marcas anteriores, por lo menos en Alemania, Italia, España, el Reino Unido y la República Checa. |
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25 |
Según reiterada jurisprudencia, una marca goza de renombre en el sentido del Derecho de la Unión cuando la conoce una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio pertinente. La existencia de renombre debe apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, en particular la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, apartados 55 y 56 y jurisprudencia citada). |
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26 |
Por lo que respecta a la primera imputación, procede considerar que, mediante ella, la recurrente sostiene, en esencia, que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al no establecer el grado preciso de renombre de que gozan las marcas anteriores o, cuando menos, al no tener en cuenta expresamente la hipótesis que le era más favorable. |
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27 |
De entrada, debe recordarse que la intensidad del renombre es un factor pertinente en la apreciación global de la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, apartados 41 y 42). |
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28 |
Además, en relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, se desprende de la jurisprudencia que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio (véase la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, apartado 69 y jurisprudencia citada). |
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29 |
Además, procede recordar que, si bien constituye uno de los requisitos acumulativos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, el renombre de la marca anterior, incluida su intensidad, forma parte de los factores que han de tenerse en cuenta en la apreciación tanto de la existencia de un vínculo de asociación por parte del público entre la marca anterior y la marca solicitada, como del riesgo de que se produzca uno de los tres perjuicios a que se refiere esa misma disposición [véase la sentencia de 28 de septiembre de 2016, Lacamanda Group/EUIPO — Woolley (HENLEY), T‑362/15, no publicada, EU:T:2016:576, apartado 21 y jurisprudencia citada]. |
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30 |
Así, la apreciación de la existencia de un renombre de la marca anterior constituye una etapa indispensable en el examen de la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009. Por consiguiente, la aplicación de esta disposición implica necesariamente una conclusión definitiva sobre la existencia o inexistencia de ese renombre, lo que, en principio, excluye que se emprenda un análisis de la posible aplicación de dicha disposición fundado en una vaga hipótesis, a saber, una hipótesis que no descanse en el reconocimiento de un renombre de intensidad específica [véase la sentencia de 28 de septiembre de 2016, HENLEY, T‑362/15, no publicada, EU:T:2016:576, apartado 22 y jurisprudencia citada; véase asimismo, por analogía, la sentencia de 22 de enero de 2025, Rain Carbon Germany/EUIPO — Novaresine (NOVARESINE INNOVATION GOES GREEN), T‑1188/23, no publicada, EU:T:2025:49, apartados 91 y 92]. |
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31 |
A este respecto, procede considerar que, cuando, como en el caso de autos, la EUIPO examina la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, no le basta con constatar que la marca anterior goza de un grado de renombre «al menos medio», sino que le incumbe, o bien determinar con precisión el grado de intensidad de dicho renombre (medio, elevado o incluso muy elevado), que constituye un factor pertinente para la apreciación global del vínculo, o bien, al menos, tener en cuenta expresamente la hipótesis más favorable para la parte perdedora ante ella, en este caso la recurrente. Debe precisarse que el concepto de «parte perdedora», en este contexto, se refiere a la parte cuyas alegaciones relativas a la intensidad del renombre son desestimadas por la EUIPO. |
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32 |
Ciertamente, procede señalar en este sentido, como hace la EUIPO, que esta no está obligada a definir un grado preciso de renombre en todos los casos. Así, en determinados casos adecuados (véanse los apartados 34 y 35 de la presente sentencia), para evaluar la intensidad del renombre, la EUIPO puede recurrir a expresiones como «al menos» o «a lo sumo». |
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33 |
No obstante, es preciso subrayar que, en los casos en que la EUIPO opta por utilizar expresiones como «al menos» o «a lo sumo» para evaluar la intensidad del renombre, le incumbe tener en cuenta expresamente la hipótesis más favorable para la parte perdedora ante ella, antes de poder razonar a fortiori en favor de las demás hipótesis menos favorables para esa parte perdedora. |
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34 |
Así pues, en los casos en que la EUIPO concluye que no existe vínculo o que no se ha producido un perjuicio para el renombre de la marca anterior en cuestión, puede calificar el grado de renombre de «a lo sumo» elevado, tener en cuenta el grado máximo, es decir, el elevado, y razonar a fortiori en favor de las hipótesis menos favorables para la parte perdedora, que es la oponente, a saber, un grado medio (o bajo). En cambio, en tales casos, la EUIPO no puede calificar el grado de renombre de «al menos» medio sin tener en cuenta expresamente la hipótesis más favorable para la «parte perdedora», en este caso la oponente, como un grado elevado o incluso muy elevado de renombre. En efecto, la falta de consideración expresa de la hipótesis más favorable para la oponente puede viciar la apreciación global de la existencia del vínculo, para la que la intensidad del renombre de la marca anterior constituye un factor pertinente, o la apreciación de la existencia de un perjuicio para el renombre. |
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35 |
Por el contrario, en los casos en que la EUIPO llega a la conclusión de que existe un vínculo entre las marcas en conflicto o un perjuicio para el renombre de la marca anterior en cuestión, puede calificar el grado de renombre de «al menos» medio, tener en cuenta el grado mínimo, a saber, el grado medio, y razonar a fortiori en favor de los supuestos menos favorables para la parte perdedora, en este caso el titular de la marca controvertida, a saber, un grado elevado o incluso muy elevado. En cambio, en tales supuestos, la EUIPO no puede calificar el grado de renombre de «a lo sumo» elevado sin tener en cuenta expresamente la hipótesis más favorable para la titular, como un grado medio (o bajo) de renombre. En efecto, la falta de consideración expresa de la hipótesis más favorable para la titular puede viciar la apreciación global de la existencia del vínculo, para la que la intensidad del renombre de la marca anterior constituye un factor pertinente, o la apreciación de la existencia de un perjuicio para el renombre. |
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36 |
Con carácter más general, procede considerar que, cuando, en el marco de cualquier apreciación, la EUIPO opta por recurrir a expresiones como «al menos» o «a lo sumo», le incumbe tener en cuenta expresamente el supuesto más favorable para la parte perdedora ante ella, a saber, la parte cuyas alegaciones en relación con la apreciación en cuestión desestima. |
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37 |
La obligación de tener en cuenta expresamente la hipótesis más favorable para la parte perdedora ante la EUIPO constituye para esta una expresión particular del deber de diligencia, según el cual la institución competente está obligada a examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes del asunto de que se trate (véase la sentencia de anulación, apartado 127 y jurisprudencia citada). |
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38 |
Pues bien, en el caso de autos, es preciso señalar que la Sala de Recurso no tuvo expresamente en cuenta la hipótesis más favorable para la parte perdedora, en este caso la recurrente (que, por lo demás, invocaba precisamente tal hipótesis), a saber, la de un renombre «muy elevado», en la apreciación global del vínculo entre las marcas en conflicto. |
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39 |
El presente asunto se distingue así del que dio lugar a la sentencia de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling) (T‑627/13, no publicada, EU:T:2015:740), apartado 83. En ese asunto, invocado por la EUIPO en la vista, la Sala de Recurso se había basado expresamente no en una vaga hipótesis, sino en la premisa hipotética de que las marcas anteriores en cuestión gozaban de un renombre de una intensidad muy precisa, a saber, de una intensidad excepcionalmente elevada, que correspondía a la que la recurrente, parte perdedora en dicho asunto, pretendía demostrar ante los órganos competentes de la EUIPO. |
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40 |
Las demás alegaciones de la EUIPO no desvirtúan la constatación formulada en el apartado 38 de la presente sentencia. |
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41 |
En primer lugar, la EUIPO señala que, si bien la existencia de un renombre de las marcas anteriores constituye un requisito previo necesario para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, no es necesario, sin embargo, acreditar el grado preciso de dicho renombre en todos los casos. Por consiguiente, debería ser posible proceder a esa apreciación en virtud del referido artículo sobre la base del menor grado de renombre posible (es decir, «al menos») [sentencias de 19 de junio de 2008, Mülhens/OAMI — Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06, no publicada, EU:T:2008:215, apartados 34 a 36, y de 6 de julio de 2022, ALO jewelry CZ/EUIPO — Cartier International (ALOve), T‑288/21, no publicada, EU:T:2022:420, apartados 26 y 72], del grado de renombre más elevado (es decir, «a lo sumo», «en el mejor de los casos») (sentencia de anulación, apartado 16) o incluso de cierto renombre [sentencia de 9 de septiembre de 2020, Novomatic/EUIPO — Brouwerij Haacht (PRIMUS), T‑669/19, no publicada, EU:T:2020:408, apartado 77]. |
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42 |
A este respecto, procede señalar que, ciertamente, en la sentencia de 19 de junio de 2008, MINERAL SPA (T‑93/06, no publicada, EU:T:2008:215), apartados 34 a 36, el Tribunal General declaró efectivamente la existencia de un renombre «al menos muy elevado» y estimó que ello bastaba para determinar con precisión el grado de renombre de la marca anterior. Sin embargo, a diferencia de la Sala de Recurso en el presente asunto, el Tribunal General declaró a continuación la existencia de un perjuicio para el renombre al reconocer un grado de renombre (al menos) «muy elevado» y, de este modo, basarse expresamente en la hipótesis más favorable para la parte perdedora, titular de la marca controvertida. Del mismo modo, es cierto que, en la sentencia de 6 de julio de 2022, ALOve (T‑288/21, no publicada, EU:T:2022:420), apartados 26 y 72, el Tribunal General estimó efectivamente que la marca anterior gozaba de un renombre «al menos medio». Sin embargo, a diferencia de la Sala de Recurso en el presente asunto, el Tribunal General declaró, a continuación, la existencia de un perjuicio para el renombre al reconocer un grado de renombre (al menos) medio y, de este modo, basarse en la hipótesis más favorable para la parte perdedora, titular de la marca controvertida. Además, si bien es cierto que, en la parte «Antecedentes del litigio» de la sentencia de anulación, el Tribunal General recordó que, en la segunda resolución, la Cuarta Sala de Recurso había considerado que las pruebas presentadas ante ella mostraban «a lo sumo cierto renombre» para el «calzado de deporte» comprendido en la clase 25, no es menos cierto que no se pronunció en modo alguno sobre este extremo en la parte «Fundamentos de Derecho» de la sentencia de anulación. Por último, si bien es cierto que, en la sentencia de 9 de septiembre de 2020, PRIMUS (T‑669/19, no publicada, EU:T:2020:408), apartados 77 y 107, el Tribunal General declaró inicialmente que las marcas anteriores gozaban de «cierto renombre», a continuación precisó que ese renombre debía «considerarse medio» antes de declarar, a diferencia de la Sala de Recurso en el presente asunto, la existencia de un perjuicio para el renombre. |
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43 |
Así pues, ninguna de las sentencias invocadas por la EUIPO es pertinente en la configuración del caso de autos, en el que la Sala de Recurso no tuvo expresamente en cuenta la hipótesis más favorable para la parte perdedora. |
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44 |
En segundo lugar, la EUIPO alega que el grado de renombre puede variar en función de los productos y servicios específicos y que, por tanto, considerar un solo grado de renombre para todos esos productos y servicios podría facilitar la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009. |
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45 |
A este respecto, basta con señalar que, dado que la intensidad del renombre constituye un factor de apreciación de la existencia de un vínculo y que puede variar según los productos y servicios específicos, incumbe a la EUIPO, bien establecer la intensidad precisa del renombre respecto de cada uno de los productos y servicios específicos para los cuales una marca anterior goza de renombre, bien, al menos, respecto de cada uno de esos productos y servicios, tener en cuenta expresamente la hipótesis más favorable para la parte perdedora (véase el apartado 31 de la presente sentencia). |
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46 |
En tercer lugar, la EUIPO estima que la conclusión de la Sala de Recurso según la cual las marcas anteriores gozan «al menos de un grado medio de renombre» para el «calzado de deporte» y la «ropa de deporte» de la clase 25 implica que, para esos productos, el renombre pueda ser efectivamente muy elevado. En respuesta a una pregunta escrita del Tribunal General, considera que la Sala de Recurso tuvo en cuenta «implícita pero necesariamente» el elevado grado de renombre de las marcas anteriores que había reivindicado la recurrente. |
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47 |
A este respecto, basta con señalar que tal toma en consideración por parte de la EUIPO de la hipótesis más favorable para la parte perdedora ante ella debería ser explícita y clara, y no implícita u oscura. |
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48 |
En cuarto lugar, la EUIPO alega que de la resolución impugnada no se desprende que la Sala de Recurso solo tuviera en cuenta, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, el grado medio de renombre de las marcas anteriores. Según la EUIPO, por el contrario, del tenor del apartado 62 de la resolución impugnada [por ejemplo, «la publicación Sporting Goods Intelligence (anexo 9 […]) muestra que la [recurrente] tenía una cuota de mercado considerable para el “calzado de atletismo” en 2007, ocupando el tercer lugar a nivel mundial en este sector», «las marcas anteriores eran objeto de un uso intensivo y de larga duración»] resulta que la Sala de Recurso no excluyó que el renombre de las marcas anteriores pudiera efectivamente ser superior a la media. Del mismo modo, del apartado 78 de la resolución impugnada, en el que se indica «en aras de la exhaustividad» que, «aunque las marcas anteriores también gozasen de un elevado grado de renombre para otros productos comprendidos en la clase 25 […], el resultado sería idéntico», se desprende que la Sala de Recurso tuvo en cuenta un elevado grado de renombre de las marcas anteriores, al menos para algunos de los productos cubiertos por ellas, y, por lo tanto, el «supuesto más favorable» para la recurrente. |
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A este respecto, es preciso señalar que la resolución impugnada no contiene ningún indicio explícito y claro de que, en la apreciación global del vínculo, se tuviera en cuenta en absoluto un grado de renombre muy elevado para el calzado o la ropa de deporte. Por lo que respecta a los pasajes citados del apartado 62 de dicha resolución, procede señalar que figuran en el núcleo de la apreciación de la existencia y de la intensidad del renombre, tanto antes como después de las constataciones, en los apartados 62 y 63 de la misma resolución, según las cuales el examen conjunto de las pruebas aportadas muestra «al menos un grado medio de renombre». Por lo tanto, estos pasajes no desvirtúan en modo alguno la conclusión global de la Sala de Recurso sobre la intensidad del renombre. Además, no figuran en la apreciación global del vínculo. Por lo tanto, no pueden demostrar, ni siquiera sugerir, que se tuviera en cuenta un renombre elevado, o incluso muy elevado, en ese contexto. |
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En cuanto al pasaje citado del apartado 78 de la resolución impugnada, además de figurar en la apreciación de la existencia de un perjuicio, se refiere precisamente a «otros» productos comprendidos en la clase 25 distintos del calzado y las prendas de deporte. Por lo tanto, no puede acreditar, basándose únicamente en el adverbio «también», la toma en consideración explícita y clara de un renombre elevado, incluso muy elevado, para el calzado y las prendas de deporte en la apreciación global del vínculo. |
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A este respecto, procede precisar, en lo que atañe a la existencia de un perjuicio en el sentido del tercer requisito del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009 (véase el apartado 19 de la presente sentencia), que, en su apreciación efectuada «en aras de la exhaustividad» en los apartados 74 a 78 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso tampoco tuvo expresamente en cuenta la hipótesis más favorable para la recurrente en lo que respecta a la intensidad del renombre de las marcas anteriores. En efecto, en el apartado 77 de dicha resolución, la Sala de Recurso mencionó el «grado al menos medio de renombre de que gozan las marcas anteriores para el calzado [de deporte] y las prendas de deporte» y, en el pasaje citado del apartado 78 de dicha resolución, evocó la hipótesis de un «grado elevado de renombre» para «otros» productos distintos del calzado y las prendas de deporte. |
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En quinto lugar, en la vista, la EUIPO afirmó que, ante sus propias instancias, la recurrente no había invocado un grado elevado de renombre. |
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Sin embargo, del escrito en el que se exponen los motivos del recurso ante la Sala de Recurso, sintetizado en el apartado 8 de la resolución impugnada, se desprende que la recurrente alegó un «grado muy elevado de reconocimiento en el mercado» y un «renombre elevado» para sus marcas anteriores. Por lo tanto, esta alegación de la EUIPO carece de fundamento fáctico. Por lo demás, contradice su propia alegación de que la Sala de Recurso tuvo en cuenta «implícita pero necesariamente» el grado elevado de renombre de las marcas anteriores invocado por la recurrente (véase el apartado 46 de la presente sentencia). |
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Procede concluir que la Sala de Recurso, al no tener expresamente en cuenta la hipótesis más favorable para la recurrente (por lo demás, invocada por esta última), a saber, la de un grado «muy elevado» de renombre, en la apreciación global del vínculo entre las marcas en conflicto, incumplió la obligación enunciada en los apartados 31 a 37 de la presente sentencia y, por ello, incurrió en error de Derecho. |
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Debe, pues, estimarse la primera imputación de la segunda parte del motivo único de recurso. |
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Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto — que constituye un requisito esencial, aunque implícito, para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009— debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto. Entre estos factores puede citarse, en particular, la intensidad del renombre de la marca anterior (véase la sentencia de anulación, apartado 139 y jurisprudencia citada). |
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57 |
En el presente asunto, habida cuenta del error de Derecho cometido por la Sala de Recurso con respecto a la intensidad del renombre de las marcas anteriores (véase el apartado 54 de la presente sentencia), no corresponde al Tribunal General pronunciarse sobre la intensidad de dicho renombre ni sobre la apreciación global, por la Sala de Recurso, de la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto. Por lo tanto, incumbirá a la Sala de Recurso apreciar estos aspectos a los efectos de la resolución que deba adoptar en el recurso del que sigue conociendo (véase, en este sentido, la sentencia de anulación, apartado 140 y jurisprudencia citada). |
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58 |
A este respecto, procede recordar que el Tribunal General no está facultado para apreciar por sí mismo la intensidad del renombre de las marcas anteriores, puesto que, con arreglo al artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, lleva a cabo un control de legalidad de las resoluciones de la EUIPO. Si concluye que una de esas resoluciones, cuestionada en un recurso interpuesto ante él, adolece de una ilegalidad, debe anularla. Sin embargo, no puede desestimar el recurso sustituyendo la motivación del órgano competente de la EUIPO, que es el autor del acto impugnado, por la suya propia (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de septiembre de 2016, HENLEY, T‑362/15, no publicada, EU:T:2016:576, apartado 25 y jurisprudencia citada). |
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59 |
Habida cuenta de todo lo anterior y sin que sea necesario examinar las demás partes y las demás imputaciones del motivo único de la recurrente, procede anular la resolución impugnada en su totalidad. |
Costas
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60 |
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. |
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61 |
Al haber sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la recurrente. La recurrente también ha solicitado que se condene a la EUIPO a cargar con las costas en que aquella incurrió en el procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso. A este respecto, basta con señalar que corresponderá a la Sala de Recurso pronunciarse, a la luz de la presente sentencia, sobre las costas correspondientes al procedimiento sustanciado ante ella [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de mayo de 2018, Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), T‑577/15, EU:T:2018:305, apartado 94 y jurisprudencia citada]. |
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En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta) decide: |
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Costeira Kancheva Zilgalvis Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de octubre de 2025. Firmas |
( *1 ) Lengua de procedimiento: inglés.