Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

1. EF-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – behandling af indsigelsen – bevis for brugen af det ældre varemærke – dette spørgsmål skal, når det er rejst af ansøgeren, være afgjort, før der træffes afgørelse om indsigelsen – virkning – forpligtelse for ansøgeren til at fremkomme med sine bemærkninger inden for den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 42 og art. 43, stk. 2 og 3)

2. EF-varemærker – klagesag – klage over en afgørelse, der er truffet af en afdeling ved Harmoniseringskontoret som første instans og indbragt for appelkammeret – kontinuitet mellem disse to instansers funktioner – appelkammerets behandling af klagen – rækkevidde

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 74, stk. 2)

3. EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – det ældre varemærkes svage grad af særpræg – relevans

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

4. EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – ordmærkerne FLEXI AIR og FLEX

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

5. EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret i en medlemsstat for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – undersøgelse af og i givet fald afslag på det ansøgte varemærke alene på grundlag af forordning nr. 40/94

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 8, stk. 2, litra a), nr. ii)]

6. EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret i en medlemsstat for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – rettigheder tillagt indehaveren af et ældre nationalt varemærke i henhold til forordning nr. 40/94 – rettigheder, der ikke rækker ud over dem, der tillægges i medfør af den berørte nationale lovgivning

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 8, stk. 2, litra a), nr. ii); Rådets direktiv 89/104, art. 4, stk. 1, litra b), og art. 4, stk. 2, litra a), nr. ii)]

Sammendrag

1. Det følger af artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, at det ved prøvelsen af en indsigelse indgivet i medfør af samme forordnings artikel 42, antages, at det ældre varemærke har været genstand for reel brug, så længe ansøgeren ikke har begæret fremlagt bevis for en sådan brug. Fremsættelsen af en sådan begæring medfører således, at bevisbyrden for, at reel brug har fundet sted (eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted), pålægges indsigeren, da han ellers risikerer, at indsigelsen forkastes. For at denne virkning indtræder, skal der indgives en udtrykkelig og rettidig begæring herom til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).

Selv om det er rigtigt, at det i denne forbindelse er anført i niende betragtning til forordning nr. 40/94, at »det [kun] er [...] berettiget at beskytte EF-varemærkerne og at beskytte ældre registrerede mærker mod EF-varemærker, i det omfang de pågældende mærker rent faktisk bruges«, og at varemærkeansøgerens muligheder for at anmode om bevis for, at der er gjort brug af det varemærke, der er gjort gældende mod registreringen af det ansøgte varemærke, ud fra denne synsvinkel ikke bør begrænses ufornødent, skal spørgsmålet om den reelle brug af det ældre varemærke – når det er rejst af ansøgeren om varemærket – imidlertid være afgjort, før der kan træffes afgørelse om indsigelsen i egentlig forstand.

Da både indsigelsessagen og klagesagen er kontradiktoriske procedurer, opfordrer Harmoniseringskontoret i den forbindelse om fornødent parterne til at fremkomme med deres bemærkninger til dets meddelelser eller til indlæg fra de øvrige parter. Med henblik på en bedre tilrettelæggelse af sagen skal disse bemærkninger i princippet fremsættes inden for den frist, Harmoniseringskontoret har fastsat.

(jf. præmis 24-27)

2. Appelkamrene ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) er kompetente til at efterprøve afgørelser truffet af de afdelinger ved Harmoniseringskontoret, der træffer afgørelse i første instans. Inden for rammerne af denne efterprøvelse vil udfaldet af klagen afhænge af, om der på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om klagen, lovligt kan træffes en ny afgørelse med samme konklusion som den påklagede afgørelse. Således kan appelkamrene – alene med forbehold af artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 – tage klagen til følge på grundlag af nye faktiske omstændigheder, der er fremført af den part, som har indgivet klagen, eller på grundlag af nye beviser, der er fremlagt af denne part.

Desuden er omfanget af den prøvelse, som appelkammeret er forpligtet til at foretage af den påklagede afgørelse, i princippet ikke afgrænset af de anbringender, som den part, der har indgivet klagen, har fremsat. Selv om den part, der har indgivet klagen, ikke har fremsat et specifikt anbringende, er appelkammeret ikke desto mindre forpligtet til – på grundlag af alle relevante retlige og faktiske oplysninger – at prøve, om en ny afgørelse med samme konklusion som den påklagede afgørelse lovligt kan træffes på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om klagen.

(jf. præmis 36)

3. Selv om det ældre varemærkes fornødne særpræg – inden for rammerne af undersøgelsen af den indsigelse, der på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker er rejst af indehaveren af dette varemærke – skal tages i betragtning ved bedømmelsen af risikoen for forveksling, er det kun et blandt flere momenter, der skal tages i betragtning ved denne bedømmelse. Selv om der på den ene side er tale om et ældre varemærke med en svag grad af særpræg og på den anden side et ansøgt varemærke, der ikke er en fuldstændig gengivelse heraf, kan der således være risiko for forveksling bl.a. som følge af ligheden mellem tegnene og mellem de omfattede varer eller tjenesteydelser.

(jf. præmis 61)

4. For gennemsnitsforbrugeren i Det Forenede Kongerige er der risiko for forveksling mellem ordmærket FLEXI AIR, der er søgt registreret som EF-varemærke for »shampooer; geléer, skum og balsam, produkter i form af aerosoler til sætning og pleje af hår; hårlakker; hårfarvningsmidler og præparater til afblegning af hår; præparater til hårondulering og hårpermanent; æteriske olier« i klasse 3 i Nice-arrangementet, og ordmærket FLEX, der tidligere er registreret i Det Forenede Kongerige for »shampooer og behandlingspræparater, alle til hår« i samme klasse i Nice-arrangementet, dels, da det ældre varemærke har en svag grad af særpræg og de omhandlede tegn ligner hinanden på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan, og dels, da varerne delvist er af samme art og delvist er af meget lignende art.

(jf. præmis 82 og 83)

5. Eftersom en EF-varemærkeansøgning er underlagt de procedurer, der er fastlagt i forordning nr. 40/94, skal det ansøgte varemærke i medfør af samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), udelukkes fra registrering, såfremt indehaveren af et varemærke, der tidligere er blevet registreret i en medlemsstat, rejser indsigelse, og såfremt der er en risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b). Forordning nr. 40/94 indeholder derimod ingen bestemmelser om den forudgående undersøgelse af spørgsmålet om, hvorvidt det ældre nationale varemærke i medfør af den nationale lovgivning, der finder anvendelse på det, gyldigt kan påberåbes til støtte for indsigelsen, samt bedømmelsen af risikoen for forveksling mellem de to omhandlede varemærker i henhold til denne nationale lovgivning.

(jf. præmis 91)

6. Forordning nr. 40/94 kan ikke tillægge indehaveren af et nationalt varemærke mere vidtgående rettigheder med hensyn til en EF-varemærkeansøgning end dem, som indehaveren har i medfør af den nationale lovgivning, som dette ældre varemærke er omfattet af. I medfør af artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 4, stk. 2, litra a), nr. ii), i første direktiv 89/104/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker er der således sket en fuldstændig harmonisering af medlemsstaternes nationale lovgivninger vedrørende spørgsmålet om risikoen for forveksling mellem et ansøgt varemærke og et ældre nationalt varemærke. Det normative indhold af disse bestemmelser i direktiv 89/104 er identisk med indholdet af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

(jf. præmis 92)