Sag T-169/19

Style & Taste, SL

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Rettens dom (Tiende Udvidede Afdeling) af 2. juni 2021

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærke, der gengiver en polospiller – ældre nationalt design – relativ ugyldighedsgrund – artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 60, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2017/1001]«

EU-varemærke – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – forbud mod brug af varemærket kan rejses på grundlag af en anden ældre ret – industriel ejendomsret – figurmærke, der gengiver en polospiller – ældre nationalt design

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 52, stk. 2, litra d)]

(jf. præmis 25-32)

Resumé

Som følge af en ansøgning indgivet den 29. september 2004 til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) fik The Polo/Lauren Company LP registreret figurtegnet, der gengiver en polospiller, som EU-varemærke. Varemærket blev registreret den 3. november 2005.

Den 23. februar 2016 indgav Style & Taste, SL, en begæring om, at det anfægtede varemærke skulle erklæres ugyldigt i medfør af artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94 ( 1 ), hvorefter et EU-varemærke erklæres ugyldigt, når brugen af dette varemærke kan forbydes på grundlag af en ældre industriel ejendomsret ( 2 ). Til støtte for ugyldighedsbegæringen påberåbte selskabet sig et spansk design, der var registreret den 4. marts 1997.

Da selskabets ugyldighedsbegæring blev afslået af Femte Appelkammer ved EUIPO den 7. januar 2019 med den begrundelse, at registreringen af det ældre design var udløbet den 22. maj 2017, anlagde Style & Taste sag ved Retten med påstand om annullation af denne afgørelse.

I dommen fastslog Retten for første gang, at en begæring om, at et EU-varemærke erklæres ugyldigt på grundlag af artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94, skal forkastes i det tilfælde, hvor betingelserne for at forbyde brugen af dette varemærke ikke længere er opfyldt på det tidspunkt, hvor EUIPO træffer afgørelse om denne begæring. Retten forkastede derfor søgsmålet.

Rettens bemærkninger

Retten bemærkede indledningsvis, at bestemmelserne i forordning nr. 40/94 skal fortolkes i lyset af prioritetsprincippet, hvorefter en ældre rettighed har forrang for et varemærke, der er registreret senere.

Dernæst bemærkede Retten for det første, at brugen af nutid i artikel 52 i forordning nr. 40/94 tyder på, at EUIPO skal kontrollere, at betingelserne for at erklære et EU-varemærke ugyldigt i henhold til denne bestemmelse er opfyldt på det tidspunkt, hvor EUIPO træffer afgørelse vedrørende ugyldighedsbegæringen. For det andet fremhævede Retten, at det fremgår af opbygningen af de øvrige bestemmelser i forordning nr. 40/94 om relative ugyldighedsgrunde, og navnlig af forordningens artikel 56, stk. 2, at en ugyldighedsbegæring skal afvises, når det med sikkerhed er godtgjort, at konflikten med det ældre EU-varemærke er ophørt efter ugyldighedssagens afslutning.

Retten var følgelig af den opfattelse, at indehaveren af en ældre industriel ejendomsret som omhandlet i artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94 skal godtgøre, at brugen af det omtvistede EU-varemærke kan forbydes ikke alene på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om dette varemærke eller dets prioritetsdato, men ligeledes på det tidspunkt, hvor EUIPO træffer afgørelse om ugyldighedsbegæringen. I det foreliggende tilfælde konstaterede Retten, at Style & Taste hverken havde hævdet eller a fortiori godtgjort, at det i henhold til spansk ret var muligt at forbyde brugen af et EU-varemærke i medfør af et spansk design, hvis registrering er udløbet. Følgelig fandt Retten, at brugen af det anfægtede varemærke ikke længere kunne forbydes i medfør af det af Style & Taste påberåbte ældre design på det tidspunktet, hvor den anfægtede afgørelse blev truffet.

( 1 ) – Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1) med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) med senere ændringer, nu erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).

( 2 ) – Artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 60, stk. 2, litra d), i forordning 2017/1001].