1

Dne 11. června 2001 podala společnost, jejíž nástupkyní je žalobkyně, hyphen GmbH, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), v platném znění [nahrazeného nařízením (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1)].

2

Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující černobílé obrazové označení:

3

Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 3, 5, 9, 24, 25 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

4

Ochranná známka byla zapsána dne 12. září 2002 pod č. 2255537 a její zápis byl od té doby obnoven.

5

Dne 17. října 2012 podala vedlejší účastnice, společnost Skylotec GmbH, na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 návrh na zrušení zapsané ochranné známky, přičemž uplatňovala nedostatek skutečného užívání uvedené ochranné známky po nepřerušené období pěti let.

6

Rozhodnutím ze dne 28. dubna 2014 zrušovací oddělení návrh na zrušení zamítlo pro následující výrobky a služby:

7

Zrušovací oddělení naproti tomu vyhovělo návrhu na zrušení pro následující výrobky a služby, které nejsou předmětem této žaloby:

8

Pokud jde o výrobky a služby, pro které byl návrh na zrušení zamítnut, zrušovací oddělení uvedlo, že i když užívaná označení vykazují rozdíly oproti podobě, ve které byla ochranná známka zapsána, tyto rozdíly nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky, jelikož se týkají pouze banálního ozdobného prvku, ve tvaru elipsy, který nemá vlastní rozlišovací způsobilost.

9

Užívaná označení měla následující podoby (dále jen „označení č. 1“, „označení č. 2“ a „označení č. 3“), přičemž jediný rozdíl mezi označením č. 1 a označením č. 2 spočíval v použití blankytně modré barvy namísto barvy černé:

10

Dne 13. června 2014 podala vedlejší účastnice řízení proti rozhodnutí zrušovacího oddělení u EUIPO odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.

11

Rozhodnutím ze dne 9. března 2015 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát EUIPO odvolání vyhověl a práva žalobkyně zrušil ve vztahu ke zbývajícím výrobkům a službám, tedy těm zmíněným v bodě 6 výše. Odvolací senát měl na rozdíl od zrušovacího oddělení za to, že užívání, jež je způsobilé zaručit zachování práv k ochranné známce Evropské unie, nebylo prokázáno, a to ani v podobě zapsané, ani v podobě, jež by v souladu s čl. 15 odst. 1 druhým pododstavcem písm. a) nařízení č. 207/2009 (bod 9 napadeného rozhodnutí) vykazovala přípustný rozdíl.

12

Odvolací senát v bodě 24 napadeného rozhodnutí shledal, že metoda použitá zrušovacím oddělením nebyla správná, neboť toto oddělení předpokládalo, že otázka, zda rozlišovací způsobilost ochranné známky byla změněna, závisí na tom, zda doplněná konfigurace vzata samostatně je sama o sobě rozlišující. Rozhodující není podle odvolacího senátu rozlišovací způsobilost přidaného prvku, nýbrž rozlišovací způsobilost nebo konkrétně „charakterizující“ způsobilost ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána. Odvolací senát dodal, že je třeba posoudit, zda posledně zmíněná způsobilost byla přidáním prvku změněna.

13

Odvolací senát dále v bodě 25 napadeného rozhodnutí shledal, že ochranná známka je v podobě, v jaké byla zapsána, čistě obrazovým označením s velmi jednoduchým složením a lze ji případně vnímat jako psí kost nebo jako činku, avšak naprosto ne jako spojovník (anglicky „hyphen“). Dospěl tedy v bodě 26 napadeného rozhodnutí k závěru, že v případě tak krajně jednoduchých označení mohou doplňky nebo změny o to snadněji změnit celkový dojem vyvolávaný označením. Podle odvolacího senátu neznamená „rozlišovací způsobilost“ ve smyslu čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009 schopnost sloužit jako označení původu, nýbrž pouze celkový dojem.

14

Odvolací senát v bodě 27 napadeného rozhodnutí uvedl toto:

„V celkovém vyvolaném dojmu má užívaná podoba jasně odlišný účinek. [V] užívané podobě působí vnější kruh spolu se středovou částí spíše jako znázornění knoflíku. Asociace se psí kostí, jež je možná [v] zapsané podobě, zaniká. Celkově je rozlišovací způsobilost užívané podoby vyvolávána celkovým obrazovým dojmem, na němž se vnější kruh i středová část podílejí rovnoměrně a neoddělitelně. Právě proto, že zapsaná podoba i užívaná podoba používají nejjednodušší základní geometrické obrazce, je celkový dojem odlišný.“

15

Dále s odkazem na judikaturu Tribunálu odvolací senát v bodech 28 a 29 napadeného rozhodnutí uvedl, že modernizace ochranných známek za účelem jejich přizpůsobení aktuálním trendům je dovolena. Měl však za to, že k zapsané podobě může být jakožto rozlišující prvek přidáno na etiketě jméno výrobce nebo jiné údaje, které vždy prostorově vyčnívají. Přidání slovního prvku „hyphen c“ je podle odvolacího senátu přípustné, nikoli však přidání vnějšího kruhu. Kdyby se totiž v užívané podobě odmyslel kruh, ten by již sám o sobě nemohl tvořit ochrannou známku. O to méně by užívaná podoba mohla být intelektuálně rozdělena do dvou samostatných vizuálních vyobrazení. Vnější kruh ohraničuje středovou část, takže nemůže existovat samostatně.

16

Odvolací senát dále v bodech 31 až 39 napadeného rozhodnutí posoudil důkazy týkající se výlučně výrobků náležejících do třídy 24 a služeb náležejících do třídy 42, jež byly předloženy k posouzení zrušovacímu oddělení. Měl za to, že důkaz o užívání starší ochranné známky neobstál ve vztahu k výrobkům náležejícím do třídy 24 z jiných důvodů, a sice v zásadě z důvodu nedostatečných důkazů (body 31 a 32 napadeného rozhodnutí), a dále že důkazy předložené ve vztahu ke službám náležejícím do třídy 42 byly zcela nevhodné k prokázání užívání těchto služeb (body 33 až 39 napadeného rozhodnutí).

17

Právě vzhledem ke všem výše uvedeným úvahám odvolací senát částečně zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení, jímž byl částečně zamítnut návrh vedlejší účastnice, takže všechna práva žalobkyně k zapsané ochranné známce byla zrušena, včetně práv týkajících se výrobků a služeb náležejících do tříd 9, 24, 25 a 42.

18

Napadené rozhodnutí mimoto vyobrazovalo zapsanou ochrannou známku v následující podobě:

19

Pozměňujícím rozhodnutím ze dne 26. května 2015, tzn. přijatým dva měsíce po podání projednávané žaloby, odvolací senát upřesnil, že napadené rozhodnutí obsahovalo mírně pozměněné vyobrazení zapsané ochranné známky, jež bylo uvedeno v bodě 18 výše, namísto vyobrazení obsaženého v bodě 2 výše. Odvolací senát měl za to, že se jedná o chybu v psaní v podobě chybného vyobrazení, jež musí být z úřední povinnosti opravena na základě pravidla 53 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1), ve znění nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005 (Úř. věst. 2005, L 172, s. 4).

20

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

21

EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

22

Žalobkyně vznáší jediný žalobní důvod, v rámci něhož v podstatě tvrdí, že odvolací senát tím, že shledal, že zapsaná ochranná známka nebyla užívána takovým způsobem, aby nabytá práva byla zachována, porušil čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009.

23

Je třeba připomenout, že z bodu 10 odůvodnění nařízení č. 207/2009 vyplývá, že normotvůrce měl za to, že není důvod chránit starší ochrannou známku, pokud není skutečně užívána. V souladu s tímto bodem odůvodnění čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanoví, že ke zrušení práv majitele ochranné známky Evropské unie dojde zejména na základě návrhu podaného u EUIPO, pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka v Evropské unii řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody.

24

Podle čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009 se za užívání ochranné známky Evropské unie považuje její užívání „v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími [neměnícími] rozlišovací schopnost [způsobilost] ochranné známky“.

25

Je třeba poukázat na to, že ze znění čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009 přímo vyplývá, že užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, je považováno za užívání ve smyslu prvního pododstavce tohoto článku, pokud není změněna rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, ve které byla tato ochranná známka zapsána [rozsudek ze dne 18. července 2013, Specsavers International Healthcare a další, C‑252/12, EU:C:2013:497, bod 21; v tomto smyslu viz též rozsudky ze dne 8. prosince 2005, Castellblanch v. OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, bod 30; ze dne 10. června 2010, Atlas Transport v. OHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, nezveřejněný, EU:T:2010:229, body 28 a 29, a ze dne 24. května 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft v. OHIM – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, nezveřejněný, EU:T:2012:263, bod 15].

26

Rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu nařízení č. 207/2009 znamená, že tato ochranná známka umožňuje identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, tak, že pochází od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků (viz rozsudek ze dne 18. července 2013, Specsavers International Healthcare a další, C‑252/12, EU:C:2013:497, bod 22 a citovaná judikatura; v tomto smyslu viz též rozsudky ze dne 29. dubna 2004, Procter & Gamble v. OHIM, C‑468/01 P až C‑472/01 P, EU:C:2004:259, bod 32; ze dne 8. května 2008, Eurohypo v. OHIM, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, bod 66, a ze dne 12. července 2012, Smart Technologies v. OHIM, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, bod 23).

27

Je třeba upřesnit, že čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009 se vztahuje na případ, kdy je zapsaná národní ochranná známka nebo ochranná známka Evropské unie užívána v obchodě v podobě mírně odlišné od podoby, ve které byla zapsána. Účelem tohoto ustanovení, jež zabraňuje vyžadování striktního souladu mezi užívanou podobou ochranné známky a podobou, ve které byla ochranná známka zapsána, je umožnit majiteli této ochranné známky provést na označení při jeho obchodním využívání obměny, které by jej beze změny jeho rozlišovací způsobilosti umožňovaly lépe přizpůsobit požadavkům na uvádění dotčených výrobků a služeb na trh a na jejich propagaci. V souladu s jeho účelem musí být věcná působnost tohoto ustanovení považována za omezenou na případy, ve kterých označení konkrétně užívané majitelem ochranné známky pro označení výrobků nebo služeb, pro které byla tato ochranná známka zapsána, představuje podobu, ve které je tato ochranná známka obchodně využívána. V takových případech, liší-li se podoba v obchodě užívaného označení od podoby, ve které bylo zapsáno, pouze zanedbatelnými prvky, takže obě označení mohou být považována za celkově rovnocenná, stanoví výše uvedené ustanovení, že povinnost užívání zapsané ochranné známky může být splněna předložením důkazu o užívání označení představujícího její podobu užívanou v obchodě [rozsudky ze dne 23. února 2006, Il Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, bod 50; ze dne 10. června 2010,ATLAS TRANSPORT, T‑482/08, nezveřejněný, EU:T:2010:229, bod 30, a ze dne 5. prosince 2013, Olive Line International v. OHIM – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva), T‑4/12, nezveřejněný, EU:T:2013:628, bod 23; v tomto smyslu viz též rozsudek ze dne 18. července 2013, Specsavers International Healthcare a další, C‑252/12, EU:C:2013:497, bod 29; viz též obdobně rozsudek ze dne 25. října 2012, Rintisch, C‑553/11, EU:C:2012:671, body 21 a 22].

28

K tomu, aby mohl být učiněn závěr o změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky, je tedy třeba posoudit rozlišovací způsobilost a dominantní charakter přidaných prvků, přičemž je třeba vycházet z inherentních vlastností každého z těchto prvků a z příslušného umístění jednotlivých prvků v konfiguraci ochranné známky [viz rozsudek ze dne 10. června 2010, ATLAS TRANSPORT, T‑482/08, nezveřejněný, EU:T:2010:229, bod 31 a citovaná judikatura; rozsudky ze dne 5. prosince 2013, Maestro de Oliva, T‑4/12, nezveřejněný, EU:T:2013:628, bod 24, a ze dne 12. března 2014, Borrajo Canelo v. OHIM – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, nezveřejněný, EU:T:2014:119, bod 30].

29

Pro účely tohoto závěru je třeba vzít v úvahu též inherentní vlastnosti, zejména vyšší či nižší stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, jež je užívána pouze jako část kombinované ochranné známky nebo společně s jinou ochrannou známkou. Čím je totiž rozlišovací způsobilost této ochranné známky nižší, tím snadněji bude tato způsobilost změněna přidáním prvku, který je sám o sobě rozlišující, a o to víc ztratí předmětná ochranná známka schopnost být vnímána jako označení původu výrobku. Platí to i opačně [rozsudek ze dne 24. září 2015, Klement v. OHIM – Bullerjan (Tvar pece), T‑317/14, nezveřejněný, EU:T:2015:689, bod 33].

30

Podle judikatury též platí, že je-li ochranná známka tvořena z několika prvků nebo z nich složena a jeden nebo více z těchto prvků nejsou rozlišující, změna těchto prvků nebo jejich vynechání není způsobilé dotknout se rozlišovací způsobilosti ochranné známky jako celku [viz rozsudek ze dne 21. ledna 2015, Sabores de Navarra v. OHIM – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T‑46/13, nezveřejněný, EU:T:2015:39, bod 37 a citovaná judikatura].

31

Navíc je třeba připomenout, že k uplatnění čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009 je nutné, aby prvky přidané k zapsané ochranné známce neměnily rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána, zejména z důvodu jejich druhotného postavení v označení nebo jejich nízké rozlišovací způsobilosti [rozsudek ze dne 21. června 2012, Fruit of the Loom v. OHIM – Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, nezveřejněný, EU:T:2012:316, bod 38].

32

Právě s ohledem na tyto úvahy je třeba posoudit, zda měl odvolací senát v bodě 9 napadeného rozhodnutí právem za to, že užívání, jež je způsobilé zaručit zachování práv k ochranné známce Evropské unie, nebylo prokázáno, a to ani v podobě zapsané, ani v podobě, jež by v souladu s čl. 15 odst. 1 druhým pododstavcem písm. a) nařízení č. 207/2009 vykazovala přípustný rozdíl.

33

Odvolací senát zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení v podstatě z důvodu, že jak vyplývá z bodu 24 napadeného rozhodnutí, zrušovací oddělení se omezilo na izolované určení, zda byla přidaná konfigurace sama o sobě rozlišující. Odvolací senát měl naopak v tomtéž bodě za to, že je třeba určit, zda rozlišovací způsobilost ochranné známky v zapsané podobě byla přidanými prvky změněna. Odvolací senát mimoto dodal, že zapsanou ochrannou známkou je čistě obrazové označení s krajně jednoduchou konfigurací (bod 25 napadeného rozhodnutí) a v případě tak krajně jednoduchých označení mohou doplňky nebo změny o to snadněji změnit celkový dojem vyvolávaný označením (bod 26 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát dodal, že rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009 neznamená schopnost sloužit jako označení původu, ale pouze celkový dojem.

34

Odvolací senát dále v bodě 28 napadeného rozhodnutí uvedl, že v případě podoby užívané žalobkyní již nelze hovořit o „modernizované“ podobě.

35

V bodě 29 napadeného rozhodnutí odvolací senát upřesnil, že tento závěr nelze vyvrátit tím, že je zcela přípustné užívat ochrannou známku v podobě, ve které byla zapsána, současně s jinými rozlišujícími označeními. Přidání doplňkových prvků má jiné následky než odstranění prvků ze zapsané podoby. Nicméně v takových případech je podle odvolacího senátu nutno vyžadovat, aby přídavkem byl samostatný „prvek“ v tom smyslu, že sám může působit jako ochranná známka a může být též rozpoznán jako samostatná ochranná známka v užívané podobě.

36

Těmito zjištěními se odvolací senát dopustil a limine nesprávného právního posouzení přezkumu zapsané ochranné známky, a to ještě předtím, než k tomuto přezkumu konkrétně přistoupil.

37

Zaprvé, jak vyplývá z judikatury zmíněné v bodě 28 výše, k učinění závěru o změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky je třeba posoudit rozlišovací způsobilost přidaných prvků a jejich dominantní charakter, přičemž je třeba vycházet z inherentních vlastností každého z těchto prvků a z příslušného umístění jednotlivých prvků v konfiguraci ochranné známky.

38

Na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát v bodě 24 napadeného rozhodnutí, bylo tedy v daném případě třeba provést analýzu přidaného prvku – jak to učinilo zrušovací oddělení – přičemž se mělo vycházet z jeho inherentní vlastnosti a z umístění tohoto prvku v konfiguraci ochranné známky.

39

Zadruhé se odvolací senát tím, že v bodě 26 napadeného rozhodnutí uvedl, že „rozlišovací způsobilost [...] neznamená schopnost sloužit jako označení původu“, odchýlil od judikatury Soudního dvora uvedené v bodě 26 výše, podle které naopak rozlišovací způsobilost ochranné známky znamená, že tato ochranná známka umožňuje identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, tak, že pochází od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků.

40

Z toho vyplývá, že se odvolací senát zaprvé tím, že neprovedl přezkum přidaného prvku v souladu s judikaturou, a zadruhé tím, že chybně vyložil čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009, dopustil nesprávného právního posouzení. Je tedy třeba posoudit, zda toto nesprávné právní posouzení má dopad na legalitu napadeného rozhodnutí.

41

V první řadě je třeba zkoumat označení č. 1 a označení č. 2.

42

Zaprvé je třeba podotknout, že rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky vychází z přítomnosti jediného obrazového prvku, jenž ji tvoří, který již ze samotného důvodu jeho zápisu vykazuje minimální rozlišovací způsobilost.

43

V této souvislosti je třeba připomenout, že Soudní dvůr již judikoval, že aby nedošlo k porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, je třeba uznat, že ochranná známka, jež byla zapsána, má určitý stupeň rozlišovací způsobilosti. Z toho plyne, že nelze uznat, že zapsané ochranné známky jsou druhové, popisné nebo postrádající jakoukoli rozlišovací způsobilost, jinak by jejich platnost v rámci řízení o zrušení byla zpochybněna, což by mělo za následek porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. května 2012, Formula One Licensing v. OHIM, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, body 47, 51 a 52).

44

I kdyby se tedy mělo za to, že zapsaná ochranná známka postrádá vysokou rozlišovací způsobilost, musí jí být již z důvodu jejího zápisu přiznána minimální rozlišovací způsobilost.

45

Zadruhé je třeba podotknout, že jak již konstatovalo zrušovací oddělení, přidaný prvek v označení č. 1, jakož i jeden z přidaných prvků v označení č. 2, a sice kruh, postrádá z důvodu, že je tvořen výlučně jedním z nejjednodušších a nejběžnějších tvarů a patří k základním geometrickým obrazcům, rozlišovací způsobilost, takže nemá žádnou rozlišovací způsobilost ani dominantní charakter ve složení zapsané ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. listopadu 2005, GfK v. OHIM – BUS (Online Bus), T‑135/04, EU:T:2005:419, bod 40].

46

Zatřetí tloušťka čáry použité pro zobrazení kruhu neumožňuje dovodit, že přidaný prvek má rozlišovací způsobilost. Rozlišení učiněné EUIPO na jednání, podle kterého je zapsaná ochranná známka změněna, neboť kruh ji nerámuje, ale ohraničuje, se jeví jako poněkud vykonstruované. Kruh totiž zapsanou ochrannou známku ohraničuje, a tím že kolem ní stanoví hranice, má rovněž za účinek to, že ji umisťuje do rámu, a tedy ji rámuje.

47

Začtvrté na rozdíl od toho, co odvolací senát uvedl v bodě 27 napadeného rozhodnutí, nelze mít za to, že přidáním kruhu k zapsané ochranné známce došlo k jakési přeměně v tom smyslu, že podle zjištění odvolacího senátu mohou označení č. 1 a 2 znázorňovat spíše knoflík, kdežto zapsaná ochranná známka připomíná psí kost nebo činku.

48

Odvolací senát měl tak v bodě 27 napadeného rozhodnutí nesprávně za to, že „[v] užívané podobě tvoří vnější kruh a středová část jeden celek“ a že „[v]nější kruh spolu se středovou částí působí spíše jako znázornění knoflíku“, neboť i pokud kruh nelze považovat v celkovém dojmu za druhotný, je přesto samostatný ve vztahu k podobě, ve které byla ochranná známka zapsána, přičemž tato podoba spočívá pouze ve spojení kruhu s obrazovým prvkem a nelze mít za to, že celkový dojem může u veřejnosti vyvolávat natolik odlišnou představu ochranné známky v zapsané podobě a pozměněné ochranné známky, aby pozměněná ochranná známka vyvolávala v představě veřejnosti jiný obraz než samotná zapsaná ochranná známka.

49

V této souvislosti je nutno konstatovat, že zapsaná ochranná známka si zachovává rozlišovací způsobilost bez ohledu na to, zda je znázorněna v podobě, v jaké byla zapsána, nebo ohraničená kruhem, a na základě nahodilých a nutně nesprávných srovnání není třeba se snažit o vytvoření spojitosti mezi přihlášenou ochrannou známkou a známým předmětem, a sice činkou nebo psí kostí, a zároveň činit odlišnou spojitost mezi označeními č. 1 a 2 a jiným známým předmětem, a sice knoflíkem, což z přezkumu výše uvedených prvků zjevně nevyplývá.

50

Zapáté nelze mít ani za to, že zapsaná ochranná známka a doplňkový prvek tvoří nerozdělitelný celek, neboť i když přidaný prvek není druhotný, přidává se k zapsané ochranné známce, aniž s ní splývá do té míry, že veřejnost, která se setká s ochrannou známkou v podobě, ve které byla zapsána, a s označeními č. 1 a 2, bude mít dojem, že posledně zmíněná označení navozují odlišné pojmy nebo mají jiné významy. Je tedy nutno konstatovat, že označení č. 1 a 2 jsou globálně rovnocenná ochranné známce v podobě, ve které byla zapsána.

51

V této souvislosti je již zde třeba připomenout, že v bodech 40 a 41 rozsudku ze dne 24. května 2012, MAD (T‑152/11, nezveřejněný, EU:T:2012:263), Tribunál implicitně, avšak nezbytně shledal, že skutečnost, že zapsaná ochranná známka v této věci byla ohraničena erbem, nemůže změnit rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána.

52

Nelze sice popřít, že čím nižší je rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky, tím snadněji bude tato způsobilost změněna přidáním prvku, který je sám o sobě rozlišující, a o to více ztratí předmětná ochranná známka schopnost být vnímána jako označení původu výrobku, a to platí i opačně (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. září 2015, Tvar pece, T‑317/14, nezveřejněný, EU:T:2015:689, bod 33), je však třeba konstatovat, že v projednávané věci nemůže mít pouhé přidání k zapsané ochranné známce v označení č. 1 a v označení č. 2 prvku natolik postrádajícího jakoukoli rozlišovací způsobilost jako kruh za následek změnu rozlišovací způsobilosti, neboť v opačném případě by byla prakticky ohrožena možnost majitelů ochranných známek – jako je majitelka zapsané ochranné známky – jež se skládají z jediného obrazového prvku, přizpůsobit zapsanou ochrannou známku aktuálním trendům za účelem její modernizace.

53

V celkovém dojmu je přitom rozlišující a dominantní prvek užívaného označení tvořen podobou vyplývající ze zapsané ochranné známky, neboť kruh zcela postrádá rozlišovací způsobilost. Rozlišovací způsobilost označení č. 1 a 2 tak stále vyplývá z podoby, v jaké byla ochranná známka zapsána, takže spotřebitel bude i nadále vnímat obrazový prvek jako označení obchodního původu.

54

Stejně tak použití blankytně modré barvy v označení č. 2 není nijak zvlášť originální, takže tato barva není rozlišující ani dominantní, ani neumožňuje dovodit, že ochranná známka v podobě, ve které byla zapsána, byla z tohoto důvodu změněna (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. května 2012, MAD, T‑152/11, nezveřejněný, EU:T:2012:263, bod 41).

55

Z toho vyplývá, že se odvolací senát tím, že dospěl k závěru, že přidáním kruhu došlo ke změně ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána, dopustil pochybení, kterým je stižena legalita napadeného rozhodnutí.

56

Pokud jde v druhé řadě o označení č. 3, je třeba podotknout, že se toto označení skládá ze tří prvků, a sice zapsané ochranné známky, kruhu, který tuto známku ohraničuje, a slovního prvku „hyphen c“, který se nachází pod obrazovými prvky a je napsán stylizovaným a zvláštním typem písma, zejména proto, že písmeno „y“ je prodloužením písmene „h“.

57

V této souvislosti je třeba připomenout, že v případě současného užívání několika označení je třeba pro účely čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009 zajistit, že toto užívání nemění rozlišovací způsobilost zapsaného označení, s ohledem zejména na obchodní praxi v daném odvětví (rozsudek ze dne 24. září 2015, Tvar pece, T‑317/14, nezveřejněný, EU:T:2015:689, bod 31; v tomto smyslu viz též rozsudek ze dne 8. prosince 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T‑29/04, EU:T:2005:438, body 33 a 34).

58

Použití obrazového prvku společně se slovním prvkem na téže tkanině nebo oděvu přitom nenarušuje identifikační funkci zapsané ochranné známky, neboť v uvedeném odvětví není nezvyklé umísťovat obrazový prvek vedle slovního prvku, jenž se může vztahovat k návrháři nebo výrobci daného výrobku, aniž by obrazový prvek pozbyl v celkovém dojmu samostatnou identifikační funkci. Toto zjištění platí pro všechny výrobky a služby uvedené v bodě 6 výše.

59

V případě označení č. 3 tedy bude pozornost cílového spotřebitele zaměřena jak na slovní, tak na obrazový prvek.

60

Z toho vyplývá, že pokud jde o označení č. 3, nelze mít za to, že pouhé přidání slovního prvku „hyphen c“ mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky, jak to odvolací senát v podstatě konstatoval v bodě 29 napadeného rozhodnutí.

61

Ve třetí řadě je třeba podotknout, že pokud jde o výrobky náležející do třídy 24 a služby náležející do třídy 42, odvolací senát shledal, že důkaz o užívání starší ochranné známky neobstál z jiných důvodů, pokud jde o výrobky náležející do třídy 24, a sice v zásadě z důvodu nedostatečných důkazů (body 31 a 32 napadeného rozhodnutí), a dále že důkazy předložené ve vztahu ke službám náležejícím do třídy 42 byly zcela nevhodné k prokázání užívání těchto služeb (body 33 až 39 napadeného rozhodnutí).

62

Odvolací senát tak rozhodl o zrušení na základě dvou různých a na sobě nezávislých důvodů, kterými byly změna zapsané ochranné známky na straně jedné a nedostatek důkazu o skutečném užívání ochranné známky na straně druhé.

63

Žalobkyně toto posledně zmíněné zjištění odvolacího senátu nepopřela, a tudíž nezpochybnila nedostatek užívání označení ve vztahu k výrobkům náležejícím do třídy 24, ani neuvedla důvody, proč by měly být důkazy, které předložila, považovány za důkazy, jež mají skutečně prokázat užívání zapsané ochranné známky pro služby náležející do třídy 42. V odpověď na otázku položenou Tribunálem na jednání žalobkyně nepopřela, že v žalobě nepředložila žádné specifické argumenty zpochybňující body 31 až 39 napadeného rozhodnutí.

64

Z toho vyplývá, že nezávisle na údajné změně zapsané ochranné známky musí být napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž odvolací senát shledal, že důkaz o skutečném užívání uvedené ochranné známky nebyl podán ve vztahu k výrobkům náležejícím do třídy 24 a službám náležejícím do třídy 42, částečně potvrzeno, neboť žalobkyně nezpochybnila tento druhý odlišný důvod, na kterém bylo rozhodnutí rovněž založeno ve vztahu k uvedeným výrobkům, a sice nedostatek důkazu o skutečném užívání, takže návrhové žádání znějící na zrušení musí být v tomto ohledu zamítnuto.

65

Ve čtvrté řadě, pokud jde naproti tomu o výrobky náležející do tříd 9 a 25, napadené rozhodnutí musí být zrušeno v rozsahu, v němž odvolací senát rozhodl o zrušení zapsané ochranné známky, přičemž vycházel pouze ze zjištění o změně této ochranné známky. Jak přitom vyplývá z bodů 33 až 55 výše, odvolací senát tím, že shledal, že užívání označení č. 1 a 2 představuje změnu zapsané ochranné známky, porušil čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009, čímž je stižena legalita napadeného rozhodnutí.

66

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že jedinému žalobnímu důvodu je třeba vyhovět, a napadené rozhodnutí musí proto být zrušeno v rozsahu, v němž odvolací senát shledal, že práva majitelky zapsané ochranné známky musí být ve vztahu k výrobkům náležejícím do tříd 9 a 25 zrušena.

67

Podle čl. 136 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a EUIPO neměl v podstatné části svých návrhových žádání úspěch, je důvodné mu uložit, že ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé žalobkyni.

68

Podle čl. 138 odst. 3 jednacího řádu může Tribunál rozhodnout, že vedlejší účastník řízení ponese vlastní náklady řízení. V projednávané věci vedlejší účastnice podporující EUIPO ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů,

TRIBUNÁL (druhý senát)

rozhodl takto: