STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

PHILIPPA LÉGERA

přednesené dne 2. června 2005 ¹(1)

Věc C‑37/03 P

BioID AG, v likvidaci,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 – Obrazová ochranná známka obsahující zcela popisný slovní prvek ,BioID‘ “

1.     Předmětem projednávané věci je kasační opravný prostředek podaný společností BioID AG(2) proti rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství (druhého senátu) ze dne 5. prosince 2002, BioID v. OHIM(3), kterým Soud zamítl žalobu směřující proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)(4) ze dne 20. února 2001 (věc R 538/1999-2) (5), zamítajícímu zápis níže vyobrazené obrazové ochranné známky jako ochranné známky Společenství.

2.     Otázky, které se kladou v rámci tohoto kasačního opravného prostředku, se týkají především kritérií, která musí být zohledněna za účelem posouzení, zda označení tvořené jako v projednávané věci slovním prvkem a obrazovými prvky postrádá rozlišovací způsobilost, a v důsledku toho musí být jeho zápis jakožto ochranné známky podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94(6) zamítnut.

I –    Právní rámec

3.     Podle článku 4 nařízení může být ochrannou známkou Společenství jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

4.     Článek 7 nařízení se týká absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu. Stanoví:

„1.      Do rejstříku se nezapíšou:

a)      označení, která nesplňují podmínky článku 4;

b)      ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c)      ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d)      ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

[...]

2.      Odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství.

3.      Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

II – Skutečnosti předcházející sporu

5.     Dne 8. července 1998 podala účastnice řízení podávající kasační prostředek (navrhovatelka) u OHIM přihlášku k zápisu výše vyobrazeného označení jako ochranné známky Společenství.

6.     Zápis tohoto označení byl požadován pro výrobky a služby náležející do různých tříd Niceské dohody(7), jako software, hardware a jiné přístroje sloužící ke kontrole autorizace přístupu díky identifikaci lidských bytostí prostřednictvím zvláštních biometrických znaků a telekomunikační služby související s takovými identifikačními systémy(8).

7.     Rozhodnutím ze dne 25. června 1999 průzkumový referent přihlášku na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení zamítl z důvodu, že dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost.

8.     Druhý odvolací senát OHIM odvolání podané navrhovatelkou zamítl ze stejného důvodu pro zamítnutí. Toto posouzení založil na definicích slova „bio“ v němčině a v angličtině, jakož i zkratky „ID“ obsažené v on-line slovnících týkajících se telekomunikací a výpočetní techniky. Z těchto definic vyvodil, že akronym „BioID“ představuje zkratku slov „biometric identification“ (biometrická identifikace), a že tak popisuje druh a účel výrobků a služeb, na které se vztahuje přihláška k zápisu. Uvedl, že spotřebitel hledající zabezpečovací systém, který se setká s výrobky a se službami označenými spojením „BioID“, hned pochopí, že se jedná o identifikaci vlastností živých tvorů.

9.     Uvedený senát rovněž uvedl, že s ohledem na výrazy používané konkurenty žalobkyně existuje zájem na tom, aby mohli používat akronym „BioID“ pro reklamu vlastních výrobků a služeb.

10.   Konečně uplatnil, že grafické prvky, které tvoří dotčené označení, mu nepropůjčují žádnou rozlišovací způsobilost a nijak nemění jeho čistě popisný charakter.

11.   Navrhovatelka podala proti spornému rozhodnutí žalobu k Soudu.

III – Napadený rozsudek

12.   Na podporu své žaloby navrhovatelka uplatňovala dva žalobní důvody, první vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a druhý z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení.

13.   Soud tuto žalobu zamítl. Rozhodl, že žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení musí být zamítnut ohledně všech kategorií výrobků a služeb, na které se vztahuje přihláška k zápisu, a že za těchto podmínek není namístě přezkoumávat druhý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení.

14.   Soud měl za to, že dotčené označení a prvky, které jej tvoří, tedy akronym „BioID“, jakož i jeho obrazové prvky tvořené typem písma, kterým je tento akronym znázorněn, tečkou a prvkem ®, všechny postrádají rozlišovací způsobilost.

15.   Rovněž odmítl argumenty navrhovatelky založené na rozhodnutích odvolacích senátů povolujících zápis jiných ochranných známek obsahujících prvek „Bio“, jakož i slovní ochranné známky „Bioid“.

IV – Kasační opravný prostředek

16.   Navrhovatelka navrhuje, aby byl napadený rozsudek, jakož i sporné rozhodnutí zrušeny a aby byla OHIM uložena náhrada nákladů řízení.

17.   OHIM navrhuje, aby byl kasační opravný prostředek zamítnut a aby byla navrhovatelce uložena náhrada nákladů řízení.

A –    Důvody kasačního opravného prostředku

18.   Navrhovatelka zakládá svůj kasační opravný prostředek na dvou důvodech. Zaprvé vytýká Soudu, že nesprávně a příliš extenzivně vyložil absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení. Zadruhé uplatňuje, že kdyby Soud správně vyložil výše uvedené ustanovení, měl přezkoumat důvod pro zamítnutí zápisu stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení a konstatovat, že se v projednávané věci rovněž neuplatní.

19.   V rámci tohoto druhého důvodu navrhovatelka uvádí, že podle ní je spor ve stavu, kdy soudní řízení dovoluje o něm rozhodnout, a že Soudní dvůr může sám určit, že dotčené označení nemá popisný charakter ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení. Podpůrně uvádí, že pokud Soudní dvůr usoudí, že nemůže rozhodnout o uplatnění tohoto důvodu pro zamítnutí zápisu, protože Soud v tomto ohledu neprovedl dostatečná skutková zjištění, je třeba, aby spor vrátil Soudu.

20.   Stejně jako OHIM mám potíže s pochopením toho, jaké porušení práva Společenství navrhovatelka vytýká napadenému rozsudku v rámci tohoto druhého důvodu. Nezpochybňuje totiž, že se Soud v rozsahu, v němž usoudil, že zápisu dotčeného označení brání důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, mohl právem vyhnout přezkumu důvodu vycházejícího z nedodržení písmena c) téhož ustanovení nařízení, neboť jak vyplývá ze znění odstavce 1 uvedeného článku, k tomu, aby dotčené označení nemohlo být zapsáno, stačí, aby byl uplatnitelný pouze jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu(9).

21.   V argumentaci uvedené na podporu tohoto důvodu BioID ve skutečnosti pouze usiluje o to, aby Soudní dvůr za předpokladu, že by byl první důvod uplatňovaný v rámci tohoto kasačního opravného prostředku prohlášen za opodstatněný, sám rozhodl o druhém důvodu uplatňovaném u Soudu proti spornému rozhodnutí, jak mu to umožňuje článek 61 statutu Soudního dvora(10), podle kterého, je-li opravný prostředek opodstatněný, zruší Soudní dvůr rozhodnutí Soudu a může vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje.

22.   Z toho vyvozuji, že důvody uplatňované navrhovatelkou v rámci tohoto kasačního opravného prostředku na podporu jejích návrhových žádání na zrušení napadeného rozsudku jsou ve skutečnosti shrnuty v jeden důvod, vycházející z porušení Soudem čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení.

23.   V rámci tohoto jediného důvodu navrhovatelka uplatňuje čtyři vytýkané skutečnosti. Zaprvé vytýká Soudu, že nezaložil své posouzení schopnosti dotčeného označení mít rozlišovací způsobilost na celkovém dojmu, který toto označení vyvolává. Zadruhé mu vytýká, že nevzal v úvahu její argumentaci, podle které nemohlo být prokázáno, že dotčené označení bylo veřejností nebo konkurenty skutečně užíváno. Zatřetí tvrdí, že Soud provedl nesprávné právní posouzení, když usoudil, že srovnatelné zapsané ochranné známky nesvědčí o rozlišovací způsobilosti dotčeného označení, přičemž tak porušil zásadu rovného zacházení.

24.   Na jednání navrhovatelka krom toho uplatnila, že Soud založil své posouzení na kritériu, podle kterého ochranné známky, které mohou být běžně užívány pro prezentaci dotyčných výrobků a služeb, nemohou být zapsány, zatímco, jak o tom Soudní dvůr rozhodl v rozsudku ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM (11), toto kritérium není relevantní v rámci přezkumu důvodu pro zamítnutí zápisu stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení.

25.   OHIM uvedl, že tento argument nebyl navrhovatelkou uplatněn v jejím kasačním opravném prostředku, ale nezpochybňoval jeho přípustnost. Rovněž poukazuji na to, že předmětný argument nebyl výslovně zmíněn v kasačním opravném prostředku. Přesto se však rovněž nedomnívám, že se jedná o nový důvod ve smyslu článku 42 jednacího řádu uplatnitelného ve věci kasačního opravného prostředku v souladu s článkem 118 téhož řádu, podle kterých důvody, které jsou poprvé předloženy v replice nebo duplice nebo během ústní části řízení, musejí být prohlášeny za nepřípustné(12). Podle mého názoru se jedná o úvahy, kterými se navrhovatelka snaží prokázat existenci a relevantnost důvodu vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, který uplatňuje ve svém kasačním opravném prostředku. Jedná se tedy skutečně o argument předložený na podporu tohoto důvodu(13), který tak může být řadně uplatňován v průběhu řízení, s výhradou dodržení zásady kontradiktornosti. V tomto ohledu podotýkám, že OHIM mohl odpovědět na tuto skutečnost v průběhu ústní části řízení. Kromě toho nemůže být tomuto argumentu vytýkáno, že mění předmět sporu, který byl předložen Soudu, neboť kritizuje odpověď Soudu ohledně u něj uplatňovaného důvodu vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení. Nevidím tedy žádný důvod, který by bránil tomu, aby byl tento argument přezkoumán.

26.   Před přezkumem těchto jednotlivých vytýkaných skutečností krátce vylíčím judikaturu, která se mi jeví jako relevantní pro výklad důvodů pro zamítnutí zápisu obsažených v čl. 7 odst. 1 nařízení, užitečných v projednávané věci a pro metodu rozboru těchto důvodů pro zamítnutí zápisu v případě, že označení, jehož zápis je požadován, je tvořeno několika prvky. Rovněž připomenu důsledky, které Soudní dvůr vyvodil z této judikatury ve výše uvedeném rozsudku SAT.1 v. OHIM, ve kterém rozhodl o kasačním opravném prostředku podaném proti rozsudku Soudu ze dne 2. července 2002, SAT.1 v. OHIM (SAT.2)(14), jehož odůvodnění je srovnatelné s odůvodněním napadeného rozsudku.

B –    Relevantní judikatura a rozsudek SAT.1 v. OHIM

27.   Při vylíčení relevantní judikatury je nutno vycházet ze základní funkce ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ(15).

28.   Cílem čl. 7 odst. 1 nařízení je zabránit zápisu označení jako ochranné známky, o kterých se má za to, že svou povahou nemohou splňovat tuto funkci. Podle písm. b) a c) tohoto ustanovení se tak má za to, že ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost, pokud jde o výrobky a služby, pro které je zápis požadován, jakož i ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou v oblasti obchodu sloužit pro označení těchto výrobků nebo těchto služeb nebo jejich vlastností, nejsou způsobilé tvořit ochrannou známku, s výjimkou nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním.

29.   Podle judikatury se příslušné oblasti působnosti důvodů pro zamítnutí zápisu uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a d) nařízení překrývají. S ohledem na obsah každého z těchto důvodů pro zamítnutí zápisu se spíše domnívám, že označení uvedená v tomto ustanovení pod písm. c) a d) představují podskupiny širší kategorie označení postrádajících rozlišovací způsobilost ve smyslu téhož ustanovení pod písmenem b). Co se tedy týká označení a údajů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, bylo rozhodnuto, že slovní ochranná známka, která popisuje vlastnosti výrobků a služeb uvedených v přihlášce k zápisu ve smyslu tohoto ustanovení z tohoto důvodu nezbytně postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení(16).

30.   Podmínky vyžadované pro to, aby označení náleželo do této podskupiny uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, jsou přece jen zvláštní a musí být vykládány v závislosti na obecném zájmu vlastnímu tomuto důvodu pro zamítnutí zápisu. To je to, co Soudní dvůr vyjadřuje, když popisuje obecnou strukturu čl. 7 odst. 1 nařízení, když uvádí, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaný tímto ustanovením je nezávislý na ostatních, vyžaduje samostatný přezkum(17) a musí být vykládán ve světle obecného zájmu, který je jeho základem, přičemž tento obecný zájem může, ba dokonce musí odrážet rozdílné úvahy podle dotčeného důvodu pro zamítnutí zápisu(18).

31.   Důvodem pro zamínutí zápisu uvedeným v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení je podle ustálené judikatury to, aby dotyčná označení nebo údaje mohly být volně užívány všemi. Jedná se o to zabránit tomu, aby tato označení nebo tyto údaje byly vyhrazeny jedinému podniku z důvodu jejich zápisu jako ochranné známky. Tento obecný zájem tedy znamená, že všechna označení nebo všechny údaje, které mohou sloužit k označení vlastností výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, jsou ponechány k volné dispozici podnikům, aby je rovněž mohly používat při popisu stejných vlastností svých výrobků(19).

32.   Krom toho není nezbytné, aby byly označení a údaje tvořící ochrannou známku uvedenou v tomto článku skutečně v okamžiku přihlášky k zápisu užívány za účelem popisu takových výrobků nebo služeb, jako jsou ty, pro které byla přihláška podána, nebo vlastností těchto výrobků a služeb. Stačí, jak to uvádí samotné znění tohoto ustanovení, že tato označení a tyto údaje mohou být užívány k takovým účelům. Zápis slovního označení tak musí být zamítnut na základě tohoto ustanovení, pokud alespoň v jednom z případných významů označuje vlastnost dotyčných výrobků nebo služeb.

33.   Cílem čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení je tedy ponechat k dispozici všem hospodářským subjektům označení, která mohou být užívána pro popis výrobků nebo služeb, kterých se týká přihláška k zápisu, nebo vlastností těchto výrobků nebo služeb. Požadavek dostupnosti, který je pro toto ustanovení základem, se tedy týká označení a údajů, které mají popisnou hodnotu.

34.   Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení sleduje pro všechna označení, kterých se týká, odlišný cíl obecného zájmu, který nesplývá s cílem zajistit jejich dostupnost pro všechny hospodářské subjekty.

35.   Je pravda, že ve výše uvedeném rozsudku Libertel Soudní dvůr rozhodl, že co se týče zápisu samotné barvy jako ochranné známky, bez jejího vymezení v prostoru, se obecný zájem, na kterém je založen čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, jehož ustanovení jsou totožná s ustanoveními čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, týká nezbytnosti neoprávněně neomezovat dostupnost barev pro ostatní subjekty nabízející výrobky nebo služby typu výrobků nebo služeb, pro které je požadován zápis(20).

36.   Jak nicméně potvrdil výše uvedený rozsudek SAT.1 v. OHIM, nesmí být tento výklad čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení obsažený ve výše uvedeném rozsudku Libertel, podle kterého tento důvod pro zamítnutí zápisu sleduje rovněž cíl dostupnosti, rozšířen na všechny typy označení, které spadají do jeho působnosti. Co se týče barev, byl tento cíl dostupnosti, který tak musí být zohledněn při posouzení jejich způsobilosti mít rozlišovací způsobilost pro výrobky a služby, kterých se týká přihláška k zápisu, odůvodněn zjištěním učiněným Soudním dvorem v tomto rozsudku, podle kterého je počet jednotlivých skutečně dostupných barev pro hospodářské subjekty velmi omezen(21).

37.   Ve výše uvedeném rozsudku SAT.1 v. OHIM(22) Soudní dvůr uvedl, že obecný zájem tvořící základ tohoto ustanovení splývá se základní funkcí ochranné známky připomenutou výše. Jedná se o to, aby jako ochranná známka nebyla zapsána označení, která nemohou plnit funkci ochranné známky pro dotyčné výrobky a služby, a aby jim nebyla přiznána ochrana, která vyplývá z takového zápisu. Z toho jako důsledek vyvodil, že kritérium, podle kterého nemohou být zapsány ochranné známky, které mohou být běžně užívány v oblasti obchodu pro prezentaci dotyčných výrobků a služeb, není relevantní v rámci posouzení, zda má označení pro tyto výrobky nebo tyto služby rozlišovací způsobilost(23).

38.   Z toho, že nepopisné označení může být používáno v oblasti obchodu pro prezentaci dotyčných výrobků a služeb, tedy nemůže být vyvozeno, že nezbytně postrádá pro tyto výrobky a tyto služby rozlišovací způsobilost. Jinými slovy, není-li označení popisné a nespadá-li do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, skutečnost nebo prostá možnost, že je používáno pro prezentaci dotyčných výrobků a služeb v oblasti obchodu, neznamená, že postrádá rozlišovací způsobilost vzhledem k těmto výrobkům a k těmto službám(24).

39.   Konečně, pokud jde o metodu, podle které je třeba posuzovat, zda označení tvořené několika prvky spadá, či nikoli pod jeden z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení, podle ustálené judikatury rovněž platí, že toto posouzení vyžaduje zohlednění celkového dojmu vyvolaného tímto označením(25). Tento požadavek odpovídá zjištění, podle kterého průměrný spotřebitel ochrannou známku běžně vnímá jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily.

40.   Přesto se připouští, že toto pravidlo nebrání tomu, aby byl proveden samostatně přezkum každého prvku, který tvoří dotčené označení. Takový přezkum je v souladu s obsahem čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, který, připomínám, brání zápisu popisných ochranných známek „tvořen[ých] výlučně [popisnými] označeními nebo údaji“. Může rovněž splnit požadavky odůvodnění a právní jistoty, které potřebují hospodářské subjekty, zejména subjekty, které mají obtíže vyvolané vytvořením mezinárodní ochranné známky, zvláště v rámci posouzení schopnosti označení mít rozlišovací způsobilost, které zahrnuje větší míru subjektivity než ostatní důvody pro zamítnutí zápisu.

41.   Je nicméně nesporné, že pro zamítnutí zápisu označení nestačí konstatovat, že se přezkoumávaný důvod pro zamítnutí zápisu uplatní na každý z prvků, které tvoří dotčené označení.

42.   I když tedy ochrannou známku tvoří několik prvků, z nichž každý popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb, kterých se týká přihláška k zápisu, je ještě třeba, aby tento popisný charakter byl konstatován pro ochrannou známku jako celek(26). Ačkoli totiž obecně pouhé spojení prvků, z nichž každý popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, samo o sobě i nadále popisuje uvedené vlastnosti, neboť pouhé spojení takových prvků, bez jakékoli neobvyklé změny, zejména syntaktické nebo sémantické, může vytvořit pouze ochrannou známku tvořenou výlučně z označení nebo údajů, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení vlastností uvedených výrobků nebo uvedených služeb, nic to nemění na tom, že takové spojení nemusí být za určitých podmínek popisné(27).

43.   Stejně tak, pokud se jedná o posouzení, zda ochranná známka tvořená několika prvky postrádá rozlišovací způsobilost vzhledem k dotyčným výrobkům a službám, Soudní dvůr ve výše uvedeném rozsudku SAT.1 v. OHIM rozhodl, že toto posouzení musí v každém případě záviset na přezkumu celku složeného z těchto jednotlivých prvků a že pouhá okolnost, že každý z těchto prvků vzatý samostatně postrádá rozlišovací způsobilost, nevylučuje, že spojení, které tvoří, může vykazovat rozlišovací způsobilost(28).

44.   Na tomto místě je třeba připomenout, jak byla tato judikatura uplatněna Soudním dvorem ve výše uvedeném rozsudku SAT.1 v. OHIM.

45.   V této věci se kasační opravný prostředek domáhal zrušení rozsudku SAT.1 v OHIM (SAT.2), kterým Soud potvrdil zamítnutí zápisu slovního označení „SAT.2“ pro služby uvedené v přihlášce k zápisu, které souvisely se satelitním vysíláním. Soud usoudil, že sousloví „SAT.2“ s ohledem na své základní prvky postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení vzhledem k těmto službám.

46.   V rozsudku SAT.1 v. OHIM (SAT.2) Soud provedl přezkum jednotlivých prvků tvořících slovní označení „SAT.2“. Nejdříve měl za to, že prvek „SAT“ postrádá vzhledem k dotčeným službám rozlišovací způsobilost, protože se jedná o obvyklou zkratku slova „satelit“ v německém a anglickém jazyce, že se tento výraz jako zkratka neliší od lexikálních pravidel těchto jazyků a že označuje vlastnost většiny dotyčných služeb.

47.   Dále poukázal na to, že prvky „2“ a „.“ jsou běžně užívány nebo mohou být běžně užívány v oblasti obchodu pro prezentaci dotyčných služeb, a z tohoto důvodu postrádají rozlišovací způsobilost.

48.   Z těchto zjištění vyvodil, že obecně skutečnost, že se kombinovaná ochranná známka, jako SAT.2, skládá pouze z prvků postrádajících rozlišovací způsobilost, umožňuje dojít k závěru, že tato ochranná známka posuzovaná jako celek může být rovněž běžně užívána v oblasti obchodu pro prezentaci dotyčných výrobků nebo služeb.

49.   Konečně měl za to, že takový závěr může být vyvrácen pouze za předpokladu, že by konkrétní ukazatele, zejména neobvyklý způsob, jakým jsou jednotlivé prvky spojeny, naznačovaly, že kombinovaná ochranná známka představuje více nežli souhrn prvků, z nichž je složena. Usoudil, že sousloví „SAT.2“ je vytvořeno obvyklým způsobem a že argument žalobkyně, podle kterého přihlašovaná ochranná známka posuzovaná jako celek obsahuje fantazijní prvek, je irelevantní.

50.   S ohledem na tyto skutečnosti Soudní dvůr zaprvé usoudil, že Soud posoudil existenci rozlišovací způsobilosti sousloví „SAT.2“ hlavně prostřednictvím samostatného rozboru každého z prvků tohoto sousloví. Uvedl, že se opíral o domněnku, že prvky, které samostatně postrádají rozlišovací způsobilost, nemohou, jsou-li kombinovány, vykazovat takovou způsobilost, a nikoli, jak to měl učinit, o celkové vnímání tohoto sousloví průměrným spotřebitelem. Měl za to, že zkoumal celkový dojem vyvolaný souslovím pouze podpůrně, přičemž odmítl přiznat jakoukoli relevanci takovým údajům, jako je existence fantazijního prvku, které v tomto rozboru musí být zohledněny.

51.   Zadruhé rozhodl, že kritérium zohledněné Soudem, podle kterého nemohou být zapsány ochranné známky, které mohou být běžně užívány v oblasti obchodu pro prezentaci dotyčných výrobků nebo služeb, je relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, ale není kritériem, podle kterého má být vykládáno písmeno b) téhož ustanovení.

52.   S ohledem na tyto úvodní úvahy přezkoumám vytýkané skutečnosti uplatňované na podporu důvodu vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Soudem. Nejdříve přezkoumám první vytýkanou skutečnost vycházející z nezohlednění celkového dojmu se čtvrtou vytýkanou skutečností vycházející ze zohlednění irelevantního kritéria, v rámci kterých navrhovatelka kritizuje téže body odůvodnění napadeného rozsudku.

C –    K nezohlednění celkového dojmu a zohlednění irelevantního kritéria pro posouzení

1.      Argumenty účastníků řízení

53.   BioID nejdříve uvádí, že Soud nesprávně posoudil schopnost dotčeného označení mít rozlišovací způsobilost, když usoudil, že spotřebitelé, kterých se týkají výrobky a služby, na které se vztahuje přihláška k zápisu, jsou obecně dobře informovanými osobami, zatímco tyto výrobky a tyto služby jsou určeny všem spotřebitelům.

54.   Navrhovatelka dále tvrdí, že ačkoli Soud připomenul, že schopnost označení tvořeného několika prvky mít rozlišovací způsobilost musí být posuzována s ohledem na celkový dojem, který vyvolává, takový přezkum neprovedl. Podle ní Soud pouze přezkoumal jednotlivé prvky, které tvoří dotčené označení, a sice akronym „BioID“ a obrazové prvky.

55.   BioID konečně tvrdí, že kritérium, na jehož základě Soud prohlásil, že sporné označení postrádá rozlišovací způsobilost, bylo posouzeno jako irelevantní.

56.   OHIM v podstatě připomíná, že navrhovatelka nemůže v rámci kasačního opravného prostředku dosáhnout přezkumu posouzení skutkového stavu uskutečněného Soudem.

57.   Rovněž tvrdí, že Soud připomněl pravidla, která upravují přezkum jednotlivých prvků kombinované ochranné známky, a že je uplatnil, aniž by se dopustil nesprávného právního posouzení. Podle OHIM Soud správně uvedl, že kombinovaná ochranná známka tvořená prvky postrádajícími rozlišovací způsobilost vzhledem k dotyčným výrobkům a službám nemá rozlišovací způsobilost, je-li posuzována jako celek, pokud žádný konkrétní ukazatel nenaznačuje, že představuje více nežli souhrn prvků, z nichž je složena. Soud tak zcela zjevně provedl celkové posouzení v souladu s uvedenými zásadami.

58.   Pokud jde konečně o důsledky, které je třeba vyvodit z výše uvedeného rozsudku SAT.1 v. OHIM, co se týče kritéria zohledněného v napadeném rozsudku, Soud neprovedl nesprávné právní posouzení, protože usoudil, že relevantní veřejností je v projednávané věci omezená veřejnost. Možné použití dotčeného označení pro prezentaci dotyčných výrobků a služeb tedy potvrzuje, že vzhledem k těmto výrobkům a službám nevykazuje rozlišovací způsobilost.

2.      Posouzení

59.   Zajisté, jak na to poukazuje OHIM, připomenutí pravidel Soudem, která upravují přezkum schopnosti označení mít rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, není stiženo žádným nesprávným právním posouzením. Soud tak právem připomněl, že rozlišovací způsobilost označení musí být posuzována jednak vzhledem k výrobkům a službám, pro které je jeho zápis požadován, a jednak vzhledem k vnímání označení relevantní veřejností.

60.   OHIM rovněž oprávněně tvrdí, že posouzení Soudu, podle kterého je relevantní veřejnost v projednávané věci představována „dobře informovanou veřejností“ v oblasti výrobků a služeb, kterých se týká přihláška k zápisu, je posouzením skutkové povahy spadajícím do vlastní pravomoci tohoto soudu, které v důsledku toho nepředstavuje právní otázku, která by mohla být předložena Soudnímu dvoru v rámci kasačního opravného prostředku, s výjimkou případu zkreslení obsahu spisu(29).

61.   Soud poté, co připomněl, že se dotčené označení skládá ze slovního prvku a z obrazových prvků, nakonec právem uvedl, že posouzení jeho rozlišovací způsobilosti vyžaduje jeho posouzení jako celku. Přesto se stejně jako navrhovatelka domnívám, že Soud v napadeném rozsudku takový přezkum neprovedl.

62.   V bodech 28 a 29 napadeného rozsudku tak Soud uvedl, že se akronym „BioID“ skládá ze dvou prvků „Bio“ a „ID“, které v anglickém jazyce představují běžnou zkratku podstatného jména „identifikace“ a zkratku buď přídavných jmen „biological“ (biologický) nebo „biometrical“ (biometrický), nebo podstatného jmena „biology“ (biologie). Z toho vyvodil, že se akronym „BioID“ skládá ze zkratek tvořících součást slovní zásoby referenčního jazyka, nevykazuje odlišnosti v porovnání s lexikálními pravidly tohoto jazyka, a není tudíž svou strukturou neobvyklý. Usoudil, že s ohledem na výrobky a služby, kterých se týká přihláška k zápisu, chápe relevantní veřejnost akronym „BioID“ ve smyslu „biometrical identification“ (biometrická identifikace).

63.   Soud dále v bodech 30 až 32 napadeného rozsudku uvedl, že biometrická identifikace představuje jednu z technických funkcí výrobků, kterých se týká přihláška k zápisu, a že se přímo vztahuje k jedné z vlastností služeb, kterých se týká uvedená přihláška, nebo vykazuje úzké funkční spojení s těmito službami.

64.   Z těchto skutkových zjištění, která Soudnímu dvoru v rámci tohoto kasačního opravného prostředku nepřísluší zpochybnit, v bodě 34 vyvodil, že akronym „BioID“ postrádá rozlišovací způsobilost, pokud jde o výrobky a služby, kterých se týká přihláška k zápisu.

65.   Soud dále přezkoumal obrazové prvky sporného označení. Uvedl, pokud jde o typografické vlastnosti akronymu „BioID“ tak, jak je vyobrazen v dotčeném označení, že písmena napsaná typem písma Arial odlišné tloušťky v závislosti na písmenech jsou běžně užívána v oblasti obchodu pro prezentaci všech druhů výrobků a služeb. Uvedl, že totéž platí pro tečku, neboť tento prvek je běžně užíván jako poslední z několika prvků slovní ochranné známky a naznačuje, že se jedná o zkratku.

66.   Konečně pokud jde o grafický prvek ®, Soud usoudil, že OHIM správně při jednání prohlásil, že úloha tohoto prvku se omezuje na určení, že se jedná o ochrannou známku zapsanou pro určité území, a v případě neexistence takového zápisu, může užití tohoto prvku uvést veřejnost v omyl. Rovněž konstatoval, že tento prvek ve spojení s jedním nebo více jinými označeními je běžně užíván v oblasti obchodu při prezentaci různých druhů výrobků a služeb.

67.   Soud pokračoval ve svých úvahách v bodech 40 až 44 napadeného rozsudku následujícími důvody:

„40      Grafické prvky uvedené v bodech 38 a 39 výše tedy mohou být užívány v oblasti obchodu pro prezentaci výrobků a služeb, kterých se týká přihláška ochranné známky, a postrádají tudíž rozlišovací způsobilost, pokud jde o tyto výrobky a služby.

41      Z toho vyplývá, že se přihlašovaná ochranná známka skládá ze spojení prvků, z nichž každý vzhledem k tomu, že může být běžně užíván v oblasti obchodu pro prezentaci výrobků a služeb náležejících do kategorií, kterých se týká přihláška ochranné známky, postrádá vzhledem k těmto výrobkům a službám rozlišovací způsobilost.

42      Navíc z judikatury vyplývá, že skutečnost, že se kombinovaná ochranná známka skládá pouze z prvků postrádajících rozlišovací způsobilost vzhledem k dotyčným výrobkům nebo službám, umožňuje dojít k závěru, že tato ochranná známka, posuzovaná jako celek, může být rovněž běžně užívána v oblasti obchodu pro prezentaci těchto výrobků nebo služeb. Takový závěr může být vyvrácen pouze za předpokladu, že konkrétní ukazatele, jako je zejména způsob, jakým jsou jednotlivé prvky spojeny, naznačují, že kombinovaná ochranná známka posuzovaná jako celek představuje více nežli souhrn prvků, z nichž je složena (viz v témže smyslu stanovisko generálního advokáta Ruiz-Jaraba Colomera ve výše uvedené věci C‑363/99 Koninklijke KPN Nederland, bod 65).

43      V projednávané věci na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, se nezdá, že by takové ukazatele existovaly. Struktura přihlašované ochranné známky, charakterizovaná hlavně spojením popisného akronymu jednak s typografickými znaky popsanými v bodě 37 výše, a jednak s grafickými prvky uvedenými v bodech 38 a 39 výše, totiž neumožňuje vyloučit závěr, že ochranná známka posuzovaná jako celek může být běžně užívána v oblasti obchodu pro prezentaci výrobků a služeb náležejících do kategorií, kterých se týká přihláška ochranné známky.

44      Přihlašovaná ochranná známka tedy postrádá vzhledem ke kategoriím dotyčných výrobků a služeb rozlišovací způsobilost.“

68.   Podle mého názoru z přezkumu těchto důvodů vyplývá, že stejně jako ve výše uvedeném rozsudku SAT.1 v. OHIM (SAT.2) Soud posoudil existenci rozlišovací způsobilosti sporného označení tak, že se omezil na samostatný rozbor jednotlivých prvků, které jej tvoří. V bodě 42 napadeného rozsudku, jehož znění je téměř stejné jako znění bodu 49 uvedeného rozsudku, se opřel o domněnku, že prvky, které samostatně postrádají rozlišovací způsobilost, nemohou takovou způsobilost vykazovat, jakmile jsou kombinovány, a nikoli o celkové vnímání tohoto označení relevantní veřejností, jak to měl učinit. Stejně jako v rozsudku SAT.1 v. OHIM (SAT.2) přezkoumal celkový dojem vyvolaný sporným označením pouze podpůrně.

69.   Konstatuji tedy, že Soud v napadeném rozsudku použil stejnou metodu rozboru rozlišovací způsobilosti dotčeného označení, jako je metoda uplatněná ve výše uvedeném rozsudku SAT.1 v. OHIM (SAT.2).

70.   Krom toho v projednávané věci Soud posuzoval nikoli slovní ochrannou známku, jako ve výše uvedené věci SAT.1 v. OHIM (SAT.2), ale obrazovou ochrannou známku složenou ze slovního prvku a z několika obrazových prvků. Jak bylo uvedeno, konstatoval, že slovní prvek „BioID“ popisuje výrobky a služby, kterých se týká přihláška k zápisu, nebo jejich vlastnosti. Z toho právem vyvodil, že tento prvek dotčeného označení postrádá rozlišovací způsobilost.

71.   V bodech 35 a 36 napadeného rozsudku naopak zpochybnil rozbor druhého odvolacího senátu ve sporném rozhodnutí, podle kterého taková ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, je-li slovní prvek popisný a je-li relativní význam obrazových prvků „zanedbatelný“ v porovnání s významem tohoto slovního prvku.

72.   V bodě 36 napadeného rozsudku tak Soud zejména uvedl:

„V tomto ohledu je třeba poukázat na to, že neexistence rozlišovací způsobilosti kombinované ochranné známky nemůže být stanovena v závislosti na relativním významu některých prvků, ze kterých se skládá, v porovnání s významem některých jiných prvků této ochranné známky, u nichž je zjištěna neexistence rozlišovací způsobilosti. Kombinovaná ochranná známka totiž nemůže spadat do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení [...], je-li jeden z prvků, ze kterých se skládá, rozlišovací vzhledem k dotyčným výrobkům nebo službám. Tak tomu přitom může být i v případě, když jediný rozlišovací prvek kombinované ochranné známky není dominantní vzhledem k ostatním prvkům tvořícím tuto ochrannou známku [...]“

73.   Mám určité pochybnosti o správnosti rozboru Soudu vylíčeného v těchto dvou posledních větách. Nejprve, rozhodující charakter má podle judikatury, jak již bylo uvedeno, skutečnost, že dotčené označení posuzované jako celek musí mít pro relevantní veřejnost rozlišovací způsobilost pro výrobky a služby, kterých se týká přihláška k zápisu. V důsledku toho stejně tak jako nelze předpokládat, že označení složené z prvků postrádajících samostatně rozlišovací způsobilost samo o sobě postrádá tuto způsobilost, zdá se mi obtížné předpokládat, že existence prvku v kombinovaném označení, který může sám o sobě mít rozlišovací způsobilost, stačí k přiznání této způsobilosti označení jako celku.

74.   Jestliže se tak obrazové označení, jehož zápis je požadován, skládá ze slovního prvku, který je stejně jako akronym „BioID“ zcela popisný, protože tento slovní prvek neobsahuje žádné dodatečné slovo, které by nebylo popisné, lze si stěží představit, jak by tomuto označení jako celku mohla být přiznána rozlišovací způsobilost, má-li tento slovní prvek dominantní charakter vzhledem k obrazovým prvkům označení. V takovém případě je zcela namístě mít za to, že právě tento slovní prvek bude přitahovat pozornost relevantní veřejnosti a zabrání tomu, aby bylo označení jako celek vnímáno relevantní veřejností jako označení původu.

75.   Obrazovému označení složenému ze slovního zcela popisného prvku tedy podle mého názoru může být přiznána rozlišovací způsobilost pouze v případě, že obsahuje obrazové prvky, které jsou samy o sobě rozlišující a dostatečně upoutávající relevantní veřejnost, aby jim věnovala svou pozornost namísto tohoto slovního prvku, nebo také tehdy, kdy obrazové prvky mohou „potlačit“ význam tohoto slovního prvku a přiznat označení posuzovanému jako celek rozlišovací účinek.

76.   Jelikož si lze slovní prvek obecně zapamatovat lépe než obrazové prvky, jsem si plně vědom toho, že takové podmínky mohou být stěží považovány za splněné. I když z toho vyplývá, že zápis obrazových označení tohoto druhu jako ochranné známky se v praxi jeví jako obtížný nebo omezený na výjimečné případy, zdá se mi, že je tato přísnost namístě za účelem zabránění tomu, aby účinkem zápisu takových ochranných známek při použití kritérií obvykle uplatnitelných pro posouzení existence nebezpečí záměny bylo přiznat jejich majitelům výlučná práva k slovnímu prvku zcela popisujícímu vlastnosti dotyčných výrobků a služeb.

77.   Konečně, jak to navrhovatelka správně tvrdila, Soud založil své posouzení na kritériu irelevantním v rámci uplatnění čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení.

78.   Soud tak vyvodil, že prvky tvořící sporné označení postrádají rozlišovací způsobilost v důsledku toho, že mohou být užívány v oblasti obchodu pro prezentaci výrobků a služeb, kterých se týká přihláška k zápisu.

79.   Jak však bylo uvedeno, ačkoli je toto kritérium relevantní pro prvek popisující výrobky nebo služby, kterých se týká přihláška k zápisu, nebo jejich vlastnosti, jako je v projednávané věci slovní prvek „BioID“, tak tomu není v případě obrazových prvků, jako jsou písmena znázorněná typem písma Arial, prostá tečka nebo prvek ®. Skutečnost, že tyto prvky, které samy o sobě nemají rozlišovací způsobilost pro dotčené výrobky a služby, mohou být užívány pro jejich prezentaci v oblasti obchodu, sama o sobě neznamená, že postrádají jakoukoli rozlišovací způsobilost, co se týče těchto výrobků a těchto služeb.

80.   Stejně tak si myslím, že Soud v bodě 43 napadeného rozsudku nesprávně vyložil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, když z posouzení, podle kterého „ochranná známka posuzovaná jako celek může být běžně užívána v oblasti obchodu pro prezentaci výrobků a služeb“, kterých se týká přihláška k zápisu, vyvodil, že dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost.

81.   Z toho vyvozuji, že napadený rozsudek je stižen stejnými právními vadami jako výše uvedený rozsudek SAT.1 v. OHIM (SAT.2). Navrhnu tedy Soudnímu dvoru, aby z toho vyvodil stejné důsledky jako ve výše uvedeném rozsudku SAT.1 v. OHIM, a rozhodl, že se napadený rozsudek musí zrušit.

82.   S ohledem na tento návrh přezkoumám dvě další vytýkané skutečnosti uplatňované navrhovatelkou na podporu důvodu vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení pouze podpůrně.

D –    K nezohlednění argumentace navrhovatelky, podle které nemohlo být prokázáno, že dotčené označení bylo skutečně užíváno veřejností nebo konkurenty

83.   BioID vytýká Soudu, že nevzal v úvahu její argument, podle kterého nemohlo být prokázáno, že sporné označení bylo skutečně veřejností nebo jejími konkurenty užíváno. Rovněž nevzal v úvahu, že sporné označení se nevyskytuje ve slovnících a není technickým pojmem.

84.   BioID rovněž tvrdí, že Soud provedl nesprávné posouzení skutkového stavu, když považoval „Bio“ za zkratku, zatímco se jedná o předponu, a když usoudil, že akronym „BioID“ nemá neobvyklou strukturu.

85.   Pokud jde o akronym „BioID“, domnívám se, že Soud neprovedl nesprávné právní posouzení, když usoudil, že pro uplatnění důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení není nezbytné, aby byl předložen důkaz o skutečném užívání tohoto akronymu pro označení výrobků nebo služeb, kterých se týká přihláška k zápisu.

86.   Jak bylo rozhodnuto ve výše uvedeném rozsudku OHIM v. Wrigley(30), pro to, aby se uplatnil důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c), totiž není nezbytné, aby byly označení a údaje tvořící ochrannou známku uvedenou v tomto článku skutečně užívány v okamžiku přihlášky k zápisu za účelem popisu takových výrobků nebo služeb, pro které je přihláška podána, nebo vlastností těchto výrobků nebo služeb. Stačí, jak to uvádí samotné znění tohoto ustanovení, že tato označení a tyto údaje mohou být k takovým účelům užívány. Zápis slovního označení tak musí být zamítnut na základě tohoto ustanovení, pokud alespoň v jednom z případných významů označuje vlastnosti dotyčných výrobků nebo služeb.

87.   Co se dále týče rozboru Soudu týkajícího se chápání prvků „Bio“ a „ID“ relevantní veřejností, jedná se o posouzení skutkové povahy a navrhovatelka neprokazuje, že Soud zkreslil smysl těchto skutečností.

88.   Pokud jde konečně o argument týkající se důkazu o užívání označení jako celku pro prezentaci výrobků a služeb v oblasti obchodu, kryje se v podstatě s výše zkoumanou čtvrtou vytýkanou skutečností, a navrhl jsem již, aby bylo rozhodnuto, že takové kritérium není relevantní pro posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky složené z několika prvků, z nichž ne všechny popisují výrobky a služby, kterých se týká přihláška k zápisu.

E –    K vytýkané skutečnosti, podle které Soud provedl nesprávné právní posouzení, když usoudil, že srovnatelné zapsané ochranné známky nesvědčí o rozlišovací způsobilosti dotčeného označení, a porušil zásadu rovného zacházení

89.   BioID vytýká Soudu, že provedl nesprávné právní posouzení, když neměl za to, že slovní ochranné známky obsahující předponu „bio“ zapsané OHIM svědčí o rozlišovací způsobilosti dotčeného označení. BioID rovněž zpochybňuje posouzení učiněné Soudem v bodě 47 napadeného rozsudku, podle kterého BioID neuplatnila důvody uvedené v těchto rozhodnutích OHIM, které by mohly zpochybnit rozbor, podle kterého dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost.

90.   BioID rovněž zpochybňuje posouzení učiněná Soudem v souvislosti se zápisem slovní ochranné známky „Bioid“ OHIM pro výrobky a služby totožné s těmi, kterých se týká sporná přihláška k zápisu. Podle navrhovatelky Soud provedl nesprávné právní posouzení, když usoudil, že tato slovní ochranná známka má jiný význam, než je význam dotčeného obrazového označení, protože v této slovní ochranné známce jsou písmena „id“ napsána malým písmem. Soud tak nezohlednil skutečnost, že slovní ochranná známka je chráněna v důsledku svého zápisu nezávisle na užitém způsobu psaní. Krom toho Soud porušil zásadu rovného zacházení, neboť není přípustné, aby OHIM povolil zápis slovní ochranné známky „Bioid“ a zamítl zápis dotčeného obrazového označení, které se vyslovuje stejným způsobem a které navíc obsahuje grafické prvky.

91.   Otázka, zda rozhodnutí OHIM povolující zápis ochranných známek totožných nebo srovnatelných s dotčeným označením mohou v zásadě představovat skutečnosti, které mohou být zohledněny v rámci posuzování rozlišovací způsobilosti tohoto označení, podle mého názoru představuje právní otázku, která tudíž může být předložena Soudnímu dvoru v rámci kasačního opravného prostředku.

92.   V tomto bodě se domnívám, že Soud v napadeném rozsudku neprovedl nesprávné právní posouzení, neboť v bodě 47 tohoto rozsudku uvedl, že „skutkové a právní důvody obsažené v dřívějším rozhodnutí mohou zajisté představovat argumenty na podporu žalobního důvodu vycházejícícho z porušení ustanovení nařízení“. Touto formulací tedy Soud, na rozdíl od toho, co navrhovatelka uvádí ve své argumentaci, nevyloučil, že odůvodnění rozhodnutí OHIM povolujících zápis ochranných známek totožných nebo srovnatelných s dotčeným označením mohou být zohledněna za účelem posouzení rozlišovací způsobilosti tohoto označení(31). Argumentace navrhovatelky k tomuto bodu tedy vychází z nesprávného výkladu napadeného rozsudku.

93.   Pokud jde o zmínku v bodě 47 napadeného rozsudku, podle které v projednávané věci navrhovatelka neuplatnila důvody uvedené v rozhodnutích OHIM, které by mohly zpochybnit rozbor, podle kterého dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost, představuje podle mého názoru posouzení důkazních materiálů Soudem, které u něj byly předloženy navrhovatelkou. Je však třeba připomenout, že jak vyplývá z článku 225 ES a článku 58 statutu Soudního dvora, je opravný prostředek omezen na právní otázky. Cílem tohoto procesního prostředku je umožnit účastníkům řízení, aby získali nikoli nový rozsudek o celém sporu předloženém Soudu, ale pouze přezkum legality rozhodnutí vydaného Soudem. Z toho vyplývá, že pouze Soud je příslušný, aby posoudil hodnotu, kterou je třeba přiznat důkazním materiálům, které mu byly předloženy, s výhradou zkreslení těchto materiálů(32). Ve svém vyjádření předloženém Soudnímu dvoru navrhovatelka nepředložila skutečnosti, které by mohly prokázat existenci takového zkreslení.

94.   Pokud jde konečně o výtky navrhovatelky ohledně důsledků, které měl Soud vyvodit z rozhodnutí OHIM povolujícího zápis slovní ochranné známky „Bioid“ pro výrobky a služby označené jako „tiskařské výrobky“, „telekomunikace“ a „počítačové programování“, tyto výtky nejsou rovněž opodstatněné. Pokud jde nejprve o posouzení obsažené v bodě 48 napadeného rozsudku, podle kterého okolnost, že „ve slovní ochranné známce Bioid jsou písmena ,id‘ napsána malým písmem, ji může odlišovat, pokud jde o její sémantický obsah, od akronymu ,BioID‘ uvedeného v přihlašované ochranné známce“, podle mého názoru neprokazuje, že Soud nezohlednil skutečnost, že slovní ochranná známka neobsahuje obrazové prvky ani že přihláška k zápisu a ochrana, která z tohoto zápisu vyplývá, se týká slova uvedeného v této přihlášce, a nikoli způsobu, kterým je v této přihlášce napsáno.

95.   Soud chtěl podle mého názoru pouze uvést, že slovo „bioid“ tak, jak je napsáno v přihlášce k zápisu, se a priori nevyslovuje stejným způsobem jako akronym „BioID“, jenž se jasně zdá být složen ze dvou prvků „Bio“ a „ID“, které s ohledem na dotyčné výrobky a služby mohou být relevantní veřejností chápány jako zkratky „biometrical identification“.

96.   Krom toho by tato část odůvodnění napadeného rozsudku mohla být považována za nadbytečné odůvodnění posouzení Soudu, podle kterého tento zápis OHIM v podstatě nezpochybňuje rozbor, podle kterého sporné obrazové označení postrádá rozlišovací způsobilost, neboť Soud rovněž konstatoval, že toto označení a slovní ochranná známka „Bioid“ nejsou vzájemně zaměnitelné. Argument navrhovatelky proti bodu 48 napadeného rozsudku vycházející ze způsobu psaní slovní ochranné známky zapsané OHIM tedy může být považován za irelevantní(33).

97.   Dále se nedomnívám, že Soud porušil zásadu rovného zacházení, když z tohoto zápisu nevyvodil, že dotčené označení má skutečně rozlišovací způsobilost. Za předpokladu, že by tato zásada byla v takovém případě relevantní(34), poukazuji na to, že Soud konstatoval, že dotčené označení a zapsaná slovní ochranná známka nejsou vzájemně zaměnitelné. Navrhovatelka neprokázala, že toto posouzení bylo provedeno na základě zkreslení skutkového stavu. V tomto ohledu poukazuji na to, že v obrazovém označení „BioID“ vyobrazení dvou posledních písmen velkým písmem a menší tloušťky a tečka, která následuje za tímto akronymem, ukazují, že se slovní prvek skládá ze dvou odlišných prvků, které mohou být relevantní veřejností chápány jako zkratky „biometrical identification“, což nezbytně nevyplývá ze slova „bioid“ zapsaného jako slovní ochranná známka.

98.   Je třeba rovněž dodat, že označení výrobků a služeb, pro které byla slovní ochranná známka zapsána, se liší od popisu výrobků a služeb, pro které je požadován zápis dotčeného obrazového označení. Z diskuze totiž vyplývá, že uvedená slovní ochranná známka byla zapsána pro označení softwaru nahraného na nosičích údajů jakékoli druhu, telekomunikačních výrobků a počítačových programování bez žádného dalšího upřesnění, pokud jde o povahu těchto výrobků a služeb. V přihlášce k zápisu dotčeného obrazového označení je však upřesněno, že dotyčné výrobky a služby jsou zvláště výrobky a služby, které slouží ke kontrole autorizace přístupu díky identifikaci lidských bytostí prostřednictvím zvláštních biometrických znaků, které tedy souvisejí s biometrickou identifikací.

F –    K důsledkům zrušení napadeného rozsudku

99.   Otázka, kterou zbývá vyřešit, se týká výlučně toho, zda dotčené obrazové označení posuzované jako celek postrádá ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení rozlišovací způsobilost pro výrobky a služby, kterých se týká přihláška k zápisu.

100. Celkový dojem vyvolaný dotčeným označením byl předmětem diskuze mezi účastníky řízení, zejména během ústní části řízení u Soudního dvora. Zdá se mi, že věc se tedy nachází ve stavu, kdy o ní může být v souladu s článkem 61 statutu Soudního dvora rozhodnuto, a že by odporovalo hospodárnosti řízení, kdyby byla vrácena zpět Soudu. Navrhuji tedy, aby Soudní dvůr sám ve sporu rozhodl, jak to učinil ve výše uvedeném rozsudku SAT.1 v. OHIM.

101. Jak je uvedeno výše, dotčené obrazové označení se skládá ze slovního prvku tvořeného akronymem „BioID“ a obrazových prvků, které se jednak týkají typografických vlastností, které tento akronym vykazuje, a jednak grafických prvků umístěných za tímto akronymem, a sice tečky a znaku ®.

102. Pokud jde o akronym „BioID“, bylo konstatováno, že může být chápán relevantní veřejností tvořenou dobře informovanými osobami v oblasti dotyčných výrobků a služeb, jako spojení dvou zkratek „Bio“ a „ID“, znamenající „biometrical identification“ (biometrická identifikace). Je rovněž známo, že biometrická identifikace představuje jednu z technických funkcí výrobků, kterých se týká přihláška k zápisu a že přímo souvisí s jednou z vlastností služeb, kterých se týká uvedená přihláška, nebo má úzkou funkční spojitost s těmito službami. Platí tedy, že akronym „BioID“ jakožto slovní prvek zcela popisující vlastnost výrobků a služeb, kterých se týká přihláška k zápisu, postrádá rozlišovací způsobilost, pokud jde o tyto výrobky a služby.

103. Pokud jde o obrazové prvky dotčeného označení, co se týče nejprve způsobu psaní užitého pro znázornění akronymu „BioID“, bylo konstatováno, že typ písma Arial se běžně užívá v oblasti obchodu. Z diskuze rovněž vyplývá, že tečka za akronymem „BioID“ je běžně užívána jako poslední prvek slovní ochranné známky pro označení, že se jedná o zkratku. Pokud jde o prvek ®, ten obecně uvádí, že označení, které doplňuje, bylo zapsáno jako ochranná známka pro určité území.

104. Z těchto zjištění lze vyvodit, že žádný z obrazových prvků, které tvoří dotčené označení, nevykazuje sám o sobě zvláštní rozlišovací způsobilost vzhledem k výrobkům nebo službám, kterých se týká přihláška k zápisu. Dotčené označení se tedy skládá ze slovního prvku popisujícího vlastnosti dotyčných výrobků a služeb a obrazových prvků, které, vzaty samostatně, rovněž postrádají rozlišovací způsobilost vzhledem k těmto výrobkům a k těmto službám.

105. Zkoumám-li celkový dojem vyvolaný ochrannou známkou, zjišťuji, že vzájemné působení těchto jednotlivých prvků jí nemůže propůjčit rozlišovací způsobilost. Jednak slovní prvek „BioID“ zjevně představuje dominantní prvek, který vyplývá z celkového přezkumu dotčeného označení. Typ písma, kterým je napsán, má jednoduchý charakter. Pokud jde o tečku a prvek ®, jejich význam v označení se jeví vzhledem ke slovnímu prvku „BioID“ jako zcela zanedbatelný.

106. Je tedy třeba konstatovat, že obrazové prvky, které tvoří označení, nijak pro relevantní veřejnost nesnižují případný význam akronymu „BioID“, a tudíž jeho rozlišovací způsobilost. Lze naopak říci, že tento význam zesilují nebo se na tomto významu podílí. Jak již bylo uvedeno, dvě poslední písmena akronymu „BioID“ jsou napsána velkým písmem, zatímco předcházející písmena jsou napsána malým písmem. Stejně tak dvě poslední písmena „ID“ jsou tenčí než tři předcházející písmena. Tato odlišnost ve způsobu psaní zesiluje dojem, že se akronym „BioID“ skutečně skádá ze dvou odlišných prvků, „Bio“ a „ID“. Stejně tak tečka za tímto akronymem s ohledem na svůj běžný význam v oblasti ochranných známek potvrzuje, že celek „BioID“ odpovídá zkratkám.

107. Z toho lze vyvodit, že dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost vzhledem k dotyčným výrobkům a službám. Žaloba BioID proti spornému rozhodnutí by tedy měla být zamítnuta.

108. Podle čl. 122 prvního pododstavce jednacího řádu Soudního dvora, je-li kasační opravný prostředek opodstatněný a Soudní dvůr vydá sám konečné rozhodnutí ve věci, rozhodne o nákladech řízení. Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, který se na základě článku 118 téhož řádu použije na řízení o kasačním opravném prostředku, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a navrhovatelka neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

V –    Závěry

109. S ohledem na předcházející úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby:

„1)      zrušil rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 5. prosince 2002, BioID v. OHIM (T‑91/01);

2)      zamítl žalobu směřující proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 20. února 2001 (věc R 538/1999-2);

3)      uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení vzniklých v řízeních u Soudu a u Soudního dvora.“

---

1 – Původní jazyk: francouzština.

---

2 - Dále jen „BioID“.

---

3 - T‑91/01, Recueil, s. II‑5159, dále jen „napadený rozsudek“.

---

4 - Dále jen „OHIM“.

---

5 - Dále jen „sporné rozhodnutí“.

---

6 - Nařízení ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).

---

7 - Dohoda ze dne 15. června 1957 o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, ve znění změn a doplňků.

---

8 - Jednalo se konkrétněji o následující výrobky a služby:

---

– „software, hardware a příslušenství, optické, zvukové a elektronické přístroje a jejich příslušenství, všechny uvedené výrobky sloužící zejména ke kontrole autorizace přístupu nebo ve vztahu k ní, k propojení mezi počítači a k identifikaci či verifikaci živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických znaků“, spadající do třídy 9;

---

– „telekomunikační služby; bezpečnostní služby související s propojením mezi počítači, přístupem do databází, elektronickou platbou, verifikací autorizace přístupu a identifikací či verifikací živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických znaků“, spadající do třídy 38;

---

– „poskytování softwaru prostřednictvím internetu a jiných komunikačních sítí, správa počítačových programů on-line, tvorba počítačových programů, všechny uvedené služby sloužící zejména ke kontrole autorizace přístupu nebo ve vztahu k ní, k propojení mezi počítači a k identifikaci či verifikaci živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických znaků; technický vývoj systémů ke kontrole autorizace přístupu, k propojení mezi počítači, jakož i systémů k identifikaci či verifikaci živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických znaků“, spadající do třídy 42.

---

9 - Rozsudek ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM (C‑104/00 P, Recueil, s. I‑7561, bod 29).

---

10 - Vzhledem k tomu, že kasační opravný prostředek byl navrhovatelkou podán dne 3. února 2003, tedy následně po datu vstupu v platnost Niceské smlouvy dne 1. února 2003, používám číslování článků statutu tak, jak vyplývá z uvedené Smlouvy.

---

11 - C‑329/02 P, Sb. rozh. s. I‑8317

---

12 - Rozsudek ze dne 17. července 1997, Ferriere Nord v. Komise (C‑219/95 P, Recueil, s. I‑4411, bod 56), a usnesení ze dne 9. prosince 1999, CPL Imperial 2 a Unifrigo v. Komise (C‑299/98 P, Recueil, s. I‑8683, bod 54).

---

13 - Viz zejména rozsudky ze dne 12. června 1958, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse v. Vysoký úřad (2/57, Recueil, s. 129, 146), a ze dne 29. května 1997, De Rijk v. Komise (C‑153/96 P, Recueil, s. I‑2901, bod 19).

---

14 - T‑323/00, Recueil, s. II‑2839.

---

15 - Viz zejména rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, s. 1139, bod 7), a ze dne 18. června 2002, Philips (C‑299/99, Recueil, s. I‑5475, bod 30).

---

16 - Rozsudek ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Recueil, s. I‑1619, bod 86).

---

17 - Rozsudek ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, Sb. rozh. s. I‑2523, bod 39).

---

18 - Rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM (C‑456/01 P a C‑457/01 P, Recueil, s. I‑5089, body 45 a 46).

---

19 - Viz zejména rozsudek ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley (C‑191/01 P, Recueil, s. I‑12447, bod 31), a usnesení ze dne 5. února 2004, Telefon & Buch v. OHIM (C‑326/01 P, Recueil, s. I‑1371, bod 27). Viz v souvislosti s totožnými ustanoveními čl. 3 odst. 1 písm. c) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), rozsudky ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 a C‑109/97, Recueil, s. I‑2779, bod 25); ze dne 8. dubna 2003, Linde a další (C‑53/01 až C‑55/01, Recueil, s. I‑3161, bod 73); ze dne 6. května 2003, Libertel (C‑104/01, Recueil, s. I‑3793, bod 52) a výše uvedený rozsudek Koninklijke KPN Nederland (body 54 a 55).

---

20 - Bod 60.

---

21 - Tamtéž, bod 47.

---

22 - Bod 27.

---

23 - Bod 36.

---

24 -  Bylo tak například rozhodnuto, že zápis ochranné známky tvořené označeními nebo údaji, které jsou mimo jiné používány jako reklamní slogany, údaje o jakosti nebo výrazy vyzývající k nákupu výrobků a služeb, kterých se týká tato ochranná známka, není jako takový vyloučen z důvodu takového používání (rozsudek ze dne 4. října 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Recueil, s. I‑6959, bod 40). Pouze tehdy, pokud se tato označení nebo tyto údaje staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech pro označení výrobků nebo služeb, kterých se týká uvedená ochranná známka, a pokud tak spadají pod důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení, musí být jejich zápis podle tohoto posledně uvedeného ustanovení zamítnut.

---

25 - Viz, pokud jde o posouzení rozlišovací způsobilosti, výše uvedený rozsudek DKV v. OHIM (bod 24), pokud jde o posouzení popisného charakteru, rozsudek ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, Recueil, s. I‑1699, bod 37), a výše uvedený rozsudek Koninklijke KPN Nederland (bod 96).

---

26 - Výše uvedený rozsudek Koninklijke KPN Nederland (bod 96).

---

27 - Tamtéž, body 99 a 100.

---

28 - Bod 28.

---

29 - Výše uvedený rozsudek DKV v. OHIM (bod 22, jakož i uvedená judikatura).

---

30 - Bod 32 (kurziva provedena autorem stanoviska).

---

31 - Mohlo by se jednat například o důvody týkající se významu slovního prvku ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám u relevantní veřejnosti.

---

32 - Viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 1. června 1994, Komise v. Brazzelli Lualdi a další (C‑136/92 P, Recueil, s. I‑1981, body 49 a 66); ze dne 15. října 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij a další v. Komise (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P až C‑252/99 P a C‑254/99 P, Recueil, s. I‑8375, bod 194), a ze dne 7. listopadu 2002, Glencore a Compagnie Continentale v. Komise (C‑24/01 P a C‑25/01 P, Recueil, s. I‑10119, bod 65).

---

33 - Viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Komise v. CAS Succhi di Frutta (C‑496/99 P, Recueil, s. I‑3801, bod 68).

---

34 - Podle judikatury Soudu je tato zásada v takovém případě irelevantní, protože existuje následující alternativa: buď je protichůdné rozhodnutí OHIM povolující zápis ochranné známky srovnatelné s dotčeným označením v souladu s nařízením, a v takovém případě by Soud měl logicky konstatovat, že rozhodnutí zamítající zápis tohoto označení porušilo relevantní ustanovení nařízení, nebo je protichůdné rozhodnutí OHIM stiženo vadami, a nikdo se nemůže dovolávat ve svůj prospěch protiprávnosti spáchané ku prospěchu jiného [výše uvedený rozsudek SAT.1 v. OHIM (SAT.2), body 60 až 62; viz rovněž rozsudek Soudu ze dne 21. dubna 2004, Concept v. OHIM (ECA), T‑127/02, Recueil, s. II‑1113, bod 71, jakož i uvedená judikatura].