1

Op 25 mei 2010 heeft Paola Vergamini, de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

2

De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:

3

De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 en 43 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

4

De gemeenschapsmerkaanvraag is op 13 juli 2010 in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 127/2010 gepubliceerd.

5

Op 13 oktober 2010 heeft verzoekster, de Government of Malaysia, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk in zijn geheel.

6

De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, onder a) en b), en lid 4, van verordening nr. 207/2009.

7

De oppositie was gebaseerd op het hierna weergegeven beeldteken dat, wat de toepassing van artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 betreft, volgens verzoekster algemeen bekend is in de zin van artikel 8, lid 2, onder c), van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien en gewijzigd, en dat, wat de toepassing van artikel 8, lid 4, van die verordening betreft, een in het Verenigd Koninkrijk niet-ingeschreven merk is waarvoor verzoekster zich op het gebruik ervan beroept voor een reeks waren en diensten, waaronder voedingsmiddelen:

8

Op 16 december 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen. Om te beginnen heeft zij geoordeeld dat de bekendheid van het oudere teken in de zin van artikel 8, lid 2, onder c), van verordening nr. 207/2009 met betrekking tot geen enkele lidstaat van de Europese Unie was bewezen. Vervolgens heeft zij bij de beoordeling van de toepassingscriteria van artikel 8, lid 4, van deze verordening geoordeeld dat de door verzoekster overgelegde bewijzen ontoereikend waren om te kunnen vaststellen dat verzoeksters niet-ingeschreven merk op de datum van de indiening van de merkaanvraag de noodzakelijke goodwill (aantrekkingskracht die clientèle oplevert) had verworven in het Verenigd Koninkrijk.

9

Op 14 februari 2012 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10

Bij beslissing van 27 juni 2013 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen.

11

Wat de oppositiegrond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 betreft, heeft de kamer van beroep allereerst geoordeeld dat niet was aangetoond dat de misbruikopleverende inbreuk in het Verenigd Koninkrijk van toepassing was op tekens die worden gebruikt als keurmerk. Zij heeft er evenwel op gewezen dat, gelet op de zogenoemde „extensieve” vorm van de vordering wegens misbruik, die door de nationale rechtspraak wordt erkend en waardoor verschillende marktdeelnemers in staat worden gesteld om over rechten te beschikken op een teken dat een reputatie op de markt geniet, bedoelde inbreuk kon worden aangevoerd met betrekking tot de goodwill die was verworven voor een teken dat wordt gebruikt als keurmerk. Vervolgens heeft zij geoordeeld dat de door verzoekster verstrekte bewijzen onvoldoende waren om daaruit in de omstandigheden van de onderhavige zaak zonder gevaar voor vergissing te kunnen afleiden dat de handelsverrichtingen tot de vereiste goodwill bij het relevante publiek hadden geleid. Ten slotte is zij tot de slotsom gekomen dat bij gebreke van het bewijs van die goodwill, hetgeen een van de cumulatief te vervullen voorwaarden van deze inbreuk is, de op die bepaling gebaseerde oppositie niet kon worden toegewezen.

12

Wat de oppositiegronden van artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 betreft, heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat verzoekster niet had aangetoond dat het oudere teken bekend was in de Unie, en inzonderheid dat uit geen van de aangedragen bewijzen genoegzaam bleek dat het relevante publiek dit teken op de relevante datum, namelijk 25 mei 2010, herkende.

13

Verzoekster verzoekt het Gerecht:

14

Het BHIM verzoekt het Gerecht:

15

In de memorie van repliek betoogt verzoekster dat de door het BHIM in de memorie van antwoord aangevoerde nieuwe punten niet-ontvankelijk zijn volgens artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 2 mei 1991 alsook volgens de rechtspraak. Zij verwijst met name naar de hiernavolgende stellingen:

16

Dienaangaande zij in herinnering gebracht dat het beroep bij het Gerecht ertoe strekt, de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM te doen toetsen in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009. Voorts bepaalt artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 2 mei 1991 dat de memories van de partijen geen wijziging kunnen brengen in het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep.

17

In casu heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing louter geconstateerd dat het oudere teken niet de door het recht van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de vordering wegens misbruik vereiste goodwill had verworven vóór de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, en heeft zij de andere bij artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarden niet onderzocht. Aangezien de vraag of het oudere teken in het economisch verkeer is gebruikt als teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis door de kamer van beroep niet ten gronde is onderzocht, staat het niet aan het Gerecht om deze voor het eerst in het kader van zijn toezicht op de rechtmatigheid van de bestreden beslissing te onderzoeken [zie in die zin arrest van 14 december 2011, Völkl/BHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Jurispr., EU:T:2011:739, punt 63 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Bijgevolg is dit argument niet-ontvankelijk.

18

Wat de andere argumenten van het BHIM betreft, aangaande de in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de vordering wegens misbruik gestelde voorwaarden, moet worden vastgesteld dat met deze argumenten wordt beoogd de door de kamer van beroep onderzochte vragen te vervolledigen, en dat die argumenten dus ontvankelijk moeten worden verklaard.

19

Verzoekster baseert haar beroep op één enkel middel: schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009. Dit middel bestaat uit twee onderdelen.

20

Volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 kan de houder van een teken oppositie instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk indien dit teken voldoet aan vier voorwaarden. Het ingeroepen teken moet worden gebruikt in het economisch verkeer, het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben, de rechten op dit teken moeten zijn verworven overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het teken is gebruikt vóór de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag en, ten slotte, dit teken moet de houder ervan het recht verlenen om het gebruik van een later merk te verbieden. Deze vier voorwaarden beperken het aantal tekens die geen merken zijn die kunnen worden ingeroepen om de inschrijving van een geldig gemeenschapsmerk te beletten op het volledige grondgebied van de Unie, overeenkomstig artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 [zie in die zin arrest van 24 maart 2009, Moreira da Fonseca/BHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06–T‑321/06, Jurispr., EU:T:2009:77, punt 32]. Het betreft cumulatieve voorwaarden, zodat de oppositie die is gebaseerd op een niet-ingeschreven merk of andere in het economisch verkeer gebruikte tekens in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 niet kan slagen wanneer het betrokken teken niet voldoet aan een van deze voorwaarden [arrest van 30 juni 2009, Danjaq/BHIM – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, Jurispr., EU:T:2009:226, punt 35].

21

De eerste twee voorwaarden, namelijk die betreffende het gebruik en de meer dan alleen plaatselijke betekenis van het oudere teken, volgen uit de bewoordingen als zodanig van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en dienen dan ook te worden uitgelegd in het licht van het recht van de Unie. Verordening nr. 207/2009 stelt derhalve uniforme maatstaven vast inzake het gebruik van tekens en hun betekenis, die in overeenstemming zijn met de beginselen die aan het door deze verordening opgezette stelsel ten grondslag liggen (arrest GENERAL OPTICA, punt 20 supra, EU:T:2009:77, punt 33).

22

Uit het gebruik van het zinsdeel „indien en voor zover krachtens [...] het voor dat teken geldende recht van de lidstaat” volgt daarentegen dat de twee overige voorwaarden, die vervolgens in artikel 8, lid 4, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 zijn genoemd, door die verordening vastgestelde voorwaarden zijn die, anders dan de voorgaande voorwaarden, moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de criteria die zijn vastgesteld in het recht dat het aangevoerde teken beheerst. Deze verwijzing naar het recht dat het aangevoerde teken beheerst, is volkomen gerechtvaardigd, aangezien op basis van verordening nr. 207/2009 tekens die niet onder het stelsel van het gemeenschapsmerk vallen, kunnen worden aangevoerd tegen een gemeenschapsmerk. Bijgevolg kan alleen op basis van het recht dat het aangevoerde teken beheerst, worden bepaald of dit teken ouder is dan het gemeenschapsmerk en of het een verbod op het gebruik van een jonger merk kan rechtvaardigen (arrest GENERAL OPTICA, punt 20 supra, EU:T:2009:77, punt 34).

23

De opposant moet aantonen dat het teken in kwestie binnen de werkingssfeer van het ingeroepen recht van de betrokken lidstaat valt en het de gebruiker ervan in staat stelt om het gebruik van een jonger merk te verbieden [zie naar analogie arrest van 12 juni 2007, Budějovický Budvar/BHIM – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T‑53/04–T‑56/04, T‑58/04 en T‑59/04, EU:T:2007:167, punt 74].

24

Dit eerste onderdeel valt uiteen in drie grieven.

25

Wat de eerste grief betreft, volgens welke de kamer van beroep de voor de inbreuk in het Verenigd Koninkrijk geldende voorwaarden onjuist heeft uitgelegd en toegepast door niet te erkennen dat het oudere merk onder de „klassieke” vorm van deze inbreuk viel, stelt verzoekster enerzijds dat de kamer van beroep niet heeft erkend dat zij had aangetoond dat die inbreuk van toepassing was op tekens die als keurmerk worden gebruikt, en anderzijds dat zij de oppositie heeft beoordeeld op basis van de premisse dat deze was gebaseerd op dit misbruik in zijn „extensieve” vorm, wat een negatieve impact heeft gehad op de beoordeling van de feiten en de bewijzen van de zaak.

26

Voorts merkt verzoekster op dat bij de „klassieke” vorm van de inbreuk in het Verenigd Koninkrijk, de reputatie en de goodwill betreffende het merk in kwestie bij uitsluiting aan de aanvrager ervan toebehoren. Bij de „extensieve” vorm van deze inbreuk is de aanvrager van het betrokken merk daarentegen niet de exclusieve houder van de reputatie van dit merk en van de goodwill die het oplevert, maar worden deze gedeeld door verschillende onafhankelijke marktdeelnemers in een bepaalde sector, waarbij elk van hen zijn rechten volledig kan doen gelden jegens derden.

27

Verzoekster voegt hieraan toe dat de oppositie op de „klassieke” vorm van de inbreuk in het Verenigd Koninkrijk was gebaseerd, aangezien de drie bestanddelen die deze inbreuk in die vorm opleveren, te weten de verworven goodwill, de misleidende presentatie en de aan deze goodwill berokkende schade, aanwezig waren. Het staat bovendien vast dat dit misbruik ook geldt voor certificaten.

28

Het BHIM betwist dit betoog.

29

Vooraf dient erop te worden gewezen dat verzoekster ter terechtzitting heeft verklaard dat zij haar keurmerk ondertussen heeft geregistreerd en meegedeeld volgens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.

30

In dit verband moet om te beginnen worden benadrukt dat aangezien het BHIM geen rekening kan houden met feiten die partijen voor hem niet hebben aangevoerd, de rechtmatigheid van zijn beslissingen niet kan worden betwist op grond van dergelijke feiten. Bijgevolg kan het Gerecht ook geen rekening houden met bewijzen waarmee een partij deze feiten wil aantonen (arrest van 18 juli 2006, Rossi/BHIM, C‑214/05 P, Jurispr., EU:C:2006:494, punt 52). Verder zij erop gewezen dat uit de bewoordingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 blijkt dat dit artikel enkel kan worden toegepast op de oppositie die wordt ingesteld door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis.

31

In casu wordt niet betwist dat het recht van de lidstaat dat van toepassing is op het niet-ingeschreven nationale merk, de Trade Marks Act 1994 is (merkenwet van het Verenigd Koninkrijk), waarvan section 5, lid 4, luidt als volgt:

„Een merk kan niet worden ingeschreven indien of in zoverre kan worden opgekomen tegen het gebruik ervan in het Verenigd Koninkrijk:

32

Uit section 5, lid 4, van de Trade Marks Act 1994, zoals deze bepaling door de nationale rechterlijke instanties wordt uitgelegd, volgt dat verzoekster het bewijs dient te leveren dat, overeenkomstig de regeling inzake de vordering wegens misbruik waarin het recht van het Verenigd Koninkrijk voorziet, drie voorwaarden zijn vervuld, namelijk de verworven goodwill, de misleidende presentatie en de aan deze goodwill berokkende schade [arrest van 18 januari 2012, Tilda Riceland Private/BHIM – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, Jurispr., EU:T:2012:13, punt 19].

33

In casu moet dus eerst worden onderzocht of het oudere teken, dat door verzoekster wordt voorgesteld als een keurmerk dat de gecertificeerde waren onderscheidt van andere waren, kan dienen om in het Verenigd Koninkrijk een vordering wegens misbruik in te stellen. Volgens de kamer van beroep heeft verzoekster niet aangetoond dat de inbreuk in het Verenigd Koninkrijk ook kan worden gepleegd met betrekking tot tekens die worden gebruikt als keurmerk, welk bewijs zij had dienen te leveren.

34

Dienaangaande heeft het Gerecht reeds geoordeeld dat uit de nationale rechtspraak volgt dat een teken dat tot aanduiding van waren en diensten dient, een reputatie op de markt kan hebben verworven in de zin van het recht dat van toepassing is op de vordering wegens misbruik [arresten van 11 juni 2009, Last Minute Network/BHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 en T‑115/07, Jurispr., EU:T:2009:196, punt 84, en BASmALI, punt 32 supra, EU:T:2012:13, punt 28].

35

Bovendien heeft het reeds geoordeeld dat uit de nationale rechtspraak – met name die welke in punt 34 supra is vermeld – volgt dat een teken dat tot aanduiding van waren en diensten dient, een reputatie op de markt kan hebben verworven in de zin van het recht dat van toepassing is op de vordering wegens misbruik, zelfs indien het werd gebruikt door verschillende marktdeelnemers. Bijgevolg kunnen deze marktdeelnemers hun rechten doen gelden op een teken dat een reputatie op de markt heeft verworven, volgens de door de nationale rechtspraak erkende „extensieve” opvatting van deze vordering (arrest BASmALI, punt 32 supra, EU:T:2012:13, punt 28).

36

Derhalve moet in casu worden geoordeeld dat, voor zover het oudere teken dient tot aanduiding van de erdoor gecertificeerde waren en diensten, het – als keurmerk – de door het recht van het Verenigd Koninkrijk vereiste goodwill kan hebben verworven, wat de inbreuk betreft.

37

Dan rijst echter nog de vraag of verzoekster, in haar hoedanigheid van beheerster van een certificeringsregeling, de uitsluitende houdster dient te zijn van de goodwill die voortvloeit uit de verkoop van de waren en diensten waarop het betrokken keurmerk is aangebracht.

38

Het Gerecht is van oordeel dat ook publieke organen aanspraak kunnen maken op de door de vordering wegens misbruik geboden bescherming voor zover hun activiteiten goodwill kunnen opleveren. Wanneer deze organen een bepaald teken gebruiken dat uitsluitend hun toebehoort, kunnen zij zich beroepen op de goodwill die voortvloeit uit de verkoop van de waren en diensten waarop dit teken is aangebracht. Evenzo zal de goodwill, indien die organen het gebruik van een bepaald teken delen met andere marktdeelnemers, door deze overheidsinstanties én door de betrokken marktdeelnemers kunnen worden ingeroepen. In casu kan hoe dan ook goodwill zijn ontstaan.

39

Ingeval een ouder teken is gebruikt door verschillende marktdeelnemers, dient het eigendomsrecht op goodwill tegen de achtergrond van de omstandigheden van de zaak te worden beoordeeld. Om te bepalen of enkel verzoekster houdster is van de goodwill, dient dus de aantrekkingskracht van het keurmerk op de clientèle te worden beoordeeld.

40

In dit verband moet worden geconstateerd dat verzoekster omstandig de wijze heeft uiteengezet waarop haar certificeringsstelsel betreffende de overeenstemming van de betrokken waren met de sharia werkt, en zij heeft aangegeven dat via dit mechanisme de productieprocedés worden onderzocht die worden ontwikkeld door belanghebbenden die gemachtigde gebruikers van haar merk wensen te worden, en hoe toezicht wordt gehouden op hun gebruik ervan, teneinde ervoor te zorgen dat de kwaliteitseisen van haar systeem worden geëerbiedigd. Uit deze uitleg dient volgens haar te worden afgeleid dat de toestemming die zij de gebruikers met betrekking tot het gebruik van haar merk en haar certificeringsmethode verleent, rechtens overeenkomt met een gebruikslicentie. Zij is van mening dat deze gebruikers louter de afnemers van deze licentie waren en zij noch eigendomsrechten op het merk noch rechten op de met dit merk verbonden reputatie of goodwill verkregen. Ter terechtzitting heeft verzoekster beklemtoond dat noch de goodwill noch de bekendheid van het merk werd gedeeld met anderen.

41

Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep dan ook blijk gegeven van een onjuiste opvatting waar zij heeft geoordeeld dat de goodwill betreffende het oudere merk werd gedeeld door haar en door de gemachtigde gebruikers en dat de oppositie op de „extensieve” vorm van de inbreuk moest zijn gebaseerd. Aldus heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste opvatting met betrekking tot de afbakening van de juiste activiteiten waarop de goodwill betrekking heeft.

42

Het Gerecht is van oordeel dat het in casu verzoekster is die moet worden geacht houdster te zijn van het eigendomsrecht op de goodwill, gelet op de werking van verzoeksters certificeringsstelsel betreffende de conformiteit van de waren met de sharia, de doelstelling van dit mechanisme om de productieprocedés te onderzoeken die worden ontwikkeld door belanghebbenden die gemachtigde gebruikers van het keurmerk wensen te worden en toezicht te houden op het gebruik ervan door de gemachtigde gebruikers, en aldus te waarborgen dat de door haar vastgestelde kwaliteitseisen worden nageleefd.

43

Zodra de afnemers van de waren en de gebruikers van de diensten het door verzoekster verleende keurmerk zien, weten zij immers dat deze waren en diensten stroken met de halal-regels, volgens het toezichtstelsel dat wordt gewaarborgd door Maleisië. Bovendien kan dit keurmerk wijzen op een openbaar profiel, dat afkomstig is van een regering en dat de consumenten van die conformiteit op de hoogte brengt, hetgeen bevestigt dat verzoekster de exclusieve houdster ervan is en zij de rechten erop niet deelt met andere marktdeelnemers, zelfs niet met degenen die het mogen gebruiken.

44

Uit punt 41 van de bestreden beslissing en uit de beoordeling van de kamer van beroep volgt evenwel dat de goodwill die door het recht van het Verenigd Koninkrijk wordt vereist met betrekking tot de inbreuk, zowel in de „extensieve” als de „klassieke” vorm ervan, niet is aangetoond.

45

Wat de door verzoekster aangevoerde halal-certificeringsregeling betreft, moet overigens worden opgemerkt dat de kamer van beroep het bestaan daarvan niet ter discussie heeft gesteld.

46

De kamer van beroep heeft namelijk benadrukt dat uit geen enkel bewijs, bezien op zich dan wel in combinatie met andere gegevens, vaststaande en rechtstreekse conclusies konden worden getrokken over de beweerde perceptie van verzoeksters keurmerk door de consument in het Verenigd Koninkrijk, en dus over de verlangde verwerving van goodwill bij het relevante publiek dat het gecertificeerde eindproduct koopt.

47

Verzoekster heeft echter onderstreept dat het BHIM had erkend dat uit de aan de kamer van beroep overgelegde bewijzen een zeker gebruik van het teken bleek, wat bevestigt dat sprake is van een zekere goodwill.

48

Dienaangaande moet worden geconstateerd dat een bepaald gebruik van een teken, zoals dit door de kamer van beroep in punt 41 van de bestreden beslissing is vastgesteld, niet noodzakelijkerwijs het bewijs oplevert dat goodwill bestaat, dat wil zeggen dat uit een zeker gebruik van een bepaald teken kan worden afgeleid dat het wordt gebruikt, doch niet in die mate dat het een aantrekkingskracht op de clientèle uitoefent die in dat geval haar keuze maakt op basis van de goede reputatie die verzoekster eventueel zou hebben verworven. Ongeacht de „klassieke” of de „extensieve” vorm van de betrokken inbreuk heeft verzoekster dus niet aangetoond dat met betrekking tot haar keurmerk sprake was van goodwill, te weten de aantrekkingskracht die clientèle oplevert.

49

Uit geen van de door verzoekster aangedragen bewijzen blijkt immers dat de eindverbruiker verzoeksters keurmerk daadwerkelijk zo goed kent dat hij er meer belang aan hecht dan aan de andere tekens op de waren waarop het is aangebracht.

50

Bijgevolg heeft verzoekster niet het bewijs geleverd dat voor haar keurmerk een bepaalde goodwill bestaat, wat in het Verenigd Koninkrijk een van de cumulatief te vervullen voorwaarden voor de inbreuk is. Een eventuele onjuiste opvatting van de kamer van beroep, doordat zij de „extensieve” in plaats van de „klassieke” vorm van die inbreuk zou hebben toegepast, is dus in ieder geval niet van dien aard dat de bestreden beslissing daardoor op losse schroeven komt te staan.

51

Bijgevolg moet de eerste grief worden afgewezen.

52

In het kader van de tweede grief betoogt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte een minimale goodwill heeft verlangd die „vereist” of „noodzakelijk” is om aan de eerste voorwaarde van de inbreuk in het Verenigd Koninkrijk te voldoen.

53

Betreffende de beoordeling van het bestaan van goodwill voor het niet-ingeschreven oudere merk en de vraag of het dit in voldoende mate bezit, beklemtoont verzoekster dat het aan de rechter staat om de omvang daarvan te beoordelen. Ingeval wordt geoordeeld dat die beperkt is, kan het voor degene die de vordering wegens misbruik heeft ingesteld moeilijker blijken te zijn om het bewijs te leveren dat is voldaan aan de andere voorwaarden van de inbreuk.

54

Verzoekster is in wezen van mening dat de kamer van beroep de omvang van de reputatie en de goodwill van het niet-ingeschreven oudere merk had moeten beoordelen teneinde te verifiëren of de eerste voorwaarde van de vordering wegens misbruik was vervuld, en vervolgens had moeten nagaan of de andere voorwaarden van de inbreuk in het Verenigd Koninkrijk waren vervuld.

55

Het BHIM betwist dit betoog.

56

Wat het vereiste van een minimale goodwill betreft, moet worden vastgesteld dat de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk niet genegen zijn te oordelen dat een onderneming klanten maar geen goodwill kan hebben [arrest van 9 december 2010, Tresplain Investments/BHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Jurispr., EU:T:2010:505, punten 110‑115].

57

Tevens moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep, anders dan verzoekster heeft beweerd, geen ondergrens met betrekking tot de goodwill van haar keurmerk heeft gehanteerd waar zij heeft verklaard dat de distributie van de waren waarop dit keurmerk is aangebracht, beperkt en ongeschikt was, los van een dergelijke minimumdrempel.

58

De kamer van beroep heeft haar aandacht immers toegespitst op het feit dat uit de overgelegde bewijzen niet zonder gevaar voor vergissing kon worden afgeleid dat de verkoopverrichtingen van verzoekster tot de vereiste goodwill bij het relevante publiek hadden geleid. Voorts moet worden geoordeeld dat waar deze kamer in punt 37 van de bestreden beslissing heeft gewaagd van een zekere mate van goodwill, namelijk een toereikende goodwill, zij enkel heeft willen verwijzen naar de noodzaak van het bestaan van goodwill voor het teken van de verzoeker bij zijn klanten opdat de vordering wegens misbruik kan worden toegewezen.

59

Bovendien moet worden dat vastgesteld dat het BHIM ter terechtzitting heeft verklaard dat de de-minimisregel volgens hem niet relevant was, waarbij het aldus dezelfde redenering volgt als de kamer van beroep, die in punt 33 van de bestreden beslissing de bewoordingen „ongeacht een eventuele minimumdrempel” heeft gebruikt. De kamer van beroep heeft bijgevolg louter geoordeeld dat de omvang van de bewezen goodwill eerder beperkt was en niet geschikt was om daaruit in de omstandigheden van de onderhavige zaak zonder gevaar voor een onjuiste opvatting te kunnen concluderen dat de betrokken commerciële activiteiten de vereiste goodwill bij het relevante publiek hadden opgeleverd.

60

Uit wat voorafgaat volgt dat de kamer van beroep, anders dan verzoekster beweert, van haar niet het bewijs van een minimale goodwill van haar keurmerk heeft verlangd. De kamer van beroep heeft immers het bewijs van het bestaan van goodwill alleen als eerste voorwaarde van de inbreuk opgelegd, aangezien de niet-vervulling daarvan volgens de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk meebrengt dat de andere voorwaarden van die inbreuk niet hoeven te worden onderzocht en de vordering wegens misbruik meteen moet worden afgewezen [zaak Assos of Switzerland and Roger Maier v Asos and Asos.com (2013) EWHC 2831 (Ch)].

61

Derhalve moet de tweede grief worden afgewezen.

62

Wat de derde grief betreft, aangaande de beweerde onjuiste afbakening van het relevante publiek, wijst verzoekster erop dat in het kader van een vordering wegens misbruik de reputatie en de goodwill in aanmerking moeten worden genomen die is verworven bij alle afnemers, te weten zowel de professionals als de eindverbruikers. De kamer van beroep heeft echter geen rekening gehouden met de betrokken beroepsafnemers, waartoe in casu de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde detailhandelaren, groothandelaren en importeurs behoren, aangezien deze de waren hebben gekocht waarop het niet-ingeschreven oudere merk was aangebracht.

63

Verzoekster stelt dat de bevordering van en de reclame voor haar certificeringsprocedé en de aankoop van de waren door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde detailhandelaren, groothandelaren en importeurs het bewijs opleveren van de goodwill van haar keurmerk.

64

Het BHIM betwist deze argumenten.

65

In herinnering moet worden gebracht dat met betrekking tot het relevante publiek uit de nationale rechtspraak voortvloeit dat de misleidende aard van de presentatie van de waren en diensten van degene tegen wie een vordering wegens misbruik is ingesteld, moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de klanten van degene die de vordering heeft ingesteld, dat wil zeggen de klanten van de verzoeker (arrest LAST MINUTE TOUR, punt 34 supra, EU:T:2009:196, punt 60).

66

De eigendom die wordt beschermd door de vordering wegens misbruik, betreft immers niet een woord of een naam waarvan het gebruik door derden is beperkt, maar de klantenkring zelf waaraan afbreuk wordt gedaan door het litigieuze gebruik, aangezien de reputatie van een merk de klanten aantrekt en het criterium is op basis waarvan een gevestigde onderneming van een nieuwe onderneming kan worden onderscheiden (arrest LAST MINUTE TOUR, punt 34 supra, EU:T:2009:196, punt 61).

67

In casu heeft de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing gerefereerd aan „de klanten van de opposant die het gecertificeerde product kopen [als een] halal-product”. Benadrukt moet worden dat de kamer van beroep nooit heeft verklaard dat het relevante publiek uitsluitend bestond uit de eindverbruikers. Geconstateerd moet immers worden dat de tussenpersonen, namelijk de detailhandelaren, de groothandelaren en de importeurs, de waren met het keurmerk van verzoekster kochten en dus net als de eindverbruikers de „klanten van de opposant” waren, en zij dus niet van het begrip „relevante publiek” waren uitgesloten.

68

Bovendien wijst het Gerecht erop dat de kamer van beroep de door verzoekster overgelegde bewijzen heeft onderzocht, te weten een lijst van Maleisische exporteurs en Europese importeurs, douaneaangiften van een lading, een handelsfactuur betreffende deze vracht en facturen die aan detailhandelaren waren gericht. Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep, anders dan verzoekster aanvoert, ook de beroepsafnemers in aanmerking heeft genomen.

69

Bijgevolg dient de derde grief te worden afgewezen.

70

Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep bij de beoordeling van de aan deze kamer overgelegde bewijzen geen rekening heeft gehouden met het belang dat haar merk heeft voor de beroepsafnemers en de eindverbruikers, of zij nu moslim zijn of niet, noch met de ruime verspreiding ervan in het Verenigd Koninkrijk, noch met haar wereldwijde en internationale activiteit.

71

Volgens verzoekster is de kamer van beroep ten onrechte voorbijgegaan aan het hoofddoel van de afnemer van haar merk en de gebruiker van haar certificeringsprogramma, namelijk de moslimconsument, zodat in de bestreden beslissing nergens rekening is gehouden met de goodwill van haar keurmerk bij deze consument voor wie het feit dat een product halal van aard is, de doorslaggevende en voornaamste factor van zijn aankoopbeslissing vormt.

72

Bovendien was de kamer van beroep bekend met verschillende advertenties in een krant, die alle dateren van vóór de gemeenschapsmerkaanvraag en waarvan de meeste gericht waren op de Maleisische exportmarkt en die in het Verenigd Koninkrijk zijn gepubliceerd en verspreid. Bijgevolg hebben de in die krant gepubliceerde advertenties ongetwijfeld een bepaalde vorm van bekendheid en goodwill van het betrokken keurmerk bij het relevante publiek en de marktdeelnemers in het Verenigd Koninkrijk gegenereerd.

73

Het BHIM betwist dit betoog.

74

Vastgesteld moet worden dat het bestaan van goodwill, zoals de kamer van beroep in punt 29 van de bestreden beslissing heeft aangegeven, in beginsel vaststaat wanneer bewijzen worden overgelegd van handels- en reclameverrichtingen, klantenrekeningen enzovoort. Het volstaat in de regel, om goodwill aan te tonen, dat het bewijs wordt geleverd van serieuze commerciële activiteiten die tot de verwerving van een reputatie en de ontwikkeling van een clientèle leiden.

75

In dit verband is het volgens het Gerecht ten eerste passend om na te gaan hoe de beroepsafnemers en de eindverbruikers, moslims en niet-moslims, verzoeksters keurmerk percipiëren. Ten tweede dienen de bewijzen te worden onderzocht, zoals publicaties, evenementen en informatie over verzoeksters internationale activiteiten waarmee zij de omvang van het gebruik van haar merk in het Verenigd Koninkrijk beoogt aan te tonen.

76

Wat in de eerste plaats de perceptie betreft door de moslimconsumenten van een teken, ongeacht de vorm ervan, dat aangeeft dat bepaalde waren conform de sharia zijn, moet worden geoordeeld dat dit type teken mogelijkerwijs inzonderheid de aandacht van die consumenten zal trekken. Deze laatsten zullen evenwel eerst aandacht besteden aan het product als zodanig en aan het onderscheidende merk dat het identificeert, en pas daarna zich ervan vergewissen of het product strookt met de halal-regels, door het teken te zoeken waaruit dit blijkt, namelijk ofwel het niet-ingeschreven oudere merk, ofwel een ander gelijkwaardig teken. Aldus zullen deze consumenten verzoeksters keurmerk wel opmerken, maar pas nadat zij zich van de andere op het product of de dienst aangebrachte tekens hebben vergewist.

77

Geconstateerd moet dan ook worden, net als de kamer van beroep heeft gedaan, dat uit de door verzoekster aangedragen bewijzen niet blijkt dat de moslimconsumenten het betrokken keurmerk kenden en dit hun aankoopbeslissingen heeft kunnen beïnvloeden.

78

Ter terechtzitting heeft het BHIM aangevoerd dat de halal-markt in 2010 in het Verenigd Koninkrijk een zeer aanzienlijke omzet vertegenwoordigde wegens de grote moslimgemeenschap die aldaar aanwezig is. De Maleisische waren waarop verzoekster keurmerk is aangebracht, zijn echter niet de enige wereldwijd vervaardigde halal-producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht. Om die reden was voor de vaststelling dat dit keurmerk over goodwill beschikte, noodzakelijk dat uit enig bewijs – met name een omzetcijfer – bleek dat de moslimconsumenten in het Verenigd Koninkrijk het specifieke certificeringsmerk van verzoekster kenden en het actief opspoorden op de halal-waren waarop het was aangebracht.

79

Wat de perceptie van verzoeksters keurmerk door de niet-moslimconsument betreft, moet worden opgemerkt dat zij ter terechtzitting heeft verklaard dat, aangezien het Verenigd Koninkrijk een multiculturele samenleving is, iedereen – ook voornoemde consument – de betekenis van het woord „halal” volkomen kent.

80

Volgens verzoekster wordt haar keurmerk door de niet-moslimconsument als een kwaliteitssymbool en niet enkel als een symbool van conformiteit met de sharia opgevat. Zij verwijst dienaangaande naar reclameslogans in een krant, zoals „The mark of Quality, Hygiene & Safety”, „Peace of mind for non-Muslims too” en „Besides the Brand, There’s One Symbol You Can Trust”. Ter terechtzitting heeft zij gepreciseerd dat deze krant in de hele wereld beschikbaar was, in gedrukte en in digitale vorm, en niet alleen door de abonnees kon worden gelezen, zoals de kamer van beroep in punt 38 van de bestreden beslissing onjuist heeft geoordeeld. Bijgevolg is deze kamer ten onrechte tot de slotsom gekomen dat het oudere merk onbekend was bij de consumenten die zich niet aan de halal-voorschriften houden en dat het daardoor moeilijker was om de goodwill ervan aan te tonen. Verzoekster verwijst ook naar talrijke krantenartikelen en naar verschillende internetsites. Ten slotte geeft zij te kennen dat zij in het Verenigd Koninkrijk heeft deelgenomen aan twee evenementen waar zij reclame voor haar certificeringsmerk heeft gemaakt.

81

In dit verband zij eraan herinnerd dat artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 volgens de rechtspraak geen betrekking heeft op het normale gebruik van het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen teken en dat uit niets in de bewoordingen van artikel 42, leden 2 en 3, van deze verordening blijkt dat de voorwaarde van het bewijs van een normaal gebruik voor een dergelijk teken geldt. Teneinde inschrijving van een nieuw teken op grond van dat artikel te kunnen beletten, moet het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen teken evenwel daadwerkelijk en op voldoende significante wijze worden gebruikt in het economisch verkeer (arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Jurispr., EU:C:2011:189, punt 159].

82

Wat het tijdstip betreft waarop de goodwill moet worden aangetoond, is de relevante datum volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 die van de indiening van de aanvraag voor het gemeenschapsmerk waartegen oppositie is ingesteld (arrest Golden Elephant Brand, punt 56 supra, EU:T:2010:505, punt 99). Bijgevolg is in de onderhavige zaak de relevante datum 25 mei 2010. Het Gerecht stelt echter vast dat verschillende door verzoekster vermelde bewijzen niet in aanmerking kunnen worden genomen voor het relevante tijdvak.

83

Hoe dan ook dient in casu te worden geconstateerd dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat verzoekster niet het bewijs had geleverd van een significant gebruik van het betrokken certificeringsmerk. De door verzoekster overgelegde bewijzen zijn immers ontoereikend om de aantrekkingskracht op de clientèle van haar keurmerk – en dus van de goodwill daarvan – aan te tonen. Verzoekster verstrekt geen bewijzen waaruit kan worden afgeleid hoe het betrokken publiek dit keurmerk percipieert. Zij bewijst wel dat zij reclame voor haar keurmerk heeft gemaakt en de bekendheid ervan heeft betracht, maar zij verstrekt geen gegevens over de perceptie ervan door de islamitische en de niet-islamitische consument.

84

Ten slotte moet dienaangaande worden onderstreept, zoals het BHIM heeft opgemerkt, dat van alle halal-organisaties die door verzoekster zijn benaderd om bevestiging te verkrijgen van hun bekendheid met haar keurmerk, slechts één enkele organisatie heeft geantwoord, wat duidelijk onvoldoende is om de goodwill van dat keurmerk aan te tonen.

85

In de tweede plaats moet worden nagegaan of de kamer van beroep de gegevens ten bewijze van de omvang van het gebruik van het niet-ingeschreven oudere merk in het Verenigd Koninkrijk naar behoren heeft onderzocht.

86

Ten eerste moet erop worden gewezen dat verzoekster, wat de omzet op de „Global Halal food market” (wereldmarkt van halal-voeding) betreft, de reële cijfers betreffende 2004, 2005 en 2009 heeft verstrekt alsook de voorspellingen voor 2010 betreffende onder meer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

87

Deze cijfers, zoals de kamer van beroep in punt 34 van de bestreden beslissing heeft benadrukt, hebben evenwel slechts een geringe bewijswaarde, aangezien daaruit niet kan worden afgeleid welk percentage van de verkoop van de waren tijdens het relevante tijdvak is verricht met de waren waarop het oudere teken is aangebracht. Het betrokken document geeft namelijk aan dat „de meeste waren” zijn voorzien van het oudere merk, dat het aantal in Maleisië als halal gecertificeerde ondernemingen „nog elk jaar toeneemt [...]” en dat het groeipotentieel van deze wereldwijd exporterende ondernemingen inzonderheid in Europa „enorm” is. Gelet op de onnauwkeurigheid van die cijfers kan geen rekening daarmee worden gehouden, aangezien bij de toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 het bewijs van het gebruik van een ouder teken niet kan worden geleverd aan de hand van waarschijnlijkheden en vermoedens [zie in die zin arrest van 23 oktober 2013, Dimian/BHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T‑581/11, EU:T:2013:553, punt 29].

88

Wat ten tweede de lijst van de Maleisische exporteurs en de Europese importeurs betreft, heeft verzoekster met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk drie entiteiten vermeld. Zij heeft eveneens een aangifte ten uitvoer van 1892 voedingsverpakkingen overgelegd die op 10 mei 2008 ten behoeve van een importeur is opgesteld. Het keurmerk komt voor op 1600 verpakkingen van een product. Voorts heeft zij een ten behoeve van een andere importeur opgestelde handelsfactuur overgelegd die is gedateerd op 5 mei 2010 en die betrekking heeft op 14 verschillende waren, waarvan op één het keurmerk voorkwam, op 85 verpakkingen ervan.

89

Wat om te beginnen de ten behoeve van een importeur opgestelde handelsfactuur betreft die is gedateerd op 5 mei 2010, heeft de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat met betrekking tot deze factuur de vraag rijst of de waren waarnaar wordt verwezen voor de consumenten in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar waren vóór het relevante tijdvak, dat wil zeggen voordat de gemeenschapsmerkaanvraag is ingediend. Zelfs indien deze handelsfactuur in aanmerking wordt genomen, mag hoe dan ook enkel rekening worden gehouden met de 85 verpakkingen van het product waarop verzoeksters keurmerk voorkomt. Het aantal van 85 verpakkingen is echter kennelijk ontoereikend als bewijs dat het relevante publiek bekend was met dat keurmerk.

90

Hetzelfde geldt voor de 1600 verpakkingen van een product dat door een andere onderneming is ingevoerd. Verzoekster heeft immers slechts het bewijs geleverd van de verkoop in het Verenigd Koninkrijk van in totaal 1685 producten die verpakt waren met de vermelding van haar keurmerk, in de loop van de jaren 2008 en 2010, waarbij er onzekerheid bestaat over de datum met betrekking tot de verkoop van 85 waren in 2010, zoals de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing terecht heeft aangegeven. Een dergelijke hoeveelheid is namelijk volstrekt ontoereikend en volstaat dus niet als bewijs dat het relevante publiek kennis had van dat keurmerk.

91

Wat ten derde de lijst van de detailhandelaren betreft, moet worden vastgesteld dat verzoekster melding heeft gemaakt van supermarkten in het Verenigd Koninkrijk te Birmingham, Manchester, Londen, Croydon, Romford, Enfield en in Surrey, van warenhuizen te Londen, Birmingham en Manchester, alsook van supermarktketens op diverse plaatsen in het Verenigd Koninkrijk.

92

Wat de warenhuizen betreft, vermeldt verzoekster de reclame die op 11 en 19 september 2010 voor de Maleisische keuken is gemaakt door het Maleisische agentschap voor de bevordering van de afzet van producten. Zij citeert dienaangaande een artikel met als opschrift „Our food a hit at Selfridges” (groot succes van onze waren bij Selfridges) dat op 15 september 2010 in een krant is gepubliceerd en waarin expliciet werd vermeld dat deze reclamecampagne en aanvang had genomen op zaterdag, dus op 11 september 2010. Geconstateerd moet evenwel worden dat uit dit artikel, zoals de in kamer van beroep in punt 36 van de bestreden beslissing heeft beklemtoond, niet de omvang blijkt van de eventuele verkopen die in casu hebben plaatsgevonden vóór het relevante tijdvak. Gesteld al dat dit artikel refereert aan de reclame voor 22000 voedingswaren door zestien ondernemingen, kan daaruit niet worden afgeleid of deze waren vóór of ná het relevante tijdvak zijn verkocht.

93

Wat voorts een supermarktketen betreft, verwijst verzoekster naar de reclame-evenementen die in 2007 een week lang zijn gehouden in het kader van een campagne om reizen naar Maleisië te promoten. Vastgesteld moet echter worden dat verzoekster, zoals de kamer van beroep in punt 36 van de bestreden beslissing terecht heeft onderstreept, noch betreffende de gepromote producten noch betreffende de vraag of deze betrekking hadden op haar keurmerk, bewijzen heeft overgelegd, zodat niet kan worden uitgemaakt of de verkopen daarvan daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

94

Daarbij zij tevens aangetekend dat uit de lijst van de detailhandelaren en de afbeeldingen van de door hen verkochte waren waarop verzoeksters keurmerk was aangebracht, geen conclusies kunnen worden getrokken betreffende de reële omvang van de verkoop en de vraag of het relevante publiek bekend was met dit keurmerk. Bovendien kan uit die lijst evenmin de datum van de verkoop van die waren worden afgeleid.

95

Ten vierde moet er met betrekking tot de in punt 80 supra vermelde evenementen, waaraan verzoekster heeft deelgenomen, op worden gewezen dat deze laatste slechts twee foto’s heeft overgelegd, enerzijds van een prospectus getiteld „Malaysia – Your Reliable Trading Partner” (Maleisië – uw betrouwbare handelspartner), en anderzijds van haar stand in 2007. Zoals de kamer van beroep in punt 37 van de bestreden beslissing heeft benadrukt, kan uit die beelden niet worden afgeleid welke impact verzoeksters deelneming aan die evenementen heeft gehad op de beroepsafnemers en de eindverbruikers in het Verenigd Koninkrijk.

96

In het kader van het tweede onderdeel van het enige middel kunnen de argumenten die verzoekster heeft aangevoerd om aan te tonen dat de kamer van beroep de gegevens die waren overgelegd als bewijs van de reputatie en de goodwill van het niet-ingeschreven oudere merk in het Verenigd Koninkrijk, dus niet slagen.

97

Gelet op een en ander moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat in casu niet het bewijs was geleverd van het bestaan van goodwill van het niet-ingeschreven oudere merk in het Verenigd Koninkrijk. Mitsdien moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

98

Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart: