”1) a)

Skall Benelux-Merkenbureau – som enligt protokollet av den 2 december 1992 om ändring av Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag (Trb. 1993, 12) skall undersöka huruvida det vid ansökningar om registrering av varumärken föreligger sådana absoluta registreringshinder som anges i artikel 3.1 jämförd med artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar – inte bara ta hänsyn till tecknet såsom det har angivits i ansökan, utan även beakta alla andra relevanta fakta och omständigheter som myndigheten känner till, bland annat sådana som sökanden har underrättat den om (till exempel att tecknet redan före ansökan i stor omfattning användes som varumärke för varorna i fråga eller att det av en undersökning framgår att tecknet inte är ägnat att vilseleda allmänheten för de varor och/eller tjänster som angivits i ansökan)?

...

2)

Gäller svaret på frågorna 1 a och b också för Benelux-Merkenbureaus bedömning när den undersöker om de invändningar som gjorts mot registrering har vederlagts av sökanden, och för dess beslut att helt eller delvis avslå ansökan om registrering av varumärket enligt artikel 6a fjärde stycket i [Beneluxlagen] (7) ?

3)

Gäller svaret på fråga 1 a och b även för den bedömning som en domstol skall göra avseende en sådan ansökan som avses i artikel 6b i [Beneluxlagen]?

...

4) a)

Tillhör mot bakgrund av artikel 6d B 2 i Pariskonventionen sådana varumärken som är sammansatta av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna sådana varumärken som enligt artikel 3.1 c i direktivet inte får registreras eller, om registrering har skett, skall ogiltigförklaras, även om sammansättningen inte är den (enda eller mest) sedvanliga beteckningen? Har det i detta sammanhang någon betydelse om det finns få eller många konkurrenter som kan ha ett intresse av att ha möjlighet att använda sådana upplysningar (jfr Beneluxdomstolens dom av den 19 januari 1981, NJ 1981, 294 i mål P. Ferrero & Co. S.p.A. mot Alfred Ritter Schokoladefabrik GmbH (Kinder))? Har det någon betydelse att rätten till ett varumärke som är uttryckt på ett av de nationella eller regionala språken i Beneluxområdet enligt artikel 13 C i Beneluxlagen även omfattar varumärkets översättning till något annat av dessa språk?

...

5) a)

Skall man vid bedömningen av huruvida ett tecken, som består av ett (nytt) ord som är sammansatt av delar som var och en för sig saknar särskiljningsförmåga avseende de varor eller tjänster för vilka ansökan om registrering gjorts, överensstämmer med den definition av ett varumärke som ges i artikel 2 i direktivet (och i artikel 1 i [Beneluxlagen]) anse att ett sådant (nytt) ord i princip har särskiljningsförmåga?

b)

Om svaret på sistnämnda fråga är nekande, skall man då anta att ett sådant ord (bortsett från det fallet att det förvärvat särskiljningsförmåga genom bruk) i princip saknar särskiljningsförmåga och att det får sådan endast om det finns ytterligare omständigheter som medför att kombinationen blir något mer än summan av dess delar? Har det därvid någon betydelse att tecknet är det enda begrepp, eller åtminstone det vanliga begreppet, för att ange ifrågavarande kvalitet eller (kombinationen av) kvaliteter, att det finns synonymer som rimligen kan användas eller att ordet anger en sådan kvalitet hos varan eller tjänsten som inom handeln anses vara väsentlig eller att den snarare anses vara av underordnad betydelse? Har det därvid någon avgörande betydelse att rätten till ett varumärke som är uttryckt på ett av de nationella eller regionala språken i Beneluxområdet enligt artikel 13 C [i Beneluxlagen] även omfattar märkets översättning till något annat av dessa språk?

...

6)

Är enbart den omständigheten att en ansökan om registrering av ett beskrivande tecken som varumärke gjorts för varor eller tjänster med avseende på vilka det inte är beskrivande tillräcklig för att kunna fastställa att tecknet har särskiljningsförmåga i fråga om dessa varor eller tjänster (t.ex. tecknet ’postkantoor’ för möbler)? Om svaret på sistnämnda fråga är nekande, skall man vid fastställande av om ett sådant beskrivande tecken har särskiljningsförmåga med avseende på sådana varor eller tjänster ta hänsyn till den möjlighet att (en del av) allmänheten, på grund av tecknets beskrivande karaktär, inte uppfattar tecknet som särskiljande för (alla eller några av) dessa varor eller tjänster?

7) a)

Är det – eftersom Beneluxstaterna har bestämt att ansökningar före registreringen skall prövas av Benelux-Merkenbureau – för att kunna besvara de ovannämnda frågorna av betydelse att det i regeringarnas gemensamma kommentar anges att Benelux-Merkenbureau vid prövningen enligt artikel 6a [i Beneluxlagen] ’skall förfara försiktigt och återhållsamt och därvid ta hänsyn till alla intressen i industrin och handeln samt i de fall där det är uppenbart att ansökningarna inte kan bifallas antingen verka för att hindret undanröjs eller avslå ansökan’? Om sistnämnda fråga skall besvaras jakande, enligt vilka föreskrifter skall då bedömas huruvida det är ’uppenbart’ att en ansökan ’inte kan bifallas’? Rätten utgår från att det, när ett tecken registrerats som varumärke, vid ett förfarande om ogiltigförklaring av registreringen inte krävs att ’det är uppenbart att [tecknet] inte kan registreras’.

...

8) a)

Är det förenligt med direktivet och Pariskonventionen att registrera ett tecken för vissa varor eller tjänster med den inskränkningen att registreringen endast gäller under förutsättningen att varorna eller tjänsterna inte har vissa egenskaper (t.ex. vid en ansökan om registrering av tecknet ’postkantoor’ för tjänsterna direktpostkampanjer och utgivande av frimärken, ’förutsatt att dessa inte är relaterade till något postkontor’)?

...

9)

Har det för att kunna besvara frågorna någon betydelse att ett liknande tecken har registrerats i en annan medlemsstat för liknande varor eller tjänster?”

2.

när de helt och hållet saknar egenartad karaktär eller är uteslutande sammansatta av tecken eller benämningar, vilka i handeln kan tjäna till att angiva varors art, beskaffenhet, mängd, bestämmelse, värde, ursprungsort eller tidpunkten för deras framställande eller som blivit vanliga i gängse språkbruk eller i lojalt och konstant handelsbruk i det land, där skydd är begärt;

”1.

Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

a)

Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b)

Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c)

Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d)

Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

a)

tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b)

tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

b)

uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

”1.

Benelux-Merkenbureau skall avslå en begäran om registrering när den anser att

–

Förbudets räckvidd samt innefattandet av tecken och beteckningar som beskriver tjänsten eller varan, men varken är de enda eller de mest använda vid beskrivningen.

–

Den betydelse vid bedömningen av upplysningars beskrivande karaktär som antalet konkurrenter som kan vara intresserade av att använda dem har, samt den relevans som vid samma bedömning det förhållandet har att rätten till ett varumärke som är uttryckt i ett av de nationella eller regionala språken i Beneluxländerna enligt nationella bestämmelser omfattar dess översättning till övriga språk.

”1)

Vid bedömningen av om ett tecken kan vara ett varumärke skall enligt rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar behörig myndighet vid sidan av tecknet som det framgår av registreringsansökan beakta övriga relevanta omständigheter, såsom ett möjligt förvärvande av särskiljningsförmåga genom bruk eller risken för vilseledande eller förväxling uppfattad ur en genomsnittkonsuments synvinkel, alltid i förhållande till de varor eller tjänster som utpekas.

2)

Det förhållandet att ett tecken inte är beskrivande innebär inte att det har särskiljningsförmåga: tecken är särskiljande, beskrivande eller generiska endast i förhållande till de betraktade varorna eller tjänsterna.

3)

Direktivet utgör inte hinder för nationella bestämmelser enligt vilka en sökande kan avstå från skyddet enligt ett varumärke i förhållande till sådana varor som har eller saknar en särskild egenskap.

4)

Artikel 3.1 c i direktivet innehåller inte endast ett förbud mot att det som varumärken registreras beskrivande tecken som för närvarande för de berörda sektorerna förknippas med den ifrågavarande kategorin av varor, utan artikeln tillämpas också på andra som med rimlig sannolikhet kan användas i framtiden i dessa sektorer.

5)

Om man i ett visst geografiskt område som omfattas av direktivet har valt en ordning för beviljande av varumärken som omfattar olika språkregioner, överensstämmer det med syftena med direktivet att ett teckens beskrivande karaktär analyseras i förhållande till vart och ett av de ifrågavarande språken.

6)

När det gäller varumärken som består av ord krävs att man kan konstatera en eventuell beskrivande karaktär inte endast beträffande vart och ett av orden i sig utan även beträffande den helhet som de utgör. Varje märkbar avvikelse i lydelsen av den ordkombination som föreslagits för registrering från den terminologi som i de berörda konsumenternas dagliga tal används för att beskriva varan, tjänsten eller deras väsentliga egenskaper kan ge denna ordkombination en särskiljningsförmåga. Därvid anses en skillnad vara märkbar när den påverkar viktiga delar av tecknets form eller betydelse.”

1 –

Originalspråk: spanska.

2 –

Den har i samma beslut ställt femton andra frågor till Beneluxdomstolen.

3 –

EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

4 –

Klass 16 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

5 –

De i klasserna 35, 36, 37, 38, 39, 41 och 42.

6 –

Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag av den 19 mars 1962, i ändrad lydelse ( Nederlands Traktatenblad , 1962, nr 58, s. 11–39, och 1983, nr 187, s. 2–10).

7 –

Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag.

8 –

Konventionen har när det gäller varumärken kompletterats genom de två Madridöverenskommelserna av år 1891, den ena om beivrande av falska eller vilseledande beteckningar för att ange ursprung och den andra om internationell registrering av varumärken, av varumärkesöverenskommelsen av år 1994 och av Niceöverenskommelsen (ovan fotnot 4).

9 –

Nederländerna är part i konventionen sedan den 7 juli 1884.

10 –

Se mitt förslag till avgörande av den 18 januari 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I-6959), i synnerhet punkt 6. I artikel 2.1 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, som fogats till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, vilket ingicks i Marrakech den 15 april 1994 (EGT L 336, s. 214–223), föreskrivs att när det bland annat gäller varumärken skall medlemsstaterna uppfylla artiklarna 1–12 och 19 i Pariskonventionen.

11 –

Se första, tredje, fjärde och femte skälet samt artikel 1 i direktivet.

12 –

EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

13 –

Det första skälet i förordningen.

14 –

Tredje skälet.

15 –

Femte skälet.

16 –

Nederlands Traktatenblad, 1962, nr 58, s. 1–9.

17 –

Se artikel 10. Beneluxdomstolen skapades genom ett fördrag av den 31 mars 1965 och inrättades rent faktiskt den 1 januari 1974. Den har inom Benelux samma roll som Europeiska gemenskapernas domstol har på gemenskapsnivå: att tolka bestämmelser i Beneluxländernas enhetliga rätt genom svar på tolkningsfrågor som ställs av de tre medlemsstaterna. Denna likhet vad gäller uppgifter påpekades redan av generaladvokaten Jacobs i det förslag till avgörande som han föredrog den 29 april 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997, s. I-6013), punkterna 13 och 26.

18 –

Nederlands Traktatenblad, 1993, nr 12, s. 1–12.

19 –

Se punkterna 23–29 i nämnda förslag till avgörande.

20 –

Se dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG II (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkt 14, och av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227), punkt 24.

21 –

Se domen i det ovannämnda målet HAG II, punkt 14 in fine .

22 –

Femte skälet.

23 –

Se punkt 11 ovan.

24 –

Det samma gäller inte i fråga om andra sinnesfenomen, såsom lukter, vilka inte kan återges grafiskt (se i detta avseende det förslag till avgörande som jag föredrog den 6 november 2001 i mål C-273/00, Sieckmann (REG 2001, s. I-0000).

25 –

Som kommissionen helt riktigt har påpekat i sitt skriftliga yttrande saknar ett beskrivande tecken i allmänhet särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b.

26 –

Se avseende risken för förväxling dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 22.

27 –

Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 29.

28 –

Se bland annat dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky (REG 1998, s. I-4657), punkterna 30–32.

29 –

Dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99, Procter & Gamble (REG 2001, s. I-6251), (nedan kallad domen i målet Baby-dry), i vilken man utan vidare utgick från en engelsktalande konsuments synpunkt (punkt 42).

30 –

Därvid är det till exempel möjligt att karaktären hos ett tecken som skall representera datorrelaterade varor eller tjänster skall bedömas inte endast utifrån områdets språk utan utifrån en viss engelsk terminologi som yrkesmänniskorna och konsumenterna i sektorn förmodas behärska. Det gäller också i förhållande till utländska termer som har övergått till att utgöra en del av den internationella språkreserven och som ofta förvärvar en självständig betydelse som inte med nödvändighet sammanfaller med den som den har i originalspråket. Tänk på uttrycken ”light”, ”premium”, eller kanske till och med ”baby” och ”dry”.

31 –

Ovan fotnot 4.

32 –

Se i fråga om harmoniserade varumärken dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 22.

33 –

Dom av den 19 januari 1981 i mål A 80/3, Ferrero mot Ritter, Jurisprudence Cour de Justice Benelux , 1980–1981, vol. 2, s. 69 .

34 –

Dom av den 5 oktober 1992 i mål A 81/4, Wrigley mot Benzon, Jurisprudence Cour de Justice Benelux , 1980–1982, vol. 3, s. 20.

35 –

Enligt denna rättspraxis skall det vid bedömningen av om ett tecken är beskrivande eller inte beaktas a) om de ord som bildar varumärket är de enda termer som är lämpliga för att ange varan eller om tvärtemot det finns synonymer som kan användas, b) om de utpekar en väsentlig egenskap hos varan från ett kommersiellt perspektiv eller endast en underordnad, c) varans art och sammansättningen på den allmänhet som den är avsedd för och d) i vilken grad varumärket är känt. Tecken som utan att vara beskrivande ger associationer till varan eller tjänsten kan registreras som varumärken.

36 –

Domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 25.

37 –

Ibidem, punkt 26.

38 –

Ibidem, punkterna 29–31.

39 –

Detta kan man sluta sig till av ordalydelsen av punkt 26 i domen i målet Windsurfing Chiemsee (”särskilt”) samt den allmänna lydelsen av punkt 35.

40 –

Domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkterna 35 och 48.

41 –

I förstainstansrättens överklagade dom låg dessa överväganden inte till grund för bedömningen.

42 –

Jag påverkas inte av att denna inställning, enligt domen i målet Procter & Gamble, kan utgöra en ”överdriven uppfattning av varumärket” (domen i målet Baby-dry, punkt 30).

43 –

Som har hög särskiljningsförmåga. Jämför dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 18.

44 –

Domen i det ovannämnda målet Baby-dry, punkt 40.

45 –

Ibidem, punkterna 42–44.

46 –

Utan att ha för avsikt att ge mig in i marknadstekniska diskussioner framstår det som uppenbart att vanliga köpare av engångsblöjor är personer i småbarnsföräldraålder. Dessutom skall de enligt domen ha engelska som modersmål. Domstolen beslutade sig följaktligen, utan någon bevisning utifrån, för att ange en egen mening avseende den ifrågavarande ordkombinationens särskiljningsförmåga, trots att endast en av domarna var engelsktalande och trots att alla verkar ha passerat denna lyckliga ålder. När den ansåg att ”Baby-dry” är en ovanlig sammansättning och ett uttryck som inte är känt i det engelska språket antog den en alltför akademisk inställning. Den skulle snarare ha ställt sig frågan om denna konstruktion kunde ge upphov till en semantisk reflexion av typen ”this product keeps my baby dry ”. Slutligen skulle man, om man som referensperson hade tagit vilken europeisk konsument som helst i den angivna åldern som kunde förstå båda orddelarna, ha kunnat anse att den valda syntaktiska ordningen motsvarade den grammatiska ordningen för personer som talar romanska språk.

47 –

Förslag till avgörande av den 23 januari 2001 (REG 2002, s. I-0000).

48 –

Se punkterna 62 och 63 ovan.

49 –

Se punkt 23 ovan.