Mål C‑148/17

Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

mot

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

(begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof)

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärkesrätt – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 14 – Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke – Den tidpunkt då villkoren för upphävande eller ogiltighetsförklaring ska vara uppfyllda – Förordning (EG) nr 207/2009 – EU-varumärke – Artikel 34.2 – Yrkande om företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke – Yrkandets rättsverkningar på det äldre nationella varumärket”

Sammanfattning – Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 april 2018

Tillnärmning av lagstiftning – Varumärken – Direktiv 2008/95 – Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke – Fastställande av den tidpunkt då villkoren för upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett äldre nationellt varumärke ska vara uppfyllda – Yrkande om företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke för EU-varumärket – Verkan av detta företräde efter att det äldre nationella varumärket avregistrerats

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 34.2; Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95, artikel 14)

Artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, jämförd med artikel 34.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumärken, ska tolkas så, att den utgör hinder för att tolka nationell lagstiftning på så sätt att ogiltighet av ett äldre nationellt varumärke eller upphävande av varumärkesinnehavarens rättigheter, vars anciennitet åberopas för ett EU-varumärke, kan konstateras i efterhand endast om villkoren för denna ogiltighet eller detta upphävande var uppfyllda inte bara vid den tidpunkt då rättigheterna till detta äldre nationella varumärke avstods eller vid den tidpunkt då rättigheterna därtill upphörde, utan även vid den tidpunkt då domstolsavgörandet med denna fastställelse meddelades.

Det är visserligen så, att artikel 14 i direktiv 2008/95 inte preciserar utifrån vilken tidpunkt som man ska pröva om villkoren för ogiltighetsförklaring eller upphävande är uppfyllda. Det framgår emellertid av bestämmelsens lydelse och av dess syfte att den aktuella prövningen ska göras för att retrospektivt avgöra om villkoren var uppfyllda vid den tidpunkt då avståendet från det äldre nationella varumärket gjordes eller vid den tidpunkt då varumärkesrättigheterna upphörde. Därmed finner EU-domstolen att det inte är förenligt med denna bestämmelse att kräva att villkoren för ogiltighetsförklaring av det äldre nationella varumärket eller för upphävande av rättigheterna för innehavaren av märket även ska vara uppfyllda vid den tidpunkt då det meddelas beslut i fråga om yrkandet om ogiltighetsförklaring eller upphävande i efterhand.

I direktiv 2008/95 anges inte att det skulle vara möjligt att använda ett nationellt varumärke som blivit föremål för avstående. Vidare framgår det av skäl 5 och artikel 1 i direktivet att det endast ska tillämpas för varumärken vilka varit föremål för registrering eller registreringsansökan, vilket innebär att ett varumärke som strukits från registret inte längre existerar enligt direktivet.

Vidare framgår det av artikel 12.1 andra stycket i direktiv 2008/95 att bruk av varumärket ska beaktas endast fram till det att ansökan om upphävande ges in, eventuellt framflyttat med tre månader i det fall som avses i bestämmelsens tredje stycke. Det vore därmed inte förenligt med denna bestämmelse att – inom ramen för ett förfarande om beslut i efterhand om upphävande av rättigheterna för innehavaren av ett varumärke – beakta användning som skett efter den dag då innehavaren själv förklarade sig avstå från varumärket eller låtit det upphöra.

Slutligen framgår det av artikel 34.2 i förordning nr 207/2009 att företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke som görs gällande för ett EU-varumärke endast ska ha den rättsverkan, att om innehavaren av detta äldre nationella varumärke skulle avstå från det äldre varumärket eller skulle låta det upphöra, ska han fortfarande anses ha samma rättigheter, i den medlemsstat där det är registrerat eller för vilken det är registrerat, som han skulle ha haft om det äldre varumärket hade förblivit registrerat. Denna bestämmelse skapar på så sätt en fiktion som gör det möjligt för EU-varumärkesinnehavaren att i denna medlemsstat ha fortsatt skydd för det äldre nationella varumärke som avförts från registret, men inte att göra det möjligt för varumärket att fortsätta att existera i sig. Om det aktuella kännetecknet eventuellt används efter att det strukits från registret ska detta således anses innebära att det är EU-varumärket som använts och inte det äldre nationella varumärke som strukits från registret.

(se punkterna 26 och 28–30 samt domslutet)