Mål C‑93/16

Ornua Co-operative Ltd

mot

Tindale & Stanton Ltd España SL

(begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Alicante)

”Begäran om förhandsavgörande – Immateriella rättigheter – EU-varumärke – Enhetlig karaktär – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 9.1 b och c – Enhetligt skydd av den rätt som EU-varumärket ger mot risk för förväxling och skadlig inverkan på renomméet – Friktionsfri samexistens mellan det varumärket och ett nationellt varumärke som används av tredje man i en del av Europeiska unionen – Friktionsfri samexistens föreligger inte i övriga unionen – Genomsnittskonsumentens uppfattning – Olika uppfattning kan förekomma i olika delar av unionen”

Sammanfattning – Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 juli 2017

1. EU-varumärke-EU-varumärkets rättsverkan-Rättigheter som är knutna till varumärket-Rätt att förhindra användning av varumärket-Användning av ett identiskt eller liknande kännetecken för identiska eller liknande varor och tjänster-Risk för förväxling med varumärket-Bedömningskriterier-Friktionsfri samexistens mellan det varumärket och ett nationellt varumärke som används av tredje man i en del av Europeiska unionen-Friktionsfri samexistens föreligger inte i en annan del av unionen-Risk för förväxling föreligger inte-Otillåtet

   (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 9.1 b)

2. EU-varumärke-EU-varumärkets rättsverkan-Rättigheter som är knutna till varumärket-Rätt att förhindra användning av varumärket-Användning av ett identiskt eller liknande kännetecken för identiska eller liknande varor och tjänster-Risken för förväxling föreligger endast i en del av unionen-Bedömningskriterier-Beaktande av relevanta kriterier som endast är uppfyllda i en del av unionen i syfte att förhindra användningen av ett kännetecken i en annan del av unionen-Villkor

   (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 9.1 b)

3. EU-varumärke-EU-varumärkets rättsverkan-Rättigheter som är knutna till varumärket-Rätt att förhindra användning av varumärket-Användning av ett identiskt eller liknande kännetecken för identiska eller liknande varor och tjänster-Risk för förväxling med varumärket-Friktionsfri samexistens föreligger inte i en annan del av unionen-Friktionsfri samexistens mellan ett känt EU-varumärke och ett kännetecken i en del av Europeiska unionen-Friktionsfri samexistens föreligger inte i en annan del av unionen-Förekomst av en skälig anledning till att använda det kännetecknet-Föreligger inte

   (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 9.1 c)

1.  Artikel 9.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] ska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett EU-varumärke och ett nationellt varumärke samexisterar friktionsfritt i en del av Europeiska unionen inte innebär att det kan slås fast att det i en annan del av unionen där samexistensen mellan det EU-varumärket och ett kännetecken som är identiskt med det nationella varumärket inte är friktionsfri, inte föreligger någon risk för förväxling mellan nämnda EU-varumärke och det kännetecknet.

   Om innehavaren av ett EU-varumärke endast åtnjöt skydd mot intrång som äger rum i hela unionen, skulle den inte ha möjlighet att invända mot användningen av kännetecken som är identiska med eller liknar EU-varumärket och som leder till att det föreligger risk för förväxling i endast en del av unionen. Artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 har dock till syfte att skydda innehavaren i hela unionen mot all användning som skadar varumärkets funktion att ange ursprunget.

   När användningen av ett kännetecken medför risk för förväxling med ett EU-varumärke i en del av unionen samtidigt som samma användning inte medför någon sådan risk i en annan del av unionen, föreligger det således intrång i den ensamrätt som det varumärket ger. I ett sådant fall ska den domstol för EU-varumärken vid vilken talan väckts förbjuda saluföring av de berörda varorna under det aktuella kännetecknet i hela unionen, med undantag för den del av unionen där det har konstaterats inte föreligga någon risk för förväxling (dom av den 22 september 2016, combit Software, C‑223/15, EU:C:2016:719, punkterna 25 och 36).

   Det följer för övrigt av EU-domstolens praxis att bedömningen av om det föreligger någon risk för förväxling i en del av unionen ska göras mot bakgrund av en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Nämnda bedömning ska omfatta en jämförelse av de visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likheterna hos varumärket och det kännetecken som tredje man använder, vilket bland annat av språkliga skäl kan leda till olika slutsatser för olika delar av unionen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2016, combit Software, C‑223/15, EU:C:2016:719, punkterna 31 och 33 och där angiven rättspraxis).

   (se punkterna 32, 33, 36 och 38 samt punkt 1 i domslutet)

2.  Artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att de omständigheter som den domstol för EU-varumärken vid vilken talan om varumärkesintrång väckts anser är relevanta vid bedömningen av om innehavaren av ett EU-varumärke har rätt att, i en del av Europeiska unionen som inte omfattas av nämnda talan, förhindra användningen av ett kännetecken, får beaktas av den domstolen vid bedömningen av om innehavaren har rätt att förhindra användningen av det kännetecknet i den del av unionen som omfattas av nämnda talan, förutsatt att det inte föreligger någon betydande skillnad mellan marknadsvillkoren och de sociokulturella förhållandena i en av nämnda delar av unionen jämfört med den andra delen av unionen.

   (se punkt 47 samt punkt 2 i domslutet)

3.  Artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett känt EU-varumärke och ett kännetecken samexisterar friktionsfritt i en del av Europeiska unionen, inte innebär att det kan slås fast att det i en annan del av unionen där det inte föreligger någon sådan friktionsfri samexistens, föreligger en skälig anledning till att använda det kännetecknet.

   (se punkt 60 samt punkt 3 i domslutet)