Mål T-133/09

I Marchi Italiani Srl och Antonio Basile

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärket B. Antonio Basile 1952 — Det äldre nationella ordmärket BASILE — Relativt registreringshinder — Rättighetsförlust till följd av passivitet — Artikel 53.2 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 54.2 i förordning (EG) nr 207/2009) — Risk för förväxling — Artikel 8.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 i förordning nr 207/2009)”

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumärke – Överklagande – Talan vid unionsdomstolen – Tribunalens behörighet – Prövning av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut – Tribunalen beaktar rättsliga och faktiska omständigheter som inte tidigare åberopats inför harmoniseringsbyrån – Omfattas inte

   (Tribunalens rättegångsregler, artikel 135.4; rådets förordning nr 40/94, artikel 63)

2. Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Rättighetsförlust till följd av passivitet – Preklusionsfrist – Den tidpunkt då fristen börjar löpa

   (Rådets förordning nr 40/94, artikel 53.2)

3. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Bedömning av risken för förväxling

   (Rådets förordning (EG) nr 40/94, artikel 8.1 b)

4. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varumärkena – Bedömningskriterier – Sammansatt varumärke

   (Rådets förordning (EG) nr 40/94, artikel 8.1 b)

5. Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Förekomst av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Figurmärket B. Antonio Basile 1952 och ordmärket BASILE

   (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 8.1 b och 52.1 a)

1.  Se domen.

   (se punkterna 16, 19 och 23)

2.  Fyra villkor ska vara uppfyllda för att fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet ska börja löpa, i de fall det föreligger användning av ett yngre varumärke som antingen är identiskt med det äldre varumärket eller som är så likt detta att det finns risk för förväxling. För det första måste det yngre varumärket vara registrerat, för det andra måste innehavaren av det yngre varumärket ha gjort ansökan i god tro, för det tredje måste varumärket användas i den medlemsstat där det äldre varumärket är skyddat och slutligen, för det fjärde, måste innehavaren av det äldre varumärket ha varit medveten om användningen av detta varumärke efter dess registrering.

   Syftet med artikel 53.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken är att utgöra en sanktionsåtgärd gentemot de innehavare av äldre varumärken som förhållit sig passiva till att ett yngre gemenskapsvarumärke använts under en sammanhängande femårsperiod, men som varit medvetna om denna användning, genom att de går miste om rätten att ansöka om ogiltighet av och att framställa invändningar mot detta varumärke, som således får samexistera med det äldre varumärket. Det är från och med tidpunkten då innehavaren av det äldre varumärket blir medveten om att ett yngre gemenskapsvarumärke har använts som han eller hon har möjlighet att inte förhålla sig passiv till detta och alltså invända mot detta eller ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket. Det kan inte anses att innehavaren av det äldre varumärket har förhållit sig passiv till att ett yngre gemenskapsvarumärke använts från det att han eller hon blivit medveten om dess användning, om innehavaren inte kunde motsätta sig dess användning eller ansöka om dess ogiltighetsförklaring.

   Enligt en teleologisk tolkning av artikel 53.2 i förordning nr 40/94 ska den relevanta tidpunkten vid vilken preklusionsfristen börjar löpa vara den när vederbörande blir medveten om varumärkets användning. Denna tidpunkt måste infalla efter registreringen, som är den tidpunkt då rätten till ett gemenskapsvarumärke förvärvas (se skäl 7 i förordning nr 40/94), då detta varumärke kan användas som registrerat varumärke på marknaden och då användningen alltså kan bli känd för tredje man. Fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet börjar följaktligen att löpa från den tidpunkt då innehavaren av det äldre varumärket blivit medveten om användningen av det yngre gemenskapsvarumärket, efter registreringen av detsamma, och inte från den tidpunkt då ansökan om registrering om gemenskapsvarumärke ingavs.

   (se punkterna 31–33)

3.  Se domen.

   (se punkterna 38, 40 och 62)

4.  Se domen.

   (se punkterna 41, 42, 45 och 46)

5.  För den italienska konsumenten föreligger det således en risk för förväxling på det sätt som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken mellan å ena sidan figurmärket B. Antonio Basile 1952 – vilket registrerats såsom gemenskapsvarumärke för ”Skjortor, trikå, kläder för överkroppen för herrar, damer och barn, ej kläder av skinn, slipsar, underkläder, skor, hattar, sockor, halsdukar för herrar, damer och barn” och vilket omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen – och å andra sidan ordmärket BASILE – tidigare föremål för registrering i Italien och internationell registrering för ”Kläder för överkroppen för herrar av tyg, läder, trikå eller annat, såsom jackor, fritidsbyxor, inklusive jeans, skjortor, kortärmade tröjor, T-shirtar, undertröjor, pullovrar, midjejackor, överrockar, vattentäta kläder, rockar, kostymer, badkläder, morgonrockar” enligt samma klass i Niceöverenskommelsen – eftersom de varor som omfattades av de motstående varumärkena var identiska eller liknade varandra samt eftersom de motstående varumärkena liknade varandra.

   (se punkterna 61, 63, 64 och 69)