Förenade målen T-425/07 och T-426/07

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke — Ansökningar om registrering som gemenskapsvarumärken av figurmärkena 100 och 300 — Förklaring avseende skyddets omfattning — Artikel 38.2 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 37.2 i förordning (EG) nr 207/2009) — Särskiljningsförmåga saknas”

Förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 19 november 2009   II ‐ 4278

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumärke – Registreringsförfarande – Prövning av ansökan – Varumärke som innehåller en beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga – Möjlighet för harmoniseringsbyrån att begära en förklaring avseende denna beståndsdel

   (Rådets förordning nr 40/94, artikel 38.2)

2. Gemenskapsvarumärke – Registreringsförfarande – Prövning av ansökan – Varumärke som innehåller en beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga – Möjlighet för harmoniseringsbyrån att begära en förklaring avseende denna beståndsdel

   (Rådets förordning nr 40/94, artikel 38.2)

1.  Beträffande figurkännetecken som består av dels sifferelementen 100 och 300, dels figurelement, såsom färger, ramar, band och typsnitt för vilket ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ingetts för ”affischer, album, häften, magasin, blanketter, trycksaker, tidningar, kalendrar, korsordsgåta, rebusar” och ”leksaker som går ut på problemlösning, gåtor, pussel”, som omfattas av klasserna 16 respektive 28 i Niceöverenskommelsen, får Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) som ett villkor för registrering begära förklaring från den som ansöker om registrering att han avstår från ensamrätt till sifferelementen.

   Siffrorna 100 och 300 syftar på kvantiteter, och genomsnittskonsumenter inom hela Europeiska gemenskapen uppfattar omedelbart och utan eftertanke dessa siffror som en beskrivning av de ifrågavarande varornas egenskaper, särskilt hur många affischer som finns i ett varuparti, hur många sidor en publikation innehåller eller mängden pusselbitar eller gåtor, vilket är avgörande för svårighetsgraden. Dessa egenskaper är väsentliga när kunden träffar sitt val. Omsättningskretsen uppfattar därför dessa sifferelement som upplysningar om de varor som avses och inte som en uppgift om de ifrågavarande varornas ursprung.

   Beträffande frågan rörande ovisshet om varumärkesskyddets omfattning är figurelementen i de sökta varumärkena, det vill säga färgerna, ramarna, banden och typsnittet, för intetsägande för att uppfattas av konsumenterna. Siffrorna, som är de enda ordelementen, kan däremot i större mån uppmärksammas av konsumenterna och är därför dominerande för intrycket av de sökta varumärkena. Om inga villkor ställdes för registrering av de sökta varumärkena, kunde detta ge intryck av att ensamrätten omfattade beståndsdelarna 100 och 300, vilket skulle innebära att dessa inte kunde användas i andra varumärken. Den omständigheten att de sökta varumärkena omfattade dessa kännetecken kunde därför föranleda ovisshet om det meddelade skyddets omfattning.

   (se punkterna 24, 25, 27 och 28)

2.  Om ett varumärke innehåller en beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga och förekomsten av denna beståndsdel i varumärket kan föranleda ovisshet om varumärkesskyddets omfattning, får Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) enligt artikel 38.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken som ett villkor för registrering begära förklaring från den som ansöker om registrering att han avstår från ensamrätt till denna beståndsdel.

   En sådan förklaring kallas i allmänhet disclaimer och syftar till att tydliggöra att innehavarens ensamrätt till ett varumärke inte omfattar de beståndsdelar av varumärket som saknar särskiljningsförmåga. Andra som eventuellt ansöker om registrering kan därmed få kännedom om att de beståndsdelar av ett registrerat varumärke som saknar särskiljningsförmåga och som avses med en sådan förklaring fortfarande är tillgängliga.

   Följderna av att den förklaring som harmoniseringsbyrån begärt inte avges anges i regel 11.3 i förordning nr 2868/95 om genomförande av förordning nr 40/94. Om den som ansöker om registrering inte inom den föreskrivna fristen avger den förklaring som harmoniseringsbyrån begär, ska denna avslå ansökan helt eller delvis.

   (se punkterna 18–20)