Mål T-405/05

Powerserv Personalservice GmbH

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket MANPOWER — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Delvis ändring — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artiklarna 7.1 c, 51.1, 51.2 och 63.3 i förordning (EG) nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (femte avdelningen) av den 15 oktober 2008   II ‐ 2887

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Grunder för absolut ogiltighet

   (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 7.1 c, 7.3, 51.1 a och 51.2)

2. Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Grunder för absolut ogiltighet

   (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 7.1 b–d, 51.1 a och 51.2)

3. Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Grunder för absolut ogiltighet

   (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 7.1 b–d, 51.1 a och 51.2)

1.  Registreringen som gemenskapsvarumärke av ordmärket MANPOWER för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen kan inte förklaras ogiltig på grundval av registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken.

   Nämnda kännetecken är beskrivande, i den mening som avses i artikel 7.1 c i nämnda förordning, för hela befolkningen i arbetsför ålder i Förenade kungariket, Irland, Tyskland och Österrike, med avseende på de tjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar eller företag för uthyrning av personal på tillfällig basis, vilka ingår i klass 35 i Niceöverenskommelsen och för vilka det har registrerats. Såvitt avser Förenade kungariket och Irland har det engelska ordet ”manpower” nämligen ett tillräckligt direkt och konkret samband med de ifrågavarande tjänsterna, så att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta det som en beskrivning av de ifrågavarande tjänsterna. Vad gäller Tyskland och Österrike motsvaras detta ord, enligt lexikonet Duden, av ordet ”Arbeitskraft” (arbetskraft). Den tyskspråkiga omsättningskretsen kommer således omedelbart och utan vidare eftertanke att uppfatta ett konkret och direkt samband mellan ordet å ena sidan och tjänsterna arbetsförmedling och uthyrning av personal på tillfällig basis å andra sidan, särskilt som ordet manpower är ett modeord i det tyska språket.

   Kännetecknet är även, med avseende på merparten av de varor och tjänster i klasserna 9, 16, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen för vilka det har registrerats, beskrivande för hela befolkningen i arbetsför ålder i Förenade kungariket, Irland, Tyskland och Österrike. För det första kan ordet förstås som en upplysning om varornas och tjänsternas innehåll när de används i samband med arbetsförmedling. Omsättningskretsen för dessa varor och tjänster, som för övrigt är densamma för dessa varor och tjänster som den som definierats med avseende på tjänsterna arbetsförmedling och uthyrning av personal på tillfällig basis i klass 35, kommer i detta sammanhang således att se det ifrågavarande varumärket som en direkt och konkret hänvisning till nämnda varor och tjänster. För det andra, i den mån dessa varor och tjänster inbegriper varor och tjänster som inte har något samband med arbetsförmedling eller uthyrning av personal på tillfällig basis, ska det påpekas att ordet MANPOWER registrerats för var och en av varorna och tjänsterna i dess helhet.

   Kännetecknet är däremot, med avseende på de varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen för vilka det har registrerats, inte beskrivande för hela befolkningen i arbetsför ålder i Nederländerna, Sverige, Danmark, Finland eller i gemenskapens övriga icke engelskspråkiga länder. Det har nämligen inte visats att engelska, om så bara alternativt med det inhemska språket, används för att kommunicera med den beaktade omsättningskretsen i det sammanhang där de varor och tjänster som omfattas av varumärket är aktuella.

   Varumärket har, med avseende på tjänsterna arbetsförmedling och uthyrning av personal på tillfällig basis i klass 35, förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i Förenade kungariket, Irland, Tyskland och Österrike. Denna särskiljningsförmåga ska även anses föreligga med avseende på sådana varor och tjänster i andra klasser som omfattas av varumärket. Varumärket är nämligen enbart beskrivande i förhållande till vissa varor och tjänster i klasserna 9, 16, 41 och 42. Ordet MANPOWER kan endast uppfattas som en upplysning om innehållet i dem av dessa varor och tjänster som används i samband med arbetsförmedling. Den konsument som uppfattar sambandet mellan å ena sidan dessa varor och tjänster i klasserna 9, 16, 41 och 42 och å andra sidan arbetsförmedling och uthyrning av personal på tillfällig basis skulle kunna förstå varumärket som en angivelse av ursprunget för dessa varor och tjänster med hänvisning till innehavaren.

   (se punkterna 57–59, 66–68, 79, 80, 85, 89–92, 135–141, 144 och 145)

2.  Enligt artikel 51.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken får ett varumärke som har registrerats i strid med artikel 7.1 b, c eller d i nämnda förordning emellertid inte förklaras ogiltigt om det till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga efter registreringen, i förhållande till de varor eller tjänster för vilka det har registrerats.

   Artikel 51.2 i ovannämnda förordning skulle vara överflödig och utan mening om den förstods på det sättet att den inte avsåg användningen efter registreringen av det varumärke som ansökan om ogiltighetsförklaring avser. Ett beskrivande kännetecken som till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan före ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ska nämligen registreras med tillämpning av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. Ett varumärke som har registrerats på detta sätt får inte förklaras ogiltigt med tillämpning av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94, eftersom det då inte är fråga om ett varumärke som ”har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7”. Artikel 51.2 i förordning nr 40/94 saknar således helt relevans under sådana omständigheter. Härav följer att sistnämnda bestämmelse enbart avser varumärken som har registrerats i strid med registreringshindren i artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94 och som, i avsaknad av en sådan bestämmelse, borde ha förklarats ogiltiga med tillämpning av artikel 51.1 i förordning nr 40/94. Syftet med artikel 51.2 i förordning nr 40/94 är just att bibehålla registrering av de varumärken som under tiden, det vill säga efter registreringen, till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster för vilka de har registrerats, trots att denna registrering, då den ägde rum, stred mot artikel 7 i förordning nr 40/94.

   (se punkt 127)

3.  Enligt artikel 51.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken får ett varumärke som har registrerats i strid med artikel 7.1 b, c eller d i nämnda förordning emellertid inte förklaras ogiltigt om det till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga efter registreringen, i förhållande till de varor eller tjänster för vilka det har registrerats. Det konkreta datum som ska beaktas vid prövningen av huruvida varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av dess användning efter registreringen är datumet för ansökan om ogiltighetsförklaring. Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) har för övrigt rätt att beakta bevisning som visserligen var av senare datum än ansökan om ogiltighetsförklaring, men som gjorde det möjligt att dra slutsatser angående den situation som rådde vid nämnda datum, utan att det därvid är fråga om en motsägelsefull motivering eller en felaktig rättstillämpning.

   (se punkt 146)