–

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, genom P. Maeyaert och J. Muyldermans, advocaten,

–

Duma Forklifts NV och G.S. International BVBA, genom K. Janssens och J. Keustermans, advocaten, samt M. R. Gherghinaru, avocate,

–

Tysklands regering, genom T. Henze, M. Hellmann och J. Techert, samtliga i egenskap av ombud,

–

Europeiska kommissionen, genom J. Samnadda, E. Gippini Fournier och F. Wilman, samtliga i egenskap av ombud,

1

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) och av artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU‑varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

2

Begäran har framställts i ett mål mellan Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (nedan kallat Mitsubishi) och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (nedan kallat MCFE), å ena sidan, och Duma Forklifts NV (nedan kallat Duma) och G.S. International BVBA (nedan kallat GSI), å andra sidan. I målet yrkas att de sistnämnda ska förpliktas att upphöra med att avlägsna kännetecken som är identiska med varumärken som Mitsubishi innehar och att anbringa nya kännetecken på Mitsubishi-gaffeltruckar som förvärvats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

3

I skälen 1 och 2 i direktiv 2008/95 anges följande:

4

I artikel 5 i direktivet, vilken har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, stadgas följande:

”1.   Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

…

3.   Om villkoren i [punkt 1] är uppfyllda får bland annat följande förbjudas:

…”

5

Artikel 7 i nämnda direktiv har rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”. Punkt 1 i denna artikel har följande lydelse:

”Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom [Europeiska unionen].”

6

Genom förordning nr 207/2009 kodifierades rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om [EU-varumärken] (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3). I artikel 9 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett [EU-varumärke]”, föreskrevs följande:

”1.   Ett [EU-varumärke] ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

…

2.   Bland annat kan följande förbjudas enligt punkt 1:

…”

7

I artikel 13 i förordningen, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett [EU-varumärke]”, föreskrevs följande i punkt 1:

”Ett [EU-varumärke] ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom [Europeiska unionen].”

8

Förordning nr 207/2009 ändrades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2424 av den av den 16 december 2015 om ändring av förordning nr 207/2009 och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om [EU-varumärken] samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som ska betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21), som trädde i kraft den 23 mars 2016 och som är tillämplig på omständigheterna i det nationella målet från och med samma dag.

9

Genom förordning nr 2015/2424 infördes i artikel 9 i förordning nr 207/2009 en ny punkt 4, som har följande lydelse:

”Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för EU-varumärket ska innehavaren av ett EU-varumärke också ha rätt att hindra tredje man från att i näringsverksamhet föra in varor i unionen utan att dessa övergått till fri omsättning där, om dessa varor, inbegripet förpackning, kommer från tredjeländer och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det EU-varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket.

EU-varumärkesinnehavarens rätt enligt första stycket ska upphöra om deklaranten eller varuinnehavaren, under det förfarande för att avgöra huruvida intrång har gjorts i det registrerade varumärket som har inletts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 [av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 (EUT L 181, 2013, s. 15)], lägger fram bevis för att innehavaren av EU-varumärket inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestination för varorna.”

10

En liknande bestämmelse föreskrivs i artikel 10.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 336, 2015, s. 1), som omarbetade och upphävde direktiv 2008/95 med verkan från den 15 januari 2019, men som inte är tillämplig på omständigheterna i det nationella målet.

11

Mitsubishi är etablerat i Japan och är innehavare av följande varumärken (nedan kallade Mitsubishis varumärken):

12

MCFE, som är etablerat i Nederländerna, äger ensamrätt till tillverkning och försäljning av gaffeltruckar inom EES vad avser gaffeltruckar som i Europa är märkta med Mitsubishis varumärken.

13

Duma är etablerat i Belgien och har som sin huvudsakliga verksamhet att på global nivå köpa och sälja nya och begagnade gaffeltruckar. Duma erbjuder även sina egna gaffeltruckar till försäljning, under namnen ”GSI”, ”GS”, eller ”Duma”. Duma var tidigare officiell underdistributör av Mitsubishis gaffeltruckar i Belgien.

14

GSI, som också har hemvist i Belgien, är ett till Duma närstående bolag. Båda bolagen leds av samma personer och har samma säte. GSI tillverkar och reparerar gaffeltruckar som bolaget importerar och exporterar i grossisthandel, med reservdelar, på världsmarknaden. GSI anpassar gaffeltruckarna till gällande normer i Europa, och märker dem med sina egna serienummer och levererar dem till Duma, med EU‑försäkran om överensstämmelse.

15

Det framgår av beslutet om hänskjutande att under perioden från den 1 januari 2004 till den 19 november 2009 ägnade sig Duma och GSI åt parallellimport inom EES vad avser gaffeltruckar som bär Mitsubishis varumärken, utan varumärkesinnehavarens samtycke.

16

Den 20 november 2009 förvärvade Duma och GSI, från ett bolag som ingår i Mitsubishi-koncernen, utanför EES, gaffeltruckar som de importerade till EES eller hänförde till ett tullagerförfarande. De avlägsnade härvid alla kännetecken som är identiska med Mitsubishis varumärken från dessa varor och gjorde nödvändiga ändringar för att anpassa varorna till gällande normer i unionen samt ersatte identifieringsskyltar och serienummer och satte dit sina egna kännetecken i stället. Bolagen importerade därefter varorna och saluförde dem inom EES och utanför detta område.

17

Mitsubishi och MCFE väckte talan vid rechtbank van koophandel te Brussel (Handelsdomstolen i Bryssel, Belgien) och yrkade bland annat att domstolen skulle ålägga Duma och GSI att upphöra med dessa beteenden. Denna talan ogillades genom dom av den 17 mars 2010. Mitsubishi och MCFE överklagade domen till hof van beroep te Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel), vid vilken de yrkade förbud mot parallellimport av gaffeltruckar märkta med Mitsubishis varumärken och mot import och försäljning av gaffeltruckar som bär kännetecken som är identiska med Mitsubishis varumärken men vilka har avlägsnats och ersatts av nya kännetecken.

18

Vid nämnda domstol hävdade Mitsubishi att avlägsnandet av kännetecken och påföranden av nya kännetecken på gaffeltruckar som köpts utanför EES, avlägsnande av identifieringsskyltar och serienummer samt import till och försäljning av gaffeltruckar inom EES gjort intrång i Mitsubishis varumärken. Mitsubishi gjorde särskilt gällande att avlägsnandet av kännetecken som är identiska med dessa varumärken, utan bolagets samtycke, innebar ett kringgående av varumärkesinnehavarens rätt att kontrollera det första utsläppandet på marknaden inom EES av varor som bär detta varumärke och skadade varumärkets ursprungs- och kvalitetsangivelsefunktion samt varumärkets investerings- och reklamfunktioner. Bolaget påpekade i detta avseende att Mitsubishis gaffeltruckar, trots detta avlägsnande, fortfarande känns igen av konsumenten.

19

Duma och GSI hävdade bland annat att de borde anses som tillverkare av de gaffeltruckar som de köper utanför EES, eftersom de gör ändringar på gaffeltruckarna för att få dem att överensstämma med unionens bestämmelser och att de således hade rätt att anbringa sina egna kännetecken på dem.

20

Den hänskjutande domstolen ansåg, vad avser parallellimporten inom EES av gaffeltruckar som bär Mitsubishis varumärken, att denna parallellimport innebar ett varumärkesintrång och biföll därför Mitsubishis och MCFE:s yrkanden. När det gäller import och saluföring inom EES, från den 20 november 2009, av Mitsubishis gaffeltruckar från länder utanför EES, från vilka kännetecken som är identiska med Mitsubishis varumärken avlägsnats och nya kännetecken påförts, påpekade den hänskjutande domstolen att EU-domstolen ännu inte har prövat frågan huruvida sådana handlingar som Duma och GSI ägnat sig åt utgör en användning som varumärkesinnehavaren kan förbjuda. Den hänskjutande domstolen påpekade samtidigt att EU-domstolens praxis pekar mot att denna fråga ska besvaras jakande.

21

Mot bakgrund av detta beslutade hof van beroep te Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel) att vilandeförklara målet och att hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:

22

Genom skrivelse som inkom till domstolens kansli den 20 juni 2018 begärde Mitsubishi att domstolen skulle återuppta den muntliga delen av förfarandet, med tillämpning av artikel 83 i domstolens rättegångsregler. Till stöd för denna begäran har Mitsubishi i huvudsak gjort gällande att generaladvokatens förslag till avgörande bygger på en felaktig premiss om att användning i näringsverksamhet, i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2008/95 och i artikel 9.1 i förordning nr 207/2009, förutsätter en positiv och tydlig handling. Mitsubishi anser dessutom att detta förslag till avgörande inte bemöter dess argument att avlägsnandet av kännetecknen i fråga skadar varumärkets olika funktioner.

23

Enligt artikel 83 i domstolens rättegångsregler får domstolen efter att ha hört generaladvokaten, när som helst, besluta att den muntliga delen av förfarandet ska återupptas, bland annat om domstolen anser att den inte har tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet, eller om en part, efter det att den muntliga delen har förklarats avslutad, har lagt fram en ny omständighet som kan ha ett avgörande inflytande på målets utgång, eller om målet ska avgöras på grundval av ett argument som inte har avhandlats mellan parterna eller de berörda som avses i artikel 23 i stadgan för Europeiska unionens domstol.

24

Så förhåller det sig inte i förevarande fall. Någon ny omständighet har nämligen inte gjorts gällande. Dessutom har Mitsubishi, i likhet med övriga rättegångsdeltagare, under såväl den skriftliga som den muntliga delen av förfarandet, kunnat ange vilka faktiska och rättsliga omständigheter som bolaget anser vara relevanta för svaret på den hänskjutande domstolens frågor, särskilt vad avser begreppet ”användning i näringsverksamhet”, i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2008/95 och i artikel 9.1 i förordning nr 207/2009. Domstolen finner därför, efter att ha hört generaladvokaten, att den har tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet för att kunna avgöra målet.

25

Vad vidare gäller den kritik som Mitsubishi har riktat mot generaladvokatens förslag till avgörande erinrar domstolen för det första om att det varken i stadgan för Europeiska unionens domstol eller i domstolens rättegångsregler föreskrivs någon möjlighet för parterna att inkomma med yttranden över generaladvokatens förslag till avgörande (dom av den 20 december 2017, Acacia och D’Amato, C‑397/16 och C‑435/16, EU:C:2017:992, punkt 26 och där angiven rättspraxis).

26

För det andra är det enligt artikel 252 andra stycket FEUF generaladvokatens roll att offentligt och fullständigt opartiskt och oavhängigt lägga fram motiverade yttranden i ärenden som enligt stadgan för Europeiska unionens domstol kräver generaladvokatens deltagande. Domstolen är härvid varken bunden av generaladvokatens förslag till avgörande eller av den motivering som ligger till grund för förslaget. Att en av parterna inte delar generaladvokatens synsätt i förslaget till avgörande, oavsett vilka frågor som generaladvokaten väljer att pröva, kan därför inte i sig utgöra ett tillräckligt skäl för att återuppta det muntliga förfarandet (dom av den 20 december 2017, Acacia och D’Amato, C‑397/16 och C‑435/16, EU:C:2017:992, punkt 27 och där angiven rättspraxis).

27

Mot bakgrund av det ovanstående finner domstolen att det saknas skäl att återuppta den muntliga delen av förfarandet.

28

Genom sina två frågor, som ska prövas tillsammans, önskar den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke kan motsätta sig att tredje man, utan innehavarens samtycke, avlägsnar alla på varorna anbringade kännetecken som är identiska med detta varumärke och anbringar andra kännetecken på varor som placerats i ett tullager, såsom är fallet i målet vid den nationella domstolen, i syfte att importera varorna till eller släppa ut dem på marknaden inom EES, där de aldrig saluförts.

29

Artikel 5.1 i direktiv 2008/95 och artikel 9.1 i förordning nr 207/2009, vars innehåll är identiskt, måste tolkas på samma sätt (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 19 februari 2009, UDV North America, C‑62/08, EU:C:2009:111, punkt 42).

30

Det bör i detta sammanhang noteras att direktiv 2008/95, som kodifierar direktiv 89/104, såsom framgår av skälen 1 och 2 i direktiv 2008/95, syftar till att undanröja olikheter i medlemsstaternas lagstiftning om varumärken som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den inre marknaden. Varumärkesrätten utgör härvid ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som unionsrätten syftar till att skapa och upprätthålla. I ett sådant system måste företagen vara i stånd att locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, något som bara är möjligt om det finns särskilda kännetecken som gör att dessa varor eller tjänster kan identifieras (dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, punkterna 46 och 47, och där angiven rättspraxis).

31

Det ska även erinras om att i artikel 7.1 i direktiv 2008/95 och artikel 13.1 i förordning nr 207/2009 begränsas konsumtionen av varumärkesinnehavarens rättigheter till enbart de fall då varorna har släppts ut på marknaden inom EES. Innehavaren får enligt dessa bestämmelser saluföra sina varor utanför EES utan att dennes rättigheter konsumeras inom detta område. Genom att precisera att den omständigheten att en vara har släppts ut på marknaden utanför EES inte medför konsumtion av varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig import av varor som sker utan hans samtycke, har unionslagstiftaren låtit varumärkesinnehavaren bestämma när varor som bär varumärket kan släppas ut på marknaden i EES för första gången (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 juli 1998, Silhouette International Schmied, C‑355/96, EU:C:1998:374, punkt 26, dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff och Levi Strauss, C‑414/99–C‑416/99, EU:C:2001:617, punkterna 32 och 33, och dom av den 18 oktober 2005, Class International, C‑405/03, EU:C:2005:616, punkt 33).

32

Domstolen har i detta avseende vid upprepade tillfällen slagit fast att för att säkerställa skyddet av de rättigheter som är knutna till ett varumärke, är det väsentligt att innehavaren av ett varumärke som är registrerat i en eller flera medlemsstater kan kontrollera det första utsläppandet på marknaden av varor försedda med detta varumärke inom EES (dom av den 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel m.fl., C‑324/08, EU:C:2009:633, punkt 32, dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C‑324/09, EU:C:2011:474, punkt 60, och dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl., C‑379/14, EU:C:2015:497, punkt 31). Det framgår dessutom av domstolens praxis att denna rättighet för innehavaren gäller för varje enskilt exemplar av denna vara (se, för ett liknande resonemang, dom av den 1 juli 1999, Sebago och Maison Dubois, C‑173/98, EU:C:1999:347, punkterna 19 och 20, och dom av den 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C‑127/09, EU:C:2010:313, punkt 31).

33

I artikel 5.1 första meningen i direktiv 2008/95 och artikel 9.1 första meningen i förordning nr 207/2009 ges dessutom innehavaren av ett registrerat varumärke en ensamrätt vilken, enligt artikel 5.1 a och 5.1 b i detta direktiv och artikel 9.1 a och 9.1 b i denna förordning, ger innehavaren rätt att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda, utan hans tillstånd, kännetecken som är identiska med varumärket med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, eller kännetecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och av tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

34

Domstolen har vid upprepade tillfällen fastslagit att varumärkesinnehavarens ensamrätt har beviljats denne i syfte att ge denne möjlighet att skydda de särskilda intressen som vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion. Den ovannämnda rätten ska således endast utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktion. Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet. Ytterligare funktioner är kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (se dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, punkt 51, dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C‑487/07, EU:C:2009:378, punkt 58, dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159, punkterna 77 och 79, och dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, punkterna 37 och 38).

35

Vad avser dessa funktioner ska det erinras om att varumärkets grundläggande funktion är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159, punkt 82 och där angiven rättspraxis). Varumärket utgör bland annat en garanti för att alla varor eller tjänster som bär varumärket har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet, detta för att varumärket ska kunna spela sin roll som ett väsentligt inslag i systemet med sund konkurrens (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, punkt 48, och dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C‑324/09, EU:C:2011:474, punkt 80).

36

Varumärkets investeringsfunktion består i varumärkesinnehavarens möjlighet att använda varumärket för att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem till trogna kunder, med hjälp av olika kommersiella tekniker. När tredje man, såsom till exempel en konkurrent till varumärkesinnehavaren, använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket registrerats för, och denna användning i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket, kan denna användning således skada denna funktion. Varumärkesinnehavaren har följaktligen rätt att förhindra sådan användning med stöd av artikel 5.1 a i direktiv 2008/95 eller, såvitt avser EU-varumärken, artikel 9.1 a i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, punkterna 60–62).

37

Varumärkets reklamfunktion består, å sin sida, i möjlighet att bruka varumärket i reklam i syfte att informera och övertyga konsumenter. Varumärkesinnehavaren har således rätt att förhindra att ett kännetecken som är identiskt med hans varumärke används utan hans medgivande för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, när användningen skadar innehavarens bruk av varumärket såsom inslag i reklamkampanjer eller del i en försäljningsstrategi (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159, punkterna 91 och 92).

38

Beträffande begreppet ”användning i näringsverksamhet” har domstolen redan konstaterat att uppräkningen av de typer av användning som innehavaren av varumärket kan förbjuda, i artikel 5.3 i direktiv 2008/95 och i artikel 9.2 i förordning nr 207/2009, inte är uttömmande (se dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, punkt 38, dom av den 25 januari 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punkt 16, och dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159, punkt 65), och att den endast nämner aktiva handlingar av tredje man (se dom av den 3 mars 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, punkt 40).

39

Domstolen har även angett att användning, i näringsverksamhet, av ett kännetecken som är identiskt med varumärket eller som liknar det förutsätter att användningen inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst (se dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl., C‑379/14, EU:C:2015:497, punkt 43 och där angiven rättspraxis). Domstolen har preciserat att orden ”använda” och ”i näringsverksamhet” inte ska tolkas så, att de endast avser direkta relationer mellan en näringsidkare och en konsument, och domstolen har särskilt preciserat att det är fråga om användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket när den berörda näringsidkaren använder detta kännetecken i sin egen marknadskommunikation (se dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl., C‑379/14, EU:C:2015:497, punkterna 40 och 41 och där angiven rättspraxis).

40

I förevarande fall framgår det av beslutet om hänskjutande att Duma och GSI, utan Mitsubishis samtycke, utanför EES-området förvärvat Mitsubishi-gaffeltruckar som de infört till EES eller hänfört till ett tullagerförfarande. Medan dessa varor fortfarande var placerade i tullager enligt detta system avlägsnade de helt från dessa varor alla kännetecken som är identiska med Mitsubishis varumärken och gjorde nödvändiga ändringar för att anpassa varorna till gällande normer i unionen samt ersatte identifieringsskyltar och serienummer och satte dit sina egna kännetecken i stället, varefter de importerade dem och marknadsförde dem inom EES och utanför EES.

41

Till skillnad från de mål som gett upphov till de domar som nämns i punkt 31 i förevarande dom är de berörda varorna i det nationella målet således inte märkta med de aktuella varumärkena när de importeras och marknadsförs inom EES efter tullagerförfarandet. Till skillnad också från de domar det hänvisas till i punkterna 34–39 i denna dom, verkar tredje man inte vid den tidpunkten använda sig av kännetecken som är identiska med de aktuella varumärken eller kännetecken som har likheter med dem, i synnerhet i sin marknadskommunikation. Detta särskiljer också det nationella målet från de omständigheter som anges i punkt 86 i domen av den 8 juli 2010, Portakabin (C‑558/08, EU:C:2010:416), som den hänskjutande domstolen har hänvisat till, i vilken domstolen slog fast att när återförsäljaren utan varumärkesinnehavarens samtycke avlägsnar varumärket från varorna och byter ut det mot en etikett med återförsäljarens namn på ett sätt som innebär att det varumärke som tillverkaren av de aktuella varorna har helt överskyls, har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra att återförsäljaren använder nämnda varumärke i sin annonsering av denna återförsäljning, eftersom detta berövar varumärket dess grundläggande funktion.

42

Det bör dock påpekas att avlägsnandet av kännetecken som är identiska med varumärket hindrar att de varor för vilka detta varumärke är registrerat för första gången släpps ut på marknaden inom EES, försedda med nämnda varumärke, och därmed fråntar varumärkesinnehavaren dennes rätt som framgår av den rättspraxis som det hänvisas till i punkt 31 i förevarande dom, nämligen att kontrollera det första utsläppandet på marknaden av varor försedda med varumärket inom EES.

43

För det andra skadar avlägsnandet av kännetecken som är identiska med varumärket, och anbringandet av nya kännetecken på varorna inför deras första utsläppande på marknaden inom EES, varumärkets funktion.

44

Vad avser ursprungsangivelsefunktionen räcker det att påpeka att domstolen, i punkt 48 i dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. (C‑379/14, EU:C:2015:497), redan slagit fast att alla åtgärder som vidtas av tredje man och som hindrar innehavaren av ett varumärke som är registrerat i en eller flera medlemsstater från att utöva den rätt att kontrollera det första utsläppandet på marknaden inom EES av de varor som är försedda med varumärket är ägnade att skada varumärkets grundläggande funktion i detta avseende.

45

Den hänskjutande domstolen önskar få klarhet i vilken inverkan det kan ha att de importerade eller på marknaden utsläppta varorna, på grund av sitt utseende eller modell, av den relevanta genomsnittskonsumenten fortfarande kan upplevas härstamma från varumärkesinnehavaren. Den hänskjutande domstolen har nämligen angett att trots avlägsnandet av kännetecken som är identiska med varumärket och anbringandet av nya kännetecken på gaffeltruckarna, fortsätter de relevanta konsumenterna att uppfatta dem som Mitsubishi-gaffeltruckar. I detta avseende bör det noteras att även om varumärkets grundläggande funktion kan påverkas oberoende av denna omständighet, så kan man anta att den sannolikt kommer att förvärra effekterna av en sådan inverkan.

46

Dessutom undergräver avlägsnandet av kännetecken som är identiska med varumärket och anbringandet av nya kännetecken på varorna varumärkesinnehavarens möjlighet att behålla sina kunder på grundval av kvaliteten på sina varor och påverkar varumärkets investerings- och reklamfunktion, när, som i förevarande fall, varan i fråga ännu inte saluförts under innehavarens varumärke på denna marknad, av innehavaren själv eller med dennes samtycke. Den omständigheten att varumärkesinnehavarens varor släpps ut på marknaden innan innehavaren anbringat sitt varumärke på dem, så att konsumenterna kommer i kontakt med varorna innan de kan associera varorna med varumärket, är ägnad att i hög grad försvaga innehavarens möjlighet att använda nämnda varumärke för att förvärva ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket eller att använda varumärket i reklamkampanjer eller som en del i en försäljningsstrategi. Sådana handlingar berövar dessutom innehavaren dennes möjlighet att, genom ett första utsläppande på marknaden inom EES, dra nytta av det ekonomiska värdet av en vara som är försedd med varumärket och därmed skydda sin investering.

47

För det tredje motverkar tredje mans åtgärd att, utan varumärkesinnehavarens samtycke, avlägsna kännetecken som är identiska med varumärket och anbringa nya kännetecken på varor, för att sedan importera dem eller saluföra dem inom EES, detta i syfte att kringgå varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda import av varor som är försedda med dennes varumärke, målet att säkerställa att konkurrensen inte snedvrids, eftersom denna åtgärd inverkar på varumärkesinnehavarens rätt att kontrollera det första utsläppandet på marknaden inom EES av varor som bär detta varumärke och på varumärkets funktion.

48

Slutligen konstaterar domstolen, mot bakgrund av den rättspraxis som den erinrat om i punkt 38 i denna dom beträffande begreppet ”användning i näringsverksamhet”, att tredje mans åtgärd att avlägsna kännetecken som är identiska med varumärket för att anbringa sina egna kännetecken innebär en aktiv handling från dennes sida, vilken, eftersom den utförs för import och saluföring av varorna inom EES och således i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, i den mening som avses i den rättspraxis som domstolen erinrat om i punkt 39 i förevarande dom, kan anses utgöra användning av varumärket i näringsverksamhet.

49

Av samtliga dessa skäl anser domstolen att varumärkesinnehavaren, enligt artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i förordning nr 207/2009, kan motsätta sig ett sådant beteende.

50

Denna slutsats påverkas inte av den omständigheten att avlägsnandet av kännetecken som är identiska med varumärket och anbringandet av nya kännetecken skett medan varorna fortfarande var hänförda till ett tullagerförfarande, eftersom dessa åtgärder utförs för import och saluföring av dessa varor inom EES, vilket i målet vid den nationella domstolen framgår av den omständigheten att Duma och GSI gjort ändringar på gaffeltruckarna för att få dem att överensstämma med unionens bestämmelser, detta särskilt som varorna därefter åtminstone delvis verkligen importerats och saluförts inom EES.

51

I detta sammanhang bör det också noteras att artikel 9.4 i förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt förordning nr 2015/2424, som är tillämplig på omständigheterna i det nationella målet från den 23 mars 2016 framdeles ger varumärkesinnehavaren rätt att hindra tredje man från att i näringsverksamhet föra in varor i unionen utan att dessa övergått till fri omsättning där, om dessa varor, inbegripet förpackning, kommer från tredjeländer och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det EU-varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket. Denna rätt för varumärkesinnehavaren upphör endast om deklaranten eller varuinnehavaren, under förfarandet för att avgöra huruvida intrång har gjorts i varumärket, lägger fram bevis för att varumärkesinnehavaren inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestinationen för varorna.

52

Mot bakgrund av det ovan anförda ska frågorna besvaras enligt följande. Artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i förordning nr 207/2009, ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke kan motsätta sig att tredje man, utan innehavarens samtycke, avlägsnar alla på varorna anbringade kännetecken som är identiska med detta varumärke och anbringar andra kännetecken på varor som placerats i ett tullager, såsom är fallet i målet vid den nationella domstolen, i syfte att importera varorna till eller släppa ut dem på marknaden inom EES, där de aldrig saluförts.

53

Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

Artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke kan motsätta sig att tredje man, utan innehavarens samtycke, avlägsnar alla på varorna anbringade kännetecken som är identiska med detta varumärke och anbringar andra kännetecken på varor som placerats i ett tullager, såsom är fallet i målet vid den nationella domstolen, i syfte att importera varorna till eller släppa ut dem på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), där de aldrig saluförts.