—

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH, genom E. Enging-Deniz, Rechtsanwalt,

—

Pfahnl Backmittel GmbH, genom M. Gumpoldsberger, Rechtsanwalt,

—

Tysklands regering, genom T. Henze och J. Kemper, båda i egenskap av ombud,

—

Frankrikes regering, genom D. Colas och J.‑S. Pilczer, båda i egenskap av ombud,

—

Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av S. Varone, avvocato dello Stato,

—

Europeiska kommissionen, genom F. Bulst och J. Samnadda, båda i egenskap av ombud,

1

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 12.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25, och rättelse i EUT L 228, 2009, s. 47).

2

Begäran har framställts i ett mål mellan Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (nedan kallat Backaldrin), som är ett bolag bildat enligt österrikisk rätt, och Pfahnl Backmittel GmbH (nedan kallat Pfahnl), som också är ett bolag bildat enligt österrikisk rätt. Målet rör kännetecknet KORNSPITZ, som Backaldrin låtit registrera som varumärke.

3

I artikel 2 i direktiv 2008/95 anges följande: ”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt …, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

4

I artikel 3 i samma direktiv föreskrivs följande:

”1.   Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:

...

...”

5

I artikel 5 i direktivet föreskrivs följande:

”1.   Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans eller hennes tillstånd, att i näringsverksamhet använda

2.   En medlemsstat får också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

...”

6

I artikel 12 i direktiv 2008/95 föreskrivs följande:

”1.   Ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i faktiskt bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.

...

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, ska ett varumärke också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,

...”

7

33b § i 1970 års lag om varumärkesskydd (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970), i den lydelse som var i kraft vid tidpunkten för de faktiska omständigheterna i målet vid den hänskjutande domstolen, föreskriver följande:

”1.   Var och en kan begära att registreringen av ett varumärke ska upphävas om det, efter den dag då det registrerades, som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilke[n] det är registrerat.

2.   Beslutet att upphäva har retroaktiv verkan från den dag för vilken det föreligger bevisning att varumärkets slutgiltigt blivit till en allmän beteckning …”

8

Backaldrin har låtit registrera det österrikiska ordmärket KORNSPITZ för varor i klass 30 enligt Nice-överenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, däribland följande varor:

”Spannmålsmjöl och spannmålsprodukter; bröd och bakverk; bakmedel; bakverk gjorda på wienerdeg, även som bake off; degportioner … för tillverkning av bakverk gjorda på wienerdeg.”

9

Under detta varumärke tillverkar Backaldrin en brödmix som i första hand säljs till bagerier. Användarna bearbetar brödmixen till ett litet avlångt bröd som är spetsigt i båda ändarna. Backaldrin har lämnat sitt tillstånd till att de bagerier och de livsmedelsaffärer till vilka bolaget levererar brödmixen säljer detta småbröd under varumärket.

10

Backaldrins konkurrenter, däribland Pfahnl, vet, i likhet med de flesta bagare, att ordkännetecknet KORNSPITZ är registrerat som varumärke. Enligt Pfahnls uttalanden, vilka bestrids av Backaldrin, uppfattas emellertid detta ordkännetecken av slutanvändarna som en allmän beteckning för en bageriprodukt, närmare bestämt avlånga småbröd som är spetsiga i båda ändar. Denna uppfattning förklaras bland annat av att de bagerier som använder denna brödmix från Backaldrin i allmänhet inte underrättar sina kunder om att KORNSPITZ är ett registrerat varumärke eller om att dessa småbröd tillverkas av denna brödmix.

11

Pfahnl begärde den 14 maj 2010, med åberopande av 33b § i 1970 års lag om varumärkesskydd, att registreringen av varumärket KORNSPITZ skulle upphävas för de varor som anges i punkt 8 ovan. Annulleringsenheten vid Österreichischer Patentamt (den österrikiska patentmyndigheten) biföll denna begäran genom beslut av den 26 juli 2011. Backaldrin överklagade detta beslut till Oberster Patent- und Markensenat (överdomstolen för patent och varumärken).

12

Nämnda domstol vill veta i vilken mån den, vid tillämpningen av rekvisitet ”allmän beteckning i handeln”, bör beakta att de varor som omfattas av varumärket inte alltid marknadsförs till samma kundkrets. Den har härvid påpekat att slutanvändarna av de råvaror och halvfabrikat som Backaldrin saluför under varumärket KORNSPITZ, såsom den färdiga småbrödmixen, är bagerier och livsmedelsaffärer, medan slutanvändarna av småbröden är kunderna till dessa bagerier och livsmedelsaffärer.

13

Oberster Patent- und Markensenat anser att överklagandet av det upphävningsbeslut som meddelats av Österreichischer Patentamts annulleringsenhet ska bifallas, i den mån det aktuella varumärket har registrerats för råvaror och halvfabrikat, närmare bestämt spannmålsmjöl och spannmålsprodukter, bakmedel, bake off-produkter samt degportioner för tillverkning av bakverk gjorda på wienerdeg.

14

Vad däremot rör de färdiga varorna som varumärket KORNSPITZ också har registrerats för, det vill säga bröd och bakverk jämte bakverk gjorda på wienerdeg, önskar den hänskjutande domstolen få vägledning genom att EU-domsolen meddelar ett förhandsavgörande. Den hänskjutande domstolen vill särskilt få klarhet i huruvida varumärket kan bli föremål för upphävning när det blivit en allmän beteckning enligt slutanvändarna av den slutprodukt som tillverkas med hjälp av material som levereras av varumärkesinnehavaren, men inte enligt dem som säljer denna slutprodukt.

15

Den hänskjutande domstolen har preciserat att den – efter det att den har erhållit EU-domstolens förhandsavgörande – kommer att avgöra huruvida det är nödvändigt att göra en marknadsundersökning bland slutanvändarna vad rör frågan hur de uppfattar ordkännetecknet KORNSPITZ.

16

Under dessa omständigheter beslutade Oberster Patent- und Markensenat att förklara målet vilande och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

17

Den hänskjutande domstolen har ställt sin första fråga för att få klarhet i huruvida artikel 12.2 a i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att registreringen av ett varumärke kan upphävas vad rör en vara för vilken detta varumärke är registrerat, när det, som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning för denna vara, fast detta endast enligt uppfattningen hos varans slutanvändare.

18

Enligt Backaldrin, den tyska regeringen och den franska regeringen samt Europeiska kommissionen ska denna fråga besvaras nekande, medan Pfahnl och den italienska regeringen är av motsatt åsikt.

19

Det ska härvid inledningsvis påpekas att artikel 12.2 a i direktiv2008/95 avser en situation i vilken varumärket inte längre kan fylla funktionen att ange varans ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 april 2004 i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, REG 2004, s. I-5791, punkt 22).

20

Bland varumärkets olika funktioner spelar ursprungsangivelsefunktionen en viktig roll (se, bland annat dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C‑236/08‐C‑238/08, Google France och Google, REU 2010, s. I‑2417, punkt 77, och av den 22 september 2011 i mål C‑482/09, Budějovický Budvar, REU 2011, s. I‑8701, punkt 71). Varumärket gör det möjligt att säkerställa att den vara eller tjänst som avses med märket härrör från ett visst företag och således gör det möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra företags varor och tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 april 2013 i mål C‑12/12, Colloseum Holding, punkt 26 och där angiven rättspraxis). Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 27 i sitt förslag till avgörande är nämnda företag det företag under vars kontroll varan eller tjänsten saluförs.

21

Unionslagstiftaren har bekräftat varumärkets grundläggande ursprungsangivelsefunktion genom att i artikel 2 i direktiv 2008/95 föreskriva att tecken som kan återges grafiskt kan utgöra ett varumärke endast under förutsättning att de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster (dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkt 23, och domen i det ovannämnda målet Björnekulla Fruktindustrier, punkt 21).

22

I bland annat artiklarna 3 och 12 i direktivet finns bestämmelser om följderna av denna förutsättning. I artikel 3 räknas situationer upp i vilka varumärket från början inte kan fylla funktionen att ange varans ursprung, medan artikel 12.2 a avser en situation i vilken varumärket har blivit en allmän beteckning och således förlorat sin särskiljningsförmåga, varför det inte längre kan fylla denna ursprungsangivelsefunktion (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Björnekulla Fruktindustrier, punkt 22). Varumärkesinnehavaren kan då inte längre göra gällande sina rättigheter enligt artikel 5 i direktiv 2008/95 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss, REG 2006, s. I-3703, punkt 33).

23

I den situation som beskrivs av den hänskjutande domstolen (vilken denna är ensamt behörig att bedöma vad gäller de faktiska omständigheterna) uppfattar slutanvändarna av den aktuella varan ‐ det vill säga så kallade Kornspitz-småbröd ‐ ordkännetecknet som en allmän beteckning för denna vara. De är således inte medvetna om att vissa av dessa småbröd har tillverkats med hjälp av en färdig brödmix som levereras av ett visst företag under varumärket KORNSPITZ.

24

Såsom den hänskjutande domstolen också har påpekat har slutanvändarna denna uppfattning eftersom de som säljer småbröd som tillverkats med hjälp av denna brödmix i allmänhet inte underrättar sina kunder om att kännetecknet KORNSPITZ är ett registrerat varumärke.

25

Den situation som beskrivs i begäran om förhandsavgörande kännetecknas dessutom av att de som säljer denna slutprodukt i allmänhet inte upplyser sina kunder vid försäljningstillfället om exempelvis ursprunget för de olika varorna.

26

I en sådan situation konstaterar EU-domstolen att varumärket KORNSPITZ, i handeln med så kallade Kornspitz-småbröd, inte uppfyller sin grundläggande ursprungsangivelsefunktion. Följaktligen kan varumärkesinnehavarens registrering av detta varumärke upphävas vad rör denna slutprodukt, när varumärkesinnehavarens verksamhet eller passivitet har lett till att varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga.

27

Detta konstaterande strider inte mot domstolens tolkning av artikel 12.2 a i direktiv 2008/95 i punkt 26 i domen i det ovannämnda målet Björnekulla Fruktindustrier. I denna punkt anges att i sådana fall då det finns flera led i distributionskedjan för den vara för vilken varumärket är registrerat, utgörs omsättningskretsen ‐ vid bedömningen av om nämnda varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för den ifrågavarande varan ‐ av samtliga konsumenter eller slutanvändare och, beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan, samtliga näringsidkare som saluför den.

28

Domstolen har därigenom visserligen betonat att frågan huruvida ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat inte bara ska bedömas utifrån konsumenternas eller slutanvändarnas uppfattning, utan även utifrån uppfattningen hos yrkesverksamma inom branschen, som försäljare, beroende på vad som kännetecknar den relevanta marknaden.

29

Såsom domstolen har förklarat i punkt 24 i domen i det ovannämnda målet Björnekulla Fruktindustrier, är det emellertid i allmänhet konsumenternas eller slutanvändarnas uppfattning som är avgörande. I likhet med vad generaladvokaten har påpekat i punkterna 58 och 59 i sitt förslag till avgörande, kännetecknas en sådan situation som den som den hänskjutande domstolen har beskrivit ‐ vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra ‐ av att varumärket har förlorat sin särskiljningsförmåga enligt slutanvändarnas uppfattning, vilket kan leda till att registreringen kan upphävas. Den omständigheten att försäljarna är medvetna om att varumärket existerar och vilket ursprung det anger kan inte i sig leda till att varumärkesregistreringen inte kan upphävas.

30

Mot denna bakgrund ska den första frågan besvaras enligt följande. Artikel 12.2 a i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att i en sådan situation som den i det nationella målet kan registreringen av ett varumärke upphävas vad rör en vara för vilken detta varumärke är registrerat, när varumärket, som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning för denna vara, fast detta endast enligt uppfattningen hos varans slutanvändare.

31

Den hänskjutande domstolen har ställt sin andra fråga för att få klarhet i huruvida artikel 12.2 a i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det kan vara fråga om ”passivitet” i den mening som avses i denna bestämmelse när varumärkesinnehavaren avstår från att uppmana dem som säljer en vara för vilken varumärket är registrerat att i större utsträckning använda detta varumärke vid saluföringen.

32

Unionslagstiftaren har – genom att göra en avvägning mellan varumärkesinnehavarens intresse och konkurrenternas intresse av att kännetecknen hålls fria för användning – när denne antog artikel 12.2 a i direktivet bedömt att förlusten av varumärkets särskiljningsförmåga endast kan åberopas mot varumärkesinnehavaren om förlusten beror på innehavarens verksamhet eller passivitet (domen i det ovannämnda målet Levi Strauss, punkt 19, och dom av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux, REG 2008, s. I-2439, punkt 24).

33

Domstolen har redan förklarat att begreppet ”passivitet” även kan bestå i att varumärkesinnehavaren underlåter att inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 5 i samma direktiv ansöka om att behörig myndighet förbjuder tredje man att använda det tecken som innebär risk för förväxling med detta varumärke, eftersom en sådan ansökan just syftar till att bevara varumärkets särskiljningsförmåga (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Levi Strauss, punkt 34).

34

Detta begrepp är emellertid – vid äventyr att man annars frångår ambitionen att göra en intresseavvägning enligt punkt 32 ovan – inte på något sätt begränsat till att endast avse denna typ av underlåtenhet, utan omfattar alla former av underlåtenhet som innebär att varumärkesinnehavaren visar bristande vaksamhet för att bevara varumärkets särskiljningsförmåga. I en sådan situation som den som beskrivs av den hänskjutande domstolen – där de som säljer den vara som har tillverkats med hjälp av ingredienser från varumärkesinnehavaren i allmänhet underlåter att underrätta sina kunder om att det använda kännetecknet för den aktuella varan är ett registrerat varumärke och på detta sätt bidrar till att märket blir en allmän beteckning – kan varumärkesinnehavarens underlåtenhet att ta initiativ till att förmå dessa försäljare att använda varumärket betecknas som passivitet i den mening som avses i artikel 12.2 a i direktiv 2008/95.

35

Det ankommer på den hänskjutande domstolen att undersöka huruvida Backaldrin har tagit något initiativ till att förmå bagerier och livsmedelsaffärer som säljer småbröd som tillverkats med hjälp av bolagets färdiga brödmix att i större utsträckning använda varumärket KORNSPITZ i sina affärsmässiga kontakter med kunderna.

36

Mot denna bakgrund ska den andra frågan besvaras enligt följande. Artikel 12.2 a i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det kan vara fråga om ”passivitet” i den mening som avses i denna bestämmelse när varumärkesinnehavaren avstår från att uppmana dem som säljer en vara för vilken varumärket är registrerat att i större utsträckning använda detta varumärke vid saluföringen.

37

Den hänskjutande domstolen har ställt sin tredje fråga för att få klarhet i huruvida artikel 12.2 a i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det innan en varumärkesregistrering kan upphävas måste avgöras huruvida det finns andra beteckningar tillgängliga för den vara vars varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln.

38

Det framgår redan av bestämmelsens ordalydelse att ett varumärke kan bli föremål för upphävande om det, som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat.

39

När en sådan situation är för handen saknar det relevans huruvida det eventuellt finns alternativa beteckningar för varan eller tjänsten i fråga, eftersom detta inte kan påverka det faktum att nämnda varumärke har förlorat sin särskiljningsförmåga genom att det blivit en allmän beteckning i handeln.

40

Mot denna bakgrund ska den tredje frågan besvaras enligt följande. Artikel 12.2 a i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det innan en varumärkesregistrering kan upphävas inte måste avgöras huruvida det finns andra beteckningar tillgängliga för den vara vars varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln.

41

Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den hänskjutande domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande: