Mål C‑48/05

Adam Opel AG

mot

Autec AG

(begäran om förhandsavgörande från Landgericht Nürnberg-Fürth)

”Begäran om förhandsavgörande — Varumärke — Artiklarna 5.1 a, 5.2 och 6.1 b i första direktivet 89/104/EEG — Rättighet för en varumärkesinnehavare att invända mot tredje mans användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket — Varumärke registrerat för motorfordon och leksaker — Tredje mans återgivning av varumärket på fordonsmodeller i förminskad skala”

Förslag till avgörande av generaladvokat D. Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 7 mars 2006 

Domstolens dom (första avdelningen) av den 25 januari 2007 

Sammanfattning av domen

1.     Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Direktiv 89/104 — Rättighet för en varumärkesinnehavare att invända mot tredje mans användning av ett tecken som är identiskt för identiska varor

(Rådets direktiv 89/104, artikel 5.1 a)

2.     Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Direktiv 89/104 — Rättighet för en varumärkesinnehavare att invända mot tredje mans användning av ett tecken som är identiskt för identiska varor — Användning av varumärket i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet — Begrepp

(Rådets direktiv 89/104, artikel 5.1 a)

3.     Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Direktiv 89/104 — Välkänt varumärke — Varumärke som åtnjuter skydd med avseende på varor eller tjänster av annan art (artikel 5.2 i direktivet)

(Rådets direktiv 89/104, artikel 5.2)

4.     Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Direktiv 89/104 — Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan

(Rådets direktiv 89/104, artikel 6.1 b)

1.     Då ett varumärke är registrerat både för motorfordon, med avseende på vilka det är känt, och för leksaker, utgör tredje mans anbringande, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, av ett tecken som är identiskt med varumärket på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, samt försäljning av nämnda modeller, sådan användning, i den mening som avses i artikel 5.1 a i första varumärkesdirektivet 89/104, som varumärkesinnehavaren kan förhindra om denna användning skadar eller kan skada varumärkets funktioner, i dess egenskap av varumärke registrerat för leksaker. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma, utifrån genomsnittskonsumenten av leksaker i den berörda medlemsstaten, huruvida så är fallet i målet vid den domstolen.

(se punkterna 25 och 37 samt punkt 1 i domslutet)

2.     Med undantag för det särskilda fallet av användning av ett varumärke av tredje man vid tillhandahållande av tjänster vars föremål utgörs av varor som bär detta märke, skall artikel 5.1 a i första varumärkesdirektivet 89/104 tolkas så att den bestämmelsen omfattar användning av ett tecken som är identiskt med det varumärke som bärs av varor som saluförs eller tjänster som utförs av tredje man och som är av samma slag som de varor eller tjänster som omfattas av varumärkesregistreringen.

Då ett varumärke är registrerat både för motorfordon och för leksaker utgör den omständigheten att en tredje man, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, anbringar ett tecken som är identiskt med varumärket på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, inte användning av tecknet som varumärke registrerat för motorfordon i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet.

(se punkterna 28 och 30)

3.     Då ett varumärke är registrerat både för motorfordon och för leksaker, utgör tredje mans anbringande, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, av ett tecken som är identiskt med varumärket på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, samt försäljning av nämnda modeller, sådan användning, i den mening som avses i artikel 5.2 första varumärkesdirektivet 89/104, som varumärkesinnehavaren kan förhindra, förutsatt att det skydd som föreskrivs i den bestämmelsen har införlivats med nationell rätt, om denna användning utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det nämnda varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, i detta varumärkes egenskap av varumärke registrerat för motorfordon. Vad avser en bedömning av faktiska omständigheter, ankommer det på den hänskjutande domstolen att, i förekommande fall, bedöma huruvida så är fallet i målet vid den nationella domstolen.

(se punkterna 36–37 och punkt 1 i domslutet)

4.     Då ett varumärke är registrerat bland annat för motorfordon, utgör tredje mans anbringande, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, av ett tecken som är identiskt med varumärket på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, inte användning av en uppgift om en egenskap hos modellerna i den mening som avses i artikel 6.1 b i första varumärkesdirektivet. Försäljning av sådana modeller utgör inte heller sådan användning.

(se punkt 45 och punkt 2 i domslutet)

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 25 januari 2007(*)

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärke – Artiklarna 5.1 a, 5.2 och 6.1 b i första direktivet 89/104/EEG – Rättighet för en varumärkesinnehavare att invända mot tredje mans användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket – Varumärke registrerat för motorfordon och leksaker – Tredje mans återgivning av varumärket på fordonsmodeller i förminskad skala”

I mål C-48/05,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Landgericht Nürnberg-Fürth (Tyskland) genom beslut av den 28 januari 2005, som inkom till domstolen den 8 februari 2005, i målet

Adam Opel AG

mot

Autec AG,

ytterligare deltagare i rättegången:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna K. Schiemann och M. Ilešič (referent),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: förste handläggaren M.. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 2 februari 2006,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

–       Adam Opel AG, genom S. Völker och A. Klett, Rechtsanwälte,

–       Autec AG, genom R. Prager och T. Nägele, Rechtsanwälte, och genom D. Tergau, Patentanwalt,

–       Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, genom T. Nägele, Rechtsanwalt,

–       Frankrikes regering, genom G. de Bergues och A. Bodard-Hermant, båda i egenskap av ombud,

–       Förenade kungarikets regering, genom M. Bethell, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, barrister, och S. Malynicz, barrister,

–       Europeiska gemenskapernas kommission, genom G. Braun, B. Rasmussen och W. Wils, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 7 mars 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1       Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 5.1 a och 6.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 140, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

 Tillämpliga bestämmelser

2       I artikel 5 i direktivet, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda:

a)      tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b)      tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a)      Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b)      Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c)      Att importera eller exportera varor under tecknet.

d)      Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

…

5. Punkterna 1–4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

3       I artikel 6.1 i direktivet, som har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, föreskrivs följande:

”Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda,

a)       sitt eget namn eller adress,

b)       uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

c)      varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

 Tvisten i målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

4       Adam Opel AG (nedan kallat Adam Opel), ett företag som tillverkar motorfordon, är innehavare av det nationella figurmärke som återges nedan och som registrerades i Tyskland den 10 april 1990 för, bland annat, fordon och leksaker (nedan kallat logotypen Opel).

5       Autec AG (nedan kallat Autec) tillverkar, bland annat, radiostyrda bilmodeller i förminskad skala, som saluförs under varumärket cartronic.

6       I början av år 2004 konstaterade Adam Opel att en radiostyrd modell av Opel Astra V8 coupé i förminskad skala 1:24, på vars kylargrill logotypen Opel återgavs på samma sätt som på originalfordonet, salufördes i Tyskland. Denna leksak tillverkas av Autec.

7       Varumärket cartronic, tillsammans med symbolen ®, anges tydligt på insidan av den bruksanvisning som följer med varje modell i förminskad skala, samt på framsidan av bilens fjärrkontroll. Texten ”AUTEC® AG” och ”AUTEC® AG D 90441 Nürnberg” anges dessutom på baksidan av bruksansvisningen och på ett klistermärke på fjärrkontrollens undersida.

8       Adam Opel har, genom talan som väckts vid Landgericht Nürnberg-Fürth, yrkat att Autec bland annat skall åläggas att avstå från att i näringsverksamhet anbringa logotypen Opel på fordonsmodeller i förminskad skala och erbjuda till försäljning, marknadsföra eller lagra för dessa ändamål, samt importera eller exportera fordonsmodeller i förminskad skala som bär detta märke, vid vite om 250 000 euro för varje intrång eller, alternativt, ett frihetsberövande straff på maximum sex månader.

9       Adam Opel anser att användningen av logotypen Opel på leksaker som utgörs av fordonsmodeller i förminskad skala som företaget tillverkar och saluför utgör varumärkesintrång. Företaget har gjort gällande att det nämnda varumärket används med avseende på varor som är av samma slag som de som omfattas av varumärkesregistreringen, nämligen leksaker. Det är fråga om användning av varumärke i den mening som avses i domstolens rättspraxis, eftersom allmänheten utgår från att en tillverkare av fordonsmodeller i förminskad skala av ett visst varumärke tillverkar och saluför dessa i enlighet med en licens från varumärkesinnehavaren.

10     Autec har, på grundval av beslut från olika tyska domstolar och med stöd av Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (tysk sammanslutning för leksaksindustrin), gjort gällande att anbringande av ett skyddat varumärke på modeller i förminskad skala som är trogna efterbildningar av riktiga fordon som bär varumärket i fråga inte skall anses utgöra användning av varumärket som varumärke. Logotypen Opels funktion att ange ursprung påverkas inte i förevarande fall, eftersom användningen av varumärkena cartronic och AUTEC tydligt upplyser allmänheten om att modellen inte härrör från tillverkaren av originalfordonet. Allmänheten är i övrigt van vid att leksaksindustrin sedan mer än 100 år efterbildar i verkligheten existerande varor, det vill säga till och med genom att anbringa dessa varors varumärken på leksaker.

11     Landgericht Nürnberg-Fürth anser, mot bakgrund av domstolens dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), att Autecs användning av logotypen Opel endast kan förbjudas enligt artikel 5.1 a i direktivet om logotypen har använts som varumärke.

12     Landgericht Nürnberg-Fürth är benägen att anta den ståndpunkten att Autec använder denna logotyp som varumärke eftersom den nämnda logotypen hänvisar till tillverkaren av originalmodellen. Nämnda domstol undrar i övrigt huruvida en sådan användning, som den anser samtidigt vara beskrivande i den mening som avses i artikel 6.1 i direktivet, kan godtas i enlighet med denna bestämmelse då detta varumärke även registrerats för leksaker.

13     Landgericht Nürnberg-Fürth har således ansett att det är nödvändigt att inhämta en tolkning av direktivet för att avgöra tvisten i målet vid den domstolen, och har därför beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1      Utgör användningen av ett varumärke som även åtnjuter skydd avseende ’leksaker’ en användning i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktivet], när tillverkaren av en leksaksmodellbil efterbildar ett i verkligheten existerande fordon i förminskad skala, inbegripet varumärkesinnehavarens varumärke som förekommer på det riktiga fordonet, och saluför det?

2.       Om den första frågan skall besvaras jakande:

Utgör den form av användning som har beskrivits i första frågan en uppgift om modellfordonets art eller beskaffenhet i den mening som avses i artikel 6.1 a i [direktivet]?

3.       Om den andra frågan skall besvaras jakande:

Vilka kriterier är i så fall avgörande för att kunna bedöma när användningen av varumärket är förenlig med god affärssed?

Är detta i synnerhet fallet när modellbilstillverkaren på förpackningen och på ett tillbehör som är nödvändigt för att använda modellen anbringar ett tecken som på marknaden uppfattas som tillverkarens eget varumärke, samt uppgift om firma och säte?”

 Prövning av tolkningsfrågorna

 Den första frågan

 Tolkningen av artikel 5.1 a i direktivet

14     Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida, då ett varumärke är registrerat både för motorfordon och för leksaker, den omständigheten att en tredje man, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, anbringar ett tecken som är identiskt med varumärket på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, utgör sådan användning som varumärkesinnehavaren kan förhindra i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet. Domstolen önskar även få klarhet i huruvida försäljning av sådana modeller utgör sådan användning som avses i nämnda artikel 5.1 a.

15     I artikel 5 i direktivet definieras de ”[r]ättigheter som är knutna till ett varumärke”, medan dess artikel 6 innehåller bestämmelser rörande ”[b]egränsningar av ett varumärkes rättsverkan”.

16     Enligt artikel 5.1 första meningen i direktivet ger det registrerade varumärket innehavaren en ensamrätt. Enligt artikel 5.1 a ges innehavaren av denna ensamrätt behörighet att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på varor och tjänster som är av samma slag som de som omfattas av varumärkesregistreringen. I artikel 5.3 i direktivet finns en icke uttömmande uppräkning av det slags användning som innehavaren kan förhindra enligt punkt 1 i denna artikel. Andra bestämmelser i direktivet, såsom artikel 6, innehåller vissa begränsningar av varumärkets rättsverkningar (dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I‑10273, punkt 38).

17     För att undvika att varumärkesinnehavarens skydd varierar från en medlemsstat till en annan ankommer det på domstolen att ge artikel 5.1 i direktivet en enhetlig tolkning, vilket i synnerhet gäller begreppet använda, som förekommer i artikeln (se domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 45).

18     Det är utrett i målet vid den nationella domstolen att användningen av det tecken som är identiskt med varumärket i fråga sker i näringsverksamhet, eftersom användningen inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 40).

19     Det är även utrett att denna användning har skett utan varumärkesinnehavarens tillstånd.

20     I den mån logotypen Opel har registrerats för leksaker är det även fråga om det fall som avses i artikel 5.1 a i direktivet, nämligen det då ett tecken som är identiskt med varumärket i fråga med avseende på varor – leksaker – som är av samma slag som dem som omfattas av varumärkesregistreringen. Det skall i detta avseende särskilt konstateras att den användning som är i fråga i målet vid den nationella domstolen sker ”med avseende på varor” i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet, eftersom användningen avser anbringande på varor av ett tecken som är identiskt med varumärket, liksom försäljning, marknadsföring eller lagring av varor för dessa ändamål i den mening som avses i artikel 5.3 a och b i direktivet (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkterna 40 och 41).

21     Det skall emellertid erinras om att enligt domstolens rättspraxis syftar den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 i direktivet till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion och att den ovannämnda rätten således endast skall utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktion, i synnerhet dess grundläggande funktion som är att garantera konsumenterna varans ursprung (se domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 51, och dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch, REG 2004, s. I‑10989, punkt 59).

22     Anbringande av tredje man av ett tecken som är identiskt med ett varumärke registrerat för leksaker på fordonsmodeller i förminskad skala kan följaktligen endast förhindras i enlighet med artikel 5.1 a i direktivet om det skadar eller kan skada varumärkets funktioner.

23     Målet vid den nationella domstolen karakteriseras av den omständigheten att varumärket i fråga är registrerat både för motorfordon och för leksaker. Den hänskjutande domstolen har i detta mål förklarat att i Tyskland är den normalt informerade, skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsumenten av varor från leksaksindustrin van vid att modeller i förminskad skala utgår från verkliga exemplar, och lägger till och med stor vikt vid att modellerna exakt liknar originalet. För den nämnda konsumenten innebär därför användningen av logotypen Opel på Autecs varor en upplysning om att det är fråga om en efterbildning i förminskad skala av ett fordon av märket Opel.

24     Om den hänskjutande domstolen med dessa förklaringar avser att understryka att omsättningskretsen inte uppfattar det tecken som är identiskt med logotypen Opel som används på fordonsmodeller i förminskad skala som saluförs av Autec som en uppgift om att dessa varor härrör från Adam Opel, eller ett företag med ekonomiska band med Adam Opel, skall den domstolen fastställa att den användning som är i fråga i målet vid den nationella domstolen inte inverkar menligt på logotypen Opels grundläggande funktion som varumärke registrerat för leksaker.

25     Det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma, utifrån genomsnittskonsumenten av leksaker i Tyskland, huruvida användningen i fråga i målet vid den nationella domstolen inverkar menligt på logotypen Opels funktion som varumärke registrerat för leksaker. Adam Opel har i övrigt inte påstått att denna användning inverkar menligt på andra funktioner med detta varumärke än dess grundläggande funktion.

26     Den hänskjutande domstolen undrar i övrigt, mot bakgrund av den ovannämnda domen i målet BMW, huruvida Autec skall anses använda logotypen Opel som varumärke registrerat för motorfordon.

27     Det är i detta hänseende riktigt att det ovannämnda målet BMW rörde användning av ett tecken som var identiskt med varumärket i fråga för tjänster som inte var av samma slag som de som omfattades av varumärkesregistreringen. Varumärket BMW, som var i fråga i det målet vid den nationella domstolen, var registrerat för bilar men inte för tjänster som bestod i reparation av bilar. Bilar som salufördes under varumärket BMW av innehavaren av detta varumärke utgjorde emellertid själva föremålet för tjänsterna ”reparation av bilar” som utfördes av tredje man. Det var därför nödvändigt att fastställa varifrån bilarna av varumärket BMW, vilka var föremålet för de nämnda tjänsterna, härrörde. Det var med avseende på detta särskilda och oupplösliga samband mellan de varor som bar varumärket och de tjänster som utfördes av tredje man som domstolen fastställde, under de särskilda omständigheter som förelåg i det ovannämnda målet BMW, att användningen av tredje man av det tecken som var identiskt med varumärket för de varor som inte salufördes av tredje man utan av varumärkesinnehavaren omfattades av artikel 5.1 a i direktivet.

28     Med undantag för detta särskilda fall av användning av ett varumärke av tredje man vid tillhandahållande av tjänster vars föremål utgörs av varor som bär detta märke, skall artikel 5.1 a i direktivet tolkas på följande sätt. Den nämnda bestämmelsen omfattar användning av ett tecken som är identiskt med det varumärke som bärs av varor som saluförs eller tjänster som utförs av tredje man och som är av samma slag som de varor eller tjänster som omfattas av varumärkesregistreringen.

29     Den tolkning enligt vilken de varor eller tjänster som avses i artikel 5.1 a i direktivet är de som saluförs eller tillhandahålls av tredje man följer av den bestämmelsens ordalydelse, särskilt av ”använda … på de varor och tjänster”. En motsatt tolkning skulle innebära att orden ”varor” och ”tjänster” som förekommer i artikel 5.1 a i direktivet skulle avse varumärkesinnehavarens varor eller tjänster. En sådan tolkning skulle, i strid med direktivets systematik, medföra att samma ord skulle tolkas på olika sätt beroende på om de förekommer i artikel 5 eller 6, eftersom orden ”varor” och ”tjänster” som förekommer i artikel 6.1 b och c nödvändigtvis avser sådana varor som saluförs eller tjänster som tillhandahålls av tredje man.

30     Eftersom Autec inte säljer bilar kan det företaget, i målet vid den nationella domstolen, inte anses använda logotypen Opel som varumärke registrerat för motorfordon i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet.

 Tolkningen av artikel 5.2 i direktivet

31     Enligt fast rättspraxis skall domstolen ge den hänskjutande domstolen alla upplysningar om hur gemenskapsrätten skall tolkas som kan vara användbara vid avgörandet av målet vid den nationella domstolen, även om den nationella domstolen inte hänvisar till dessa upplysningar i sina frågor (se dom av den 7 september 2004 i mål C-456/02, Trojani, REG 2004, s. I‑7573, punkt 38, och av den 15 september 2005 i mål C-258/04, Ioannidis, REG 2005, s. I‑8275, punkt 20).

32     Domstolen skall även, med hänsyn till omständigheterna i målet vid den nationella domstolen, tillhandahålla den hänskjutande domstolen en tolkning av artikel 5.2 i direktivet.

33     I motsats till vad som gäller enligt artikel 5.1 i direktivet, åläggs medlemsstaterna inte i artikel 5.2 att i sina nationella rättsordningar införa det skydd som definieras däri. Direktivet ger endast medlemsstaterna en valmöjlighet att införa ett sådant skydd (dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I‑389, punkt 18). Det förefaller emellertid, med förbehåll för den hänskjutande domstolens prövning, framgå av de frågor som ställdes av Bundesgerichtshof (Tyskland) och som prövades av domstolen i det ovannämnda målet Davidoff att den tyska lagstiftaren har genomfört bestämmelserna i artikel 5.2 i direktivet.

34     Med beaktande av att logotypen Opel även är registrerad för motorfordon, att det, med förbehåll för den hänskjutande domstolens prövning, är fråga om ett varumärke som är känt i Tyskland för detta varuslag, samt att ett motorfordon och en förminskad modell av ett sådant fordon inte utgör varor av samma slag, kan den användning som är i fråga i målet vid den nationella domstolen även förbjudas i enlighet med artikel 5.2 i direktivet. Detta gäller om denna användning utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det nämnda varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, i detta varumärkes egenskap av registrerat varumärke.

35     Adam Opel har under förhandlingen vid domstolen gjort gällande att företaget har ett intresse av att modeller i förminskad skala av fordon som bär märket Opel är av god kvalitet och att dessa modeller är aktuella. I det motsatta fallet skulle detta varumärke som varumärke registrerat med avseende på motorfordon få försämrat rykte.

36     Det är under alla omständigheter fråga om en bedömning av faktiska omständigheter. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att, i förekommande fall, bedöma om användningen i fråga i målet vid den nationella domstolen utgör användning som utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det nämnda varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, i detta varumärkes egenskap av registrerat varumärke.

37     Den första frågan skall därför besvaras så, att då ett varumärke är registrerat både för motorfordon, med avseende på vilka det är känt, och för leksaker, utgör tredje mans anbringande, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, av ett tecken som är identiskt med varumärket på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, samt försäljning av nämnda modeller

–       sådan användning, i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet, som varumärkesinnehavaren kan förhindra om denna användning skadar eller kan skada varumärkets funktioner, i dess egenskap av varumärke registrerat för leksaker,

–       sådan användning, i den mening som avses i artikel 5.2 i direktivet, som varumärkesinnehavaren kan förhindra, förutsatt att det skydd som föreskrivs i den bestämmelsen har införlivats med nationell rätt, om denna användning utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det nämnda varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, i detta varumärkes egenskap av varumärke registrerat för motorfordon.

 Den andra tolkningsfrågan

38     Även om den hänskjutande domstolens andra fråga formellt avser tolkningen av artikel 6.1 a i direktivet, så framgår det klart av beslutet om hänskjutande att nämnda domstol egentligen önskar få klarhet i hur punkten b i samma bestämmelse skall tolkas.

39     Det skall inledningsvis konstateras att den användning av logotypen Opel som är i fråga i målet vid den nationella domstolen inte kan tillåtas med stöd av artikel 6.1 c i direktivet. Att detta varumärke anbringas på Autecs modeller syftar inte till att ange dessa leksakers avsedda ändamål.

40     I artikel 6.1 b i direktivet föreskrivs att varumärket inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper.

41     Adam Opel och den franska regeringen har gjort gällande att syftet med denna bestämmelse är bland annat att förhindra att innehavaren av ett varumärke skall kunna invända mot att tredje man använder ett tecken som beskriver en egenskap hos dennes varor eller tjänster. Logotypen Opel upplyser emellertid inte på något sätt om modellernas art, kvalitet eller andra egenskaper. Europeiska gemenskapernas kommission delar denna åsikt vad avser den användning som är i fråga i målet vid den nationella domstolen. Den anser det emellertid inte uteslutet att, under andra faktiska omständigheter, där modellerna är avsedda för samlare, en exakt efterbildning av varje detalj hos originalfordonet eventuellt skulle kunna utgöra en grundläggande egenskap för den varukategorin, så att även en trogen efterbildning av varumärket skulle omfattas av artikel 6.1 b i direktivet.

42     Även om bestämmelsen i artikel 6.1 b främst avser att förhindra att en varumärkesinnehavare försöker förhindra att hans konkurrenter använder ett eller flera beskrivande ord som utgör del av hans varumärke för att ange sina egna varors egenskaper (se exempelvis dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C‑108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999 s. I‑2779, punkt 28), är dess ordalydelse emellertid inte specifik för en sådan situation.

43     Det kan således inte uteslutas, a priori, att den nämnda bestämmelsen innebär att tredje man har rätt att använda ett varumärke vid försäljning av varor om denna användning består i att upplysa om de sålda varornas art, kvalitet eller andra egenskaper, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

44     Anbringande av ett tecken som är identiskt med ett varumärke som är registrerat bland annat för motorfordon, på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, görs inte i avsikt att upplysa om en egenskap hos nämnda modeller, utan utgör enbart en beståndsdel av den trogna efterbildningen av originalfordonen.

45     Den andra frågan skall således besvaras på följande sätt: Då ett varumärke är registrerat bland annat för motorfordon, utgör tredje mans anbringande, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, av ett tecken som är identiskt med varumärket på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, inte användning av en uppgift om en egenskap hos modellerna i den mening som avses i artikel 6.1 b i direktivet. Försäljning av sådana modeller utgör inte heller sådan användning som avses i nämnda artikel 6.1 b.

 Den tredje frågan

46     Med hänsyn till svaret på den andra frågan saknas anledning att besvara den tredje frågan.

 Rättegångskostnader

47     Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttranden till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1)      Då ett varumärke är registrerat både för motorfordon, med avseende på vilka det är känt, och för leksaker, utgör tredje mans anbringande, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, av ett tecken som är identiskt med varumärket på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, samt försäljning av nämnda modeller

–       sådan användning, i den mening som avses i artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar, som varumärkesinnehavaren kan förhindra om denna användning skadar eller kan skada varumärkets funktioner, i dess egenskap av varumärke registrerat för leksaker,

–       sådan användning, i den mening som avses i artikel 5.2 i samma direktiv, som varumärkesinnehavaren kan förhindra, förutsatt att det skydd som föreskrivs i den bestämmelsen har införlivats med nationell rätt, om denna användning utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det nämnda varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, i detta varumärkes egenskap av varumärke registrerat för motorfordon.

2)      Då ett varumärke är registrerat bland annat för motorfordon, utgör tredje mans anbringande, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, av ett tecken som är identiskt med varumärket på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, inte användning av en uppgift om en egenskap hos modellerna i den mening som avses i artikel 6.1 b i direktiv 89/104. Försäljning av sådana modeller utgör inte heller sådan användning som avses i nämnda artikel 6.1 b.

Underskrifter

---

* Rättegångsspråk: tyska.