1.

Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče, Italija) odloča o sporu v zvezi z znamko, ki je v skupnem imetništvu več oseb iz iste družine. Skupni imetniki so se dogovorili, da bodo v določenem trenutku odstopili uporabo te znamke družbi, vendar eden od njih zdaj poskuša doseči, da se znamka ne bi več odstopala v uporabo, čemur drugi nasprotujejo.

2.

Pomisleki predložitvenega sodišča se nanašajo na pravila o odstopu znamke v uporabo s strani njenega imetnika v primeru skupne lastnine. Predložitveno sodišče za razrešitev teh dvomov Sodišče prosi za razlago člena 10 Direktive (EU) 2015/2436 ( 2 ) in člena 9 Uredbe (EU) 2017/1001 ( 3 ).

3.

Natančneje, Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče) želi izvedeti, ali pravo Unije ( 4 ) ureja oblikovanje skupnega soglasja tako za podelitev licence tretji osebi za uporabo znamke kot tudi za odvzem te licence.

4.

Člen 5 („Pravice iz znamke“) določa:

„1.   Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo […]

[…].“

5.

Člen 8 („Licence“) določa:

„1.   Znamka je lahko predmet licence za nekatere ali vse vrste blaga ali storitev, za katere je registrirana in za celotno ali del ozemlja zadevne države članice. Licenca je lahko izključna ali neizključna.

[…]“

6.

Člen 9 („Pravice iz znamke Skupnosti“) določa:

„1.   Znamka Skupnosti daje imetniku izključne pravice. […]

[…]“

7.

Člen 16 („Obravnavanje znamke Skupnosti kot nacionalne znamke“) določa:

„1.   Razen če je v členih 17 do 24 drugače določeno, se znamka Skupnosti kot predmet premoženja obravnava v celoti in za celotno območje Skupnosti kot nacionalna znamka, registrirana v državi članici, v kateri po registru znamk Skupnosti,

2.   V primerih, ki jih odstavek 1 ne zajema, je država članica iz tega odstavka država članica, v kateri se nahaja sedež Urada.

3.   Če sta v registru znamk Skupnosti kot skupna imetnika navedeni dve osebi, se odstavek 1 uporablja za osebo, ki je navedena prva; če to ni mogoče, se uporablja za nadaljnje skupne imetnike v zaporedju, v katerem so navedeni. Če se odstavek 1 ne uporablja za nobenega od skupnih imetnikov, se uporablja odstavek 2.“

8.

Člen 19 („Stvarnopravne pravice“) določa:

„1.   Znamke Skupnosti se lahko neodvisno od podjetja dajo v zavarovanje ali pa so predmet stvarnopravnih pravic.

[…]“

9.

Člen 21 („Postopki v primerih insolventnosti“) določa:

„1.   Edini postopki v primerih insolventnosti, v katere je lahko vključena znamka Skupnosti, so tisti, ki se začnejo v državi članici, na ozemlju katere je središče dolžnikovih glavnih interesov.

[…]

2.   V primeru skupnega imetništva znamke Skupnosti se odstavek 1 uporablja za delež skupnega imetnika.

[…]“

10.

Člen 22 („Licence“) določa:

„1.   Znamka Skupnosti se lahko licencira za nekatere ali vse blago in storitve, za katere je registrirana, in za vso Skupnost ali njen del. Licenca je lahko izključna ali neizključna.

[…]“

11.

Člen 97 („Pravo, ki se uporablja“) določa:

„1.   Sodišča za znamko Skupnosti uporabljajo določbe te uredbe.

2.   Za vsa vprašanja, ki ne sodijo v področje uporabe te uredbe, sodišče za znamko Skupnosti uporablja nacionalno zakonodajo vključno z mednarodnim zasebnim pravom.

[…]“

12.

Člen 6 („Skupna lastnina“) določa:

„1.   Če pravica industrijske lastnine pripada več osebam, so njihove pravice, če ni dogovorjeno drugače, urejene z določbami civilnega zakonika o skupni lastnini, ki so združljive s tem zakonom.

[…]“

13.

Člen 20(1) določa, da registracija znamke njenemu imetniku podeli izključno pravico do znamke, zaradi česar ima imetnik pravico prepovedati tretjim osebam uporabo znamke v gospodarski dejavnosti, razen če imajo njegovo soglasje.

14.

Člen 23 dovoljuje imetniku, da prenese znamko za vse ali del izdelkov oziroma storitev, za katere je bila registrirana, in dovoli, da je znamka lahko tudi predmet izključne licence.

15.

Člen 1108 („Izboljšave in druga dejanja, ki presegajo redno upravljanje“) določa:

„Z odločitvijo večine solastnikov, ki predstavlja vsaj dve tretjini skupne vrednosti skupne stvari, se lahko izvedejo vse izboljšave za izboljšanje stvari ali za poenostavitev oziroma povečanje donosnosti uporabe, če ne vplivajo na to, kako jo solastniki uporabljajo, in ne povzročajo pretiranih stroškov.

Enako se lahko izvajajo drugi pravni posli, ki presegajo redno upravljanje, če niso škodljivi za interese katerega koli solastnika.

Za odtujitev ali vpis stvarnih pravic na solastnini in za najem, daljši od devetih let, je potrebno soglasje vseh solastnikov […].“

16.

Leta 1990 so osebe VW, SW, CQ in ET ustanovile družbo z neomejeno odgovornostjo, ki je 29. julija 1992 vložila zahtevo za nacionalno registracijo znamke Legea za športne izdelke. Registracija je bila opravljena 11. maja 1995 pod številko 650850.

17.

Skupni imetniki znamke „Legea“ so leta 1993 družbi Legea Srl (v nadaljevanju: družba Legea) soglasno podelili licenco za brezplačno uporabo te znamke za nedoločen čas. ( 7 )

18.

Decembra 2006 je oseba VW izrazila svoje nestrinjanje z ohranitvijo licence. ( 8 )

19.

Družba Legea je leta 2009 pri Tribunale di Napoli (sodišče v Neaplju, Italija) vložila tožbo, v kateri je med drugim predlagala ugotovitev ničnosti nekaterih znamk, ki jih je registrirala oseba VW in vsebujejo poimenovanje „Legea“. Oseba VW je v istem postopku vložila nasprotno tožbo.

20.

V tem sporu se je razpravljalo o tem:

21.

Tribunale di Napoli (sodišče v Neaplju) je 11. junija 2014 izdalo sodbo, v kateri je odločilo, da je družba Legea znamko uporabljala: (a) zakonito do 31. decembra 2006, ker je bilo za to podano soglasje vseh skupnih imetnikov, (b) od 31. decembra 2006 pa je bila uporaba nezakonita, ker se oseba VW s tem ni več strinjala.

22.

Zoper to sodbo je bila vložena pritožba na Corte d'appello di Napoli (pritožbeno sodišče v Neaplju, Italija), ki jo je s sodbo z dne 11. aprila 2016 delno razveljavilo.

23.

Po mnenju pritožbenega sodišča je bila uporaba znamke družbe Legea zakonita tudi v obdobju po 31. decembru 2006, saj so se skupni imetniki s tričetrtinsko večino legitimno odločili, da tej družbi dovolijo nadaljnjo uporabo znamke po tem datumu. V primeru skupnega imetništva znamke ne bi bila potrebna soglasna odločitev vseh skupnih imetnikov, da se znamka odstopi v izključno uporabo tretjim osebam.

24.

Oseba VW je sodbo izpodbijala s pritožbo pri Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče). V utemeljitev predloga za sprejetje predhodne odločbe to sodišče navaja, če se povzame, naslednje:

25.

V teh okoliščinah je Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče) Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

26.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe je bil na Sodišču vložen 15. novembra 2021.

27.

Družba Legea, osebe SW, CQ, ET in VW, poljska vlada in Evropska komisija so predložile pisna stališča.

28.

Presojeno je bilo, da obravnava ni nujna.

29.

Ta postopek predhodnega odločanja se nanaša na razlago prava Unije o znamkah. V tem postopku je treba razjasniti, kako je mogoče uveljavljati izključne pravice, povezane z imetništvom znamke, če je ta v lasti več skupnih imetnikov. ( 9 )

30.

Predložitveno sodišče navaja, da so „nekatere od spornih znamk znamke Evropske unije“, vendar ne pojasni, ali je znamka Legea, ki je predmet spora, taka znamka ali ne. ( 10 )

31.

Iz stališč strank izhaja, da je šlo za spor glede različnih registracij (nacionalnih, Unije in mednarodnih) znaka Legea, ( 11 ) vendar, naj ponovim, iz predložitvene odločbe ni mogoče z gotovostjo razbrati, ali je znak v EUIPO tisti, za katerega gre v tem postopku predhodnega odločanja. ( 12 )

32.

Da bi zajeli vse možnosti, je v teh okoliščinah primerno analizirati ureditev znamk EU in nacionalnih znamk.

33.

Predložitveno sodišče je postavilo vprašanji za predhodno odločanje v zvezi z razlago Uredbe 2017/1001 in Direktive 2015/2436. Vendar, kot sem že navedel, menim, da se določbe teh dveh besedil ne uporabljajo za dejstva spora, ki so nastala leta 1993 in decembra 2006.

34.

In sicer:

35.

Vsekakor je vsebina obeh zakonodajnih sklopov (Direktive 89/104 in Uredbe št. 40/94 na eni strani ter Direktive 2015/2436 in Uredbe 2017/1001 na drugi strani) na tem področju podobna, zato je mogoče utemeljitev za prvi sklop ekstrapolirati na drugi. Da bi poudaril vzporednosti, bom navedel obstoječa ujemanja.

36.

Osebe SW , CQ in ET trdijo, da prvo vprašanje za predhodno odločanje ni potrebno za rešitev spora o glavni stvari. ( 14 ) Trdijo, da ker so skupni imetniki soglašali s podelitvijo licence, ( 15 ) ni pomembno, ali je za sprejetje te odločitve zadostovala večina.

37.

Stališče oseb SW, CQ in ET je verjetno pravilno, vendar ni mogoče izključiti, da je vprašanje predložitvenega sodišča pomembno, če bi to sodišče želelo povezati neko pravno posledico z dejstvom, da bi bila takrat soglasna odločitev skupnih imetnikov znamke lahko večinska.

38.

S tega vidika bi lahko dejstvo, da se lahko znamka, ki pripada več imetnikom pro indiviso, odstopi tretjim osebam z večino in ne nujno soglasno, vplivalo na poznejše spremembe licence za uporabo (zlasti v zvezi z njenim odvzemom). ( 16 )

39.

Družba Legea je kot ugovor nedopustnosti navedla, da pravo Unije ne ureja pogojev, pod katerimi je treba oblikovati voljo skupnih imetnikov znamke, tako za podelitev licence tretji osebi za uporabo kot za njen odvzem.

40.

Iz predložitvene odločbe je mogoče razbrati, da za Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče) še zdaleč ni očitno, da lahko zakonodaja Unije odgovori na to vprašanje. Ravno zato, ker ima v zvezi s tem dvome, je sodišče predložilo svoji vprašanji.

41.

V teh okoliščinah za vprašanji za predhodno odločanje ne velja le domneva upoštevnosti, ( 17 ) temveč sta tudi primerni, zato da Sodišče razloži nekatera pravila prava Unije z namenom pojasniti, ali se ta uporabljajo v postopku v glavni stvari.

42.

Predložitveno sodišče želi izvedeti, ali pravila Unije na tem področju dopuščajo, da se v primeru, ko znamka pripada več skupnim imetnikom, o brezplačnem odstopu njene uporabe za nedoločen čas lahko odloči z večino ali pa je, nasprotno, potrebno soglasje.

43.

V ozadju tega vprašanja so problemi, s katerimi se pravniki srečujejo že od rimskega prava dalje. Solastnina na stvareh, njena skupna ali solidarna narava, večina, potrebna za sprejetje odločitev glede na večji oziroma manjši pomen teh stvari za skupno stvar ali čas trajanja njenih učinkov, ali večina za sprejetje aktov upravljanja in razpolaganja s skupnimi stvarmi so druga taka vprašanja, na katera se ni vedno odgovorilo enako. ( 18 )

44.

Pravo Unije o znamkah precej (in previdno) molči glede sistema skupnega imetništva znamk, ki mora biti v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi. To bom v spodnjih premislekih poskušal pojasniti tako za znamke EU kot za nacionalne znamke, ki so predmet harmonizacije. Začel bom z analizo same možnosti, da so lahko tako ene kot druge v lasti več oseb pro indiviso.

45.

Znamke EU so vrsta industrijske lastnine. V skladu s členom 5 Uredbe št. 40/94 je „[i]metnik blagovne znamke EU […] lahko vsaka fizična ali pravna oseba, vključno z organi, ustanovljenimi po javnem pravu“. ( 19 )

46.

Uredba št. 40/94 predvideva, da je znamka EU v lasti več skupnih imetnikov. To je izrecno navedeno v več njenih določbah:

47.

V nasprotju z znamkami EU Direktiva 89/104 ne omenja izrecno skupnega imetništva znamke. Vendar to ne pomeni, da ga izključuje.

48.

Nacionalni zakonodajalec lahko svobodno ureja lastninsko pravico na znamki. Direktiva 89/104 ne pogojuje njegovega ukrepanja in posledično ne prepoveduje niti ne nalaga, da se z nacionalnimi predpisi dopusti, da je nacionalna znamka lahko predmet skupne lastnine.

49.

Če se sprejme možnost, da imajo skupni lastniki v lasti znamko pro indiviso, se pojavi dvom, kako naj oblikujejo skupno voljo za odstop znamke v uporabo tretjim osebam z licenco (ali eventualno za preklic te licence).

50.

Ponovno bom posebej omenil ureditev znamk EU in nacionalnih znamk.

51.

V skladu s členom 22(1) Uredbe št. 40/94 ( 23 ) se lahko „[z]namka [Unije] […] licencira za nekatere ali vse blago in storitve, za katere je registrirana, in za vso [Unijo] ali njen del. Licenca je lahko izključna ali neizključna“. ( 24 )

52.

V skladu s členom 97(2) ( 25 ) te uredbe „[z]a vsa vprašanja, ki ne sodijo v področje uporabe te uredbe, sodišče za znamko [Unije] uporablja nacionalno zakonodajo“.

53.

Uredba št. 40/94 ne določa pogojev za sklenitev licenčnih pogodb in za njihovo prenehanje. Iz tega molka izhaja, da mora te pogoje urediti nacionalna zakonodaja, ne glede na to, ali je znamka EU v lasti enega imetnika ali več oseb. ( 26 )

54.

Kot poudarja Komisija, ( 27 ) se namreč za vse zadeve, ki niso neposredno urejene na evropski ravni v zvezi s sistemom znamke EU kot „predmeta premoženja“, uporablja ustrezna nacionalna zakonodaja.

55.

Če do zdaj navedeno velja za pravilo, ki opredeljuje status znamk EU, to še toliko bolj velja za manj intenziven regulativni okvir, kot je okvir harmonizacije nacionalnih znamk v skladu z Direktivo 89/104.

56.

Razen razglasitve izključnosti pravic imetnika do znamke (člen 5) in možnosti podeljevanja licenc (člen 8) Direktiva 89/104 ne ureja vidikov, povezanih s skupnim imetništvom znamke niti z odločitvijo o podelitvi takih licenc. ( 28 )

57.

V tem okviru je treba za razjasnitev, kako je treba oblikovati skupno voljo za odstop znamke v skupnem imetništvu v uporabo, najprej uporabiti nacionalne določbe. Te pa lahko napotijo na dogovore med skupnimi imetniki. Podredno se uporabljajo splošna pravila civilnega prava posamezne države članice. ( 29 )

58.

Načela lojalnega sodelovanja ter primarnosti in učinkovitosti prava Unije zahtevajo, da nacionalna zakonodaja, vključno z ureditvijo skupnega imetništva znamk, varuje polni učinek prava Unije. ( 30 )

59.

V obravnavanem primeru iz nobenega elementa v predlogu za sprejetje predhodne odločbe ali iz stališč, predloženih Sodišču, ni mogoče razbrati, da bi ureditev skupnega imetništva znamk v Italiji onemogočala ali pretirano oteževala uveljavljanje pravic, ki jih podeljuje pravo Unije.

60.

Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče) želi izvedeti, ali pravo Unije:

61.

Iz tako oblikovanega vprašanja ni mogoče ugotoviti, katero pravilo Unije bi se uporabilo, temveč se vprašanje zgolj sklicuje na „načela prava Unije“ (ne da bi jih opredelilo). Ker so bila ta morebitna načela prenesena v določbe Uredbe št. 40/94 in Direktive 89/104 (oziroma Uredbe 2017/1001 in Direktive 2015/2436), mora odgovor na to vprašanje temeljiti na teh določbah.

62.

Sodišče je v okviru Direktive 89/104 priznalo možnost, da imetnik znamke, ki je tretji osebi podelil licenco za njeno uporabo, prekliče to soglasje. ( 31 ) To odločitev je mogoče brez težav prenesti na skupnega imetnika znamke (torej na skupnost imetnikov pro indiviso).

63.

Vendar pravo Unije, tako kot pri pogojih za dodelitev pravice do uporabe znamke tretji osebi, ne opredeljuje, kako je treba sprejeti odločitev o preklicu ali odvzemu licence za uporabo v primeru znamk v skupnem imetništvu. Ta odločba je pravni akt, za katerega pravo Unije, naj ponovim, ne ureja pogojev za sprejetje takega akta s strani skupnosti imetnikov.

64.

Zato mora nacionalno pravo urediti posebnosti odločitev o preklicu ali odvzemu licence za uporabo znamke, katere imetništvo je skupno. Zgoraj navedena utemeljitev v zvezi z oblikovanjem skupnega soglasja za podelitev licence, ne glede na to, ali gre za nacionalno znamko ali znamko EU, se lahko smiselno uporablja za tak preklic ali odvzem.

65.

Glede na navedeno Sodišču predlagam, naj Corte suprema di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče, Italija) odgovori tako:

Člen 5 Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) in člen 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti ter, po potrebi, ustrezajoči določbi Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami in Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije

je treba razlagati tako, da

v primeru skupnega imetništva znamke predpisi države članice, ki se uporabljajo, urejajo oblikovanje skupnega soglasja skupnih imetnikov za podelitev licence za uporabo znamke, ki je lahko nacionalna znamka ali znamka EU, tretji osebi ali za preklic ali odvzem take licence.