—

K. Eder, v zastúpení: M. Douglas, Rechtsanwalt,

—

nemecká vláda, v zastúpení: T. Henze a J. Kemper, splnomocnení zástupcovia,

—

Európska komisia, v zastúpení: F. Bulst, splnomocnený zástupca,

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 10 ods. 1 a článku 10 ods. 2 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi B. Rintischom a K. Ederom vo veci riadneho používania ochrannej známky zapísanej vo forme, ktorá sa v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, líši od formy, v ktorej bola táto známka zapísaná, pričom používaná forma je sama osebe zapísaná ako ochranná známka.

3

Článok 5 bod C ods. 2 dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva podpísaného v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaného v Štokholme 14. júla 1967 a zmeneného a doplneného 28. septembra 1979 (Zbierka dohovorov Spojených národov, zv. 828, č. 11851, s. 305, ďalej len „Parížsky dohovor“), stanovuje:

„Ak majiteľ používa továrenskú alebo obchodnú známku v podobe, ktorá sa líši svojimi prvkami, ktoré nemenia rozlišovaciu povahu známky, od podoby, v ktorej bola v niektorej únijnej krajine [únia tvorená štátmi, na ktoré sa uplatňuje Parížsky dohovor] zapísaná, neprivodí to výmaz zápisu a nezmenší to ochranu udelenú známke.“

4

Dvanáste odôvodnenie smernice 89/104 stanovuje:

„keďže všetky členské štáty Spoločenstva sú viazané Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva; keďže je potrebné, aby ustanovenia tejto smernice boli úplne konzistentné s ustanoveniami parížskeho dohovoru; keďže povinnosť členských štátov vyplývajúca z tohto dohovoru, nie je touto smernicou ovplyvnená; keďže všade, kde je to vhodné, je použiteľný druhý odsek článku [267 ZFEÚ]“.

5

Článok 10 ods. 1 a článok 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104, ako bol prebratý bez zmeny do článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), pričom zmenené bolo iba číslovanie odsekov tohto článku, ktorý sa nazýva „Používanie ochranných známok“, stanovuje:

„1.   Ak majiteľ nezačal v priebehu piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannú známku v členskom štáte skutočne používať na tovary alebo služby, pre ktorá bola táto ochranná známka zapísaná, alebo ak bolo toto používanie pozastavené počas neprerušeného obdobia piatich rokov, táto ochranná známka bude podliehať sankciám podľa tejto smernice, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené.

2.   Za používanie v zmysle [odseku 1] sa bude považovať aj:

6

Paragraf 26 ods. 3 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) z 25. októbra 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, ďalej len „MarkenG“) stanovuje:

„Používanie ochrannej známky vo forme, ktorá sa líši od formy, v ktorej bola táto známka zapísaná, sa tiež považuje za používanie zapísanej ochrannej známky, pod podmienkou, že rozdiely nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky. Prvá veta sa uplatňuje aj v prípade, ak je ochranná známka zapísaná vo forme, v ktorej sa používa.“

7

Bernhard Rintisch, žalobca vo veci samej, je majiteľom slovnej ochrannej známky PROTIPLUS zapísanej 20. mája 1996 pod číslom 395 49 559.8 a slovnej ochrannej známky PROTI zapísanej 3. marca 1997 pod číslom 397 02 429, ako aj slovnej a obrazovej ochrannej známky Proti Power zapísanej 5. marca 1997 pod číslom 396 08 644.6. Tieto národné ochranné známky sú zapísané najmä pre výrobky na báze proteínov.

8

Klaus Eder, žalovaný vo veci samej, je majiteľom neskoršej slovnej ochrannej známky Protifit zapísanej 11. februára 2003 pod číslom 302 47 818, ktorá bola zapísaná pre výživové doplnky, vitamínové preparáty a diétne potraviny.

9

B. Rintisch podal žalobu, ktorou sa domáhal po prvé súhlasu K. Edera s výmazom ochrannej známky Protifit a po druhé uloženia zákazu používania tejto ochrannej známky, pričom sa dovolával práv, ktoré mu vyplývajú z jeho skorších ochranných známok. Svoj žalobný návrh založil v prvom rade na ochrannej známke PROTI a subsidiárne na ochranných známkach PROTIPLUS a Proti Power. Okrem toho navrhol zaviazať žalovaného na náhradu škody, ktorú údajne utrpel.

10

K. Eder sa dovolával výnimky založenej na skutočnosti, že B. Rintisch nepoužíval ochrannú známku PROTI. Ten namietal, že túto ochrannú známku riadne používal používaním označení „PROTIPLUS“ a „Proti Power“. Prvostupňový súd zamietol tvrdenia B. Rintischa z dôvodu, že práv vyplývajúcich z ochrannej známky PROTI sa nemožno domáhať voči ochrannej známke „Protifit“. Oberlandesgericht Köln, ktorý prejednával odvolanie, potvrdil zamietnutie žalobných tvrdení B. Rintischa.

11

B. Rintisch podal na Bundesgerichtshof opravný prostriedok „Revision“, z ktorého predovšetkým vyplýva, že v súlade s procesnými pravidlami nemeckého práva, v tejto fáze konania, je potrebné dospieť k záveru, že zmeny, ktoré obsahujú označenia „PROTIPLUS“ a „Proti Power“ v porovnaní s ochrannou známkou PROTI, nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť a že žalobca riadne používal ochranné známky PROTIPLUS a Proti Power pred uverejnením zápisu ochrannej známky Protifit. Vnútroštátny súd tak vychádzal z hypotézy, podľa ktorej sa ochranná známka PROTI musí považovať za riadne používanú v zmysle paragrafu 26 ods. 3 MarkenG.

12

Vnútroštátny súd sa však zaoberá otázkou, či a prípadne za akých okolností je paragraf 26 ods. 3 druhá veta MarkenG v súlade s článkom 10 ods. 1 a článkom 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104.

13

Za týchto okolností sa Bundesgerichtshof rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

14

B. Eder si myslí, že návrh na začatie prejudiciálneho konania je neprípustný z dôvodu, že na účely vydania rozhodnutia v spore vo veci samej je tento návrh irelevantný, keďže Oberlandesgericht Köln sa o vecných a právnych otázkach vyjadril už v rámci konania na tomto súde.

15

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry má v rámci konania podľa článku 267 ZFEÚ, ktoré je založené na jasnom rozdelení úloh medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom, výlučne vnútroštátny súd právomoc zistiť a posúdiť skutkový stav veci, ako aj vykladať a uplatňovať vnútroštátne právo. Rovnako prislúcha výlučne vnútroštátnemu súdu, ktorému bol spor predložený a ktorý musí prevziať zodpovednosť za vydané súdne rozhodnutie, aby s prihliadnutím na osobitosti veci posúdil tak nevyhnutnosť, ako aj relevantnosť otázok, ktoré kladie Súdnemu dvoru. Preto pokiaľ sa predložené otázky týkajú výkladu práva Únie, Súdny dvor je v zásade povinný rozhodnúť (rozsudky z 12. apríla 2005, Keller, C-145/03, Zb. s. I-2529, bod 33; z 18. júla 2007, Lucchini, C-119/05, Zb. s. I-6199, bod 43, ako aj z 11. septembra 2008, Eckelkamp a i., C-11/07, Zb. s. I-6845, body 27 a 32).

16

Zamietnuť návrh vnútroštátneho súdu na začatie prejudiciálneho konania je teda možné len vtedy, ak je zjavné, že požadovaný výklad práva Únie nemá nijakú súvislosť s existenciou alebo predmetom sporu vo veci samej, pokiaľ ide o hypotetický problém, alebo ak Súdny dvor nemá k dispozícii skutkové a právne podklady nevyhnutné na užitočné zodpovedanie otázok, ktoré sú mu položené (rozsudok zo 14. júna 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, bod 77 a citovaná judikatúra).

17

Treba konštatovať, že v tomto prípade to tak nie je. Požadovaný výklad článku 10 ods. 1 a článku 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 totiž môže mať vplyv na právny rámec uplatniteľný v konaní vo veci samej a následne na rozhodnutie vo veci samej. Preto sa musí návrh na začatie prejudiciálneho konania vyhlásiť za prípustný.

18

Svojou prvou otázkou a treťou otázkou písm. a), ktoré je potrebné preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby sa majiteľ zapísanej ochrannej známky mohol na preukázanie jej používania v zmysle tohto ustanovenia dovolávať jej používania vo forme, v ktorej bola táto známka zapísaná, bez toho, aby rozdiely medzi týmito dvoma formami menili rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky, a to napriek skutočnosti, že je táto odlišná forma sama osebe zapísaná ako ochranná známka.

19

V tejto súvislosti treba jednak poznamenať, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle ustanovení smernice 89/104 znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať tovar, pre ktorý sa zápis žiada, ako tovar pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento tovar od tovarov iných podnikov (pozri analogicky rozsudky z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, C-468/01 P až C-472/01 P, Zb. s. I-5141, bod 32; z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Zb. s. I-10031, bod 42; z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT, C-304/06 P, Zb. s. I-3297, bod 66, a z 12. júla 2012, Smart Technologies/ÚHVT, C-311/11 P, bod 23).

20

Ďalej treba zdôrazniť, že zo znenia článku 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 v žiadnom prípade nevyplýva, že odlišná forma, v ktorej sa ochranná známka používa, nesmie byť sama osebe zapísaná ako ochranná známka. Jediná podmienka uvedená v tomto ustanovení je totiž tá, že používaná forma sa môže líšiť od formy, v ktorej bola táto ochranná známka zapísaná, iba v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky.

21

Pokiaľ ide o účel článku 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104, treba uviesť, že toto ustanovenie tým, že sa vyhýba požiadavke striktného súladu medzi formou ochrannej známky používanou v obchodnom styku a formou, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, má za cieľ povoliť majiteľovi tejto ochrannej známky, aby na označení vykonal v súvislosti s jeho obchodným využitím zmeny, ktoré mu dovoľujú bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti lepšie sa prispôsobiť požiadavkám predaja a reklamy dotknutých tovarov alebo služieb.

22

Tento účel by bol ohrozený, ak by sa na preukázanie používania zapísanej ochrannej známky vyžadovala dodatočná podmienka, podľa ktorej by odlišná forma, v ktorej sa táto ochranná známka používa, nemohla byť sama osebe predmetom zápisu ako ochranná známka. Zápis nových foriem ochrannej známky totiž umožňuje v prípade potreby predpokladať zmeny, ku ktorým môže dôjsť vo vyobrazení ochrannej známky, a tiež ju prispôsobiť realite vývoja na trhu.

23

Okrem toho z dvanásteho odôvodnenia smernice 89/104 vyplýva, že ustanovenia tejto smernice sa musia vykladať „úplne konzistentne s ustanoveniami parížskeho dohovoru“. Preto je potrebné vykladať článok 10 ods. 2 písm. a) tejto smernice v súlade s článkom 5 bodom C ods. 2 tohto dohovoru. V tomto druhom ustanovení však nič nenasvedčuje tomu, že zápis označenia ako ochrannej známky má za následok skutočnosť, že sa už nemožno dovolávať použitia označenia na preukázanie používania inej zapísanej ochrannej známky, ktorá sa od neho líši iba v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky.

24

Z toho vyplýva, že ak bola forma, v ktorej sa používa iná zapísaná ochranná známka, zapísaná ako ochranná známka a táto forma sa líši od formy, v ktorej bola táto druhá ochranná známka zapísaná, bez toho, aby sa tým menila jej rozlišovacia spôsobilosť, nebráni to uplatneniu článku 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104.

25

Tento výklad nie je v rozpore s výkladom, ktorý vyplýva z rozsudku Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, už citovaného, a najmä s jeho bodom 86 uvedeným v návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

26

Vo veci, v ktorej bol vydaný uvedený rozsudok, rozhodoval Súdny dvor o spore, v ktorom sa účastník konania v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny s ochrannou známkou, ktorej zápis požadoval, dovolával ochrany „príbuzných“ alebo „sériových“ podobných ochranných známok. Tento spor spadal pod článok 15 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146). Toto ustanovenie zodpovedalo v čase, keď nastali skutkové okolnosti uvedeného sporu, článku 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 a znenie týchto ustanovení bolo v podstate totožné.

27

Súdny dvor v bode 63 rozsudku Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, už citovaného, najprv rozhodol, že v prípade „skupiny“ alebo „série“ ochranných známok vyplýva pravdepodobnosť zámeny práve zo skutočnosti, že spotrebiteľ sa môže pomýliť, pokiaľ ide o provenienciu alebo pôvod tovarov či služieb označených ochrannou známkou, ktorej zápis sa požaduje, a nesprávne si myslieť, že táto ochranná známka je súčasťou tejto skupiny alebo série ochranných známok, a preto usúdil, že na preukázanie existencie „skupiny“ alebo „série“ ochranných známok sa musí preukázať používanie dostatočného počtu ochranných známok spôsobilých vytvoriť túto „skupinu“ alebo „sériu“.

28

Ďalej Súdny dvor v bode 64 rozsudku Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, už citovaného, rozhodol, že ak sa nepoužíva dostatočný počet ochranných známok spôsobilých vytvoriť „skupinu“ alebo „sériu“ ochranných známok, od spotrebiteľa nemožno očakávať, že pri uvedených príbuzných alebo sériových ochranných známkach rozpozná spoločný prvok a/alebo že k týmto príbuzným alebo sériovým ochranným známkam priradí ďalšiu ochrannú známku obsahujúcu ten istý spoločný prvok. Na to, aby existovala pravdepodobnosť, že sa verejnosť v súvislosti s priradením ochrannej známky, ktorej zápis a požaduje, ku skupine „príbuzných“ alebo „sériových“ ochranných známok zmýli, teda musia byť ostatné ochranné známky patriace do uvedenej skupiny príbuzných alebo sériových ochranných známok prítomné na trhu.

29

V tomto osobitnom kontexte údajnej existencie „skupiny“ alebo „série“ ochranných známok je potrebné chápať tvrdenie Súdneho dvora v bode 86 rozsudku Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, už citovaného, podľa ktorého článok 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94, a teda aj článok 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104, nedovoľuje, aby sa na základe dôkazu používania zapísanej ochrannej známky rozšírila ochrana, ktorá jej patrí, na inú zapísanú ochrannú známku, ktorej používanie sa nepreukázalo, pretože táto druhá ochranná známka je iba miernou obmenou prvej ochrannej známky. Používania jednej ochrannej známky sa totiž nemožno domáhať na odôvodnenie používania inej ochrannej známky, pretože účelom je preukázať používanie dostatočného množstva ochranných známok tej istej „skupiny“.

30

Na základe vyššie uvedených úvah je potrebné na prvú otázku a tretiu otázku písm. a) odpovedať tak, že článok 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby sa majiteľ zapísanej ochrannej známky mohol na preukázanie jej používania v zmysle tohto ustanovenia dovolávať jej používania vo forme, ktorá sa líši od formy, v ktorej bola táto známka zapísaná, bez toho, aby rozdiely medzi týmto dvoma formami menili rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky, a to napriek skutočnosti, že je táto odlišná forma sama osebe zapísaná ako ochranná známka.

31

Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu vnútroštátneho ustanovenia, ktorým sa preberá tento článok 10 ods. 2 písm. a) do vnútroštátneho práva, v tom zmysle, že toto posledné uvedené ustanovenie sa neuplatní na „obrannú“ ochrannú známku, ktorej zápis nemá iný účel než zabezpečiť alebo rozšíriť rozsah ochrany inej zapísanej ochrannej známky, ktorá je zapísaná vo forme, v akej sa používa.

32

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že nič nedovoľuje vykladať článok 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 tak, že vylučuje uplatnenie tohto ustanovenia v takom prípade, ako je uvedený v predchádzajúcom bode. Subjektívny zámer, ktorým sa riadi zápis ochrannej známky, je totiž na účely uplatnenia tohto ustanovenia irelevantný a v tomto rozsahu pojem „obranné“ ochranné známky, na ktoré sa toto ustanovenie neuplatní, nemá žiadnu oporu v smernici 89/104 ani v ostatných ustanoveniach práva Únie.

33

Z toho, čo bolo uvedené vyššie, vyplýva, že na druhú otázku treba odpovedať tak, že článok 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu vnútroštátneho ustanovenia, ktorým sa tento článok 10 ods. 2 písm. a) preberá do vnútroštátneho práva, v tom zmysle, že toto posledné uvedené ustanovenie sa neuplatní na „obrannú“ ochrannú známku, ktorej zápis nemá iný účel než zabezpečiť alebo rozšíriť rozsah ochrany inej zapísanej ochrannej známky, ktorá je zapísaná vo forme, v akej sa používa.

34

Svojou treťou otázkou písm. b) sa vnútroštátny súd v podstate pýta, za akých okolností musí mať rozsudok Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, už citovaný, účinky alebo niektoré z účinkov len na obdobie po dni, keď bol vyhlásený.

35

Vnútroštátny súd svoju tretiu otázku kladie ako celok „v prípade kladnej odpovede na prvú otázku alebo zápornej odpovede na druhú otázku“. Odpoveď na druhú prejudiciálnu otázku zodpovedá druhej hypotéze.

36

Tretia otázka písm. b) sa však zakladá na predpoklade, podľa ktorého existuje nezlučiteľnosť medzi vnútroštátnym ustanovením, teda paragrafom 26 ods. 3 druhou vetou MarkenG, a ustanovením smernice, v tomto prípade článkom 10 ods. 1 a článkom 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104. Tento predpoklad pritom nie je splnený ani v odpovedi na prvú otázku a tretiu otázku písm. a), ani v odpovedi na druhú prejudiciálnu otázku.

37

Z toho, čo bolo uvedené vyššie, vyplýva, že na tretiu otázku písm. b) nie je potrebné odpovedať.

38

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto: