1

Dňa 18. novembra 1999 podala žalobkyňa Tronios Group International BV prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2

Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovnej ochrannej známky Európskej únie SkyTec (ďalej len „sporná ochranná známka“).

3

Dňa 2. mája 2001 bolo označenie SkyTec zapísané ako ochranná známka Európskej únie pod číslom 001386812.

4

Výrobky uvedené v spornej prihláške ochrannej známky patria do tried 9 a 11 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú v triede 9 tomuto opisu: „Zariadenia na prijímanie, zaznamenávanie, predávanie a reprodukovanie elektrických a elektromagnetických signálov, vrátane bezdrôtových mikrofónov a systémov, mikrofóny; prehrávače diskov, CD a DVD; CD a DVD rekordéry; káble, zásuvkové šnúry a konektory; digitálne a analógové zariadenia na spracovanie zvuku, nízkokapacitné a vysokokapacitné zosilňovače zvuku; reproduktory, reproduktorové skrine a príslušenstvo“.

5

Zápis spornej ochrannej známky bol obnovený 19. novembra 2009 a obnovená ochranná známka Európskej únie bola zverejnená vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva č. 2009/047 z 25. novembra 2009.

6

Dňa 23. marca 2007 British Sky Broadcasting Group plc (ďalej len „BSkyB“), právna predchodkyňa vedľajšieho účastníka konania Sky plc, podala návrh v zmysle článku 50 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, na zrušenie zápisu spornej ochrannej známky. Dňa 2. apríla 2007 žalobkyňa predložila dôkazy o používaní spornej ochrannej známky. Rozhodnutím z 11. júla 2008 zrušovacie oddelenie rozhodlo, že sporná ochranná známka bola predmetom riadneho používania, a zamietlo návrh na zrušenie ochrannej známky. Toto rozhodnutie sa stalo právoplatným.

7

BSkyB podala 21. marca 2012 návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky podľa článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) a článkom 8 ods. 5 tohto nariadenia, ako aj podľa článku 53 ods. 1 písm. c) v spojení s článkom 8 ods. 4 toho istého nariadenia v rozsahu, v akom bola daná ochranná známka zapísaná pre tovary zaradené do triedy 9, ako boli opísané v bode 4 vyššie.

8

Spoločnosť BSkyB uviedla na podporu svojho návrhu na vyhlásenie neplatnosti najmä skoršiu slovnú ochrannú známku Európskej únie SKY zapísanú 24. septembra 1998 pod číslom 126425 a obnovenú až do 1. apríla 2016, ako aj skoršiu slovnú britskú ochrannú známku SKY, zapísanú 18. apríla 1995 pod číslom 2044507B a obnovenú až do 7. novembra 2015. Tieto ochranné známky boli zapísané pre tovary a služby zaradené do tried 9, 38 a 41.

9

Tovary zaradené do triedy 9, ktorých sa týka skoršia britská ochranná známka, zodpovedajú tomuto opisu: „Rádiové a televízne prístroje a zariadenia, prístroje a zariadenia na zaznamenávanie zvuku a reprodukciu zvuku, ako aj telekomunikačné, signalizačné, kontrolné (inšpekčné), optické skúšobné (iné ako na lekárske použitie) a vzdelávacie prístroje a zariadenia; nahraté programy pre televízne a rozhlasové vysielanie; počítače; počítačové programy; pásky, disky a cievky, všetky sú magnetické; kazety a zásobníky, všetky prispôsobené na použitie s uvedenými páskami; zakódované karty; prázdne a vopred nahraté audiokazety a videokazety, pásky a kazety; optické disky; fonografické nahrávky; antény na príjem rádiového signálu; disky snímané laserom na zaznamenávanie zvukov alebo videa; zariadenia na dekódovanie zakódovaných signálov; videoprojektory, videoobrazovky; slnečné okuliare; elektronické počítačové hry; elektronické interaktívne počítačové hry; časti a doplnky pre všetky vyššie uvedené tovary; všetky zaradené do triedy 9“.

10

Zrušovacie oddelenie rozhodnutím z 28. júna 2013 vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky na základe článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia a vyhlásilo čiastočnú neplatnosť spornej ochrannej známky v rozsahu, v akom bola zapísaná pre tovary zaradené do triedy 9.

11

Dňa 27. augusta 2013 podala žalobkyňa odvolanie na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.

12

Rozhodnutím z 28. novembra 2014 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát EUIPO potvrdil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia a odvolanie zamietol.

13

V napadnutom rozhodnutí odvolací senát na jednej strane zamietol námietku prepadnutia práv v dôsledku strpenia v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ktorú žalobkyňa uplatňovala proti návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Žalobkyňa nepreukázala, že ku dňu podania daného návrhu, t. j. k 21. marcu 2012, mala spoločnosť BSkyB vedomosť o používaní spornej ochrannej známky už viac než päť rokov, keďže prvé dôkazy o tomto používaní predložila žalobkyňa 2. apríla 2007 v rámci konania vo veci zrušenia (body 15 až 25 napadnutého rozhodnutia). Na druhej strane odvolací senát dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi spornou ochrannou známkou a skoršou britskou ochrannou známkou (ďalej len „kolidujúce ochranné známky“) s ohľadom na tovary zaradené do triedy 9 v zmysle článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia, no nepristúpil k preskúmaniu ostatných dôvodov neplatnosti a iných skorších práv, na ktorých sa zakladal návrh na vyhlásenie neplatnosti (body 26 až 45 napadnutého rozhodnutia).

14

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

15

EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

16

Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

17

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza v podstate dva žalobné dôvody, a to jednak porušenie článku 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a jednak nesprávne posúdenie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.

18

Žalobkyňa spochybňuje konštatovanie odvolacieho senátu, podľa ktorého spoločnosť BSkyB nemala pred 21. marcom 2007 vedomosť o používaní spornej ochrannej známky v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a dozvedela sa o ňom až 2. apríla 2007.

19

Žalobkyňa v podstate tvrdí, že až do podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti bola sporná ochranná známka predmetom riadneho používania v členských štátoch Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva už od roku 1998, a existovala teda počas približne 14 rokov popri skorších ochranných známkach spoločnosti BSkyB. Ako sama uvádza, toto obdobie by bolo kratšie, a to približne 11 rokov, keby sa zobrala do úvaly len lehota od momentu jej zápisu ako ochrannej známky Európskej únie 2. mája 2001 do okamihu podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti 21. marca 2012 zakladajúcemu sa na pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Spoločnosť BSkyB však podľa žalobkyne nepovažovala predtým túto pravdepodobnosť za dostatočný dôvod na podniknutie právnych krokov ani nepredpokladala, že by šlo o dostatočný dôvod na podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky, či už po podaní návrhu na zrušenie 23. marca 2007, alebo po 2. apríli 2007, t. j. po tom, ako žalobkyňa predložila dôkaz o tomto používaní a keď sa BSkyB v každom prípade o uvedenom používaní dozvedela. V dôsledku toho boli v tomto prípade podmienky článku 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 podľa nej splnené. Žalobkyňa spresňuje, že hoci jej v zásade prináleží preukázať, že BSkyB vedela o používaní spornej ochrannej známky, je pre ňu mimoriadne ťažké, ba až nemožné predložiť taký dôkaz, ktorý sa nachádza vo vnútornej sfére danej spoločnosti. Tento dôkaz alebo domnienka o takej vedomosti sa pritom môžu zakladať aj na objektívnych okolnostiach, akými sú obchodné vzťahy alebo preukázaná intenzívna hospodárska súťaž, napr. paralelné predstavenie tovarov alebo služieb označených kolidujúcimi ochrannými známkami na tom istom veľtrhu. Na základe viacerých skutočností a okolností, ktoré boli čiastočne uvedené v rámci konaní pred EUIPO, možno totiž dospieť k záveru, že BSkyB musela vedieť o spornej ochrannej známke.

27

EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne a navrhujú tento žalobný dôvod zamietnuť. V tejto súvislosti vedľajší účastník konania uplatnil námietku neprípustnosti dôkazov, ktoré žalobkyňa predložila po prvýkrát pred Všeobecným súdom.

28

Všeobecný súd pripomína, že v prejednávanej veci je nesporné, že BSkyB podala 23. marca 2007 návrh na zrušenie spornej ochrannej známky, na základe čoho žalobkyňa predložila prvé dôkazy o používaní spornej ochrannej známky 2. apríla 2007. Okrem toho BSkyB podala návrh na vyhlásenie neplatnosti 21. marca 2012, t. j. v lehote menej než piatich rokov od tohto prvého predloženia dôkazov o používaní.

29

Účastníci konania majú však odlišný názor, pokiaľ ide o to, či možno voči spoločnosti BSkyB uplatniť to, že došlo k uplynutiu lehoty prepadnutia práv v dôsledku strpenia v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že vedela o používaní spornej ochrannej známky už pred 21. marcom 2007.

30

Treba pripomenúť, že ustálenej judikatúry vyplýva, že na to, aby v prípade používania neskoršej ochrannej známky, ktorá je so skoršou ochranou známkou zhodná alebo podobná a zameniteľná, začala plynúť lehota na prepadnutie práv v dôsledku strpenia, musia byť splnené štyri podmienky. Po prvé neskoršia ochranná známka musí byť zapísaná, po druhé musí byť jej zápis vykonaný v dobrej viere jej majiteľom, po tretie musí byť používaná v členskom štáte, v ktorom je skoršia ochranná známka chránená, a napokon po štvrté si majiteľ skoršej ochrannej známky musí byť vedomý používania tejto ochrannej známky po jej zápise [rozsudky z 28. júna 2012, Basile a I Marchi Italiani/ÚHVT – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑134/09, EU:T:2012:328, bod 30, a z 23. októbra 2013, SFC Jardibric/ÚHVT – Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T‑417/12, EU:T:2013:550, bod 19; pozri tiež analogicky rozsudok z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar,C‑482/09, Zb., EU:C:2011:605, body 54 a 56 až 58].

31

Z tejto judikatúry tiež vyplýva, že účelom článku 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 je sankcionovať majiteľov skorších ochranných známok, ktorí strpeli počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky Európskej únie, pričom si boli tohto používania vedomí, stratou práv na podanie návrhov na vyhlásenie neplatnosti a predloženia námietok proti uvedenej ochrannej známke. Cieľom tohto ustanovenia je teda nastoliť rovnováhu medzi záujmom majiteľa ochrannej známky na zachovaní jej základnej funkcie a záujmom ostatných hospodárskych subjektov na dostupnosti označení, ktoré môžu označovať ich tovary a služby. Z tohto cieľa vyplýva, že na zabezpečenie uvedenej základnej funkcie musí mať majiteľ skoršej ochrannej známky možnosť namietať proti používaniu neskoršej ochrannej známky, ktorá je zhodná alebo podobná s jeho ochrannou známkou. Majiteľ skoršej ochrannej známky má totiž možnosť nestrpieť používanie neskoršej ochrannej známky Európskej únie, a teda proti nemu namietať alebo domáhať sa vyhlásenia neplatnosti neskoršej ochrannej známky, až od okamihu, keď sa o používaní dozvie, a preto lehota prepadnutia práv v dôsledku strpenia plynie až od tohto momentu (pozri v tomto zmysle rozsudky B. Antonio Basile 1952, už citovaný v bode 30 vyššie, EU:T:2012:328, body 32 a 33, a AQUA FLOW, už citovaný v bode 30 vyššie, EU:T:2013:550, body 20 a 21; pozri tiež v tomto zmysle a analogicky rozsudok Budějovický Budvar, už citovaný v bode 30 vyššie, EU:C:2011:605, body 46 až 48).

32

Z teleologického výkladu článku 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 teda vyplýva, že relevantným dňom na výpočet začiatku plynutia lehoty prepadnutia práv je deň nadobudnutia vedomosti o používaní neskoršej ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok B. Antonio Basile 1952, už citovaný v bode 30 vyššie, EU:T:2012:328, bod 33).

33

Ako navyše odvolací senát správne uviedol v bode 22 napadnutého rozhodnutia, v súlade s týmto výkladom sa vyžaduje, aby majiteľ neskoršej ochrannej známky predložil dôkaz o tom, že majiteľ skoršej ochrannej známky skutočne mal vedomosť o používaní uvedenej ochrannej známky, pričom ak by o takom používaní nevedel, nemohol tento majiteľ skoršej ochrannej známky proti používaniu neskoršej ochrannej známky namietať. Ako totiž správne tvrdí EUIPO, v tejto súvislosti treba zohľadniť analogické pravidlo prepadnutia práv v dôsledku strpenia uvedené v článku 9 ods. 1 smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorý bol nahradený článkom 9 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), podľa ktorého jedenáste odôvodnenie uvedenej smernice (odôvodnenie 12 smernice 2008/95) spresňuje, že tento dôvod prepadnutia je uplatniteľný, pokiaľ majitelia skoršej ochrannej známky „používanie vedome dostatočne dlhý čas tolerovali“, čo znamená „zámerne“ alebo „so znalosťou veci“ (pozri v tomto zmysle rozsudok Budějovický Budvar, už citovaný v bode 30 vyššie, EU:C:2011:605, body 46 a 47, a návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka Trstenjak vo veci Budějovický Budvar, C‑482/09, Zb., EU:C:2011:46, bod 82). Treba konštatovať, že toto posúdenie sa uplatní mutatis mutandis na článok 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ktorého znenie zodpovedá zneniu článku 9 ods. 1 smerníc 89/104 a 2008/95.

34

V dôsledku toho treba zamietnuť tvrdenia žalobkyne, v ktorých v zásade tvrdí, že stačí preukázať možnú vedomosť na strane spoločnosti BSkyB o používaní spornej ochrannej známky alebo predložiť zhodujúce sa dôkazy, na základe ktorých možno existenciu takej vedomosti predpokladať.

35

Treba však preskúmať, či sa žalobkyni predsa len nepodarilo preukázať, že najneskôr 21. marca 2007 mala spoločnosť BSkyB skutočnú vedomosť o používaní spornej ochrannej známky.

36

Hneď na úvod, ako správne tvrdí vedľajší účastník konania, treba prílohy žalobkyne, ktoré predložila po prvýkrát pred Všeobecným súdom, zamietnuť ako neprípustné. Z článku 65 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 totiž vyplýva, že Všeobecný súd má posudzovať zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov EUIPO, pričom preskúmava uplatňovanie práva Únie, ktoré odvolacie senáty vykonávajú najmä vo vzťahu k skutkovým okolnostiam, ktoré im boli predložené. Takže skutkové okolnosti, ktoré účastníci konania neuviedli pred inštanciami EUIPO, nemožno už predložiť v štádiu konania o žalobe podanej na Všeobecný súd a tento súd nemôže opätovne preskúmať skutkové okolnosti so zreteľom na dôkazy predložené po prvýkrát v konaní pred ním, s výnimkou tých okolností, ktoré mali byť v súlade s článkom 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 preskúmané inštanciami EUIPO ex offo [pozri v tomto zmysle rozsudky z 10. novembra 2011, LG Electronics/ÚHVT,C‑88/11 P, EU:C:2011:727, body 23 až 26 a citovanú judikatúru; z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Zb., EU:T:2005:420, bod 19, a z 12. decembra 2014, Wilo/ÚHVT (Pioneering for You),T‑601/13, EU:T:2014:1067, bod 12]. V prejednávanej veci skutkové okolnosti a dôkazné prostriedky predložené žalobkyňou, a to vrátane jej obratov a predajných katalógov, patria do jej vlastnej sféry zodpovednosti a žalobkyňa netvrdila, že ich mal EUIPO preskúmať ex offo. Tieto okolnosti a prostriedky preto nemôžu ovplyvniť zákonnosť napadnutého rozhodnutia a treba ich zamietnuť bez toho, aby bolo potrebné preskúmať ich dôkaznú silu.

37

Okrem toho treba konštatovať, že posúdenie dôkazných prostriedkov, ktoré uviedla žalobkyňa v konaní pred EUIPO (body 21 a 22 napadnutého rozhodnutia), odvolacím senátom neobsahuje nesprávne posúdenie, pretože žalobkyňa nemá preukázať len to, že spoločnosť BSkyB vedela o zapísaní spornej ochrannej známky, ale prináleží jej preukázať skutočnú vedomosť tejto spoločnosti o tom, že sporná ochranná známka sa používa (pozri bod 30 vyššie). Žalobkyňa sa pritom svojimi tvrdeniami usiluje vyvodiť vedomosť na strane spoločnosti BSkyB o takom používaní práve z toho, že bola dokázaná vedomosť tejto spoločnosti o zapísaní spornej ochrannej známky, alebo z niektorých nepriamych dôkazov, na základe ktorých možno podľa žalobkyne vedomosť o takom používaní predpokladať, akými je aktívna stratégia uplatňovaná spoločnosťou BSkyB na ochranu svojich ochranných známok proti zhodným alebo podobným ochranným známkam obsahujúcim prvok „sky“.

44

Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že odvolací senát správne rozhodol v bode 22 napadnutého rozhodnutia, že hoci dôkazné prostriedky uvedené žalobkyňou v konaní pred EUIPO môžu preukázať určité používanie spornej ochrannej známky, sú nedostatočné na preukázanie, že spoločnosť BSkyB o tomto používaní skutočne vedela pred 21. marcom 2007.

47

Prvý žalobný dôvod treba preto zamietnuť ako nedôvodný.

62

Z tohto dôvodu sa musí zamietnuť aj druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.

63

V dôsledku toho v súlade s návrhom EUIPO uvedeným vo vyjadrení k žalobe, ktorý treba chápať tak, že tento Úrad navrhuje, aby Všeobecný súd potvrdil zákonnosť napadnutého rozhodnutia (pozri bod 63 vyjadrenia k žalobe), a návrhom vedľajšieho účastníka konania treba žalobu zamietnuť v celom rozsahu.

64

Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

65

Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom EUIPO.

66

Keďže vedľajší účastník konania neuviedol, ako sa má rozhodnúť o trovách konania, v súlade s článkom 138 ods. 3 rokovacieho poriadku treba rozhodnúť, že znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil: