Vec T‑629/16

Shoe Branding Europe BVBA

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie pozostávajúcej z dvoch rovnobežných pásikov na obuvi – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri rovnobežné pásiky na obuvi – Relatívny dôvod zamietnutia – Poškodenie dobrého mena – Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 1. marca 2018

1. Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana staršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky

   (Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

2. Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana staršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Dobré meno ochrannej známky v členskom štáte alebo Únii – Pojem – Kritériá posúdenia

   (Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

3. Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana staršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Dobré meno ochrannej známky v členskom štáte alebo Únii – Použitie ochrannej známky ako časti inej zapísanej ochrannej známky s dobrým menom

   (Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

4. Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana staršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Súvislosť medzi ochrannými známkami – Kritériá posúdenia

   (Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

5. Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana staršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Dôkazy, ktoré má predložiť majiteľ – Nebezpečenstvo budúceho neoprávneného prospechu alebo poškodenia, ktoré nie je len hypotetické

   (Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

6. Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana staršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky – Pojem

   (Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

7. Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana staršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky – Kritériá posúdenia

   (Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

8. Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana staršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – používanie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, bez náležitého dôvodu – Pojem

   (Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

9. Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana staršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – používanie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, bez náležitého dôvodu – Kritériá posúdenia

   (Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

10. Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana staršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné – Obrazová ochranná známka pozostávajúca z dvoch rovnobežných pásikov na obuvi a obrazová ochranná známka vyobrazujúca tri rovnobežné pásiky na obuvi

    (Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

1.  Pozri text rozhodnutia.

   (pozri bod 24)

2.  Aby sa na zapísanú ochrannú známku vzťahovala ochrana stanovená v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie, musí byť známa značnej časti príslušnej skupiny verejnosti prostredníctvom výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje.

   Pri posudzovaní tejto podmienky sa musia zohľadniť všetky relevantné skutočnosti v danej veci, a to najmä podiel, ktorý ochranná známka ovláda na trhu, intenzitu, zemepisný rozsah a dĺžku používania tejto ochrannej známky, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na jej propagáciu.

   Pokiaľ ide o územné hľadisko, podmienka týkajúca sa dobrého mena je splnená, ak má ochranná známa Európskej únie dobré meno na podstatnej časti územia Únie. V určitých prípadoch možno územie jedného členského štátu považovať za podstatnú časť tohto územia.

   (pozri body 25 – 27)

3.  Pozri text rozhodnutia.

   (pozri bod 28)

4.  Pozri text rozhodnutia.

   (pozri body 29 – 34)

5.  Pozri text rozhodnutia.

   (pozri body 38 – 42)

6.  Pozri text rozhodnutia.

   (pozri body 43, 44)

7.  Pozri text rozhodnutia.

   (pozri body 45 – 51)

8.  Existencia náležitého dôvodu, ktorý umožňuje používanie ochrannej známky poškodzujúcej ochrannú známku s dobrým menom, sa musí vykladať reštriktívne.

   Je však nutné pripomenúť, že nariadenie č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie má za cieľ všeobecným spôsobom vyvážiť na jednej strane záujem majiteľa ochrannej známky zabezpečiť jej základnú funkciu a na druhej strane záujmy ostatných hospodárskych subjektov disponovať označeniami, ktoré môžu označiť ich výrobky a služby.

   V systéme ochrany ochranných známok zavedenom nariadením č. 207/2009 sa záujem tretej osoby používať v obchodných vzťahoch označenie zhodné alebo podobné staršej ochrannej známke s dobrým menom a nechať ho zapísať ako ochrannú známku Európskej únie zohľadní najmä s prihliadnutím na článok 8 ods. 5 uvedeného nariadenia na základe možnosti priznanej používateľovi prihlasovanej ochrannej známky odvolať sa na „náležitý dôvod“.

   Z toho vyplýva, že pojem „náležitý dôvod“ nemožno vykladať v tom zmysle, že sa obmedzuje len na objektívne naliehavé dôvody, ale môže zahŕňať aj subjektívne záujmy tretích osôb, ktoré používajú označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou s dobrým menom a ktoré ho chcú dať zapísať ako ochrannú známku Európskej únie.

   Súdny dvor preto rozhodol, že majiteľ ochrannej známky s dobrým menom môže byť povinný na základe „náležitého dôvodu“ strpieť, že tretia osoba používa označenie podobné tejto ochrannej známke, a to aj pre výrobok alebo službu zhodné výrobku alebo službe, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, ak sa preukáže, že toto označenie sa používalo pred podaním prihlášky uvedenej ochrannej známky, a že uvedené označenie sa používalo v dobrej viere.

   Súdny dvor spresnil, že konkrétne na posúdenie toho, či dotknutá tretia osoba používala označenie podobné ochrannej známke s dobrým menom v dobrej viere, treba najmä zohľadniť po prvé udomácnenie a dobré meno uvedeného označenia u príslušnej skupiny verejnosti, po druhé mieru príbuznosti medzi výrobkami a službami, pre ktoré sa uvedené označenie pôvodne používalo, a výrobkami a službami, pre ktoré bola ochranná známka s dobrým menom zapísaná, po tretie chronológiu od prvého používania uvedeného označenia pre výrobok zhodný s výrobkom označeným uvedenou ochrannou známkou a nadobudnutie dobrého mena tejto istej ochrannej známky, a po štvrté ekonomický a obchodný význam použitia označenia podobného tejto ochrannej známke.

   (pozri body 52 – 57)

9.  Staršie používanie označenia alebo prihlasovanej ochrannej známky zhodnej alebo podobnej so staršou ochrannou známkou s dobrým menom treťou osobou možno preto kvalifikovať ako „náležitý dôvod“ v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie a dovoliť tejto tretej osobe nielen, aby naďalej používala toto označenie, ale aby ho tiež dala zapísať ako ochrannú známku Európskej únie, i keď používanie prihlasovanej ochrannej známky môže viesť k získaniu prospechu z dobrého mena staršej ochrannej známky.

   Aby však išlo o taký prípad, musí používanie prihlasovanej ochrannej známky spĺňať viacero podmienok, na základe ktorých možno potvrdiť, či ide o skutočné používanie, ako aj o dobrú vieru majiteľa prihlasovanej ochrannej známky.

   Po prvé označenie zodpovedajúce prihlasovanej ochrannej známke sa musí skutočne a riadne používať.

   Po druhé používanie tohto označenia v zásade musí začať ešte pred podaním prihlášky staršej ochrannej známky s dobrým menom alebo prinajmenšom pred tým, ako táto ochranná známka nadobudne svoje dobré meno.

   Po tretie označenie zodpovedajúce prihlasovanej ochrannej známke sa musí používať na celom území, pre ktoré bola staršia ochranná známka s dobrým menom zapísaná. Z toho vyplýva, že ak je staršia ochranná známka s dobrým menom ochrannou známkou Európskej únie, označenie zodpovedajúce prihlasovanej ochrannej známke sa musí používať na celom území Únie.

   Po štvrté toto používanie v zásade nemôže byť napadnuté majiteľom staršej ochrannej známky s dobrým menom. Inak povedané prihlasovaná ochranná známka a staršia ochranná známka s dobrým menom musia na dotknutom území pokojne koexistovať.

   (pozri body 58 – 63)

10.  Pozri text rozhodnutia.

    (pozri body 65 – 217)